知識產(chǎn)權(quán)默示許可理論研究

陳 健

(中國政法大學(xué) 民商經(jīng)濟法學(xué)院， 北京 100082)

?

知識產(chǎn)權(quán)默示許可理論研究

陳 健

(中國政法大學(xué) 民商經(jīng)濟法學(xué)院， 北京 100082)

知識產(chǎn)權(quán)默示許可理論，是我國知識產(chǎn)權(quán)制度中長期欠缺研究的領(lǐng)域。本文深入研究了美國和歐洲的知識產(chǎn)權(quán)默示許可理論，對于美國專利默示許可理論中的專利默示許可的測試方法，細分為以產(chǎn)品為基礎(chǔ)的專利窮竭和其他類型的專利窮竭，包括禁反言、許可合同、組件銷售、未完成部件銷售、方法專利等多種情況進行了深入研究。對于美國版權(quán)法中的首次銷售理論進行了研究，并且探討了首次銷售理論與數(shù)字市場自由化的沖突。通過這些研究，希望能夠為我國知識產(chǎn)權(quán)默示許可理論的建立打下基礎(chǔ)，促進我國知識產(chǎn)權(quán)默示許可理論的建立，從而保護我國企業(yè)在國際經(jīng)貿(mào)和國際制造產(chǎn)業(yè)中的合法權(quán)益。

默示許可; 首次銷售; 禁反言; 專利窮竭; 專利; 著作權(quán)

英國是專利默示許可理論的發(fā)源地，其關(guān)于專利默示許可的含義是：專利產(chǎn)品首次合法售出后，如果專利權(quán)人或經(jīng)其授權(quán)出售該產(chǎn)品的人沒有提出限制性條件，那么購買人就獲得了使用或者轉(zhuǎn)售該專利產(chǎn)品的默示許可，專利權(quán)人不得對此合法售出的專利產(chǎn)品再主張專利權(quán)。①馮曉青：《專利侵權(quán)專題判解與學(xué)理研究》，北京：中國大百科全書出版社2010年版，第169—177頁。德國在 20 世紀初創(chuàng)設(shè)了“專利權(quán)用盡原則”(exhaustion of patent)，即只要經(jīng)專利權(quán)人許可，將他(或他的被許可人)制造的專利產(chǎn)品投入商品流通領(lǐng)域，則這些產(chǎn)品的“再銷售”均不再受專利權(quán)人的控制，專利權(quán)人對它們的獨占權(quán)已告“窮竭”。②袁真富：《專利默示許可制度研究》，國家知識產(chǎn)權(quán)局條法司編：《專利法研究2010》,北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社2011年版，第463頁。默示許可理論在美國有了長足的發(fā)展，針對各種類型的默示許可，產(chǎn)生了不同的測試方法。本文將圍繞美國知識產(chǎn)權(quán)默示許可理論，探討默示許可理論在我國的應(yīng)用與完善。

一、專利默示許可的測試方法

(一)專利窮竭與默示許可

一百多年前，在專利窮竭理論下發(fā)展出了專利默示許可理論。1843年，最高法院在McClurg v. Kingsland一案中第一次明確了默示許可，這就是所謂的“商店權(quán)利”。③Daniel M. Lechleiter.Dividing The (Statutory) Baby under Anton/Bauer: Using the Doctrine of Implied License to Circumvent § 271(C) Protection for Components of a Patented Combination，John Marshall Review of Intellectual Property Law,Spring, 2004.特定產(chǎn)品在授權(quán)銷售之后，專利權(quán)喪失。此后，1893年專利法第3條規(guī)定，一個人購買或制造任何新發(fā)明的機器、設(shè)備或組件，在該機器、設(shè)備或組件上的專利申請并授權(quán)之后，該人應(yīng)當繼續(xù)有權(quán)使用、銷售該特定機器、設(shè)備或組件，不對發(fā)明人承擔任何責任。

美國最高法院應(yīng)用專利窮竭理論的第一案是Adams v. Burke 案。在該案中專利權(quán)人給予Adams 一個許可，但這一許可有限制，只許可自波士頓周邊十公里之內(nèi)使用其專利。后來，Adams起訴Burke，因為他發(fā)現(xiàn)Burke在從波士頓起算的十七公里的城鎮(zhèn)內(nèi)使用該發(fā)明。Burke則主張他在波士頓從Adams處購買了專利產(chǎn)品，即使超出許可限制而使用專利產(chǎn)品也并不構(gòu)成侵權(quán)。美國最高法院認為，不論是否存在地理范圍的限制，在產(chǎn)品被銷售之后，買方Burke獲得了使用該發(fā)明的默示許可。*Adams v. Burke, 84 U.S. 17 Wall. 453 453 (1873).在該案中，美國最高法院認為，買方購買產(chǎn)品之后，獲得了在特定產(chǎn)品使用目的下使用該產(chǎn)品的權(quán)利。

專利窮竭理論不僅適用于被專利權(quán)人銷售的產(chǎn)品，也適用于專利的被許可人銷售的產(chǎn)品。總之，專利窮竭僅適用于全面覆蓋專利的以產(chǎn)品的銷售為基礎(chǔ)的專利侵權(quán)。*Amber Hatfield Rovner，Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License,Texas Intellectual Property Law Journal,Winter, 2004.也就是說，如果產(chǎn)品并非完全處于專利覆蓋之下，則專利窮竭理論并不適用。*Amber L. Hatfield，Patent Exhaustion, Implied Licenses, and Have-Made Rights: Gold Mines or Mine Fislds? ，Computer Law Review and Technology Journal，Spring, 2000.

(二)禁反言與默示許可

如果特定產(chǎn)品并非由專利權(quán)所覆蓋，在這種情況下，買方可以尋求另外的抗辯理由免于侵權(quán)指控。在這種情況下，美國法院開發(fā)出了一種衡平的默示許可分析方法。當專利權(quán)人的行為中包含著默示許可因素時，法院可以從專利權(quán)人的行為中推導(dǎo)出默示許可的存在。按照學(xué)者的觀點，禁反言是指“許可人不能否認他已經(jīng)同意的許可”*Rachel Clark Hughey，Implied Licenses by Legal Estoppel，Albany Law Journal of Science and Technology,2003.。如果可以從許可人行為中推導(dǎo)出默示許可的存在，涉嫌侵權(quán)行為人則不存在侵權(quán)問題。*Daniel M. Lechleiter，Dividing the (Statutory) Baby under Anton/Bauer: Using the Doctrine of Implied License to Circumvent § 271(C) Protection for Components of a Patented Combination,John Marshall Review of Intellectual Property Law.Spring, 2004.禁反言的默示許可是專利權(quán)人行為與侵權(quán)人對該行為的合理信賴相結(jié)合而產(chǎn)生的推論結(jié)果。

禁反言的默示許可理論與專利權(quán)窮竭理論的區(qū)別在于，它將注意力從“產(chǎn)品自身轉(zhuǎn)向當事人之間交易的背景”分析上，從專利產(chǎn)品的購買是否導(dǎo)致專利窮竭，轉(zhuǎn)向了當事人行為包含的意圖的分析上。*Orit FischmanAfori,Implied License: An Emerging New Standard in Copyright Law,Santa Clara Computer and High Technology Law Journal,January, 2009.窮竭理論集中關(guān)注的是產(chǎn)品銷售，只要特定產(chǎn)品被進行了銷售，就存在專利窮竭問題；而禁反言的默示許可理論集中關(guān)注于專利權(quán)人的行為。*Amber L. Hatfield,Patent Exhaustion, Implied Licenses, and Have-Made Rights: Gold Mines or Mine Fislds? .Computer Law Review and Technology Journal,Spring, 2000.

依據(jù)禁止反言原則推出的專利默示許可，一般認為其適用條件為：第一，專利權(quán)人存在事實上的先前行為；第二，專利權(quán)人企圖限制被許可人的使用權(quán)。需要明確的是專利權(quán)人的先前行為需使被許可人產(chǎn)生合理信賴，即從專利權(quán)人的行為可以推斷出專利權(quán)人允許被許可人使用其技術(shù)或?qū)＠?，一般證明要件包括許可協(xié)議、專利權(quán)人的許可聲明等。但需要明確的是專利權(quán)人企圖限制的專利與其先前行為所指向的技術(shù)或?qū)＠峭粋€或有關(guān)聯(lián)性。所謂關(guān)聯(lián)性是指，兩個技術(shù)需要一起發(fā)揮作用或者一個技術(shù)是另一個技術(shù)的前提或輔助。

禁反言下的默示許可可以分為兩類，法律禁反言和公平禁反言。在專利權(quán)人許可一個權(quán)利，收到專利使用費但卻去尋求減弱專利被許可使用權(quán)時，會認為存在法律禁反言。這一規(guī)則禁止專利許可人在他已經(jīng)收到專利許可使用費后加以反悔。*Rachel Clark Hughey，Implied Licenses by Legal Estoppel，Albany Law Journal of Science and Technology,2003.法律的禁反言要求，專利權(quán)人(1)許可權(quán)利；(2)獲得許可費用；(3)尋求收回權(quán)利。這一理論強調(diào)當事人發(fā)出許可并且事后又試圖改變許可。*Rachel Clark Hughey，Implied Licenses by Legal Estoppel，Albany Law Journal of Science and Technology，2003.

公平的禁反言要求則有如下三個條件：(1)專利權(quán)人給予過許可，專利權(quán)人通過聲明或合同，同意所謂的侵權(quán)人制造、使用或銷售相關(guān)專利；(2)涉嫌侵權(quán)人依賴該同意；(3)如果專利權(quán)人繼續(xù)從事被訴的行為，涉嫌侵權(quán)人將會受到實質(zhì)性的損害，并且將會相當?shù)胤锤小?Rachel Clark Hughey，Implied Licenses by Legal Estoppel，Albany Law Journal of Science and Technology，2003.因此，公平的禁反言比法律的禁反言，適用的范圍更為廣泛。

總之，禁反言分析從產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到專利權(quán)人的行為，如果賣方的行為導(dǎo)致買方的行動，則默示許可產(chǎn)生。*Michael J. Swope，Recent Developments in Patent Law: Implied License—An Emerging Threat to Contributory Infringement Protection，Temple Law Review，Spring, 1995.因此，禁反言的默示許可不能基于當事人的單邊期望或合理希望而產(chǎn)生，它要求一方必須在另一方的行為影響下采取行動。*Michael J. Swope，Recent Developments in Patent Law: Implied License—An Emerging Threat to Contributory Infringement Protection,Temple Law Review,Spring， 1995.應(yīng)當看到，在方法專利和組合專利的情況下，更容易使用禁反言原則。因為在這兩種情況下，都不存在特定產(chǎn)品的銷售問題，因此就無法適用專利窮竭理論去認定默示許可的存在。*Amber Hatfield Rovner，Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License，Texas Intellectual Property Law Journal，Winter， 2004.

(三)許可合同中的默示許可

許可協(xié)議中存在的默示許可，有三個基本條件：(1)當事人在意圖中存在，但沒有寫入合同；(2)如果相關(guān)問題引起當事人的注意，當事人可能會加以明示表達的意思而未寫入合同；(3)法院基于公平、合理和政策原因引入合同中的默示許可。*Orit FischmanAfori，Implied License: An Emerging New Standard in Copyright Law.Santa Clara Computer and High Technology Law Journal.January， 2009.

許可合同中的默示許可，可以通過合同默示條款理論加以處理。合同默示條款可以分為法律默示與事實默示兩種方法。法律默示是依法所添加的默示條款；事實默示，是假設(shè)雙方在訂約時的意圖而添加的默示條款。法律默示是一般適用于某一個類別的合約。事實默示，是隨意填補個別合約中的漏洞，是在個別合約中基于不同情況而適用的。

法律默示不是根據(jù)雙方的訂約意圖，也不要求“必須”令個別合約有“商業(yè)效力”，通常訂約方如果不喜歡某一個法律默示的條文，則可以明示條文否定。法律默示，還要求法律在不添加默示許可條款的情況下，有關(guān)類別的合約(而不是個別合約)就會無效、無意義或可笑。*楊良宜：《合約的解釋：規(guī)則與應(yīng)用》，北京：法律出版社2015年版，第435—436頁?！澳承┖贤瑮l款是由法律的一般條規(guī)加插入合同內(nèi)，作為某些關(guān)系的必然條件?！ǘ緱l款是法律為了公共利益，而不顧當事人的意愿強加于他們身上的義務(wù)。因此，把這些條款分類為法定默示條款，以別于實際上的默示條款?！?何美歡：《香港合同法》，北京：北京大學(xué)出版社1995年版，第180頁。

事實默示則要求“必須”增加這一事實，才能令合約有一完整的說法，因此強調(diào)默示必須給予合約以“商業(yè)效力”。*楊良宜:《合約的解釋：規(guī)則與應(yīng)用》，北京：法律出版社2015年版，第433頁。事實默示首先必須是合理的。合理性可以分兩個方面：一是先解釋有關(guān)合約的明示條文，看是否有需要作出默示條文。二是被默示的條文本身，與增加默示條文后的結(jié)果必須合理。*楊良宜：《合約的解釋：規(guī)則與應(yīng)用》，北京：法律出版社2015年版，第453頁。

事實默示條款主要有兩種測試方法，商業(yè)效果測試，這一測試方法產(chǎn)生于The Moorcock一案；好事第三者測試，這一測試方法產(chǎn)生于Shirlaw v. Southern Foundries (1926) Ltd. 34一案。

商業(yè)效果測試是指對于作為商人的雙方當事人來說，在任何情況下，必須意圖去做以使交易產(chǎn)生商業(yè)效果的條款。商業(yè)效果測試方法的最著名判例是1889年的Moorcock一案。這種默示條款是給予交易某種效力，以至于雙方當事人必須在所有情況下都意識到存在這種條款和商業(yè)效果效力。核心目的是，默示的添加不應(yīng)當破壞當事人最初意圖的基本商業(yè)目的。*(1889) 14 P.D. 64. Supra, nn. 5 and 6.

好事第三者是指如果一個條款非常明顯，雖然沒有說出來，但在當事人進行交易之時，如果一個好事第三者(或者一個虛構(gòu)的朋友)一定堅持要在他們的協(xié)議中出現(xiàn)這種未明確的表達，他們則可非常不耐煩地對他說“噢，當然”。

目前通常認為這兩種測試方法，在判斷是否存在默示許可時均可以適用。想要成功作出事實默示，將一條默示條款加進一份特定的合約，就必需滿足一些先決條件或考驗如：(1)合理與公平；(2)是合約的“商業(yè)效力”所“必需”，如果缺少此隱含條文，合約仍能成立，則不會作出默示；(3)在訂約時可以假設(shè)雙方會理所當然或異口同聲地同意這隱含條文的所謂“好事第三人”的考驗；(4)隱含條文可以被清楚地表達；(5)不能與合約明示條文起沖突。*楊良宜：《合約的解釋：規(guī)則與應(yīng)用》，北京：法律出版社2015年版，第431頁。

(四)組件銷售、未完成部件銷售與默示許可

沒有被專利覆蓋的組件的銷售和未完成部件的銷售，不可能具有專利權(quán)。因此，專利窮竭也不適用于僅僅銷售專利系統(tǒng)中的組件部分和未完成部分，因為專利權(quán)并不覆蓋這些被銷售的產(chǎn)品部件本身。針對這些情況，美國開發(fā)出第三種默示許可的測試方法。

1.組件銷售與默示許可

組件銷售與默示許可領(lǐng)域最有名的案例是Bandag, Inc. v. Al Bolser’s Tire Stores, Inc一案，在該案中，法院認為如果專利并不覆蓋專利權(quán)人或其許可人銷售的產(chǎn)品，則專利窮竭理論并不適用。在該案中，專利權(quán)人Bandag 有一個輪胎翻修的新方法專利。Bandag向連鎖加盟者銷售特定用于實施該方法的設(shè)備。特許經(jīng)營者向Al Bolser’s Tire Stores 銷售了該產(chǎn)品。Al Bolser’s Tire Stores則使用該產(chǎn)品去實施了Bandag的方法專利。Bandag起訴Al Bolser’s Tire Stores構(gòu)成侵犯方法專利。地方法院認為Al Bolser’s Tire Stores沒有侵權(quán)，因為整個事件給予Al Bolser’s Tire Stores默示許可，在實施專利的各步驟中使用這一設(shè)備。

上訴時，CAFC法院則認為輪胎翻修設(shè)備的銷售，并沒有導(dǎo)致對于Bandag 的方法專利的默示許可。法院認為默示許可必須有兩種方法加以認定：(1)設(shè)備必須沒有非侵權(quán)使用；(2)銷售的環(huán)境必須明確表明，許可的同意是能夠被推測的。因此，法院認為，被告負有證明設(shè)備不用于侵犯方法就沒有其他用途的責任。*Bandag，Inc.v.Al Bolser’s Tire Stores，Inc.，750 F.2d 903，223 U.S.P.Q.982.

CAFC認為，Bandag 的專利直接指向輪胎翻修的方法，而不是具體的設(shè)備。Al Bolser’s Tire Stores是使用購買的設(shè)備而實施這一專利的各步驟。上訴法院認為，Al Bolser’s Tire Stores沒有負擔起兩個舉證責任：一是Al Bolser’s Tire Stores購買的設(shè)備是否有其他非侵權(quán)的使用方式；二是向Al Bolser’s Tire Stores銷售設(shè)備的整體情況是否直接明白地表明，同意其默示許可應(yīng)當能夠被推測出來。在該案中，被告負有責任對上述兩種情況加以證明，從而判斷是否會適用默示許可理論。結(jié)果，CAFC推翻了地方法院的判決，認為Al Bolser’s Tire Stores沒有獲得默示許可來實施Bandag的方法專利。這兩個條件，后來成為CAFC認定默示許可的兩個基本要求。*Bandag，Inc.v.Al Bolser’s Tire Stores，Inc.，750 F.2d 903，223 U.S.P.Q.982.

在Anton/Bauer, Inc. v. PAG, Ltd.,*329 F.3d 1343, 66 U.S.P.Q.2d 1675 (Fed. Cir. 2003).一案中，按照35 U.S.C. § 271(b) & (c)規(guī)定，Anton/Bauer向法院起訴PAG公司間接侵犯其第4,810,204號專利。這一專利是一種“電池包裝連接件”，涉及一種母式金屬板與公式金屬板的組合，這一組合允許電池包裝能夠進行快速替換。Anton/Bauer制造并銷售兩種金屬板和連接公式金屬板的電池包裝。盡管Anton/Bauer 的母式金屬板是為使用在該專利組合中而設(shè)計的，但Anton/Bauer總是單獨地銷售母式金屬板。在單獨銷售時，沒有任何限制條件，而是直接銷售給手提電視視頻錄像機產(chǎn)業(yè)成員和終端用戶。當PAG公司制造的L75電池包裝與Anton/Bauer 公司的母式金屬板結(jié)合時，就覆蓋了Anton/Bauer 公司第204號專利。在地方法院，Anton/Bauer要求法院發(fā)布預(yù)先禁令以阻止PAG公司制造、許諾銷售其L75電池包裝。作為答辯，PAG公司認為Anton/Bauer 已窮竭了它的專利，并且它在默示許可下同意購買其母式金屬板以生產(chǎn)出覆蓋專利的產(chǎn)品。地方法院拒絕了PAG的抗辯理由，同意發(fā)布預(yù)先禁令。但在上訴時，聯(lián)邦巡回法院認為，為了成功證明引誘侵權(quán)和輔助侵權(quán)的存在，Anton/Bauer 必須證明它自己的客戶使用PAG的L75電池包裝與Anton/Bauer 的母式金屬板相結(jié)合時，直接侵犯了第204號專利。聯(lián)邦巡回法院認為，在兩個條件下，專利權(quán)人可以構(gòu)成同意默示許可：(1)專利權(quán)人銷售了產(chǎn)品，該產(chǎn)品并不導(dǎo)致侵權(quán)性使用；(2)銷售的情況明白地顯示，許可的同意應(yīng)當是能夠被推測出來的。法院認為，沒有證據(jù)表明，Anton/Bauer 在母式金屬板的銷售后的使用上設(shè)置了明確的限制，或者Anton/Bauer明確地要求銷售母式金屬板的制造商，在最終生產(chǎn)的與母式金屬板結(jié)合的產(chǎn)品的銷售上加上限制。因此，法院認為，由于母式金屬板的無限制的銷售行為，Anton/Bauer向其客戶給予了默示許可，去進行與母式金屬板相結(jié)合的生產(chǎn)和使用。由于客戶在默示許可下進行操作，因此他們沒有直接侵權(quán)。在欠缺直接侵權(quán)的情況下，PAG公司就不構(gòu)成間接或幫助性侵權(quán)。這一法院判決澄清了，當專利權(quán)人銷售非專利部分，這一非專利部分是單獨為組合性專利而設(shè)計的，但專利權(quán)人沒有設(shè)置任何限制客戶對非專利部分的使用，則默示許可是存在的。反之，如果為了確保不發(fā)生默示許可和專利窮竭問題，專利權(quán)人應(yīng)當連同組合專利一并銷售組件，而不是單獨銷售組件。*329 F.3d 1343, 66 U.S.P.Q.2d 1675 (Fed. Cir. 2003).因此，聯(lián)邦巡回法院推翻了地方法院有利于專利權(quán)人的預(yù)先禁令，傾向于同意PAG的抗辯。聯(lián)邦巡回法院認為，由于客戶有默示許可，因此PAG, Ltd. (PAG) 并沒有侵權(quán)。

2.未完成部件銷售與默示許可

美國最高法院在1942年審理了United States v. Univis Lens Co.一案，這一案例成為未完成部件銷售是否會導(dǎo)致默示許可的經(jīng)典案例。

在該案中，Univis公司生產(chǎn)的眼鏡毛坯被五個專利所覆蓋，最終的眼鏡被八個專利所覆蓋，這些專利構(gòu)成了制造多焦點眼鏡的方法。Univis公司許可Univis Lens公司制造眼鏡毛坯。眼鏡毛坯是一種粗糙的不透明的鏡片，由兩片或更多片不同折光量的鏡片所組成。在眼鏡毛坯制造好后，Univis Lens公司將它們賣給Univis公司的許可使用人，由他們打磨為最終的多焦點眼鏡；Univis公司再許可并銷售給批發(fā)商和零售商。在購買了Univis Lens公司的眼鏡毛坯之后，批發(fā)商和零售商也可以實施Univis Lens公司的其他專利，完成透鏡的其他制造步驟。Univis公司給Univis Lens公司制作透鏡毛坯的授權(quán)，每個透鏡毛坯售價為0.50美元，并且以4美元將這些透鏡毛坯出售給終端零售商，同時給批發(fā)商的價格是3.25美元。零售商則自行磨制透鏡毛坯，制成最終眼鏡，并且以16美元直接銷售給消費者。有時，批發(fā)商也會自行磨制透鏡毛坯，制成最終的眼鏡后，以7美元賣給零售商，零售商再以16美元賣給終端消費者。所有這些價格都是Univis公司通過它的多層許可機制制定的。

上訴法院認為，任何毛坯眼鏡的銷售都使買方獲得了基于專利窮竭的默示許可，去實施Univis的專利，并且完成最終的眼鏡。*United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).上訴法院反復(fù)說明，每個透鏡都體現(xiàn)了專利的基本特征，并且除了磨制和磨光制作眼鏡沒有其他用途。法院認為，這構(gòu)成了專利窮竭.*United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).因此，法院認為，眼鏡毛坯的銷售，包含了許可進行透鏡磨制的其他步驟。按照合理和預(yù)期使用目的測試標準，使用透鏡毛坯就是為了銷售給最終使用者磨制和磨光以制作眼鏡。上訴法院認為，未完成產(chǎn)品的銷售給了買方默示許可，去完成最終的產(chǎn)品，只要這一行為是為了完成最終產(chǎn)品所必需的。此外，法院在該案中認為，眼鏡毛坯的銷售價格中已經(jīng)包含了實施最終產(chǎn)品的許可費用。由于專利權(quán)人已經(jīng)收到了組合產(chǎn)品的價格彌補，再要求獲得額外的許可費用，就超過了專利系統(tǒng)所要求的補償，并且會給予專利權(quán)人雙倍的補償，是不合理的。*United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).因此，當Univis Lens公司向批發(fā)商和零售商銷售透鏡毛坯時，構(gòu)成使用其專利的默示許可。

在Cyrix Corp. v. Intel Corp.,一案中，美國Texas東區(qū)地方法院改變了Univis Lens 中的觀點，認為默示許可需要此后制造的完整產(chǎn)品具有商業(yè)可用性。在該案中，Texas Instruments公司和英特爾之間的交叉許可協(xié)議允許Texas Instruments公司制造、使用和銷售英特爾專利所覆蓋的微芯片。Texas Instruments公司銷售芯片給Cyrix公司，并為Cyrix公司組裝了微處理器。英特爾公司起訴Cyrix公司侵權(quán)，而Cyrix公司則抗辯認為具有默示許可。法院認為，如不侵犯英特爾的專利，則微處理器無其他商業(yè)目的，最終組裝的微處理器也不能有任何其他用途。法院認為商業(yè)上的必需性會創(chuàng)制默示許可。有商業(yè)上的必需，則產(chǎn)生默示許可；沒有商業(yè)上的必需，則不會產(chǎn)生默示許可。通過分析英特爾的專利說明書，法院認為微處理器與外部存儲器之間具有商業(yè)上的必需性，即其目的僅在于供外部存儲器使用。因此Texas Instruments公司銷售芯片給Cyrix公司,這構(gòu)成專利窮竭，Cyrix公司是不侵權(quán)的。*Cyrix Corp. v. Intel Corp., 879 F.Supp. 672 (E.D.Tex.1995).在Univis Lens中法院將專利窮竭擴大適用到未完成的產(chǎn)品。在Cyrix一案中，法院更寬泛地將“商業(yè)上的必需”界定為“在有利于并且給予持續(xù)性的商業(yè)活動以發(fā)展和繼續(xù)的可能性的目的上，銷售產(chǎn)品”。*Michael J, Swope,Recent Developments in Patent Law: Implied License—An Emerging Threat to Contributory Infringement Protection,Temple Law Review,Spring, 1995.

因此，在組件銷售和未完成部件銷售的情況下，默示許可理論也是可以適用的。為了建立默示許可，產(chǎn)品的買方必須進行如下測試：

作為銷售的產(chǎn)品，除了實施該專利方法或?qū)＠M合，是否沒有合理的或?qū)嶋H的非侵權(quán)使用？即該產(chǎn)品必須用于實施該專利方法或?qū)＠M合，沒有其他非侵權(quán)用途。如果“否”，即該產(chǎn)品還有其他用途，則許可是非默示的。如果“是”，即該產(chǎn)品沒有其他用途，舉證責任轉(zhuǎn)移到專利權(quán)人，專利權(quán)人應(yīng)當證明銷售的情況并沒有明確顯示許可是默示的。組件性專利是否窮竭，取決于組件是否是必要組件的銷售，如果系必要組件的銷售，則會使組合專利窮竭。對于未完成產(chǎn)品的銷售，在這種未完成產(chǎn)品除了作為專利組合的一部分之外沒有其他用途時，即會產(chǎn)生專利窮竭問題。*Amber Hatfield Rovner,Practical Guide to Application of (or Defense Against) Product-Based Infringement Immunities under the Doctrines of Patent Exhaustion and Implied License,Texas Intellectual Property Law Journal,Winter, 2004.美國法院似乎對于證明欠缺非侵權(quán)使用，給被告設(shè)置了較重的舉證負擔。

(五)方法專利與默示許可

由于專利窮竭理論是以產(chǎn)品銷售為基礎(chǔ)的，因此，如果專利是方法專利，而不是產(chǎn)品專利，專利窮竭理論則在此并不適用。在美國以往的大多數(shù)判例中, 對于方法專利是否可以適用專利權(quán)窮竭理論一直存在不同的看法。美國司法界主流觀點認為專利權(quán)窮竭理論只適用于產(chǎn)品專利, 而方法專利主要在于其不能因產(chǎn)品的銷售而用盡。因此, 專利權(quán)用盡原則在方法專利上難以直接適用。但量子公司一案，則是這一領(lǐng)域的新發(fā)展。

原告 LGE以我國臺灣地區(qū)主要筆記本電腦的下游組裝廠商 (如廣達、華碩、仁寶、大眾等公司)為被告, 向美國加州北區(qū)聯(lián)邦地方法院起訴, 主張這些廠商制造的計算機系統(tǒng)侵害了 LGE公司的 5項美國專利。LGE公司擁有關(guān)于計算機數(shù)據(jù)管理技術(shù)的專利包, 其技術(shù)核心是解決電腦 CPU 中由于數(shù)據(jù)即時更新導(dǎo)致隨機存儲器與緩沖存儲器的數(shù)據(jù)不一致的問題。英特爾也持有許多計算機系統(tǒng)、計算機組件和計算機操作方法的專利。LGE公司與英特爾有一個許可協(xié)議。按照該協(xié)議，LGE公司許可英特爾實施所有LGE的專利。該許可協(xié)議還規(guī)定：“任一方不得許可第三人把許可產(chǎn)品與非來源于另一方的組件進行組裝, 以及使用、進口、許諾銷售、銷售該組裝產(chǎn)品。”

LGE 還與英特爾(Intel Corporation)簽訂了交叉許可協(xié)議。交叉許可主協(xié)議的一個條款規(guī)定，英特爾同意給其客戶發(fā)一個書面通知：“英特爾獲得了廣泛的許可，確保您購買的英特爾產(chǎn)品都得到LGE公司的許可，并且并不侵犯LGE公司持有專利。

英特爾按照該許可協(xié)議銷售微處理器和芯片組給包括量子計算機公司在內(nèi)的計算機收購商和供應(yīng)商。被告 Quanta 從英特爾購買了微處理器和芯片集, 并將其與非英特爾公司制造的存儲器和數(shù)據(jù)傳輸線組合成電腦, 量子公司將這些計算機銷售給原始設(shè)備制造商，然后再賣給計算機用戶。LGE公司認為，該組裝過程落入了 LGE 專利包中的5,077,733號方法專利, 該專利解決數(shù)據(jù)在連接兩個組件之間的傳輸線上傳輸時的優(yōu)先權(quán)問題。LGE公司起訴量子公司和其他計算機制造商侵犯其六個專利。其中三個專利是最高法院著重審理的，因為這三專利都包括了專利方法申請。

地方法院和聯(lián)邦巡回法院都判決認為專利窮竭原則不適用于方法專利, 判決侵權(quán)成立。

最高法院則否定了聯(lián)邦巡回法院判決, 作出如下重要判決意見:專利權(quán)窮竭原則適用于方法專利。最高法院列舉了歷史上的判例后認為, 如果取消對方法專利的窮竭原則, 將會嚴重地損害窮竭原則, 因為專利權(quán)人可以把設(shè)備的專利權(quán)利要求撰寫為方法專利權(quán)利要求, 從而輕易地規(guī)避窮竭原則。如果將產(chǎn)品申請很容易地修改為方法申請，就可以回避專利窮竭問題或者嚴重破壞專利窮竭理論，這是不可以的。*Quanta v. LGE, Inc., 128 S.Ct. 2109(2008).

方法專利雖不能以產(chǎn)品或裝置同樣的方式進行銷售而用盡, 但是方法可以具體化于產(chǎn)品中, 方法專利可以通過體現(xiàn)該方法的產(chǎn)品銷售而用盡。不能因為LGE公司的專利是方法專利，就使其免于默示許可，否則將置未完成組件的購買者處于非常大的風險地位。因此，方法專利也可以窮竭?？梢姡诒景钢?，專利權(quán)窮竭理論的適用范圍再次擴展至方法專利, 但該制度的運行還是需以有形產(chǎn)品的銷售為前提。

二、首次銷售理論與數(shù)字市場

默示許可理論來自于19世紀的專利法，以后被引進版權(quán)法。專利法中的默示許可理論被移入版權(quán)法后，權(quán)利窮竭理論變成了“首次銷售”理論。*Orit FischmanAfori，Implied License: An Emerging New Standard in Copyright Law，Santa Clara Computer and High Technology Law Journal,January， 2009.美國最高法院在1908年接受了首次銷售理論。*Orit FischmanAfori，Implied License: An Emerging New Standard in Copyright Law，Santa Clara Computer and High Technology Law Journal，January, 2009.在首次銷售后，版權(quán)人有一些權(quán)利并未窮竭，例如出租權(quán)以及對版權(quán)作品的修改，因為首次銷售理論的目的僅僅是允許版權(quán)作品的再銷售或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓。*Orit FischmanAfori.Implied License: An Emerging New Standard in Copyright Law，Santa Clara Computer and High Technology Law Journal，January， 2009.

首次銷售理論在1908年Bobbs-Merrill Co. v. Straus 一案中產(chǎn)生，在該案中，書籍的出版社和作者尋求限制書籍的再次轉(zhuǎn)售，在書的扉頁上寫了一個告示：“本書的零售價格為1美元”。出版社要求不能在更低的價格上進行銷售，如果在更低的價格上銷售將被視為侵權(quán)。被告以80美分銷售書籍而被訴侵權(quán)。該案的審理法院認為不能給版權(quán)人以權(quán)利，使之在首次銷售之后，對書籍復(fù)制件的進一步銷售設(shè)置限制。法院認為版權(quán)法的目的不是給予版權(quán)人更寬泛的壟斷權(quán)去限制下游銷售行為。*Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339 (1908).

此后，在1909年的美國版權(quán)法中，國會對于首次銷售理論進行了成文法上的規(guī)范。按照該版權(quán)法規(guī)定：“特定復(fù)制品或唱片的所有人，如果合法獲得該物，或者被版權(quán)人授權(quán)過，都有不經(jīng)版權(quán)人的許可而銷售或處理復(fù)制品或唱片的財產(chǎn)權(quán)?！?Elizabeth McKenzie，A Book by Any Other Name: E-Books and the First Sale Doctrine.Chicago-Kent Journal of Intellectual Property,Springj 2013.

適用首次銷售理論有四個條件：(1)版權(quán)人授權(quán)進行合法的制作或復(fù)制作品；(2)作品在版權(quán)人授權(quán)下進行交易；(3)被告是作品的合法所有人；(4)被告轉(zhuǎn)讓了作品。首次銷售理論要求在沒有契約限制或協(xié)議的情況下，版權(quán)人不能限制產(chǎn)品的進一步銷售。*Melissa Goldberg,A Textbook Dilemma: Should the First Sale Doctrine Provide A Valid Defense For Foreign-Made Goods? .Fordham Law Review,May, 2012.默示許可理論意味著購買者只要以正常和自然的方式使用就是合法的。

但首次銷售理論并不是絕對的。1984年，美國國會修改第109條版權(quán)法，限制唱片的所有人為商業(yè)目的出租、出借唱片。在1984年美國計算機軟件出租修訂法案中，也禁止計算機軟件的復(fù)制品所有人為商業(yè)目的而出租、出借軟件。1984年的錄音租賃修正案，限制首次銷售理論適用于聲音的記錄。由于錄音制品的復(fù)制非常容易，因此國會立法擴大了版權(quán)人的排他權(quán)范圍。該法禁止在首次銷售之后，對聲音記錄之物的“租賃、租借或出借”。在1990年，美國國會也頒布了類似的法案，限制軟件復(fù)制品的所有人的再轉(zhuǎn)售權(quán)。*Elizabeth McKenzie,A Book by Any Other Name: E-Books and the First Sale Doctrine.Chicago-Kent Journal of Intellectual Property,Spring, 2013.因此，就產(chǎn)生了一個非常重要的問題，首次銷售理論是否適用于數(shù)字市場？也就是說，合法地從iTunes下載的歌曲是否能夠在eBay上再次轉(zhuǎn)售？

(一)歐洲的做法

按照歐洲版權(quán)指令，如果在線分配作品只構(gòu)成“向公眾的許可行為”而不是“銷售行為”，則不會適用首次銷售理論。*Lukas Feiler, Birth of The First-Download Doctrine—The Application of the First-Sale Doctrine to Internet Downloads under EU and US Copyright Law,Journal of Internet Law,October, 2012.對這一主張，有許多學(xué)者提出了反對意見，認為這是與首次銷售的基本精神相違背的，因為首次銷售的目的在于防止市場分割。如果不允許首次銷售，則會使版權(quán)人對于每一次新銷售都尋求報酬。此后，在歐洲通過判例推翻了軟件銷售不適用首次銷售理論的觀點。

歐洲在這一領(lǐng)域的經(jīng)典判例是2012年的UsedSoft v. Oracle 一案。在該案中，Oracle公司起訴UsedSoft公司侵權(quán)。Oracle公司只是允許在網(wǎng)站下載其軟件，而不是放在CD上銷售其軟件。軟件使用者僅僅購買了永久性非可再轉(zhuǎn)讓的許可。歐洲法院認為計算機程序的保護并不屬于版權(quán)指令Directive 2001/29的適用范圍，而屬于計算機程序指令Directive 2009/24的適用范圍。這一指令規(guī)定“在共同體內(nèi)部程序復(fù)制品由權(quán)利人或經(jīng)其同意的首次銷售，窮盡了復(fù)制品在共同體內(nèi)部的傳播權(quán)利?！?Lukas Feiler, Birth of the First-Download Doctrine—The Application of the First-Sale Doctrine to Internet Downloads under EU and US Copyright Law,Journal of Internet Law,October, 2012.在該案中，法院認為UsedSoft公司被默示許可轉(zhuǎn)售使用過軟件。*UsedSoft GmbH v Oracle International Corp (C-128/11).

也有許多學(xué)者爭辯認為Oracle公司沒有賣軟件而只是許可使用軟件。一個永久性許可而不是銷售，并不能夠使首次銷售理論適用。對于是否存在銷售的問題，歐洲法院認為，軟件的下載存在著有形或無形財產(chǎn)的權(quán)利轉(zhuǎn)讓。法院認為，從網(wǎng)站下載和從CD上購買功能上相等同。此外，法院認為計算機程序指令所提及的首次銷售并沒有提到使用什么媒介，不論使用CD、DVD還是在網(wǎng)上下載。此外計算機程序指令第1(2)條也規(guī)定，該指令的保護延及所有形式的計算機程序。因此，歐洲法院認為，首次銷售理論也適用于從互聯(lián)網(wǎng)上下載的軟件，這一復(fù)制品是在互聯(lián)網(wǎng)上下載并且在歐盟內(nèi)部銷售的。歐洲法院認為，銷售是一個協(xié)議，按照該協(xié)議轉(zhuǎn)讓給其他人有形或無形財產(chǎn)上的所有權(quán)，并且使作者獲得一定的支付，在此情況下就可以適用首次銷售理論，因此就在歐洲產(chǎn)生了首次下載理論。法院認為：當版權(quán)人(1)授權(quán)從互聯(lián)網(wǎng)上下載軟件復(fù)制品到數(shù)字載體中；(2)以一個不限期限的期間，授權(quán)使用該復(fù)制品；(3)獲得了與其下載復(fù)制品經(jīng)濟價值相等同的報酬，就會適用首次下載理論。

但在歐盟內(nèi)部，這一首次下載理論也面臨著不同的爭議。例如在德國地方法院的判決中認為，銷售之后的電子書不能被客戶再轉(zhuǎn)售。但在2014年，阿姆斯特丹地方法院卻判決電子書的轉(zhuǎn)售網(wǎng)站可以存在，并且判決德國購買人要求關(guān)閉網(wǎng)站的訴請敗訴。但在電子書網(wǎng)站上，賣方必須聲明，他合法地獲得該復(fù)制件，并且必須同意一旦其向他人銷售復(fù)制件，就會刪除該復(fù)制件。該網(wǎng)站也給電子書打上電子水印，并且將電子水印的信息存儲在數(shù)據(jù)庫中，以防止非法銷售該電子書。但該服務(wù)技術(shù)，并沒有方法去證明復(fù)制件是否合法獲得，或者原始所有人是否已經(jīng)將該復(fù)制件真正刪除?？傊?，是否數(shù)字首次銷售原則適用于電子書在歐洲聯(lián)盟是仍未得到徹底解決的問題。*Sarah Reis,Toward A “Digital Transfer Doctrine”? The First Sale Doctrine In The Digital ERA,Northwestern University Law Review,Fall,2014.

(二)美國的做法

美國法通常認為，首次銷售理論并不能適用于數(shù)字銷售領(lǐng)域。版權(quán)法第109(a)條和第109(d)條中規(guī)定了適用首次銷售理論的基礎(chǔ)，即復(fù)制品的占有人必須合法獲得所有權(quán)。該法進一步確立了“復(fù)制”一詞的定義是：一種實物，在其中作品被固定，以任何現(xiàn)在已知或以后發(fā)展的方法，從這一實物中不論是直接或在設(shè)備或儀器的幫助下，作品可以被感知、被再制造或以其他方式進行溝通。*Adam W. Sikich, Buyer Beware, The Threat to the First Sale Doctrine in the Digital AGE.Journal of Internet Law,January, 2011.因此，美國版權(quán)法明確地規(guī)定了，首次銷售理論并不適用于“通過出租、出借或沒有獲得所有權(quán)的其他形式的”占有。

在Vernor v. Autodesk, Inc.一案中，Vernor購買了一些使用過的帶有Autodesk軟件的CD，這些CD是直接從Autodesk客戶處購買，并且又在eBay 上轉(zhuǎn)售的。而按照Autodesk軟件的銷售協(xié)議，(1)Autodesk軟件保留了全部復(fù)制品；(2)該客戶僅有非排他性和非可轉(zhuǎn)售的許可；(3)該客戶不能以修改、編譯等形式使用該軟件?？梢?，Autodesk公司按照一種有限軟件許可協(xié)議發(fā)布軟件，對其客戶設(shè)置了使用和轉(zhuǎn)讓限制。一旦有限軟件許可協(xié)議被違背，Autodesk公司就要求終止許可。有限軟件許可協(xié)議在安裝軟件之時生效，Autodesk分配了一些數(shù)碼和激活碼用以跟蹤許可協(xié)議的履行情況。在該案中，Vernor提出一個不侵權(quán)之訴，要求法院判決其行為適用首次銷售理論而不侵權(quán)。

地區(qū)法院認為，這種交易構(gòu)成“銷售”，如果轉(zhuǎn)讓人允許受讓人保留軟件復(fù)制品的無限期占有作為單一的對價。因此，地區(qū)法院認為，直接從Autodesk的客戶處，被告獲得了軟件復(fù)制品，獲得了軟件所有權(quán)，因此可以適用首次銷售理論。在上訴時，第九巡回法院認為，軟件使用人只有許可而沒有所有權(quán)，該許可也限制使用人轉(zhuǎn)讓軟件，并且給其設(shè)置了顯著限制條件，因此法院認為這種許可并不使該客戶可以適用首次銷售理論。在該案中，巡回法院進行了三個事實調(diào)查，以判斷是許可還是所有：(1)版權(quán)人是否指定使用人只同意獲得許可；(2)版權(quán)人是否明確約束使用人轉(zhuǎn)讓軟件的權(quán)利；(3)版權(quán)人是否強加了明確的使用限制。當軟件公司保留了軟件所有權(quán)并且強加了轉(zhuǎn)讓和使用限制時，就只構(gòu)成許可。由于Autodesk的有限軟件許可協(xié)議保留了軟件復(fù)制件，并且施加了大量轉(zhuǎn)讓和使用限制,所以第九巡回法院認為，Autodesk 的客戶，包括Vernor在內(nèi)，作為后來的購買者和再銷售者，都是被許可人而不是所有人。因此，由原始被許可人向Vernor銷售軟件，是有限軟件許可協(xié)議所禁止的，是無效的。Vernor和Vernor的客戶都不是軟件復(fù)制品的所有人，第九巡回法院發(fā)回重審該案。

此外，在美國首次銷售理論從來沒有允許復(fù)制品的購買人進行進一步的復(fù)制。因為數(shù)字化作品的傳播首先需要制作一個原件的復(fù)制品，這是首次銷售理論所無法適用的，因此首次銷售理論并不適用于作品的再次制作的情況。首次銷售理論不適用于數(shù)字作品，還因為使用者并沒有傳播其“特定”復(fù)制品。*Eric Matthew Hinkes，Access Controls in the Digital ERA and the Fair Use/First Sale Doctrines，Santa Clara Computer and High Technology Law Journal，May， 2007.其特定復(fù)制品之上形成了其他復(fù)制品，傳播的并不是特定復(fù)制品而是其他復(fù)制品。由于不是“特定”復(fù)制品的再次銷售，因此也不適用首次銷售理論。

(三)首次銷售理論是否適用于數(shù)字市場？

美國法院認為，原始的使用者雖然為了軟件的物理復(fù)制件支付了昂貴的價格，但他們并不構(gòu)成軟件的“所有人”，因此并不適用首次銷售理論。而歐洲法院則認為轉(zhuǎn)讓構(gòu)成了真實的銷售，可以適用首次銷售理論。歐洲法院認為，一次性費用支付而無期限地使用軟件，構(gòu)成銷售。因此，數(shù)字內(nèi)容的第二市場重要，還是保護版權(quán)人的利益重要，顯然在歐洲和美國產(chǎn)生了不同處理方法。*Damien Riehl, Jumi Kassim, Is “Buying” Digital Content Just “Renting” for Life? Contemplating A Digital first-Sale Doctrine,William Mitchell Law Review, 2014

在美國，如果版權(quán)人僅僅選擇許可其數(shù)字化作品，就不能適用首次銷售理論。為了適用首次銷售理論，對如下四個問題要存在肯定的回答：(1)復(fù)制件是否在版權(quán)人的許可下合法的制作？(2)是否在版權(quán)人的授權(quán)下，特定的復(fù)制件被進行轉(zhuǎn)讓？(3)被告是否是復(fù)制件的合法所有人？(4)被告是否沒有再生產(chǎn)復(fù)制件？如果四個問題中有一個或多個是否定的，則首次銷售理論不能適用。

因此，在美國的判例法體系下，導(dǎo)致電子書、數(shù)字音樂文件或數(shù)字電影的二級市場，目前在美國并不發(fā)達。*Adam W. Sikich, Buyer Beware: The Threat to the First Sale Doctrine in the Digital AGE,Journal of Internet Law,January, 2011.但數(shù)字二級市場應(yīng)當開放，不應(yīng)受到美國已有判例的干擾。之所以要突破美國首次銷售理論的局限，理由如下：

1.互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下對版權(quán)材料的使用，本身需要進行大量復(fù)制。計算機和互聯(lián)網(wǎng)工作依賴于大量的復(fù)制，但每次復(fù)制都得到許可是不現(xiàn)實的，因此，版權(quán)法與互聯(lián)網(wǎng)自身的工作性質(zhì)存在著基本矛盾和沖突。*John S. Sieman,Using The Implied License to Inject Common Sense into Digital Copyright,North Carolina Law Review,March, 2007如果排斥首次銷售理論而嚴格要求互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下使用版權(quán)材料都要進行授權(quán)，既不現(xiàn)實也不可能做到。為了解決互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下使用和轉(zhuǎn)讓版權(quán)材料，首次銷售理論就顯得非常必要。

2.作者網(wǎng)上分發(fā)作品，會人為選擇許可方式。按照Vernor判例的原則，電影、音樂和出版產(chǎn)業(yè)都受到激勵而擴大其許可為基礎(chǔ)的內(nèi)容分發(fā)行為。這些產(chǎn)業(yè)在分發(fā)作品時，會人為選擇僅使用許可方式而不使用轉(zhuǎn)讓方式。*Adam W. Sikich, Buyer Beware: The Threat to the First Sale Doctrine in the Digital AGE,Journal of Internet Law,January, 2011.電影工作室如果不銷售而只是許可使用電影，在許可期間結(jié)束之后要退回電影，這種作品的分發(fā)方式將會日益成為常態(tài)。*Gary Donatello，Killing the Secondary Market: How the Ninth Circuit Interpreted Vernor and Aftermath to Destroy the First Sale Doctrine,Seton Hall Journal of Sports and Entertainment Law,2012.軟件公司可以通過許可而控制轉(zhuǎn)售市場。在對買方起訴時，軟件公司也可以使用合同違約，而不使用版權(quán)侵權(quán)來起訴。*Gary Donatello,Killing the Secondary Market: How the Ninth Circuit Interpreted Vernor and Aftermath to Destroy the First Sale Doctrine,Seton Hall Journal of Sports and Entertainment Law,2012.由于許多客戶并不閱讀軟件開封協(xié)議，因此在轉(zhuǎn)售軟件時就會時常侵權(quán)。*Sarah Reis,Toward A “Digital Transfer Doctrine”? The First Sale Doctrine in the Digital ERA,Northwestern University Law Review,Fall 2014.為了避免首次銷售理論的適用，電子書的出版者和作者也會只是許可而不是銷售。*Elizabeth McKenzie,A Book by Any Other Name: E-Books and the First Sale Doctrine,Chicago-Kent Journal of Intellectual Property， Spring， 2013.如果這種業(yè)態(tài)成為一種常態(tài)，反而會導(dǎo)致版權(quán)人人為地控制作品的銷售，對于作品的每一次使用都收取費用，這就會影響作品的傳播，也會使版權(quán)人獲得額外的多重利益。

3.對數(shù)字環(huán)境下圖書館產(chǎn)業(yè)的影響。首次銷售理論不僅適用于復(fù)制品的所有人，也適用于隨后的出借行為。首次銷售理論允許已有的物理復(fù)制件的出售、贈與和出借，因此傳統(tǒng)上允許圖書館出借圖書。*Adam W. Sikich, Buyer Beware: The Threat to the First Sale Doctrine in the Digital AGE,Journal of Internet Law,January， 2011.

圖書館業(yè)積極主張適用首次銷售理論，積極游說美國國會對數(shù)字作品采用首次銷售理論。圖書館業(yè)認為，如果沒有首次銷售理論，作者將會在圖書許可之后繼續(xù)控制圖書。當所有作者都實施“按次計費”性使用作品時，圖書館業(yè)的自由使用將會不復(fù)存在。同時，圖書館業(yè)認為，如果傳輸來的作品已經(jīng)完全從傳輸者的計算機中刪除后，首次銷售理論就應(yīng)當適用，因為刪除是圖書的給予、出租或銷售的等價物。如傳統(tǒng)圖書館可以出租圖書一樣，也應(yīng)當適用該理論而允許圖書館電子化出租圖書。*Rachel Ann Geist，A “License to Read”: The Effect of E-Books on Publishers, Libraries, and the First Sale Doctrine.IDEA: The Intellectual Property Law Review,2012.

總之，“網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的侵權(quán)者匿名性、 侵權(quán)行為無紙化等特點使得傳統(tǒng)侵權(quán)救濟難以發(fā)揮作用”*謝雪凱:《網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者第三方責任理論與立法之再審視——以版權(quán)法與侵權(quán)法互動為視角》，載《東方法學(xué)》2013年第2期，第152頁。。筆者認為歐洲模式相比美國模式更為實用，可以解決版權(quán)人對作品的持續(xù)控制問題，可以避免版權(quán)人對作品的傳播造成更為嚴重的影響。完全可以采取一定的技術(shù)手段，在數(shù)字作品傳播時通過自動刪除原始文件或限制原始數(shù)字作品的進一步使用的方式，使數(shù)字作品的許可使用轉(zhuǎn)化為真正意義上的所有。

三、默示許可制度的價值與借鑒

專利默示許可作為專利侵權(quán)的抗辯事由，給專利權(quán)人的權(quán)利帶來了一定的不確定性。專利默示許可只能發(fā)生于特定的情形，其存在的主要意義在于保障他人的信賴利益。適用專利默示許可的條件具有復(fù)雜性，因而專利權(quán)人可采取一定的措施，排除專利默示許可的適用。

專利權(quán)人在填寫專利申請書時應(yīng)考慮到專利默示許可。一個專利應(yīng)盡量使一個獨立的權(quán)利要求對應(yīng)一個完整的產(chǎn)品而非由幾個產(chǎn)品組成。一個由幾個產(chǎn)品組成的專利，更可能導(dǎo)致專利默示許可。因此，如果兩種產(chǎn)品分別具有獨立性，即使是一起發(fā)揮作用，也應(yīng)分別申請專利，以排除專利默示許可的適用。當兩種以上的產(chǎn)品具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，而購買者僅享有一個產(chǎn)品的專利權(quán)，其又必須結(jié)合其他產(chǎn)品才能制造出完整專利產(chǎn)品。在這種情況下，法院更傾向于適用專利默示許可。因此，專利權(quán)人可通過申請組合產(chǎn)品專利，以排除專利默示許可的適用。

專利權(quán)人的銷售通常有三種情況：(1)專利權(quán)人許可銷售；(2)專利權(quán)人銷售，但帶有直接適用于購買人的各種限制；(3)專利權(quán)人銷售組合性專利產(chǎn)品中的一個或多個部件。如果產(chǎn)品由多個部分組成，且單個部分不能被獨立權(quán)利要求覆蓋的情況。在這種情況下，如果銷售時沒有附帶說明，那么專利默示許可就可能依法產(chǎn)生。因此，銷售之前，專利權(quán)人可提供一個事前的聲明，以排除專利默示許可的適用。當專利權(quán)人在許可地域、時間等設(shè)有限制時，被許可使用人銷售產(chǎn)品也一定帶有這些限制。專利權(quán)人可以通過在銷售產(chǎn)品時設(shè)置直接“使用”限制而規(guī)避專利窮竭的發(fā)生。專利權(quán)人也可在銷售商品時提醒買方，該產(chǎn)品的銷售不涉及任何形式的默示許可。

總之，適時地在我國的侵權(quán)抗辯體系中引入默示許可規(guī)則，有助于進一步完善我國的專利制度，提高我們的專利保護水平。同時，這一規(guī)則的引入也有助于提高我國企業(yè)的專利侵權(quán)應(yīng)訴能力，保護我國企業(yè)的合法權(quán)益，形成更好的市場經(jīng)濟秩序。我國企業(yè)常常處于知識產(chǎn)權(quán)弱勢地位，常常是專利的被許可使用人或組件或未完成部件的生產(chǎn)銷售商。如果我們無視默示許可規(guī)則的重要作用，將置我國的企業(yè)于困難的境地。

2008 年專利法修訂，將第十二條專利許可合同中的“書面”二字取消，從這一變動可以看出我國專利立法中默示許可理論的發(fā)展趨勢，這一改動從法律上為我國專利默示許可規(guī)則的建立提供了可行的空間。

現(xiàn)有的最早涉及基于銷售產(chǎn)生的專利默示許可問題的書面文件是 2001 年北京市高級人民法院關(guān)于執(zhí)行《專利侵權(quán)判定若干問題的意見(試行)》的通知。在該通知中，規(guī)定了專利侵權(quán)抗辯中不視為侵權(quán)的抗辯的幾種情形，其中一種是專利權(quán)用盡。在專利權(quán)用盡情形下具體列舉了兩種：一是專利權(quán)人制造或者經(jīng)專利權(quán)人許可制造的專利產(chǎn)品部件售出后，使用并銷售該部件的行為，應(yīng)當認為是得到了專利權(quán)人的默許；二是制造方法專利的專利權(quán)人制造或者允許他人制造了專門用于實施其專利方法的設(shè)備售出后，使用該設(shè)備實施該制造專利方法專利的行為。

2013 年 9 月，北京市高級人民法院發(fā)布的《專利侵權(quán)判定指南》中，再次明確了這一規(guī)定。在該《指南》的第 119 條中，規(guī)定了兩項不視為侵權(quán)的抗辯：一是專利權(quán)人或其被許可人出售其專利產(chǎn)品的專用部件后，使用、許諾銷售、銷售該部件或者將其組裝制造專利產(chǎn)品的；二是方法專利的專利權(quán)人或其被許可人售出專門用于實施其專利方法的設(shè)備后，使用該設(shè)備實施該方法專利的。

筆者認為，我國目前專利默示許可的相關(guān)規(guī)定，失之粗糙。我國應(yīng)當借鑒美國和歐洲的默示許可理論，在我國知識產(chǎn)權(quán)法中積極采納歐美等國的默示許可理論，只有這樣才能對知識產(chǎn)權(quán)許可交易行為有比較完善的認知與理解，將大量屬于知識產(chǎn)權(quán)默示許可的行為分離出來，促進知識產(chǎn)權(quán)的制度完善，同時能夠保護作為專利被許可方和代工生產(chǎn)者的眾多中方企業(yè)的合法權(quán)益。

[責任編輯 李晶晶 責任校對 王治國]

2015-10-21

陳 健(1970—)，男，北京人，中國政法大學(xué)民商經(jīng)濟法學(xué)院知識產(chǎn)權(quán)法研究所副教授，法學(xué)博士，主要從事知識產(chǎn)權(quán)研究。

D9

A

1000-5072(2016)10-0082-12