企業(yè)專利風(fēng)險的形成機理及其防范研究

舒欣 徐惠

摘要：企業(yè)專利行為涉及到制度適用、文件撰寫和經(jīng)營管理等多個環(huán)節(jié)，因此，如何有效防范在這些環(huán)節(jié)當中可能面臨的專利風(fēng)險是企業(yè)技術(shù)管理和專利活動的主要內(nèi)容。在文獻綜述的基礎(chǔ)上，探討了專利風(fēng)險基本認識，并進而從技術(shù)研發(fā)、專利申請、專利運營和專利侵權(quán)等角度，探討了企業(yè)專利風(fēng)險的防范策略。

關(guān)鍵詞：專利風(fēng)險；風(fēng)險防范；技術(shù)管理

一、研究概述：企業(yè)技術(shù)管理活動中的專利風(fēng)險

風(fēng)險是指在特定的環(huán)境下、特定的期間內(nèi)，因為觸及相關(guān)的風(fēng)險因素，而發(fā)生相應(yīng)的風(fēng)險事故，導(dǎo)致相關(guān)領(lǐng)域風(fēng)險損失產(chǎn)生的可能性知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險屬于風(fēng)險的一種表現(xiàn)形式，是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中面臨的主要風(fēng)險。

通過專利申請，獲得專利權(quán)是企業(yè)保護技術(shù)創(chuàng)新成果的重要模式，專利權(quán)的獲得也為企業(yè)對該無形資產(chǎn)進行市場運營帶了便利與保障。擁有技術(shù)創(chuàng)新成果的企業(yè)，如果對該無形資產(chǎn)進行合理而完善的專利保護，就有可能為企業(yè)贏得市場先機，獲得市場競爭的優(yōu)勢地位。在法律上，專利保護的技術(shù)成果范圍包括發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計三種，不同的專利種類決定了法律風(fēng)險管理與防范側(cè)重的重點與難度存在差異。同時，在專利的研發(fā)、專利的申請、專利的運營、專利的侵犯防范、追究專利侵權(quán)等方面都存在著非常多的商業(yè)風(fēng)險與法律風(fēng)險。

本文在對專利風(fēng)險的現(xiàn)有研究現(xiàn)狀進行綜述的基礎(chǔ)上，探討專利風(fēng)險的種類及其形成機和識別機制，最終為企業(yè)積極有效地防范專利風(fēng)險提供防范策略，具有現(xiàn)實的理論意義和實踐價值。

二、專利風(fēng)險及其防范的有關(guān)認識

由于我國法律沒有對技術(shù)的成熟度做出規(guī)定，經(jīng)常出現(xiàn)將不成熟的技術(shù)、非專利產(chǎn)品或者尚處于試驗階段的技術(shù)成果當作專利轉(zhuǎn)讓，導(dǎo)致受讓方在專利轉(zhuǎn)讓過程中遭受很大的風(fēng)險。在企業(yè)合作創(chuàng)新過程中，知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險是合作創(chuàng)新中存在的比較普遍的風(fēng)險，甚至可以說是合作創(chuàng)新所面臨的首要風(fēng)險；研發(fā)作為技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵階段，研發(fā)過程中的風(fēng)險管理是技術(shù)創(chuàng)新活動中知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險管理的重要內(nèi)容（馮曉青，2013）；在專利申請的過程中也存在風(fēng)險，申請時間太早，很可能面臨專利技術(shù)不穩(wěn)定，同時又把競爭對手引入相關(guān)領(lǐng)域，使自己失去競爭優(yōu)勢。申請時間太晚，有可能被他人申請獲得專利，限制了自己的發(fā)展（潘春英，2014）；在專利風(fēng)險防范方面，在進行專利許可貿(mào)易之前進行專利檢索與評估，可以有效地防范專利風(fēng)險；同時，建立可靠的權(quán)利基礎(chǔ)、及時的證據(jù)保全等，對于大中型企業(yè)而言，應(yīng)建立自身的預(yù)警機制，盡量將侵權(quán)糾紛化解于未成形之時。

現(xiàn)有研究表明，專利風(fēng)險及其防范是企業(yè)技術(shù)管理和專利活動中的重要內(nèi)容，當前學(xué)者關(guān)于專利風(fēng)險的研究，更多的是從法律的角度，從侵權(quán)的層面，探討專利風(fēng)險問題，而從技術(shù)研發(fā)管理的角度探討企業(yè)可能面臨的專利風(fēng)險的有關(guān)研究，有待進一步完善和補充。為此，本文從技術(shù)研發(fā)、專利申請、專利運營和侵權(quán)等角度探討企業(yè)專利風(fēng)險的形成及其防范，具有理論意義。

三、企業(yè)專利風(fēng)險的防范策略

（一）企業(yè)專利技術(shù)研發(fā)風(fēng)險的防范

風(fēng)險存在于每一個領(lǐng)域、每一個環(huán)節(jié)，但企業(yè)可以采取相關(guān)的措施來規(guī)避相關(guān)的風(fēng)險，降低風(fēng)險所帶類的損失。在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)的過程中，企業(yè)可以從以下幾個方面來防范相關(guān)的法律風(fēng)險。

首先，技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)中的無形資產(chǎn)管理相關(guān)制度的建立至關(guān)重要。通過培訓(xùn)加強企業(yè)員工對無形資產(chǎn)的認知，深化對知識產(chǎn)權(quán)可能會面臨的風(fēng)險。同時建立監(jiān)控、預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險，規(guī)避風(fēng)險。

其次，針對研發(fā)可行性帶來的風(fēng)險，企業(yè)可以采取以下措施減少相應(yīng)的損失：充分挖掘市場需求，并以市場需求為導(dǎo)向；充分重視檢索查新；重視產(chǎn)品技術(shù)效果的評估；制定專利戰(zhàn)略，進行有效的專利規(guī)劃和布局。

在自主研發(fā)的過程中，企業(yè)應(yīng)該注意以下幾個方面：1.自主研發(fā)活動的技術(shù)開發(fā)計劃云周期安排十分重要，需要進行一定的時間預(yù)算，需要充分預(yù)計市場需求與開發(fā)的難度，從而保持技術(shù)開發(fā)活動的持續(xù)性、遞進性。2.自主活動還應(yīng)該避免職務(wù)技術(shù)成果的權(quán)屬爭議，明確職工個人技術(shù)成果與職務(wù)技術(shù)成果的界限。3.為保證自主研發(fā)的持續(xù)性規(guī)模，企業(yè)可以考慮建立獨立的技術(shù)研發(fā)機構(gòu)。4.不斷吸收優(yōu)秀的技術(shù)人才保持自主研發(fā)的人力資源配置。

在委托研發(fā)與合作研發(fā)的過程中，選擇合作對象時，企業(yè)應(yīng)注意合作對象的資信情況、經(jīng)濟實力、技術(shù)研發(fā)水平等進行深入調(diào)查了解，注意對開發(fā)所需要的資金、場地、設(shè)備材料和人員等投入作出合理預(yù)算和安排。

（二）企業(yè)專利申請風(fēng)險的防范

專利申請布局具有很強的專業(yè)性與技巧性，針對專利申請布局中所可能遇到的風(fēng)險，需要配備專業(yè)的人員和相關(guān)資源進行全面統(tǒng)籌和設(shè)計。在專利申請布局過程中，企業(yè)應(yīng)該著重注意以下幾個方面。

1.加強檢索查新，全面分析專利環(huán)境；2.根據(jù)不同的專利申請目的確定不同的專利布局；3.多種保護模式相結(jié)合。技術(shù)秘密的保護模式與專利保護模式都各有其優(yōu)缺點，專利申請的過程中，企業(yè)可以將兩者進行有效的組合，采取“以秘密模式為主，專利申請為輔”或者“專利申請為主，技術(shù)秘密為輔”等模式進行對技術(shù)成果的保護。

針對專利撰寫瑕疵的風(fēng)險，首先撰寫準確的權(quán)利要求書，明確權(quán)利人主張權(quán)利的范圍。此外結(jié)合企業(yè)的專利申請布局的不同，權(quán)利要求側(cè)重也有差異。如果主要是想在產(chǎn)品生產(chǎn)國獲得專利保護，那么應(yīng)該采取產(chǎn)品保護或者產(chǎn)品制造方法保護的模式，在撰寫權(quán)利要求的時候就應(yīng)該以產(chǎn)品及其制造方法為主；如果是想保證市場優(yōu)勢，在撰寫權(quán)利要求的時候就要著重注意專利產(chǎn)品項目和應(yīng)用的保護。同時，在申請專利時，權(quán)利要求中所含有的技術(shù)特征的多寡也需要全面衡量。權(quán)利要求中所含技術(shù)特征越多，不必要的技術(shù)特征存在可能性越大，競爭者就越容易通過減少不必要的技術(shù)特征來規(guī)避侵權(quán)的風(fēng)險。企業(yè)尤其需要對最終權(quán)利要求范圍作技術(shù)性和法律性的整體評價與判斷，充分考慮各種可能影響權(quán)利要求具體范圍的因素。

專利申請的時機對技術(shù)保護的影響也極為遠大。申請?zhí)?，所保護的技術(shù)不成熟的可能性越大，競爭對手在此基礎(chǔ)上改進研發(fā)的幾率越大，容易“為他人作嫁衣裳”。專利申請?zhí)?，泄露技術(shù)秘密的風(fēng)險增大，競爭對手搶先申請的概率變大。因此在申請專利時機發(fā)面，企業(yè)應(yīng)該充分考慮整體戰(zhàn)略布局，根據(jù)市場策略、技術(shù)性質(zhì)、研發(fā)進度有的放矢地進行專利申請。如果在某一技術(shù)研發(fā)過程中，企業(yè)的研發(fā)進度與競爭對手的研發(fā)進度不相上下，就可以采取邊研發(fā)邊申請專利的方式搶占先機，遏制競爭對手。如果專利成果已經(jīng)研發(fā)成功并適合采用專利保護，就應(yīng)該充分利用“申請在先原則”和“優(yōu)先權(quán)原則”及時申請專利保護。為了避免與他人在先申請相沖突，事先檢索專利申請文獻是必經(jīng)的步驟。

專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛的避免可以從以下幾點出發(fā)：1.加強企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)，著重強調(diào)職務(wù)發(fā)明與非職務(wù)發(fā)明的區(qū)別與界定；同時加強對企業(yè)技術(shù)研發(fā)成果的監(jiān)控，做好備案記錄。2.在委托研發(fā)、合作開發(fā)等對外協(xié)作過程中，對研發(fā)成果的權(quán)利歸屬進行明確的約定，以最大程度保護企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)專有權(quán)。

（三）企業(yè)專利運營風(fēng)險防范

在進行專利轉(zhuǎn)讓之前，應(yīng)該對相關(guān)專利信息進行全面的檢索和調(diào)查，尤其是關(guān)于轉(zhuǎn)讓人的主體資格，專利權(quán)屬證書的相關(guān)信息。在受讓科研單位專利技術(shù)成果時，應(yīng)避免與科研單位的內(nèi)部科研組織簽訂合同。同時在專利轉(zhuǎn)讓的合同中，受讓人可以要求出讓人租出相應(yīng)的承諾，保證提供完整、真實、有效的全部技術(shù)資料，并負有一定的技術(shù)指導(dǎo)義務(wù)。

在進行專利實施許可的過程中，首先，企業(yè)應(yīng)該對權(quán)益實施的合作伙伴進行有效的事前考察措施，對方的地域、合同目的、實施效果、對知識產(chǎn)權(quán)價值的影響等進行預(yù)測和監(jiān)督；在許可方式方面需要進行一定的法律風(fēng)險籌劃，無論是許可人還是被許可人，不同目的和一定的法律限制等因素必須被考慮到。

專利許可合同的完善制定非常重要，為此：1.為了防范專利許可費收取的風(fēng)險，企業(yè)可以在合同中確定收益條款，如果專利產(chǎn)品的銷售涉及銷售商或者分銷售商，選擇固定的“每單位許可費”又或者收取使用收益的百分比，再以每單位保底價值的方式進行收費對許可人更加有利；對于被許可人而言，如果雙方屬于競爭關(guān)系，應(yīng)該按照終端用戶銷售價格來計算。同時注意“稽核”條款與“利息”條款的設(shè)定。2.在簽訂專利許可協(xié)議時，一定要重視保密條款的設(shè)定，這也將使包括商業(yè)秘密在內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)得到更為全面的保護，以避免和降低法律風(fēng)險。3.許可人應(yīng)主動進行專利許可的備案，被許可人應(yīng)當督促許可人對專利許可合同進行備案。4.為了防止因后續(xù)改進而導(dǎo)致的各種糾紛的產(chǎn)生，在訂立合同之初，應(yīng)該就后續(xù)改進的相關(guān)條約進行詳細的約定。

（四）企業(yè)專利侵權(quán)風(fēng)險的防范

在防范企業(yè)專利侵權(quán)的過程，需要注意以下幾個方面。

1. 以合法權(quán)利為基礎(chǔ)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動。企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動可以建立在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上進行，在專利侵權(quán)糾紛中亦可以利用“現(xiàn)有技術(shù)”抗辯侵權(quán)指控；企業(yè)的經(jīng)營活動也可以建立在自身合法擁有的科技成果的基礎(chǔ)上，包括專利、技術(shù)秘密、計算機軟件、集成電路布圖設(shè)計、植物新品種等。

2. 重視自主創(chuàng)新能力的提高， 加速傳統(tǒng)產(chǎn)品的技術(shù)更新， 加速創(chuàng)新性產(chǎn)品的研發(fā)， 并及時申請專利保護；建立企業(yè)專利追蹤機制， 搜索國內(nèi)外最新的專利技術(shù)， 在此基礎(chǔ)上確立研發(fā)方向，保證研發(fā)技術(shù)的先進性、前沿性。

3. 在專利的研發(fā)階段，在充分檢索的基礎(chǔ)上進行專利挖掘，整體布局。深入研發(fā)使技術(shù)本身具有不易模仿的獨創(chuàng)性特征；采取多種方式交叉保護，使欲侵權(quán)者無法獲知完整的技術(shù)信息；注重對核心專利的保護，充分運用外圍專利進行侵權(quán)預(yù)防的模式。

4. 加強預(yù)警防控，實時進行檢索查新。在企業(yè)產(chǎn)品投入市場前，就可能有人非法實施相關(guān)技術(shù)。在企業(yè)將產(chǎn)品投入市場之后，也需要周期性進行相關(guān)信息的檢索，及時發(fā)現(xiàn)侵權(quán)信息，采取保護措施。

5. 保全證據(jù)。侵權(quán)糾紛解決過程中，證據(jù)是極為重要的一部分，關(guān)乎維權(quán)的成敗。當專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)侵權(quán)之后就應(yīng)該著手進行證據(jù)的收集，必要的時候可以申請“訴前證據(jù)保全”等法律措施。

6. 通過行政程序或者訴訟程序進行自我權(quán)利的救濟。不同的救濟途徑具有不同的優(yōu)缺點，通過行政程序維權(quán)能夠得到專業(yè)的服務(wù)，費用也很低，程序簡便，但是行政程序的裁決不具有強制執(zhí)行力，保證不了權(quán)利的實現(xiàn)；訴訟途徑維權(quán)費用高，程序復(fù)雜，所涉訴訟技巧的要求高，但是其最后的判決具有強制執(zhí)行力。權(quán)利人可以根據(jù)不同的情況采取不同救濟方式，也可以組合運用。

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（作者單位：湘潭電機股份有限公司）