專利申請中抵觸申請的相關問題

王曉歐 張慶慧 王偉紅 李俊鍵

（國家知識產權局專利局，中國 北京 100088）

1 抵觸申請的相關規(guī)定

專利法第二十二條規(guī)定：授予專利權的發(fā)明和實用新型，應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。創(chuàng)造性，是指與現有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。實用性，是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產生積極效果。本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術[1]。

根據專利法第二十二條第二款的規(guī)定，在發(fā)明或者實用新型新穎性的判斷中，由任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向專利局提出并且在申請日以后（含申請日）公布的專利申請文件或者公告的專利文件損害該申請日提出的專利申請的新穎性。為描述簡便，在判斷新穎性時，將這種損害新穎性的專利申請，稱為抵觸申請[2]。

另外，抵觸申請僅指在申請日以前提出的，不包含在申請日當日提出的同樣的發(fā)明或者實用新型專利申請。對于PCT國際專利申請，只有在其進入了中國國家階段之后才可能成為在后申請的抵觸申請。

判斷一份在先申請是否構成在后申請的抵觸申請，需將在后申請的權利要求與在先申請的全部內容，即說明書和權利要求書中記載的技術方案進行比較，如果技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期效果實質上相同，則認為兩者為同樣的發(fā)明或實用新型。同樣的發(fā)明或實用新型包括了內容完全相同、或僅僅是簡單的文字變換、具體與一般概念、慣用手段的直接置換、數值范圍存在交叉等情況。

由上述法條可知，我國專利法對新穎性的判斷由過去的“相對新穎性”標準轉變?yōu)椤敖^對新穎性”。同時關于抵觸申請，其在申請主體上沒有限制，任何單位或個人的申請都有可能構成抵觸申請，其范圍由“他人”改為“任何單位或者個人”，因此修改后的專利法擴展了抵觸申請的范圍，其范圍還包括同一申請人提交的在先申請。即使申請人或發(fā)明人自己提出的相同申請也可能構成自己在后申請的抵觸申請。

抵觸申請的判斷基準，采用了“實質相同”的基準，除了完全相同、具體與一般概念、數值范圍交叉等基本上在世界范圍內公認的新穎性標準外，慣用手段的直接置換也是實質相同的一種情形。以下將通過一個具體案例探討專利申請中有關抵觸申請的相關問題。

2 典型案例（申請?zhí)枺?013102566940）

本申請的申請人于2013年6月26日提交了權利要求書、說明書、說明書附圖、說明書摘要以及摘要附圖。在初步審查階段，初審審查員發(fā)出了補正通知書，通知書中指出說明書中寫有對附圖2的說明，但說明書附圖缺少該附圖。根據專利法實施細則第四十條的規(guī)定，申請人應當在指定的期限內補交附圖或者聲明取消對附圖的說明。申請人補交附圖的，以向專利局提交或者郵寄附圖之日為申請日；取消對附圖的說明的，保留原申請日。針對上述補正通知書，申請人于2013年8月23日提交了補正書以及說明書附圖圖1-2。因此初審審查員發(fā)出了重新確定申請日通知書，重新確定的申請日為2013年8月23日。

在實質審查階段，實審審查員對本申請進行了檢索，檢索到申請人本人于2013年6月24日提交的一份實用新型專利（CN203370265U），其內容與本申請一致。

審查員引用該實用新型專利評價了本申請的新穎性。具體理由如下：權利要求1不具備專利法第二十二條第二款規(guī)定的新穎性。對比文件1（CN203370265U）是本申請的申請人向專利局提出的專利申請，其申請日2013年6月24日早于本申請的申請日2013年8月23日，公開日為2014年1月1日，在本申請的申請日之后。對比文件1（參見權利要求1，說明書第4-12段，附圖1-2）公開了一種空氣拳訓練器，由液晶屏1、閃光燈 2、傳感器3、拳擊面 4、開機按鈕 5、支撐架6、電源線插頭7組成，所述的空氣拳訓練器，器械的高度為150厘米，底座圓的半徑為15厘米，液晶屏1是10英寸的顯示器，所述的空氣拳訓練器，支撐架6上有電源線插頭7，開機按鈕5在懸掛的拳擊面4下方，在傳感器3上懸掛有拳擊面4，液晶屏1右下角設置有閃光燈2。由此可見，對比文件1已經公開了該權利要求的全部技術特征，且對比文件1所公開的技術方案與該權利要求所要求保護的技術方案屬于同一技術領域，并能產生相同的技術效果，也就是說對比文件1構成了本申請權利要求1的“抵觸申請”，從而使該權利要求所要求保護的技術方案不具備新穎性。

申請人答復第一次審查意見通知書時提交了意見陳述書，在意見陳述書中申請人提出了關于重新確定申請日的請求，申請人認為其就同一發(fā)明內容同日申請了實用新型專利和發(fā)明專利，但是蘭州知識產權局代辦處將發(fā)明受理通知書為2013年6月26日，實用新型專利受理通知書為2013年6月24日。由于發(fā)明提出了補正通知書，修改了發(fā)明的說明書附圖，發(fā)明的申請日重新確定為2013年8月23日?，F請求確定發(fā)明和實用新型專利是2013年6月24日同日申請。

然而申請人的意見陳述并不能成立，根據專利法實施細則第四十條的規(guī)定，申請人補交說明書附圖的，以向專利局提交或者郵寄補交附圖之日為申請日。由于申請人在2013年8月23日補交了說明書附圖，因此根據專利法實施細則第四十條的規(guī)定本申請的申請日應以補交說明書附圖之日為申請日，為此初審流程部門已于2013年9月6日發(fā)出了重新確定申請日通知書，通知書中確定本申請的申請日為2013年8月23日。因此意見陳述書中關于重新確定本申請的申請日為2013年6月24日的理由不能成立。實用新型專利為本申請的抵觸申請。

3 案例小結

上述案例具有很強的典型性，申請人就相同內容的發(fā)明既申請了發(fā)明專利申請又申請了實用新型專利，申請人原意是兩份申請同日提交，但由于疏忽使得實用新型專利申請日在前，發(fā)明專利申請日在后。在初步審查過程中申請人補交了說明書附圖，因此該發(fā)明專利申請重新確定了申請日，以補交說明書附圖之日為申請日，兩次原因都導致了發(fā)明專利申請的申請日晚于實用新型專利的申請日，該實用新型專利構成了發(fā)明專利申請的抵觸申請。因此申請人在提交內容相同的發(fā)明專利和實用新型專利申請時一定要確保申請日為同一天，從而避免抵觸申請的情況產生。

[1]中華人民共和國專利法[Z].

[2]專利審查指南[M].知識產權出版社，2010.