正當(dāng)使用是否真的“正當(dāng)”

孫筱晨

商標(biāo)的正當(dāng)使用早在2007年就已經(jīng)是知識(shí)產(chǎn)權(quán)界的熱點(diǎn)話題，也已經(jīng)成為商標(biāo)侵權(quán)抗辯的首選理由。商標(biāo)行政執(zhí)法和司法實(shí)踐中也有諸多案例依據(jù)商標(biāo)的正當(dāng)使用認(rèn)定不構(gòu)成侵權(quán)。2014年5月1日頒布的新《商標(biāo)法》，也就商標(biāo)的正當(dāng)使用抗辯進(jìn)行了完善，并加入了“在先使用”的抗辯理由。

但是否所有的正當(dāng)使用都是“正當(dāng)”的，即不構(gòu)成商標(biāo)專用權(quán)侵權(quán)的，還需要個(gè)案分析。

一、描述性使用

相關(guān)法律依據(jù)《商標(biāo)法》

第五十九條：注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

三維標(biāo)志注冊(cè)商標(biāo)中含有的商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實(shí)質(zhì)性價(jià)值的形狀，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》

第二十六條：正當(dāng)使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)行為的構(gòu)成要件有哪些？構(gòu)成正當(dāng)使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)的行為應(yīng)當(dāng)具備以下要件：

1、使用出于善意；

2、不是作為自己商品的商標(biāo)使用；

3、使用只是為了說明或者描述自己的商品。

二、商標(biāo)描述性正當(dāng)使用

商標(biāo)的描述性使用是指商標(biāo)的內(nèi)容或含義表述了該商標(biāo)指定使用商品的內(nèi)容，或者該商品的成分、性質(zhì)、用途、功能、特點(diǎn)、質(zhì)量、重量、數(shù)量或其他特點(diǎn)。

對(duì)商標(biāo)描述性合理使用主要是為了保護(hù)經(jīng)營者對(duì)自己商品進(jìn)行描述的自由，通常使用的都是具有“第二含義”的，由通用名稱或圖形、地名構(gòu)成的顯著性較弱的商標(biāo)。通常情況下，不具有顯著性的標(biāo)識(shí)，如商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的標(biāo)識(shí)，不得注冊(cè)為商標(biāo)。然后這種標(biāo)識(shí)經(jīng)過長期使用而具有了顯著性，能夠?qū)⑸唐放c服務(wù)的來源和出處區(qū)別開來的，可以注冊(cè)為商標(biāo)。這就是所謂的因使用而具有了“第二含義”的標(biāo)識(shí)，可以注冊(cè)為商標(biāo)。當(dāng)這些普通詞匯獲得“第二含義”而注冊(cè)為商標(biāo)，如果非商標(biāo)所有人只是在詞匯的第一含義上作描述性使用，而這種使用又不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)商品或服務(wù)來源的誤認(rèn)或混淆，則這樣的使用即為商標(biāo)的描述性正當(dāng)使用。

所以，如果他人將上述這種因取得“第二含義”而成功注冊(cè)的商標(biāo)，使用在自己的商品上，僅僅是為了善意的表示商品的名稱、種類、地點(diǎn)等，這樣的使用不會(huì)被判定為侵犯了注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)。但不是所有的描述性使用都可以被視為“正當(dāng)使用”，如上文列出的《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》，描述性的使用須滿足上述三個(gè)要件，才能被視為“正當(dāng)使用”。據(jù)此，法院并沒有在以下案件中認(rèn)定“正當(dāng)使用”的抗辯：

七糧液案件

原告宜賓五糧液股份有限公司是知名白酒品牌“五糧液”的所有人。本案被告為北京寅午寶酒業(yè)有限公司。原告稱被告大量生產(chǎn)和銷售以“七糧液”為酒名的53度白酒；并在其生產(chǎn)的產(chǎn)品上使用“中原七糧液”，并將“七糧液”作為商品名稱突出使用，因此侵犯了原告對(duì)“五糧液”商標(biāo)的所有權(quán)。

被告抗辯稱“七糧液”和“中原七糧液”是描述性的、商品名稱意義上的使用，并非商標(biāo)性使用，因此屬于合理使用；且被告對(duì)“七糧液”的使用是善意的，不存在“傍名牌”的意圖等。

后經(jīng)北京第二中級(jí)人民法院審理：被告所稱的描述性的合理使用應(yīng)當(dāng)滿足以下條件：1）只是為了描述自己的產(chǎn)品；2）這種使用是善意的、合理的；3）應(yīng)當(dāng)是描述性的使用，而非商標(biāo)意義上的使用。本案中，被告稱其產(chǎn)品是由七種糧食釀造，但未提供充分證據(jù)予以證明。況且，即使為了向消費(fèi)者介紹、推銷、說明其生產(chǎn)的白酒中含有七種糧食，完全可以通過在配料表上標(biāo)注或者在廣告、宣傳中說明等方式來描述其成分。但被告的使用行為是突出使用“七糧液”文字的行為，已經(jīng)超出了將“七糧液”作為商品名稱來描述產(chǎn)品原料的合理范疇，故被告使用“七糧液”文字應(yīng)當(dāng)有所限制，要在合理、正當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)做描述性的使用，否則就不能以正當(dāng)使用為由來抗辯原告的訴訟請(qǐng)求。

最終，法院判決被告對(duì)“七糧液”的使用侵犯了五糧液的商標(biāo)專用權(quán)，并責(zé)令被告停止生產(chǎn)、銷售“七糧液”的酒產(chǎn)品；賠償原告5萬元經(jīng)濟(jì)損失等。

三、商標(biāo)指示性正當(dāng)使用

商標(biāo)指示性使用是指產(chǎn)品所有人為了清楚的描述自己的產(chǎn)品，不可避免的需要提及他人已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，否則對(duì)其產(chǎn)品的描述會(huì)模糊不清。出于這一目的對(duì)已經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)的使用可以視為正當(dāng)使用，而不構(gòu)成對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。

對(duì)于商標(biāo)指示性正當(dāng)使用，商標(biāo)法中對(duì)其并沒有明確的規(guī)定，但在實(shí)際案件的判定中，上述所列的《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》的三個(gè)要件仍然是審查和判定的主要依據(jù)。

VOLVO案件

原告沃爾沃商標(biāo)控股有限公司，是注冊(cè)商標(biāo)“VOLVO”的所有人。被告浙江省瑞安市長生濾清器有限公司，向海關(guān)申報(bào)出口敘利亞濾清器，該產(chǎn)品上以醒目的、大號(hào)的英文標(biāo)有“FOR VOLVO”字樣，下方有一個(gè)小字體的單詞“REPLACE”；在商品或外包裝盒上未明確制造者被告的名稱，也沒有被告客戶的名稱。

上海浦東新區(qū)人民法院認(rèn)為：被告的行為不屬于對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的合理使用。由于被告未經(jīng)原告許可，在其生產(chǎn)的濾清器上以較大的字體突出使用了“FOR VOLVO”文字，且其使用的“FOR VOLVO”文字含義不清，又未在產(chǎn)品上表征產(chǎn)品制造商名稱等能夠識(shí)別商品來源的文字，客觀上易使消費(fèi)者聯(lián)想到該商品的來源與“VOLVO”商標(biāo)注冊(cè)人存在某種聯(lián)系，因此被告的行為不屬于對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的合理使用，已構(gòu)成對(duì)原告注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。

總結(jié)

區(qū)分商標(biāo)正當(dāng)使用和侵權(quán)使用的界限，仍然是這種使用是否會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生對(duì)商品來源的混淆和誤認(rèn)的可能性。該判斷可以從使用人的主觀方面、其行為的客觀表現(xiàn)、行為的客觀結(jié)果以及被使用商標(biāo)本身的顯著性和知名度等方面進(jìn)行考慮。因此“正當(dāng)使用”的抗辯是對(duì)善意使用者的救濟(jì)措施，而不能隨意被惡意使用者所濫用。