美國專利權窮竭原則適用規(guī)則探討以“Quanta 案”和“Helferich 案”

文 / 張曦 / 工業(yè)和信息化部電子科學技術情報研究所司法鑒定中心

引言

根據(jù)專利權窮竭原則，專利權人授權制造/銷售一個特定的獨立產(chǎn)品后，專利權人不再對授權產(chǎn)品的使用和銷售有任何獨占專利權。因此，當授權產(chǎn)品隨后被使用或轉售，專利權人不能要求進一步的侵權賠償，專利的效力因為首次授權銷售而“窮竭（exhausted）”。在一物一專利的情況下，典型如藥品專利，專利權窮竭原則的適用是比較清晰的，但是在信息技術領域，其適用情況則顯得較為復雜。如今一個簡單的電子信息產(chǎn)品所涉及專利都可能數(shù)千項，同一產(chǎn)品上往往存在多個相關但不完全相同的專利或權利要求，因此涉及同一產(chǎn)品的專利侵權主體可能屬于不同的產(chǎn)品使用主體，這種情況下如何適用權利窮竭原則，或者說權利窮竭的范圍如何界定，就需要從發(fā)明的實質出發(fā)進行更仔細的推敲。本文以美國近期的兩個判例為視角，通過比較不同案件事實情況下的司法裁判規(guī)則，以探討目前美國司法審判中對專利權窮竭原則的基本觀點，以為我國司法實務在日趨復雜的技術環(huán)境下如何適用該原則提供參考。

一、Quanta Computer v. LG Electronics 案1. 參見Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct. 2109 - Supreme Court 2008.

Quanta 案所討論的問題是專利權窮竭原則是否適用于一個專利系統(tǒng)組件銷售的情形，其中所銷售組件必須結合附加組件才能完全覆蓋專利保護的方法。

（一）案件背景

LG 電子擁有多項關于信息處理的方法專利和系統(tǒng)專利，2. 涉案美國專利：US4939641（’641）；US5379379（’379）和US5077733（’733）?！?41 專利旨在解決同時存儲在緩存和內存中的數(shù)據(jù)更新一致性問題。它公開了一種系統(tǒng)，以確保從內存檢索到的是最新數(shù)據(jù)，通過監(jiān)測數(shù)據(jù)請求以及當請求過期數(shù)據(jù)時從緩存中更新內存中的數(shù)據(jù)?！?79專利涉及協(xié)調對內存的讀寫請求。’379專利披露了一個有效的組織讀寫請求的方法，允許計算機只執(zhí)行數(shù)據(jù)讀取請求，直到對需要讀取的數(shù)據(jù)產(chǎn)生了一個未執(zhí)行的寫入請求，從而保持數(shù)據(jù)準確性?！?33 專利解決的是連接兩個計算機組件的地址總線上的數(shù)據(jù)流量管理問題，使得沒有一個設備完全獨占地址總線，允許多個設備共享總線，給重要設備更多的訪問權限。該專利描述的方法是建立一個輪轉的優(yōu)先級系統(tǒng)，每個設備根據(jù)該系統(tǒng)交替獲得優(yōu)先級并以一個預置的時鐘周期數(shù)訪問總線，并且越重要的設備可以在更多的時鐘周期內保持優(yōu)先級，不需要無限期地“占用”設備。其與英特爾公司簽訂了兩份協(xié)議。在授權許可協(xié)議中，LG 電子授權許可英特爾制造和銷售包含其專利發(fā)明的微處理器產(chǎn)品。此外，許可協(xié)議明確表示沒有授權許可任何第三方將被許可產(chǎn)品與其他產(chǎn)品相結合(例如，將英特爾的微處理器產(chǎn)品與其他計算機組件相結合)。然而，許可協(xié)議也規(guī)定, “雖然與本協(xié)議包含的任何事項相反，雙方同意本協(xié)議的任何條款都不以任何方式限制或改變專利權窮竭的效力，該原則另行適用于本協(xié)議中任何一方銷售任何許可產(chǎn)品時。”在一個單獨的協(xié)議（主協(xié)議）中，LG 電子要求英特爾向其客戶提示注意，專利許可不包括任何授權英特爾制造的微處理器產(chǎn)品與其他產(chǎn)品的結合(例如，一個包含英特爾微處理器的計算機產(chǎn)品)。主協(xié)議還規(guī)定，違反主協(xié)議不對許可協(xié)議產(chǎn)生影響并且也不是許可協(xié)議終止的理由。顯然，LG 電子愿意允許英特爾的客戶將微處理器與其他產(chǎn)品相結合，但前提是需要向LG 電子支付進一步的許可費。

Quanta 是一家臺灣的電腦制造商，通過將從英特爾購買的微處理器和芯片組與非英特爾銷售的內存和總線進行組裝來生產(chǎn)制造電腦，從而實施了LG 電子的相關專利。LG 電子對Quanta 提起專利侵權訴訟，地區(qū)法院授予Quanta 簡易判決并裁定：基于專利權窮竭原則的目的，LG 電子授予英特爾的許可導致其喪失了針對英特爾產(chǎn)品的合法購買者提起任何潛在侵權訴訟的權利。地區(qū)法院在隨后的指令中又對簡易判決的裁決進行了限制，認為專利權窮竭僅適用于設備或組合物的權利要求（權利要求描述的是一個物理對象），并不適用于過程或方法權利要求（權利要求描述的是制造或使用產(chǎn)品的操作過程）。因為LG 電子的每個涉案專利都包括方法權利要求，因此權利窮竭原則不適用。聯(lián)邦巡回上訴法院部分確認和部分撤銷了地區(qū)法院的裁決。上訴法院贊同專利權窮竭原則不適用于方法權利要求。不同的是，上訴法院認為得出權利窮竭不適用的結論是因為LG 電子明確拒絕了許可英特爾的產(chǎn)品購買者將英特爾的產(chǎn)品與非英特爾的產(chǎn)品進行結合。Quanta 隨后向最高法院提起再審申請，最高法院授予了復審令（certiorari）對此案進行了復審。

（二）判決要點

最高法院的判決主要涉及三個方面：

首先，專利窮竭原則適用于方法權利要求。專利方法雖然不可能像商品或設備一樣的方式出售，但方法卻可能“體現(xiàn)”在產(chǎn)品中，由于產(chǎn)品的出售而窮竭方法專利權。若方法權利要求作為一個類別而排除適用專利窮竭原則，那么專利申請人可以僅僅將權利要求撰寫成一個方法而不是一個裝置就能事實上使所有發(fā)明主題規(guī)避專利窮竭原則的適用。

其次，實質體現(xiàn)了一項專利的商品的授權出售即窮竭了專利權人關于此商品的該項專利權，不得再援引專利權來控制此商品的售后使用。最高法院主要援引了Univis 案3. 參見United States v. Univis Lens Co., 316 US 241 - Supreme Court 1942.的原則對此進行闡述。Univis 案中法院認為，“當專利權人出售一個在其專利權保護范圍的未完成的商品，因為該商品體現(xiàn)了專利發(fā)明的實質特征（essential features），并且購買者必定要依照專利完成該商品，那么就該發(fā)明或者體現(xiàn)于特定商品中的發(fā)明而言，權利人已經(jīng)出售了他的發(fā)明?！币布?，當產(chǎn)品充分體現(xiàn)了專利（即使它沒有完全實施專利），以致它唯一的及預期的用途是完成專利描述的技術方案時，則禁止再通過專利權對產(chǎn)品進行售后限制。本案，正如Univis案一樣，未完成的產(chǎn)品充分體現(xiàn)了專利，因為除了將英特爾的產(chǎn)品安裝到內存和總線中以完全實施LG 電子的專利外沒有其他合理的非侵權用途，并且關于每項專利的所有創(chuàng)造性特征都體現(xiàn)在英特爾的產(chǎn)品中。

最后，LG 電子與英特爾的許可協(xié)議沒有限制英特爾出售微處理器和芯片組給意圖將它們與非英特爾部件結合的購買者。協(xié)議寬泛地允許英特爾“制造、使用或銷售”產(chǎn)品，不受LG 電子的專利限制。LG 電子確實要求英特爾通知其客戶（包括Quanta），LG電子沒有許可這些客戶實施其專利，但要求通知的條款只出現(xiàn)在主協(xié)議中，并且LG 電子并沒提出違反主協(xié)議將構成違反許可協(xié)議。因此，英特爾是否做出通知或Quanta是否遵守LG 電子在該通知中的指示，均不影響英特爾已獲得的專利授權，也即英特爾向Quanta 銷售芯片的性質屬于獲得許可的授權銷售。

基于上述理由，最高法院認為，英特爾對Quanta 的銷售已獲授權，導致該產(chǎn)品已處于專利權的范圍之外， LG 電子不能再對Quanta 主張其專利權，因此撤銷了上訴法院的判決。

專利窮竭原則適用于方法權利要求，實質體現(xiàn)了一項專利商品的授權出售即窮竭了專利權人關于此商品的該項專利權，不得再控制此商品的售后使用。

二、Helferich Patent Licensing v.NYTimes and JCPenney 案4. 參見Helferich Patent Licensing Co. v. New York Times Co. (Fed. Cir. Feb. 10, 2015).

（一）案件背景

Helferich 是一家專利許可公司（簡稱PAE）,其收入主要來自手機設備的專利許可。Helferich 擁有三十多項相關的但覆蓋范圍不同的涉及無線通信技術的美國專利。所有的專利都源于一份共同的專利說明書，這些專利中，一部分權利要求屬于裝置和方法，主要關于移動無線通信設備（手機）以及接收和/或請求某些內容，這部分權利要求可歸為“手機權利要求（handset claims）”5. 專利US7,280,838 的權利要求7 是一個手機權利要求的例子，關于手機與遠端內容存儲如何交互進行無線通信的方法：A method of operating a wireless communicationdevice in a communication system that includesa plurality of information storage systems,and a mobile radiotelephone network comprising: receiving a notif ication message from themobile radiotelephone network, the notificationmessage including (a) a systemidentifier identifying a particular one ofthe plurality of information storage systemsand (b) a message identif ier identifyinginformation that is stored in at leastone of the plurality of information storagesystems and which information is intendedfor a user of the wireless communicationdevice; alerting the user that the notif icationmessage has been received; receiving input from the user specifyingan action to delete, forward, or reply to beperformed on the information correspondingto the notif ication message; and transmitting via a mobile radiotelephonenetwork, to the information storage systemidentified by the system identif ier, anaction identif ier corresponding to the actionspecif ied by the user; alerting the user that the action specif iedby the user has been completed.。另一部分權利要求是關于存儲和更新各種信息(內容)并將其發(fā)送給手機的系統(tǒng)和方法，例如，移動新聞服務可能向用戶發(fā)送一個信息，該信息包含新聞文章的標題以及網(wǎng)址，用戶可以通過點擊信息中包括的超鏈接以獲得完整的文章內容，這部分權利要求可歸為“內容權利要求（content claims）”6. 專利US8,134,450 的權利要求1 是一個內容權利要求的例子，涉及的是從遠端服務器向手機發(fā)送內容的方法：A method of providing content to a cell phonecomprising: a content provider causing the content tobe stored in an internet accessible storageunit; the content provider initiating a page to acontent subscriber, the page including anotif ication that: (i) identif ies the content,and (ii) includes an address of a system tobe contacted to trigger retrieval of the content,but does not include the content; wherein the page indicates that the contentis available for a specif ied time;and the content provider causing the contentidentif ied by the notif ication to become inaccessibleat the internet accessible storageunit after the specif ied time identif iedby the initiated page.。本案所主張的都是內容權利要求。

Helferich 將其專利組合授權給了基本上所有在美國銷售產(chǎn)品的手機制造商，但在許可協(xié)議中，Helferich 明確拒絕向內容服務商授權并保留對其行使專利權的權利。2010 年7 月 至2012 年3 月 間，Helferich分別對紐約時報（NYTimes）、彭尼公司（J.C. Penney）、G4 媒 體（G4 Media）、布拉沃媒體（Bravo Media）及哥倫比亞廣播公司(CBS)提起侵權訴訟，指控所有被告侵犯了其擁有的美國專利US7,280,838、US7,499,716、US7,835,757、US 8,107,601、US8,116,741 和US 8,134,450，同時布拉沃媒體和哥倫比亞廣播公司還侵犯了專利US 7,155,241。侵權指控聚焦于被告通過移動設備應用程序、短信訂閱服務和第三方網(wǎng)絡程序（如Facebook 和Twitter）存儲內容并向客戶推送的行為。

2013 年3 月，被告共同提出不侵權簡易判決（summary judgment）的動議，主張專利權窮竭的抗辯。Helferich 對此也提出簡易判決動議，認為專利權窮竭作為一個法律問題是不適用的。地方法院判決被告勝訴并駁回Helferich 的動議。地方法院的結論是，因為Helferich 已授權“所有”手機制造商根據(jù)其許可協(xié)議出售手機，其主張專利的權利已經(jīng)窮竭——不僅針對手機購買者主張專利的權利窮竭，針對與手機進行交互的內容提供商（第三方）主張專利的權利也同樣窮竭。

地方法院依靠的前提是“所有爭議中的專利都需要使用手機設備”，而沒有區(qū)分Helferich 的專利權利要求是屬于手機權利要求還是屬于內容權利要求；其次，地方法院沒有表明手機所有人執(zhí)行了涉案專利的所有甚至任何步驟，也沒有表明原告主張的內容權利要求涉及的手機需要具有手機權利要求限定的發(fā)明特征。相反，地方法院只是引用了一件專利的摘要，其依賴的結論是“手機設備能夠從內容提供商接受內容并且涉案專利都需要設備能夠接收內容或消息。”

此外，地方法院還認為,具有內容和消息接收能力的手機“充分體現(xiàn)了涉訴專利”，如果內容提供商（如被告）不能以不侵犯(Helferich 的)專利的方式發(fā)送消息到被許可的手機設備，那么對于手機制造商(或他們的最終用戶)來說該手機設備就沒有多少價值。針對地方法院的判決Helferich 隨即向聯(lián)邦巡回上訴法院提起上訴。

當同一個產(chǎn)品包含多個相關的并且可分別獲得專利的發(fā)明的情況下，專利權人針對不同發(fā)明的不同實施者的專利權是否窮竭需要具體情況具體分析。

（二）判決要點

法院在分析中注意到，被告沒有爭辯手機所有人會實施任何本案涉及的內容權利要求，被告也沒有爭論本案涉及的內容權利要求中限定的手機必須包含Helferich 的手機權利要求限定的發(fā)明特征。也即是說，手機用戶對手機的使用并不必然需要實施本案涉及的內容權利要求，內容權利要求中所涉及的手機可以是任何手機（一臺具有消息接收能力的普通手機即可），因此實施內容權利要求，邏輯上并不必然會實施手機權利要求?；谝陨锨疤?，上訴法院做出以下判決：

首先，專利權窮竭的抗辯僅適用于專利權人授權銷售產(chǎn)品的購買者（以下簡稱“授權購買者”）。在回顧了最高法院的一系列先例后，上訴法院認為，專利權窮竭原則適用的前提是專利權人的侵權指控（無論是直接侵權或間接侵權）所主張的權利要求必須是由授權購買者引起的侵權。也即，授權購買者要么是被控侵權方，要么是間接侵權中所要求的直接侵權實施人。本案的情況并非如此，因為內容權利要求的侵權沒有肯定或表明手機的授權購買者必須實施這些權利要求。

其次，盡管產(chǎn)品X 的授權購買者窮竭了專利所有者關于產(chǎn)品X的專利，但授權購買者不能由于其購買行為而阻止專利所有者行使其關于產(chǎn)品Y 的專利。最高法院在Morgan 案7. 參見Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated WrappingPaper Co., 152 U.S. 425 (1894).中表示專利權窮竭原則不適用于被控侵權涉及不同的（雖然相關）發(fā)明專利的情況。根據(jù)該原則，即使保留產(chǎn)品Y 的專利權會使產(chǎn)品X 的預期效用降低或者產(chǎn)品X 的所有者也會使用產(chǎn)品Y，關于產(chǎn)品X 的專利權窮竭也不會導致專利權人關于產(chǎn)品Y 的專利權終結。

再次，從普通法的背景看，專利權窮竭是由于爭議財產(chǎn)的“產(chǎn)權授權轉移”而引起，該原則迄今為止的有限作用是確保受讓人關于購買標的的權利不再受到限制。被告聚焦于對授權購買者效用的實際增強，并以此為基礎限制專利權人針對其他人的權利，這種做法遠遠超過了該原則的傳統(tǒng)適用范圍。產(chǎn)品對用戶的價值因為使用相同產(chǎn)品的用戶數(shù)量的增加而增加是司空見慣的，更一般地，多個互補性專利由同一個專利權人持有是普遍存在的。被告的實際效果理論將很難保證創(chuàng)新和效率間的適當平衡。

最后，根據(jù)最高法院在Quanta 案中確立的規(guī)則，實質體現(xiàn)了一項專利的商品的授權出售即窮竭了專利權人關于此商品的該項專利權。該規(guī)則可總結為探究售出的商品是否“沒有合理的非侵權用途”以及是否“包括專利發(fā)明的所有創(chuàng)新方面?！标P于“創(chuàng)新方面”的考慮，LifeScan 案中法院表示，該問題是需要完成實施專利的額外步驟其本身是否是“創(chuàng)新的”。本案中的手機權利要求和內容權利要求相比較，沒有任何一部分完全包含另一部分中的發(fā)明，每部分都有自己的發(fā)明特征。被告也沒有爭辯或聲明實施原告主張的內容權利要求必然需要利用手機權利要求限定的發(fā)明特征，而且被告承認內容權利要求限定的發(fā)明相對現(xiàn)有技術的進步并不在于手機本身。關于“合理的非侵權使用”的考察，根據(jù)法院在LifeScan案闡明的審查標準，即“替代用途都是合理的并且符合專利權人預期?！北景钢?，不能認為原告主張的內容權利要求沒有別的合理用途，因為內容權利要求并不必然用到手機權利要求的發(fā)明特點，最多一個普通手機是必需的。因此，本案的兩組權利要求不能歸結成一個發(fā)明，手機權利要求的窮竭并不當然導致內容權利要求的窮竭。

基于上述理由，上訴法院撤銷了地區(qū)法院的判決，駁回了被告的專利權窮竭抗辯。

三、專利權窮竭原則適用規(guī)則分析

專利權窮竭原則保障了授權購買者對產(chǎn)品的自由使用，使其不再受制于專利法的法定限制。但是，當同一個產(chǎn)品包含多個相關的并且可分別獲得專利的發(fā)明的情況下，專利權人針對不同發(fā)明的不同實施者的專利權是否窮竭則需要具體情況具體分析。根據(jù)Quanta 案和Helferich 案確立的規(guī)則，可以總結出目前美國司法實務中處理上述問題的基本思路。

首先，每項權利要求都是一個獨立的發(fā)明，對一項發(fā)明的專利權窮竭并不必然導致另一項發(fā)明的專利權窮竭。這是處理涉及多項專利發(fā)明專利權窮竭的基本前提，其邏輯基礎是盡管產(chǎn)品X 的授權購買者可自由實施專利所有者關于產(chǎn)品X 的專利，但授權購買者不能因此而阻止專利權人行使其關于產(chǎn)品Y 的專利，即使Y 是專門設計成與X一起使用或者事實上對X的效用至關重要。如Helferich 案的情形，包括一個發(fā)明人提出了兩項可分別獲得專利的發(fā)明，其中一項發(fā)明由一組用戶實施，另一項發(fā)明由另一組用戶實施。手機的授權購買者窮竭了專利權人關于手機權利要求的專利權，但并不因此而窮竭專利權人關于內容權利要求的專利權，只是內容權利要求涉及的是一種信息形式的產(chǎn)品。

其次，盡管每項發(fā)明都可視為一個獨立的產(chǎn)品，但作為例外，若某一商品實質體現(xiàn)了一項專利，那么隨著該商品的授權出售即窮竭了專利權人關于該項專利的權利。作為一般原則，專利A 的窮竭并不窮竭與之相關的專利B，但是如果包含專利A 的產(chǎn)品同時實質體現(xiàn)了專利B，則該產(chǎn)品的授權銷售同樣導致專利B 的窮竭。因此，與第一個原則相聯(lián)系，該問題歸結為產(chǎn)品必須體現(xiàn)某項專利至多大程度才能引起專利權窮竭。而這一問題又可總結為探究售出的商品是否“沒有合理的非侵權用途”以及是否“包括專利發(fā)明的所有創(chuàng)新方面”。關于“沒有合理的非侵權用途”要求產(chǎn)品唯一的及預期的用途是完成專利描述的技術方案或者說只能以實施專利的方式來使用商品，除非替代用途是合理的并且符合權利人預期。關于“包括專利發(fā)明的所有創(chuàng)新方面”則是考察完成實施專利所需的額外步驟其本身是“創(chuàng)新的”還是“常見的和沒有創(chuàng)造性的”。Quanta案和Helferich 案之所以出現(xiàn)截然不同的判決結果，關鍵就在于Quanta 案中，英特爾的產(chǎn)品除非安裝到內存和總線中否則不能實現(xiàn)其唯一合理的預期功能，而內存和總線都是電腦系統(tǒng)中的標準組件，當附加這些部件時Quanta 不需要做任何創(chuàng)造性的或發(fā)明性的決策。因此，英特爾的產(chǎn)品實質體現(xiàn)了LG 電子的專利。相反，Helferich 案中的手機權利要求和內容權利要求都有各自獨立的發(fā)明特征，實施內容權利要求并不需要利用Helferich 授權許可的手機，一部普通的手機就已足夠，其次，手機產(chǎn)品的用戶也并不必然需要實施內容權利要求，也即“實施內容權利要求”并非手機產(chǎn)品的唯一預期用途。因此，Helferich 授權許可的手機并未實質體現(xiàn)其內容權利要求的發(fā)明。

再次，專利權窮竭原則僅適用于授權購買者（包括后續(xù)購買者）。Helferich 案中，上訴法院特別強調了專利權窮竭原則一直以來僅適用于授權購買者的情形。因此，主張專利權窮竭抗辯的只能是專利權人授權銷售的專利產(chǎn)品或實質體現(xiàn)了其專利的未完成商品的購買者（包括后續(xù)購買者）。以Helferich 案為例，即使Helferich 授權制造銷售的手機也實質體現(xiàn)了其內容權利要求的發(fā)明，由于該案的被告并非手機產(chǎn)品的購買者，也不是信息產(chǎn)品（內容存儲和分發(fā)服務）的購買者，因此也不能向Helferich 主張專利權窮竭抗辯，但手機購買者則可以主張內容權利要求已經(jīng)窮竭。

最后，專利的互補性不是專利權窮竭的考慮因素。Helferich 案中，被告以手機用戶的效用增強為由主張窮竭內容權利要求的觀點沒有得到法院支持。法院認為，“互補商品”是普遍存在的，例如，計算機操作系統(tǒng)的價值取決于在該系統(tǒng)上運行的程序開發(fā)。因此期待一個實體進行互補商品的創(chuàng)新來刺激產(chǎn)品的推出并提高它們的價值在經(jīng)濟上是理智的。這樣由經(jīng)濟驅動的互補創(chuàng)新可以產(chǎn)生多個互補專利而由同一個專利權人持有。如果因為商品的互補性而阻止專利權人對不同的商品行使專利權，將很難保證在創(chuàng)新激勵和消費者利益之間的適當平衡，以及形成一個穩(wěn)定的、可預測的交易秩序。因此，專利權窮竭的關注焦點依然是授權銷售的商品是否實質體現(xiàn)了互補專利，而不是專利技術之間的效用互補和增強。尤其是對于屬于一個總的發(fā)明構思的兩項以上發(fā)明的情形，多個發(fā)明之間往往存在技術的關聯(lián)性或互補性，因此判斷是否適用專利權窮竭的標準依然是考察權利要求之間的區(qū)別技術特征本身是否是“創(chuàng)新的”，以及涉案權利要求是否“沒有合理的非侵權用途”。

美國司法實務中處理專利權窮竭問題的關鍵，是要確定權利要求所主張的技術方案是否都“實質體現(xiàn)于”一件產(chǎn)品中。

四、結語

以上通過兩個案例簡單梳理了一件產(chǎn)品涉及多項相關專利時，美國司法實務中適用專利權窮竭原則的基本思路。對于電子信息技術領域，隨著技術的不斷融合，技術集成度日益增加，產(chǎn)品的水平化分工越來越精細，平臺化、網(wǎng)絡化的現(xiàn)象日趨明顯，同一專利權人對同一產(chǎn)品擁有多件專利，并且不同專利的實施主體涉及產(chǎn)業(yè)鏈上下游不同環(huán)節(jié)的情況已非常常見。因此，在適用專利權窮竭原則時不能簡單地依據(jù)首次授權銷售原則而當然窮竭了專利權人關于產(chǎn)品的所有專利權。實際上，處理這一類問題的關鍵還是要根據(jù)權利要求所主張的技術方案是否都“實質體現(xiàn)于”一件產(chǎn)品中。

根據(jù)上述原則，對于專利權人而言，在申請專利時需要從侵權實施主體角度考慮權利要求的撰寫，盡可能體現(xiàn)出不同主體實施不同權利要求的區(qū)別技術特征，從而增加獲利的范圍；對于被許可人而言，在許可談判過程中應仔細辨別專利權人對該產(chǎn)品的所有專利，尤其是是否還存在影響產(chǎn)品效用的“互補專利”，進而考慮是否需要一次性獲得所有許可，解決產(chǎn)品后續(xù)的銷售障礙；對于產(chǎn)品的第三方利用者（如，手機APP 應用服務提供商、采購產(chǎn)品作為組件進行加工的制造商等）最好能提前做一些侵權風險分析，排查一下是否存在障礙專利（亦或可以主張專利權窮竭），以減小產(chǎn)品上市后的法律風險。

此外，以上僅涉及了一件產(chǎn)品涉及多項相關專利時的專利權窮竭原則的適用。而根據(jù)美國的其他相關判例，專利權窮竭原則只禁止專利權人對產(chǎn)品使用、銷售（再售）的限制，而不涉及“制造”行為。8. 我國現(xiàn)行《專利法》對專利權窮竭的適用情形也是不包括“制造”行為?！秾＠ā返诹艞l 有下列情形之一的，不視為侵犯專利權：（一）專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，由專利權人或者經(jīng)其許可的單位、個人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進口該產(chǎn)品的。在Jazz Photo Corp. v International Trade Commission9. 參見Jazz Photo Corp. v International Trade Commission 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001).案中，聯(lián)邦巡回上訴法院認為，產(chǎn)品一旦授權出售，即不再特別受到專利法的保護，包括產(chǎn)品維修的權利，但不包括通過復制產(chǎn)品所有的部分而制造一個全新產(chǎn)品的權利。2013 年5 月，美國最高法院在Bowman v.Monsanto10. 參見Mr. Bowman v. Monsanto Co., Docket No. 11-796 (Supreme Court 2012).案中作出一致判決，專利權窮竭不允許農民在沒有獲得專利權人許可的前提下，通過種植和收割而復制專利種子。本質上，最高法院將繁育后代專利種子的行為視為是一種非法復制專利產(chǎn)品的行為。專利權窮竭原則只及于合法售出的專利產(chǎn)品本身，不適用于利用該產(chǎn)品再制造的專利產(chǎn)品。11. 但是最高法院也明確指出，該決定限制在復制專利種子的特定案情，對于可以自我復制的其他產(chǎn)品（如細胞株和軟件）的專利權窮竭原則的適用問題，留待未來的案例進行處理。

最 后， 關 于“ 售 后 限 制（post-sale restriction）”的有效性問題仍然懸而未決。雖然在Henry v. A.B. Dick Co 案中12. 參見Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1, 32 S.Ct. 364, 56 L.Ed. 645 (1912).最高法院允許關于專利產(chǎn)品使用的售后限制，但該決定只存在很短時間。1913 年，最高法院拒絕適用A.B. Dick 案的規(guī)則來支持專利許可中的價格固定條款。13. 參見Bauer &Cie v. O'Donnell, 229 U.S. 1, 14-17, 33 S.Ct. 616, 57 L.Ed. 1041 (1913).此后不久，在Motion Picture Patents 案中14. 參見Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, 518, 37S.Ct. 416, 61 L.Ed. 871 (1917).最高法院明確推翻了A.B. Dick 案，并裁定該案中的售后限制無效，不能阻止Motion Picture Patents 公司的專利權窮竭。15. 該案中Motion Picture Patents 公司持有一項關于電影放映機的專利，授權許可給第三方進行制造和銷售。在許可協(xié)議中，Motion Picture Patents 試圖限制終端用戶只能在該放映機上使用Motion Picture Patents 公司許可的具有其專利的電影膠片。然而，在Mallinckrodt 案16. 參見Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).中，聯(lián)邦巡回上訴法院認為售后限制事實上能夠阻卻專利權窮竭的適用。上訴法院將Motion Picture Patents 案的決定限制在專利權人違反反壟斷法而引起限制競爭效果的情形。也即僅當專利權人試圖通過價格固定或捆綁銷售的限制以擴大壟斷范圍，從而違反反壟斷法或構成專利權濫用時，該售后限制本身才是違法的，但并非所有的售后限制都被視為違法。Quanta 案也同樣面臨“售后限制”的問題，但最高法院僅僅認為LG 電子與英特爾主協(xié)議中的限制條款沒有對許可協(xié)議的效力構成影響，因此LG 電子的許可協(xié)議沒有附加任何限制條件。Quanta 案本應就“售后限制”的有效性作出更為明確的回應，但最高法院的判決仍然模糊不清。究竟“售后限制”是當然無效，還是僅僅因為LG電子起草的協(xié)議本身的瑕疵未能對許可條件產(chǎn)生實質影響，亦或“售后限制”的效力取決于是否產(chǎn)生限制競爭效果，這些都還存在爭議。

2015 年4 月14 日，聯(lián)邦巡回上述法院頒布了全席審判令（en banc），將就Lexmark v. Impression 案17. 參見Lexmark Int’l. v. Impression Prod. (Fed.Cir. 2015) (en banc).進行全席審理，以考慮Kirtsaeng 案18. 參見Kirtsaeng v. John Wiley Sons, Inc., 133 S. Ct. 1351, 1363 (2013).和Quanta 案關于專利權窮竭問題的影響。19. 全席審判令提出了以下兩個問題：(1)此案涉及的專利產(chǎn)品在國外制造，一些產(chǎn)品在美國銷售。根據(jù)Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 133 S. Ct. 1351 (2012)案，法院是否應當推翻Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission 案的決定，Kirtsaeng 案在某種程度上裁定，在美國境外出售的專利產(chǎn)品，不能引起美國專利的窮竭；(2)此案涉及向最終用戶銷售的專利產(chǎn)品限制在一次性使用，然后將其返回給專利權人；以及轉售商銷售相同的專利產(chǎn)品也必須滿足一次性使用和返回的限制。那么任何的銷售能否引起專利權窮竭？根據(jù)Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008)案，法院是否應推翻Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.,976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992)案的決定?Mallinckrodt 案在某種程度上裁定，專利產(chǎn)品的出售，當其銷售限制的其他方面都是合法的并且在專利授權的范圍內，不會導致專利權窮竭。該案的最終審理結果或許能就專利權窮竭的國際窮竭（international exhaustion）和售后限制問題給出明確的答案，我們也將拭目以待。