論商標(biāo)反向混淆侵權(quán)損害賠償數(shù)額的認(rèn)定
——以“新百倫”商標(biāo)侵權(quán)案為例

俞吟艷

論商標(biāo)反向混淆侵權(quán)損害賠償數(shù)額的認(rèn)定
——以“新百倫”商標(biāo)侵權(quán)案為例

俞吟艷

針對商標(biāo)反向混淆的特點，分析侵權(quán)損失和侵權(quán)獲利的特征。相對于正向混淆而言，在反向混淆中侵權(quán)損失和侵權(quán)獲利都難以量化。對反向混淆侵權(quán)損害賠償數(shù)額的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)適用“商標(biāo)許可使用費的倍數(shù)”標(biāo)準(zhǔn)，同時綜合考慮在先商標(biāo)權(quán)人使用商標(biāo)的時間、商標(biāo)原本的價值及其為在后使用人獲利所作出的貢獻(xiàn)、在后商標(biāo)使用人的主觀意圖等因素。

商標(biāo)法；反向混淆；賠償數(shù)額；侵權(quán)損失；侵權(quán)獲利

商標(biāo)混淆是指消費者對商標(biāo)的誤認(rèn)。同一個商標(biāo)或類似的兩個商標(biāo)涉及不同的使用人，在先使用該商標(biāo)的如果是市場知名的公司，在后使用的是不那么有名的公司，消費者會誤認(rèn)為這不知名的公司的商品與知名的公司有聯(lián)系；相反，在先使用該商標(biāo)的公司如果是個小企業(yè)，市場不知名，而在后使用該商標(biāo)的公司卻有較大的市場知名度，這時消費者便會誤認(rèn)為之前不知名的企業(yè)與現(xiàn)在特有名的公司存在一定關(guān)聯(lián)。前一種情況稱作商標(biāo)的正向混淆，后一種情況稱作商標(biāo)的反向混淆。一般的商標(biāo)侵權(quán)糾紛源于商標(biāo)正向混淆，但源于商標(biāo)反向混淆的侵權(quán)案件也時有發(fā)生。我國的商標(biāo)法對商標(biāo)反向混淆情形沒有明文規(guī)定，因此，侵權(quán)損害賠償數(shù)額認(rèn)定問題成了法院審理商標(biāo)反向混淆案件的一個難點。

周樂倫訴廣州市盛世長運商貿(mào)連鎖有限公司、新百倫貿(mào)易（中國）有限公司侵害商標(biāo)權(quán)案（以下簡稱“新百倫”案），就是典型的商標(biāo)反向混淆案件。原告是“百倫”、“新百倫”的商標(biāo)專用權(quán)人，被告新百倫公司是美國知名運動品牌“New Balance”在中國的關(guān)聯(lián)公司。被告將原告享有商標(biāo)權(quán)的“新百倫”字樣作為其經(jīng)營品牌“New Balance”的中文譯名，在廣告宣傳中大量使用，“新百倫”因此獲得了廣泛的知名度，使得消費者誤以為原告及其被授權(quán)人生產(chǎn)的商品來源于被告。廣州市中級人民法院一審判決被告敗訴，新百倫公司賠償原告9 800萬元。事實上，原告及其被授權(quán)人生產(chǎn)的商品知名度很低，銷售收入并不理想。被告使用“新百倫”字樣并沒有利用原告商譽的意圖，也沒有給原告帶來巨大損失。法院的判決結(jié)果明顯會使得原告因被告的侵權(quán)行為而獲利，這不符合侵權(quán)損害賠償制度的初衷。因此對于如此高額的侵權(quán)賠償，學(xué)界和商界都存在爭議。

一、賠償數(shù)額認(rèn)定的法定方式

2013年8月修正后的我國《商標(biāo)法》第63條規(guī)定：“侵犯商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該商標(biāo)許可使用費的倍數(shù)合理確定。對惡意侵犯商標(biāo)專用權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額?！薄皺?quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失、侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益、注冊商標(biāo)許可使用費難以確定的，由人民法院根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)判決給予三百萬元以下的賠償?！笨梢?，賠償數(shù)額的法定認(rèn)定方式注重這樣的順序：首選考慮的是侵權(quán)損失，其次是侵權(quán)所得，再次是商標(biāo)許可使用費的倍數(shù)，最后適用法定賠償數(shù)額（300萬元以下）。除了對惡意侵權(quán)者適用1～3倍的懲罰性賠償措施，基本賠償數(shù)額的認(rèn)定仍然遵循補償性原則，即權(quán)利人應(yīng)獲得的賠償只能建立在存在實際損害的事實基礎(chǔ)上，以補償其所遭受的損失為目的。

源于商標(biāo)正向混淆的侵權(quán)案件，侵權(quán)損失、侵權(quán)所得等可以依據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)計算得出，但對于商標(biāo)反向混淆侵權(quán)案來說，這種計算卻往往缺乏數(shù)據(jù)依據(jù)，難以通過計算得出合理的數(shù)額，一般只能根據(jù)商標(biāo)許可費用或法定賠償額來確定賠償數(shù)額。

二、關(guān)于反向混淆侵權(quán)損失的認(rèn)定

在商標(biāo)正向混淆侵權(quán)案件中，在先商標(biāo)權(quán)人有較高的市場知名度，在后商標(biāo)使用人對相同或近似商標(biāo)的使用，使得在先商標(biāo)權(quán)人的聲譽受到影響，繼而導(dǎo)致其銷售量下降。因此，銷售量的下降就是在先商標(biāo)權(quán)人遭受的損失。銷售量下降的數(shù)據(jù)可以通過比較各季度或年度銷售量的變化而大致得出。在商標(biāo)反向混淆侵權(quán)案件中，在后商標(biāo)使用人通常有較強的經(jīng)濟實力，他們使用相對弱勢的在先商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)后，會投入大量的財力、物力對該商標(biāo)進行推廣，提高其知名度。當(dāng)消費者誤以為在先商標(biāo)權(quán)人的商品來自在后商標(biāo)使用人時，會更愿意進行購買。這樣一來，在先商標(biāo)權(quán)人等于被迫搭上了在后商標(biāo)使用人的“便車”，銷售額往往在短時間內(nèi)不降反升［1］。因此，在反向混淆侵權(quán)案件中，透過銷售額的變化不但無法看出商標(biāo)權(quán)人的損失，還會得出商標(biāo)權(quán)人因被侵權(quán)而獲益的結(jié)論。

在商標(biāo)反向混淆侵權(quán)案件中，商標(biāo)權(quán)人遭受的損失性質(zhì)與在正向混淆侵權(quán)案件中的完全不同。首先，反向混淆切斷了在先商標(biāo)權(quán)人的產(chǎn)品與商標(biāo)之間的聯(lián)系。以“新百倫”案為例，周某及其被授權(quán)人對“新百倫”商標(biāo)享有專有使用權(quán)，其產(chǎn)品在當(dāng)?shù)乜赡芤呀?jīng)有一定的影響，部分消費者看到“新百倫”商標(biāo)會將其與周某及其被授權(quán)人生產(chǎn)的產(chǎn)品聯(lián)系起來。新百倫公司介入，對“新百倫”商標(biāo)進行鋪天蓋地的宣傳，使得消費者們一看到“新百倫”就會想到美國的運動品牌“New Balance”。周某及其被授權(quán)人通過努力所建立的商標(biāo)與產(chǎn)品之間的聯(lián)系因此被切斷。其次，反向混淆貶損了在先商標(biāo)權(quán)人的商譽。這是給商標(biāo)權(quán)人造成的最大損害，而且這種損害具有持久性，即使在后商標(biāo)使用人停止使用該商標(biāo)，也無法挽回。美國運動品牌“New Balance”作為世界知名品牌，具有較高的品質(zhì)和強大的市場影響力。當(dāng)“新百倫”與“New Balance”聯(lián)系在一起以后，周某及其被授權(quán)人在其產(chǎn)品上使用“新百倫”商標(biāo)，部分消費者會誤以為這是假冒產(chǎn)品，這就對周某及其被授權(quán)人的商業(yè)信譽造成了損害。消費者的這種負(fù)面評價一旦形成，便很難消除。最后，反向混淆阻礙在先商標(biāo)權(quán)人的未來發(fā)展?！百u假貨”的聲譽一旦形成，該品牌的未來發(fā)展必然陷入艱難境地，之前通過努力所積累的商譽毀于一旦，以后重建商譽過程中還可能一直受困于這種負(fù)面影響。如此看來，反向混淆對在先商標(biāo)權(quán)人所造成的影響不可謂不大。但是，無論是商品與商標(biāo)聯(lián)系的切斷、商譽的貶損還是未來發(fā)展受阻，這些損失都難以找到一個量化的標(biāo)準(zhǔn)。如果沒有新百倫公司的介入，周某及其被授權(quán)人通過自身努力慢慢積累商譽，可能會將“新百倫”培育成廣受歡迎的國民品牌；同時也存在另外一種可能，那就是慘淡經(jīng)營，該商標(biāo)最后從市場中消失。未來具有不確定性，在先商標(biāo)權(quán)人可能的獲利無法量化。因此，商標(biāo)反向混淆侵權(quán)案件中，侵權(quán)損失數(shù)額的認(rèn)定非常困難。

三、關(guān)于反向混淆侵權(quán)獲利的認(rèn)定

2002年10月《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（下文簡稱“《解釋》”）第14條規(guī)定，“侵權(quán)所獲得的利益，可以根據(jù)侵權(quán)商品銷售量與該商品單位利潤乘積計算；該商品單位利潤無法查明的，按照注冊商標(biāo)商品的單位利潤計算?！痹谏虡?biāo)正向混淆侵權(quán)案件中，消費者會購買被告的商品，主要原因是他們將該商品誤認(rèn)為來源于原告。例如人們會購買“康帥傅”牌方便面，是因為將其錯認(rèn)成“康師傅”。在這種情況下，采用《解釋》給出的計算方式，可以大致計算出被告的侵權(quán)獲利。但在反向混淆侵權(quán)案件中，情況卻完全不同。在“新百倫”案中，法院在認(rèn)定被告的侵權(quán)獲利時，采用侵權(quán)商品銷售量與該商品單位利潤相乘的計算方式，因為考慮到被告只在商品宣傳中使用了“新百倫”字樣，并沒有在產(chǎn)品上使用，而將計算得出的數(shù)額減半，結(jié)果為9 800萬元。也就是說，新百倫公司2011-2013年3年的銷售利潤，一半被作為侵權(quán)獲利。

根據(jù)《商標(biāo)法》的規(guī)定，侵權(quán)獲利指的是“侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益”。換句話說，侵權(quán)獲利就是侵權(quán)人在沒有侵權(quán)行為的情況下無法獲得的那部分利益。例如：購買“康帥傅”牌方便面的部分消費者，是因為將“康帥傅”誤認(rèn)為“康師傅”了，否則他們不會產(chǎn)生這種購買行為。那么，這部分消費者為“康帥傅”創(chuàng)造的銷售利潤就是“康帥傅”商標(biāo)權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益。在“新百倫”案中，“New Balance”是美國知名的運動品牌，在我國已有一些人知曉并喜愛。使用“新百倫”中文譯名做宣傳推廣，固然有助于這一國外品牌更快地被我國消費者所認(rèn)知和接受，但如果不使用“新百倫”而用“紐巴倫”或“新平衡”等別的譯名，或者只用“New Balance”做宣傳，肯定也會獲得不少的客戶群體。在這種情況下，被告的銷售獲利與“新百倫”譯名的使用關(guān)聯(lián)度其實很小。消費者購買“New Balance”牌商品，主要理由是看中其外觀、質(zhì)量，出于對國外知名品牌的信任等，其譯名“新百倫”或許起到了一定作用，但事實上它能夠帶來的效果絕對沒辦法占到總銷售利潤的一半。但是，使用“新百倫”這個譯名，究竟能夠為“New Balance”牌商品增加多少銷售量，卻是無法準(zhǔn)確地通過數(shù)據(jù)去量化的。

在商標(biāo)反向混淆案件中，由于在后商標(biāo)使用者并沒有“搭便車”的故意，其商品銷售量與利潤的增長主要是憑借其市場地位所獲得的，與在先商標(biāo)權(quán)利人的商標(biāo)關(guān)系不大。因此，在反向混淆案件中不宜適用《解釋》所規(guī)定的計算方式。

四、考慮商標(biāo)許可使用費

“商標(biāo)許可使用費的倍數(shù)”是2013年《商標(biāo)法》規(guī)定的確定侵權(quán)損害賠償數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)。參照商標(biāo)許可使用費來確定反向混淆案件中的侵權(quán)賠償數(shù)額，在國外的司法實踐中也多有體現(xiàn)。例如美國1992年的“Thirst-Aid”案，原告是“Thirst-Aid”商標(biāo)的權(quán)利人，被告是著名的貴格燕麥公司。貴格燕麥公司在其生產(chǎn)的GATORADE系列飲料上使用了“Thirst-Aid”，作為廣告的一部分。一審法院判決被告向原告支付使用 “Thirst-Aid”期間所獲利潤的10%作為侵權(quán)賠償；二審法院認(rèn)為一審法院認(rèn)定賠償金的方式不合理，表示可以參照“Thirst-Aid”商標(biāo)的許可費用來計算賠償金［2］。部分學(xué)者也認(rèn)為，對于反向混淆案件，“在侵權(quán)損害賠償額的計算上可以依據(jù)商標(biāo)許可使用費，同時配合禁令救濟”［3］。

在反向混淆案件中，以商標(biāo)許可使用費作為認(rèn)定侵權(quán)賠償數(shù)額的基礎(chǔ)，可以避免侵權(quán)損失標(biāo)準(zhǔn)或侵權(quán)獲利標(biāo)準(zhǔn)的不足。但是，這又相當(dāng)于法院在原告和被告之間設(shè)定了一個強制商標(biāo)許可使用合同關(guān)系［3］。大公司不會去尋求在先商標(biāo)權(quán)人的授權(quán)，因為即使被訴侵權(quán)，其所付出的代價也只是許可使用費而已?！渡虡?biāo)法》規(guī)定“商標(biāo)許可使用費的倍數(shù)”這一賠償額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，有利于避免這個問題。在先商標(biāo)權(quán)人損失的不只是許可大公司使用商標(biāo)的許可費，還有企業(yè)自身對商標(biāo)的控制力、自身的商譽以及未來發(fā)展的可能性。在這種情況下，對“倍數(shù)”的認(rèn)定顯得至關(guān)重要，也給了法官較大的自由裁量權(quán)。筆者認(rèn)為，法院在認(rèn)定這一倍數(shù)時，應(yīng)該充分考慮在先商標(biāo)權(quán)人使用商標(biāo)的時間、該商標(biāo)原本的價值、涉案商標(biāo)為在后使用人獲利所作出的貢獻(xiàn)、在后商標(biāo)使用人的主觀意圖等因素。例如“新百倫”案，在后商標(biāo)使用人僅將商標(biāo)做廣告宣傳之用，且商標(biāo)本來的價值較小，但其對商標(biāo)的使用的確存在過失甚至故意。對此，采用商標(biāo)許可費用的2～3倍來認(rèn)定損害賠償數(shù)額是比較合適的。

值得一提的是，“新百倫”案是按照修正前的《商標(biāo)法》判決的，那時并沒有“許可使用費的倍數(shù)”這一損害賠償認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。修正前的《商標(biāo)法》規(guī)定，侵權(quán)人因侵權(quán)所得利益或被侵權(quán)人因被侵權(quán)所受損失難以確定的，“由人民法院根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)判決給予五十萬元以下的賠償”。就“新百倫”案而言，采用《解釋》所規(guī)定的計算方式無法得出合理的賠償數(shù)額，被告的侵權(quán)所得亦難以認(rèn)定，此時應(yīng)該適用法定賠償額。法院可以參考如下因素，綜合考慮確定法定賠償數(shù)額：侵權(quán)行為的性質(zhì)、期間、后果，商標(biāo)的聲譽，商標(biāo)使用許可費的數(shù)額，商標(biāo)使用許可的種類、時間、范圍，制止侵權(quán)行為的合理開支等［4］。將“商標(biāo)使用許可費”作為其中的重要考慮因素之一。

五、結(jié)語

綜上所述，商標(biāo)反向混淆案件中，侵權(quán)損害賠償數(shù)額難以通過 “被侵權(quán)人因被侵權(quán)所受損失”來認(rèn)定，“侵權(quán)人因侵權(quán)所得利益”難以量化，而且根據(jù)《解釋》所規(guī)定的方式來計算，無法得出合理的賠償數(shù)額。遵循《商標(biāo)法》的規(guī)定，法院應(yīng)當(dāng)適用“商標(biāo)許可使用費的倍數(shù)”這一標(biāo)準(zhǔn)來認(rèn)定，并考慮在先商標(biāo)權(quán)人使用商標(biāo)的時間、該商標(biāo)原本的價值、涉案商標(biāo)為在后使用人獲利所作出的貢獻(xiàn)、在后商標(biāo)使用人的主觀意圖等因素。這樣，可以避免出現(xiàn)原告因被告的侵權(quán)行為而獲利的不合理結(jié)果，同時合理補償反向混淆給在先商標(biāo)權(quán)利人所帶來的損失。

[1]王黎.從百事可樂“藍(lán)色風(fēng)暴”案論反向混淆理論的完善[D].上海：華東政法大學(xué)碩士學(xué)位論文，2009.

[2]葛璐萍.商標(biāo)侵權(quán)中的“反向混淆”[D].上海海事大學(xué)碩士學(xué)位論文，2007.

[3]杜穎.商標(biāo)反向混淆構(gòu)成要件理論及其適用[J].法學(xué)，2008（10）.

[4]王蓮峰.商標(biāo)法學(xué)[M].北京大學(xué)出版社，2014：143.

（編輯：米盛）

D923.43

A

1673-1999（2015）12-0027-03

俞吟艷（1992-），女，華東政法大學(xué)（上海200042）知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院2014級碩士研究生。

2015-09-08