商標(biāo)許可終止后“后發(fā)商譽(yù)”的分配——基于分離性原則的分析

商標(biāo)許可終止后“后發(fā)商譽(yù)”的分配——基于分離性原則的分析

張梓湘

中山大學(xué)法學(xué)院，廣東廣州501275

摘要：商譽(yù)是商事主體在日常經(jīng)營中形成的積極的、能夠增強(qiáng)其經(jīng)營競爭力的無形資產(chǎn)。按照使用商標(biāo)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的不同，如果在后商事主體的使用使商標(biāo)具有較高的知名度，此即后發(fā)商譽(yù)。商標(biāo)許可終止后后發(fā)商譽(yù)的分配，是一個(gè)具有理論和實(shí)踐價(jià)值的重要問題，但司法實(shí)踐中并沒有統(tǒng)一的認(rèn)識。商譽(yù)可分配的前提是商譽(yù)的載體與許可商標(biāo)可相分離而獨(dú)立存在，本文借鑒實(shí)用藝術(shù)作品中判斷實(shí)用性與藝術(shù)性“觀念上分離”的標(biāo)準(zhǔn)，將是否造成消費(fèi)者混淆作為商譽(yù)載體與商標(biāo)能否分離的判斷依據(jù)。進(jìn)而根據(jù)“分離性”原則探討了后發(fā)商譽(yù)中的知名包裝裝潢、廣告語片段兩類載體與許可商標(biāo)的分離可能性和分配必要性，本文認(rèn)為知名包裝、裝潢和廣告語片段因分離后不會造成混淆而具有分離可能性和分配必要性，應(yīng)該歸被許可人所有，許可人不得使用。

關(guān)鍵詞：后發(fā)商譽(yù)；分離性；包裝、裝潢；廣告語片段

中圖分類號：D923.43

作者簡介：張梓湘(1991-)，男，中山大學(xué)法學(xué)院2014級碩士研究生，研究方向：民商法、知識產(chǎn)權(quán)法。

一、引言

“商標(biāo)許可合同終止后，被許可人停止使用被許可商標(biāo)，除個(gè)別例外，被許可商標(biāo)上積累的商譽(yù)歸許可人所有，幾乎是商標(biāo)法領(lǐng)域的共識?！钡愀埒櫟兰瘓F(tuán)與廣藥集團(tuán)關(guān)于王老吉商標(biāo)一系列爭端的出現(xiàn)，給司法實(shí)踐帶來了難題，也引發(fā)了社會對后發(fā)商譽(yù)分配的討論：以上共識是否不可推翻、后發(fā)商譽(yù)分配需考慮哪些因素、司法實(shí)踐中應(yīng)如何分配等。故后發(fā)商譽(yù)分配是一個(gè)值得重視和研究的問題，也表明我國商標(biāo)許可使用制度還需進(jìn)一步完善。

二、相關(guān)概念的界定

(一)商譽(yù)

吳漢東教授認(rèn)為：“商譽(yù)是一種不依附物質(zhì)實(shí)體而獨(dú)立存在的財(cái)產(chǎn)，屬于經(jīng)營資信類財(cái)產(chǎn)的范疇?！鄙套u(yù)具有無形性、可變性、價(jià)值型、積累性、載體的多樣性等特征，據(jù)此，商譽(yù)的定義如下：“商譽(yù)是商事主體日常經(jīng)營中在生產(chǎn)、商品、服務(wù)、信用等方面形成的積極的、能夠增強(qiáng)其經(jīng)營競爭力的無形資產(chǎn)?！?/p>

(二)后發(fā)商譽(yù)

1.后發(fā)商譽(yù)的概念

商譽(yù)具有積累性，兩個(gè)不同的商事主體在不同的時(shí)間段使用同一商標(biāo)，那商譽(yù)的產(chǎn)生情況有兩種：一是在前的商事主體使用期間商標(biāo)已產(chǎn)生了一定知名度，此即先發(fā)商譽(yù)；二是在前使用期間商標(biāo)并沒有一定知名度，而是經(jīng)過在后商事主體的使用使得商標(biāo)具有一定知名度，此即后發(fā)商譽(yù)。

2.后發(fā)商譽(yù)的載體

(1)商標(biāo)。商標(biāo)是后發(fā)商譽(yù)最重要的載體，因?yàn)橄M(fèi)者評價(jià)商事主體往往看其商標(biāo)，在激烈的市場競爭中，商家要立于不敗之地必須充分提高商品的質(zhì)量，故商譽(yù)會凝集在商標(biāo)之中，對消費(fèi)者產(chǎn)生巨大的吸引力。

(2)知名的包裝、裝潢。許可使用期間，被許可人為使產(chǎn)品獲得消費(fèi)者的青睞，會想盡各種辦法設(shè)計(jì)一個(gè)符合消費(fèi)者口味的獨(dú)特外觀包裝，并以圖案、繪畫、色彩或文字以裝飾、美化、宣傳商品，此謂裝潢。包裝、裝潢的作用在于美化和宣傳商品，以美感引起消費(fèi)者需求欲望，而需求欲望及其他的部分商譽(yù)會凝聚在包裝、裝潢上。

(3)廣告語。在資訊媒體發(fā)達(dá)的社會中，獨(dú)特的廣告語能讓消費(fèi)者迅速了解商品的特點(diǎn)，相應(yīng)指向關(guān)系以最快的速度在廣告語與商品之間建立起來。廣告語片段與商標(biāo)之間具有很強(qiáng)的結(jié)合性，通常提起廣告語片段，就會讓消費(fèi)者聯(lián)想到商標(biāo)。如“好空調(diào)，XX造”，就會讓人想起格力，比如“怕上火，喝王老吉”中，經(jīng)過長期宣傳，消費(fèi)者對“王老吉”牌涼茶的印象、好感會有所提升。如果廣告語具備承載具有指向性的信息，即內(nèi)在顯著性，則同樣具備區(qū)分商品或服務(wù)的功能。

三、后發(fā)商譽(yù)分配問題的提出及其理論基礎(chǔ)的構(gòu)建

(一)后發(fā)商譽(yù)分配問題的提出

許可終止后許可商標(biāo)歸許可人，被許可人不得使用，這是商標(biāo)許可合同的根基，所以凝聚在商標(biāo)上的部分后發(fā)商譽(yù)沒有分配的余地。但是，后發(fā)商譽(yù)的中的知名包裝、裝潢和廣告語，在許可終止后，卻沒有明確的權(quán)屬劃分規(guī)則。導(dǎo)致了許可終止后許可人和被許可人使用同樣或者近似的包裝、裝潢和廣告語，最典型的就是王老吉和加多寶案件，許可終止后，加多寶的廣告語是“怕上火，喝加多寶”，王老吉的廣告語則是“怕上火，就喝王老吉”；而王老吉和加多寶同樣采用紅罐的包裝，紅罐上采用近似的字體圖案的排列組合。消費(fèi)者如缺少對許可雙方的法律關(guān)系的認(rèn)知，就會將此商品誤認(rèn)為彼商品，造成混淆。而后發(fā)商譽(yù)是依靠被許可人大量的投入而形成的，在許可終止后，不對其他的后發(fā)商譽(yù)載體進(jìn)行分配，會打擊被許可人的創(chuàng)造熱情。

(二)后發(fā)商譽(yù)分配的既有觀點(diǎn)及其不足

1.后發(fā)商譽(yù)不可分論

認(rèn)為后發(fā)商譽(yù)不可分的理由有以下幾種：商標(biāo)屬于誰，商譽(yù)就屬于誰；后發(fā)商譽(yù)分配是個(gè)偽命題；造成消費(fèi)者的混淆。

2.后發(fā)商譽(yù)可分論

認(rèn)為后發(fā)商譽(yù)可分配的理由如下：商譽(yù)載體具有可分性；不分配后發(fā)商譽(yù)有違公平原則和誠實(shí)信用原則。

持可分論者也對后發(fā)商譽(yù)的分配提出了若干設(shè)想：加強(qiáng)事前引導(dǎo)；根據(jù)評估計(jì)算出商標(biāo)在許可期間的增值，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行分割；根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的層次分析法對后計(jì)算許可雙方的貢獻(xiàn)率，根據(jù)貢獻(xiàn)率進(jìn)行分配。

3.既有觀點(diǎn)的不足

盡管對后發(fā)商譽(yù)的分配有相對的觀點(diǎn)，但是關(guān)于可分配性的分析卻不夠全面和不具備可行性。事前以合同約定利益分配畢竟只是引導(dǎo)作用，其普及作用有限。經(jīng)濟(jì)學(xué)分割方法需考慮的因素多，相對復(fù)雜，其科學(xué)性有待考察。而評估的方法在我國的評估體系下操作可行性不強(qiáng)。故對可分配性的分析不能僅停留在直觀的道德評價(jià)上，應(yīng)更深入地從法理上去考察分配的可能性，不能脫離分配可能性這一基本的落腳點(diǎn)，且分配方式應(yīng)充分考慮后發(fā)商譽(yù)的無形性和許可雙方間復(fù)雜的關(guān)系。

基于后發(fā)商譽(yù)的無形性，可借鑒實(shí)用藝術(shù)作品中實(shí)用性與美感“觀念上分離”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，來考察其他后發(fā)商譽(yù)載體與許可商標(biāo)的分離可能性，只有具備了分離可能性，才有討論后發(fā)商譽(yù)分配必要性和具體分配規(guī)則的余地。

(三)后發(fā)商譽(yù)分配的理論借鑒——分離性原則

1.實(shí)用藝術(shù)作品中的分離性原則

我國《著作權(quán)法》第三次修改草案將實(shí)用藝術(shù)作品作為作品的類型之一加以保護(hù)，這是在立法上首次將實(shí)用藝術(shù)作品作為獨(dú)立的作品類型加以保護(hù)。我國司法實(shí)踐中已經(jīng)形成了判斷實(shí)用藝術(shù)作品能否受著作權(quán)保護(hù)的分離性理論，其中“觀念上的分離”是為了區(qū)分那些實(shí)用性與美感融為一體無法在物理上分離的實(shí)用藝術(shù)品。物理上的分離與本文論點(diǎn)不相關(guān)，在此不贅述。王遷教授認(rèn)為“觀念上的分離”判斷應(yīng)基于：“如果改動實(shí)用藝術(shù)作品在藝術(shù)部分的設(shè)計(jì)，影響了實(shí)用功能的實(shí)現(xiàn)，則藝術(shù)成分與實(shí)用功能就是無法在觀念上分離的；反之，如果不影響，則可在觀念上分離?！惫P者比較贊同該觀點(diǎn)，因?yàn)閷?shí)用藝術(shù)作品的首要性質(zhì)是實(shí)用性，對人類的生活具有實(shí)用價(jià)值，如果改變藝術(shù)部分設(shè)計(jì)對實(shí)用價(jià)值造成影響，那么就不能實(shí)現(xiàn)其基本功能。

2.分離性原則在后發(fā)商譽(yù)分配中的引入

將實(shí)用藝術(shù)作品中美感與實(shí)用性“觀念上分離”的判斷標(biāo)準(zhǔn)引入到后發(fā)商譽(yù)分配可能性中的思路如下：商標(biāo)的本質(zhì)在于區(qū)分產(chǎn)品和服務(wù)的提供者，如果在商標(biāo)許可終止后，某一后發(fā)商譽(yù)載體組合被許可人的其他商標(biāo)一起使用，不會影響消費(fèi)者對商品服務(wù)提供者的判斷，不會造成混淆，則兩者之間具有分離可能性；反之，如果造成混淆，則不具有分離可能性?！迸c實(shí)用藝術(shù)作品的判斷原理相同，如果影響了商標(biāo)的識別、區(qū)分功能的實(shí)現(xiàn)，則無須考慮許可人與被許可人各自對商譽(yù)之貢獻(xiàn)程度，沒有分配的可能性與必要性。因此，以“分離性”作為判斷標(biāo)準(zhǔn)，符合商標(biāo)的本質(zhì)。分離性原則在后發(fā)商譽(yù)的分配中具有適用的合理性，在后發(fā)商譽(yù)載體與許可商標(biāo)可分離的前提下，才能進(jìn)一步考察其他影響分配必要性的因素。

四、分離性原則下后發(fā)商譽(yù)分配的具體規(guī)則

(一)后發(fā)商譽(yù)載體與許可商標(biāo)的分離可能性考察

如果在許可終止后，包裝、裝潢、廣告語被許可人的其他商標(biāo)一起使用在商品上，導(dǎo)致消費(fèi)者對商品服務(wù)提供者的混淆，那么兩者之間就是不可分離的，如果不會導(dǎo)致混淆，那么兩者就是可以相互分離的。從一般消費(fèi)者的認(rèn)知來看，在琳瑯滿目的商場貨架上，消費(fèi)者的第一視覺反應(yīng)是

該商品外包裝的獨(dú)特顏色、圖案、文字的排列組合，其次才注意到包裝上的商標(biāo)。因此在消費(fèi)者的直觀認(rèn)知是：該包裝裝潢指向該消費(fèi)者使用過的特定質(zhì)量的商品，比如特定口味的涼茶、特定直徑的水桶、特定保溫性能的保溫杯等。

雖然廣告語片段與商標(biāo)之間具有很強(qiáng)的結(jié)合性，但是廣告語中的商標(biāo)只是一個(gè)符號，符號背后代表的是產(chǎn)品的質(zhì)量，像“好空調(diào)，格力造”，形容的是商家制造的空調(diào)質(zhì)量好，在商標(biāo)許可的情形下，存在許可人和被許可人雙方，許可終止后，被許可人將廣告語結(jié)合自己的商標(biāo)加以宣傳，如“怕上火，喝加多寶”，此時(shí)廣告語的指向并沒有改變，指向的還是被許可人生產(chǎn)的特定質(zhì)量涼茶。

綜上，在商標(biāo)許可終止后，如果該包裝、裝潢、廣告語片段組合被許可人的其他商標(biāo)一起使用，其指向性并沒有改變，因?yàn)樯a(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)者不變，質(zhì)量亦不變，所以并不會導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆，即特定的包裝、裝潢、廣告語片段與許可商標(biāo)是可以相互分離而獨(dú)立存在的，即具有分配可能性。

(二)后發(fā)商譽(yù)分配的具體規(guī)則

商標(biāo)許可終止后，知名的商品包裝、裝潢，廣告語片段應(yīng)當(dāng)歸被許可人所有，且許可人不得使用相同或近似的包裝、裝潢和廣告語。理由在于：

1.組合使用的前提是許可協(xié)議的存在。因?yàn)樯虡?biāo)是區(qū)分商品和服務(wù)的標(biāo)志，其受保護(hù)依據(jù)是《商標(biāo)法》及其司法解釋，包裝、裝潢既可以美化商品外觀，也有區(qū)別商品來源的功能，包裝、裝潢視為一種商業(yè)標(biāo)識而存在，其受《反不正當(dāng)競爭法》的保護(hù)，保護(hù)知名商品的包裝、裝潢不被人所抄襲或模仿。而廣告語若獲得了標(biāo)識作用，也可受保護(hù)。如果沒有許可協(xié)議的存在，被許可人不得在產(chǎn)品的包裝、裝潢、廣告語上使用許可商標(biāo)，同樣，許可人也不得使用相同或近似的包裝、裝潢、廣告語。一旦許可協(xié)議終止，兩者就喪失了組合使用的基礎(chǔ)。

2.允許許可人使用相同或近似包裝、裝潢和廣告語組合許可商標(biāo)，會造成消費(fèi)者的混淆。在許可期間，商標(biāo)與包裝、裝潢和廣告語組合一起使用，其指向的是被許可人生產(chǎn)特定質(zhì)量的產(chǎn)品，如果在許可終止之后，許可人用同樣的商標(biāo)組合相同或者近似的包裝、裝潢和廣告語，則指向的是許可人生產(chǎn)的不同質(zhì)量的產(chǎn)品，而許可人與被許可人之間生產(chǎn)的產(chǎn)品即使是同類，也是相互有區(qū)別的。

3.允許許可人使用相同或近似包裝、裝潢和廣告語組合許可商標(biāo)將打擊被許可人的經(jīng)營積極性，不符合商業(yè)標(biāo)識中保護(hù)所有人投資積極性的立法目的。被許可人對該包裝、裝潢投入了精力、時(shí)間和金錢，卻未得到相應(yīng)的保護(hù)，缺乏激勵(lì)作用，最終也不利于促進(jìn)商標(biāo)許可使用制度的發(fā)展。

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