期刊名稱作為未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)策略*

□文│劉明江

期刊名稱作為未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)策略*

□文│劉明江

期刊名稱具有商標(biāo)的作用，在被他人搶先申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)，可作為未注冊(cè)商標(biāo)尋求商標(biāo)法的保護(hù)，阻止他人的搶注行為。欲達(dá)此目的，期刊社要提供有針對(duì)性的證據(jù)證明，即期刊名稱具有商標(biāo)的屬性，期刊名稱已經(jīng)使用并有一定影響，搶注人采用不正當(dāng)手段。

期刊名稱 未注冊(cè)商標(biāo) 搶注

期刊名稱是聯(lián)系期刊與讀者的紐帶，具有商標(biāo)的屬性，幫助讀者區(qū)分此期刊與彼期刊。有的期刊社具有較強(qiáng)的商標(biāo)意識(shí)，將其出版的期刊的名稱申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，擁有注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人的身份，可獲得商標(biāo)法強(qiáng)有力的保護(hù)。然而，有的期刊社欠缺商標(biāo)意識(shí)，未曾就其出版的期刊的名稱提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，在遇到他人搶先將該期刊名稱申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)，顯得手足無(wú)措，疲于應(yīng)付。本文試圖闡釋期刊名稱作為未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)策略，為維權(quán)的期刊社提供借鑒。

一、洞悉商標(biāo)法規(guī)定的保護(hù)條件

期刊名稱一頭連著期刊社，另一頭連著廣大讀者，在各種廣告宣傳活動(dòng)中，期刊社往往把期刊名稱作為宣傳的重點(diǎn)，讀者也是憑借記憶中的期刊名稱檢索、訂閱中意的期刊。因此，期刊名稱一般具有商標(biāo)的功能，指引讀者區(qū)分此期刊與彼期刊，未申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的期刊名稱可被看作商標(biāo)法上的未注冊(cè)商標(biāo)。

商標(biāo)法毫無(wú)疑問(wèn)保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)，對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)還是提供了一定程度的保護(hù)，只是保護(hù)力度遠(yuǎn)不及注冊(cè)商標(biāo)而已。不具有注冊(cè)商標(biāo)身份的期刊名稱在滿足一定要求的情況下，可以作為未注冊(cè)商標(biāo)獲得商標(biāo)法的保護(hù)，借此阻止他人搶先申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的企圖。

現(xiàn)行《商標(biāo)法》第32條規(guī)定：“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)?！贝艘?guī)定中的“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”就是不具有注冊(cè)商標(biāo)身份的期刊名稱獲得商標(biāo)法保護(hù)的法律依據(jù)。

此法律依據(jù)實(shí)際上涵蓋了期刊名稱獲得商標(biāo)法保護(hù)的3個(gè)條件：期刊名稱具有商標(biāo)的屬性，期刊名稱已經(jīng)使用并有一定影響，搶注人采用不正當(dāng)手段。因此，期刊社要拿出十分有力的證據(jù)，以期法院在上述3個(gè)方面做出有利于自己訴求的認(rèn)定。

二、憑確鑿證據(jù)證明期刊名稱被搶注

鑒于作為未注冊(cè)商標(biāo)的期刊名稱獲得商標(biāo)法保護(hù)需要滿足一定條件，期刊社應(yīng)當(dāng)提出有針對(duì)性的證據(jù)加以證明，唯有如此方可大大提高勝訴幾率。

1.證明期刊名稱的商標(biāo)屬性

對(duì)于期刊名稱商標(biāo)屬性的證明，國(guó)務(wù)院新聞出版行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的《期刊出版許可證》就是一件有力的證據(jù)。根據(jù)《期刊出版管理規(guī)定》第9條的規(guī)定，“有確定的、不與已有期刊重復(fù)的名稱”是創(chuàng)辦期刊、設(shè)立期刊出版單位應(yīng)當(dāng)具備的條件之一。經(jīng)核準(zhǔn)使用的期刊名稱具有唯一性，本來(lái)就具有區(qū)分此期刊與彼期刊的作用，因此天然地?fù)碛猩虡?biāo)的屬性。在這一點(diǎn)上，期刊社較易證明，法院往往也會(huì)做出有利于期刊社的認(rèn)定。

“寵物世界”商標(biāo)搶注的案件是一個(gè)較為典型的案例。2006年9月14日，自然人陳某向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局（簡(jiǎn)稱“商標(biāo)局”）申請(qǐng)注冊(cè)“寵物世界Chongwushijie”商標(biāo)（簡(jiǎn)稱“爭(zhēng)議商標(biāo)”），并于2009年12月28日獲準(zhǔn)注冊(cè)，其核定使用商品為含有期刊的第16類商品。2010年9月20日，《寵物世界》雜志社針對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“商評(píng)委”）提出商標(biāo)爭(zhēng)議申請(qǐng)，請(qǐng)求商評(píng)委撤銷爭(zhēng)議商標(biāo)在“期刊”商品上的注冊(cè)。2011年12月31日，商評(píng)委依據(jù)原《商標(biāo)法》的相關(guān)規(guī)定，裁定爭(zhēng)議商標(biāo)予以維持。《寵物世界》雜志社不服商評(píng)委裁定，將商評(píng)委起訴至北京市第一中級(jí)人法院（簡(jiǎn)稱“北京一中院”）。2012年12月3日，北京一中院做出判決，撤銷商評(píng)委裁定，責(zé)令商評(píng)委重新做出裁定。

在這一案例中，《寵物世界》雜志社向商評(píng)委和北京一中院提交了《期刊出版許可證》復(fù)印件以及一些樣刊，商評(píng)委和北京一中院均認(rèn)可了《寵物世界》刊名具有商標(biāo)功能。

2.證明期刊名稱已經(jīng)使用并有一定影響

對(duì)于期刊名稱作為商標(biāo)已經(jīng)使用并有一定影響的證明，把作為創(chuàng)刊號(hào)的那期期刊拿出來(lái)就足以證明期刊名稱使用的起始時(shí)間，出示每年度出版的樣刊可以證明期刊名稱持續(xù)使用的情況，不過(guò)要證明期刊名稱作為商標(biāo)已有一定影響并非易事，但也不是無(wú)計(jì)可施。數(shù)據(jù)庫(kù)收錄證書、發(fā)行數(shù)量證明、期刊廣告宣傳材料、期刊獲獎(jiǎng)證書等，都可以作為證據(jù)證明期刊在行業(yè)內(nèi)的影響力，進(jìn)而證明期刊名稱作為商標(biāo)已經(jīng)產(chǎn)生的影響。

在之后的行政訴訟中，除上述證據(jù)外，《寵物世界》雜志社還向北京一中院提交了如下證據(jù)：《寵物世界》雜志發(fā)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、通過(guò)北京報(bào)刊發(fā)行局銷售《寵物世界》雜志的進(jìn)賬單、與他人簽訂的《廣告和發(fā)行代理合同》、《寵物世界》雜志部分樣刊、《寵物世界》雜志發(fā)布的廣告及客戶付款發(fā)票、《中國(guó)寵物大黃頁(yè)》中關(guān)于寵物媒體的介紹頁(yè)?；谶@些證據(jù)，北京一中院認(rèn)定，“寵物世界”系《寵物世界》雜志社在先使用并具有一定影響的商標(biāo)。

3.證明搶注人采用了不正當(dāng)手段

對(duì)于搶注人采用不正當(dāng)手段的證明，則要視情況而定，重點(diǎn)是證明搶注人的主觀惡意。在“寵物世界”商標(biāo)搶注的案件中，搶注人陳某述稱，其申請(qǐng)注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)不具有主觀惡意，而《寵物世界》雜志社主張搶注人陳某系自然人，不能從事出版業(yè)務(wù)，在不具備出版資質(zhì)的情況下在期刊商品上申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)法上所指的不正當(dāng)手段。法院也認(rèn)為，根據(jù)《出版管理?xiàng)l例》以及《期刊出版管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，我國(guó)公民個(gè)人不具備出版期刊的資質(zhì)，遂據(jù)此認(rèn)定陳某在不具備出版資質(zhì)的情況下在期刊商品上搶注“寵物世界”商標(biāo)系采用了不正當(dāng)手段。

在司法實(shí)踐中，對(duì)于“不正當(dāng)手段”的證明，并沒(méi)有一個(gè)固定不變的模式，要具體情況具體分析。期刊社也可著力證明在后的商標(biāo)申請(qǐng)人明知或者應(yīng)知在先存在的作為未注冊(cè)商標(biāo)的期刊名稱，而且具有從該刊名商標(biāo)聲譽(yù)中獲利的惡意，憑此就可以證明搶注人采用了不正當(dāng)手段。例如，2003年12月8日，自然人孟某在第16類期刊、報(bào)紙、新聞刊物商品上向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)“商用汽車周刊commercial vehicle weekly”商標(biāo)，《商用汽車》雜志社在法定異議期內(nèi)提出商標(biāo)異議申請(qǐng)。在商標(biāo)異議以及行政訴訟中，《商用汽車》雜志社舉證證明，搶注人的配偶曾在該雜志社工作。商標(biāo)局、商評(píng)委和受訴法院均據(jù)此認(rèn)定，搶注人很顯然是在已經(jīng)知曉《商用汽車》期刊的情況下申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，不正當(dāng)手段顯而易見(jiàn)。

三、注意商標(biāo)法上的保護(hù)期限

根據(jù)我國(guó)商標(biāo)法上的相關(guān)規(guī)定，期刊社可視情況采取適當(dāng)方式防止其期刊名稱被他人搶先申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，一種方式是通過(guò)異議程序阻止商標(biāo)注冊(cè)，另一種方式是通過(guò)無(wú)效宣告程序使已注冊(cè)商標(biāo)失效。

當(dāng)遭遇他人搶注期刊名稱時(shí)，無(wú)論是提出異議申請(qǐng)，還是提出無(wú)效申請(qǐng)，都有一個(gè)期限上的要求，逾越相應(yīng)的期限就不能再提出相應(yīng)的申請(qǐng)了，這是期刊社在保護(hù)自己期刊名稱時(shí)不得不注意的。

根據(jù)現(xiàn)行《商標(biāo)法》第33條的規(guī)定，對(duì)商標(biāo)局初步審定公告的商標(biāo)，期刊社向商標(biāo)局提出異議申請(qǐng)的期限是“自公告之日起三個(gè)月內(nèi)”。如果期刊社沒(méi)有在這個(gè)期限內(nèi)提出異議申請(qǐng)，商標(biāo)局就會(huì)做出準(zhǔn)予注冊(cè)的決定，頒發(fā)商標(biāo)注冊(cè)證。在這種情況下，作為一種補(bǔ)救措施，期刊社可依照現(xiàn)行《商標(biāo)法》第45條的規(guī)定向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“商評(píng)委”）提出申請(qǐng)，請(qǐng)求商評(píng)委宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效。

根據(jù)現(xiàn)行《商標(biāo)法》第45條的規(guī)定，期刊社請(qǐng)求商評(píng)委宣告注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效的期限是“自商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)”。超過(guò)了這個(gè)期限，期刊社就不能再提無(wú)效宣告的請(qǐng)求了，再也沒(méi)有其他補(bǔ)救的機(jī)會(huì)了，只能容忍該注冊(cè)商標(biāo)與其期刊名稱的共存。

四、建立完善的防搶注機(jī)制

“搶注刊名”現(xiàn)象的出現(xiàn)提示期刊社要增強(qiáng)商標(biāo)意識(shí)。說(shuō)起品牌意識(shí)，期刊社不會(huì)陌生，但品牌的最基本含義就是商標(biāo)，缺乏商標(biāo)意識(shí)的品牌意識(shí)注定是空洞無(wú)物的。毫無(wú)疑問(wèn)，期刊社應(yīng)當(dāng)樹立商標(biāo)意識(shí)，及時(shí)將自己的期刊名稱申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，以期獲得商標(biāo)法的充分保護(hù)。

然而，申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)是任意性的，而不是強(qiáng)制性的，期刊社可根據(jù)自身情況自主決定是否將其期刊名稱申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。若沒(méi)有將期刊名稱申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，期刊社應(yīng)建立一套完善的防搶注機(jī)制。對(duì)于其期刊在行業(yè)內(nèi)有著一定影響的期刊社來(lái)說(shuō)，建立期刊名稱防搶注機(jī)制不可或缺。

期刊社應(yīng)責(zé)成專人負(fù)責(zé)防搶注工作。該負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)跟蹤商標(biāo)局的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)動(dòng)態(tài)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有人搶注期刊名稱時(shí)提請(qǐng)期刊社領(lǐng)導(dǎo)注意，并及時(shí)向商標(biāo)局提出異議申請(qǐng)。關(guān)注《商標(biāo)公告》是做好防搶注工作的有效方式之一。商標(biāo)局在出版紙質(zhì)《商標(biāo)公告》的同時(shí)，也在中國(guó)商標(biāo)網(wǎng)上發(fā)布《商標(biāo)公告》。期刊社若能如此防范，便可保護(hù)好自己的期刊名稱。

（作者單位：河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院）

[1]北京市第一中級(jí)人民法院（2012）一中知行初字第1115號(hào)行政判決書

[2]陳志興．期刊名稱作為未注冊(cè)商標(biāo)獲得《商標(biāo)法》保護(hù)的考量[J]．電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2014，（2）

[3]李紅星．論期刊刊名的法律保護(hù)[J]．編輯學(xué)報(bào)，2011，23（5）

*本文系教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目“商標(biāo)使用類型化研究”（11YJA820106）部分研究成果