企業(yè)專利申請中的風(fēng)險(xiǎn)管理與防范

潘春英

（上海柴油機(jī)股份有限公司，上海200438）

企業(yè)專利申請中的風(fēng)險(xiǎn)管理與防范

潘春英

（上海柴油機(jī)股份有限公司，上海200438）

介紹了企業(yè)專利申請中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，從專利申請時機(jī)、專利權(quán)屬、專利侵權(quán)、職務(wù)發(fā)明人的署名、獎勵報(bào)酬等幾方面進(jìn)行分析，通過建立相應(yīng)的流程和制度來管理與防范各種風(fēng)險(xiǎn)。

企業(yè)專利申請風(fēng)險(xiǎn)防控

1 前言

企業(yè)擁有專利的目的，旨在通過保護(hù)技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步；充分運(yùn)用知識產(chǎn)權(quán)制度，提高企業(yè)核心競爭力，謀取利益最大化。這也是企業(yè)確保在激烈的市場競爭中，始終處于領(lǐng)先地位、立于不敗之地的明智抉擇。專利已是現(xiàn)代企業(yè)總資產(chǎn)中不容忽略的重要組成部分。

隨著企業(yè)對專利的重視程度越來越高，以及企業(yè)內(nèi)部員工相關(guān)法律意識的日漸增強(qiáng)，企業(yè)要從專利挖掘、申請、授權(quán)到順利應(yīng)用的管理過程中，規(guī)避來自企業(yè)外部以及內(nèi)部的各項(xiàng)顯性和隱性的風(fēng)險(xiǎn)是非常有必要的。

2 專利風(fēng)險(xiǎn)類型

2.1 申請專利時機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)

2.1.1 申請時間太早

專利法第二十六條第三款規(guī)定，說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實(shí)用新型做出清楚完整地說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。在該要求下，專利權(quán)人應(yīng)該將該專利的特征及實(shí)施方式完全公布。如果企業(yè)所研究的技術(shù)方向?qū)儆诿孛懿⑶疫b遙領(lǐng)先競爭對手，但技術(shù)還不是特別穩(wěn)定的情況下，此時若申請?jiān)摷夹g(shù)專利，將使企業(yè)扮演給競爭對手在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)路人與實(shí)驗(yàn)小白鼠的角色，反而將競爭對手快速引入該領(lǐng)域，并無償提供相關(guān)技術(shù)引導(dǎo)。由于是該技術(shù)領(lǐng)域的初期嘗試階段，競爭對手很容易利用已公開的信息，避開該專利并反超。

2.1.2 申請時間太晚

專利法第九條，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人?！痹摋l款要求，企業(yè)在研發(fā)過程中，邊研發(fā)邊申請專利，以奪先機(jī)，占領(lǐng)該技術(shù)的至高地。采用該時間戰(zhàn)略，一般用于企業(yè)與競爭對手之間的研發(fā)進(jìn)度相差不多。正確把握專利申請時機(jī)，需要公司在研發(fā)立項(xiàng)時，就根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略、市場策略及企業(yè)的研發(fā)進(jìn)度做好相關(guān)的專利戰(zhàn)略，并不時根據(jù)實(shí)際情況作戰(zhàn)略調(diào)整。

2.2 專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛風(fēng)險(xiǎn)

2.2.1 職務(wù)發(fā)明還是非職務(wù)發(fā)明

企業(yè)員工往往認(rèn)為在上班時間段，執(zhí)行本單位本崗位工作中做出的發(fā)明才屬于職務(wù)發(fā)明，而在單位上班時間段外的所有發(fā)明都屬于非職務(wù)發(fā)明，這里存在著一個誤區(qū)?！秾＠ā返诹鶙l第一款明確規(guī)定，執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位；申請被批準(zhǔn)后，該單位為專利權(quán)人?！秾＠▽?shí)施細(xì)則》第十二條進(jìn)一步明確：專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，是指：（一）在本職工作中做出的發(fā)明創(chuàng)造；（二）履行本單位交付的本職工作之外的任務(wù)所做出的發(fā)明創(chuàng)造；（三）退休、調(diào)離原單位后或者勞動、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)做出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。專利法第六條所稱本單位，包括臨時工作單位；專利法第六條所稱本單位的物質(zhì)技術(shù)條件，是指本單位的資金、設(shè)備、零部件、原材料或者不對外公開的技術(shù)資料等。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)做好員工的培訓(xùn)工作，讓員工知曉職務(wù)發(fā)明和非職務(wù)發(fā)明的區(qū)別，防止企業(yè)專利技術(shù)的流失。

2.2.2 委托合作中、合作開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)等形式中的專利申請權(quán)屬糾紛

讓專業(yè)的企業(yè)做專業(yè)的事，現(xiàn)代企業(yè)研發(fā)的方式多種多樣，委托合作、合作開發(fā)甚至直接技術(shù)引進(jìn)都已經(jīng)屬于常規(guī)的方式。在這些非獨(dú)立研發(fā)方式的背后，專利權(quán)的歸屬，如果事先沒有明確的協(xié)議或合同，將會導(dǎo)致嚴(yán)重的后果。例如，并不是企業(yè)出了巨額的研發(fā)費(fèi)委托對方研發(fā)成功了相關(guān)技術(shù)或產(chǎn)品，其相關(guān)的專利申請權(quán)就理所應(yīng)當(dāng)?shù)貙儆谖蟹?。《專利法》第八條規(guī)定，“兩個以上單位或者個人合作完成的發(fā)明創(chuàng)造、一個單位或者個人接受其他單位或者個人委托所完成的發(fā)明創(chuàng)造，除另有協(xié)議的以外，申請專利的權(quán)利屬于完成或者共同完成的單位或者個人；申請被批準(zhǔn)后，申請的單位或者個人為專利權(quán)人?！奔矗喝羰孪入p方?jīng)]有約定，則該專利申請權(quán)屬于完成一方，而非委托方。

所以企業(yè)在簽訂上述合同、協(xié)議時，必須明確知識產(chǎn)權(quán)歸屬，不管是金額達(dá)到幾千萬的研發(fā)合同協(xié)議，還是金額小至幾萬的委托加工合同，以最大程度保護(hù)公司的知識產(chǎn)權(quán)專有權(quán)。

2.3 侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

《專利法》第十一條，“發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品?！?/p>

《專利法》第十三條，“發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實(shí)施其發(fā)明的單位或者個人支付適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用?！?/p>

若企業(yè)在申請專利前未經(jīng)檢索分析，可能會在所申請的專利中涉及他人的專利，在無意中侵權(quán)。原本在企業(yè)不知情的情況下，只是無意中使用專利權(quán)人的合法擁有的專利，專利權(quán)人也無從得知。一旦企業(yè)申請了相關(guān)專利，就很容易被檢索追蹤，并惹來“殺生之禍”！

故企業(yè)在申請專利前，一般性的專利需要經(jīng)專利管理部門初步檢索，而重要專利，必要時應(yīng)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢索分析。

2.4 企業(yè)浪費(fèi)人力物力的風(fēng)險(xiǎn)

《專利法》第七十五條，“向國務(wù)院專利行政部門申請專利和辦理其他手續(xù)時，應(yīng)按照規(guī)定繳納相關(guān)費(fèi)用?！币豁?xiàng)專利的申請，不僅要按照上述規(guī)定向國務(wù)院專利行政部門繳納相關(guān)費(fèi)用，還需要向代理機(jī)構(gòu)繳納專利代理費(fèi)；專利申請授權(quán)之后，企業(yè)每年還得繳納一定數(shù)額的年費(fèi)來維持該專利的有效性。而且，該專利還需要相關(guān)發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人、專利管理人員以及企業(yè)內(nèi)部審批者等相關(guān)人員投入相應(yīng)工作。

這說明，申請一項(xiàng)專利，企業(yè)需要投入一定的人力、物力及財(cái)力。所以，為防止申請肯定無法授權(quán)的、或是被判定為公知技術(shù)等等對企業(yè)沒有任何利益的專利，需要企業(yè)設(shè)置一定的審批流程，最大程度地杜絕這種情況發(fā)生，防止企業(yè)浪費(fèi)人力、物力的風(fēng)險(xiǎn)。

2.5 職務(wù)發(fā)明人的署名糾紛

最高人民法院《關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第六條，“所稱完成技術(shù)成果的‘個人’，包括對技術(shù)成果單獨(dú)或者共同做出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的人，也即技術(shù)成果的發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人。人民法院在對創(chuàng)造性貢獻(xiàn)進(jìn)行認(rèn)定時，應(yīng)當(dāng)分解所涉及技術(shù)成果的實(shí)質(zhì)性技術(shù)構(gòu)成。提出實(shí)質(zhì)性技術(shù)構(gòu)成并由此實(shí)現(xiàn)技術(shù)方案的人，是做出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的人。提供資金、設(shè)備、材料、試驗(yàn)條件，進(jìn)行組織管理，協(xié)助繪制圖紙、整理資料、翻譯文獻(xiàn)等人員，不屬于完成技術(shù)成果的個人?！薄秾＠ā返谑邨l，“發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人有權(quán)在專利文件中寫明自己是發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人?！?/p>

專利署名權(quán)關(guān)乎發(fā)明人或設(shè)計(jì)人的榮譽(yù)權(quán)以及取得相應(yīng)獎勵報(bào)酬的權(quán)利，在專利申請前，需要明確確定。

2.6 職務(wù)發(fā)明人的報(bào)酬糾紛

《專利法》第十六條“被授予專利權(quán)的單位應(yīng)當(dāng)對職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人給予獎勵；發(fā)明創(chuàng)造專利實(shí)施后，根據(jù)其推廣應(yīng)用的范圍和取得的經(jīng)濟(jì)效益，對發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人給予合理的報(bào)酬。”，第七十七條“被授予專利權(quán)的單位未與發(fā)明人、設(shè)計(jì)人約定也未在其依法制訂的規(guī)章制度中規(guī)定專利法第十六條規(guī)定的獎勵的方式和數(shù)額的，應(yīng)當(dāng)自專利權(quán)公告之日起3個月內(nèi)發(fā)給發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人獎金。一項(xiàng)發(fā)明專利的獎金最低不少于3000元；一項(xiàng)實(shí)用新型專利或者外觀設(shè)計(jì)專利的獎金最低不少于1000元?！钡谄呤藯l“被授予專利權(quán)的單位未與發(fā)明人、設(shè)計(jì)人約定也未在其依法制訂的規(guī)章制度中規(guī)定專利法第十六條規(guī)定的報(bào)酬的方式和數(shù)額的，在專利權(quán)有效期限內(nèi)，實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造專利后，每年應(yīng)當(dāng)從實(shí)施該項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型專利的營業(yè)利潤中提取不低于2%或者從實(shí)施該項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利的營業(yè)利潤中提取不低于0.2%，作為報(bào)酬給予發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人，或者參照上述比例，給予發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人一次性報(bào)酬；被授予專利權(quán)的單位許可其他單位或者個人實(shí)施其專利的，應(yīng)當(dāng)從收取的使用費(fèi)中提取不低于10%，作為報(bào)酬給予發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人?！?/p>

上述法律條款表明，職務(wù)發(fā)明的發(fā)明人和設(shè)計(jì)人有獲得獎勵和報(bào)酬的權(quán)利，但企業(yè)可以制訂相關(guān)的規(guī)章制度來約定獎勵及報(bào)酬的方式和數(shù)額。在實(shí)踐中，專利的獎勵相對簡單，而專利實(shí)施報(bào)酬的測算則非常復(fù)雜，需要考慮該專利含金量的高低，所應(yīng)用的產(chǎn)品、裝置或是系統(tǒng)對整個產(chǎn)品的價(jià)值（經(jīng)濟(jì)價(jià)值、社會價(jià)值等等）提升所做的貢獻(xiàn)比例等等。在實(shí)際應(yīng)用中，有些產(chǎn)品使用了該專利，但是因?yàn)槭袌龅木壒?，該產(chǎn)品的整體價(jià)格反而下跌了，則實(shí)施該專利而對該產(chǎn)品產(chǎn)生的營業(yè)利潤如何計(jì)算？各種情況不一而足，因此專利實(shí)施報(bào)酬的測算既沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，也沒有明晰的測算方式。針對這樣的情況，《專利法實(shí)施細(xì)則》第七十六條規(guī)定，被授予專利權(quán)的單位可以與發(fā)明人、設(shè)計(jì)人約定或者在其依法制訂的規(guī)章制度中規(guī)定專利法第十六條規(guī)定的獎勵、報(bào)酬的方式和數(shù)額。

所以，企業(yè)應(yīng)制訂相關(guān)的規(guī)章制度，與發(fā)明人、設(shè)計(jì)人做好上述關(guān)于獎勵和報(bào)酬的約定。這樣，企業(yè)不僅遵守了相關(guān)法律的規(guī)定，使企業(yè)免予遭受發(fā)明人、設(shè)計(jì)人關(guān)于獎勵報(bào)酬的糾紛起訴，而且該約定的執(zhí)行相對簡單也具有可行性。

3 專利管理辦法實(shí)際應(yīng)用

有了風(fēng)險(xiǎn)就要有效地對各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理并規(guī)避，最大程度地降低其發(fā)生的概率，縮小其給企業(yè)帶來的損失，以保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全和完整，以及利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營活動目標(biāo)。

本企業(yè)針對上述風(fēng)險(xiǎn)制訂了一套管理制度。企業(yè)專利申請的審批分3個層次：（1）專利申請部門審批；（2）專利管理部門審批；（3）公司層面審批。

（1）專利申請部門：該部門作為最熟悉該技術(shù)的部門，清楚地掌握該技術(shù)的來源，是自主還是引進(jìn)、委托還是許可？如果非自主，則在引進(jìn)、委托及許可協(xié)議中關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)歸屬的約定是否明確，該技術(shù)本企業(yè)是否可以申請？其次，最直接了解該技術(shù)的發(fā)明人是否屬實(shí)？是否虛報(bào)或漏報(bào)？最后，作為專利申請部門也最了解該技術(shù)在整個行業(yè)中所處的地位，是領(lǐng)先還是落后，或者不相上下？相應(yīng)的專利申請時，是加急申請還是先緩作商業(yè)秘密？上述事宜專利申請部門應(yīng)做審核。

另外，企業(yè)在相關(guān)規(guī)章制度中已經(jīng)明確了關(guān)于專利的相關(guān)規(guī)定。但在發(fā)明人所填的專利申請審批表中，重申并再次明確告知關(guān)于專利的相關(guān)規(guī)定，特別是專利獎勵、報(bào)酬，專利權(quán)人為企業(yè)的專利的管理處置權(quán)等，避免之后的獎勵、報(bào)酬、管理處置糾紛。

（2）專利管理部門：專利管理部門按照經(jīng)專利申請部門審核通過的專利審批表，并與發(fā)明人充分溝通后，確定關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)，進(jìn)行專利檢索。若檢索當(dāng)日在檢索平臺上未檢出抵觸專利，則認(rèn)為網(wǎng)上檢索審核通過，該專利具有新穎性；但專利管理部門作為管理部門，非技術(shù)部門，只能依據(jù)網(wǎng)上檢索結(jié)果來評判是否具有新穎性，而不能判定該技術(shù)是否在該技術(shù)領(lǐng)域?qū)儆谛路f性，故專利管理部門應(yīng)進(jìn)一步組織該技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)評審。如果該技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員認(rèn)為該技術(shù)非本領(lǐng)域中的公知技術(shù)，即在此之前非為本領(lǐng)域人員公知，則判定該技術(shù)具有新穎性，同時，判定該技術(shù)是否具有創(chuàng)造性。創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該技術(shù)有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步兩方面：其一，具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，即對于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，該技術(shù)并不是顯而易見的。如果該技術(shù)是本領(lǐng)域人員在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗(yàn)可以得到的，則該技術(shù)是顯而易見的，不具備實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)；其二，進(jìn)步是指該技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)相比，能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。

（3）公司各層面：公司是一個整體的系統(tǒng)，每個層面都有其立足點(diǎn)，對于該技術(shù)是否需要申請專利以適合其在整個技術(shù)宏觀規(guī)劃中位置的理解也不同。所以，新申請專利還需要經(jīng)過公司各層面的審核。

雖然，一項(xiàng)技術(shù)要順利申請成專利，需要經(jīng)過上述3個層次的審核。但是再好的制度，也會因?yàn)橹饔^或客觀的原因，不能完全做到預(yù)想中的滴水不漏，所以需要在實(shí)踐中不斷地完善制度。

4 結(jié)論

風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，任何企業(yè)都面臨內(nèi)部或外部風(fēng)險(xiǎn)，它會影響企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此企業(yè)必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，制訂并執(zhí)行嚴(yán)密的管理規(guī)范，以做好風(fēng)險(xiǎn)控制。

Risk Management and Prevention in the Course of Patents Application by Enterprise

Pan Chunying
（Shanghai Diesel Engine Co.,Ltd.,Shanghai 200438,China）

Possible risks in the course of patents application by enterprise are introduced.Aanalysis on the risks is made in several aspects:patent application time,patent right,patent infringement,right of indicating the inventor or designer of a service invention,reward and remuneration.It is necessary to build relevant procedures and rules in order to manage and prevent these risks.

enterprise,patent application,risk control and prevention

10.3969/j.issn.1671-0614.2014.01.013

來稿日期：2013-07-18

潘春英（1977-），女，工程師，主要研究方向?yàn)槠髽I(yè)法務(wù)及專利管理。