論專利無效程序中的新穎性判定——兼評國家專利復(fù)審委（第20169號）決定

鄧 恒（西南政法大學(xué)民商法學(xué)院，重慶401120）

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論專利無效程序中的新穎性判定
——兼評國家專利復(fù)審委（第20169號）決定

鄧 恒
（西南政法大學(xué)民商法學(xué)院，重慶401120）

［摘 要］通過對專利無效程序中所涉的技術(shù)內(nèi)容及技術(shù)方案之概念分析，再闡述式地提出技術(shù)方案之間的涵蓋關(guān)系，并將專利侵權(quán)訴訟程序中現(xiàn)有技術(shù)抗辯與專利無效程序中新穎性判斷各自所采用的技術(shù)方案比對方式進(jìn)行了比較性分析后，得出結(jié)論：“權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案被現(xiàn)有技術(shù)所涵蓋者，不具備新穎性”。

［關(guān)鍵詞］專利無效；專利新穎性判定；專利侵權(quán)訴訟

根據(jù)我國《專利法》第22條規(guī)定，新穎性是指：“申請專利的發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；同時沒有任何單位或者個人就一樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出過專利申請，并記載在申請日以后公布的申請或者專利文件中?！标P(guān)于現(xiàn)有技術(shù)的定義《專利法》《專利審查指南》都已經(jīng)做出了非常清楚的規(guī)定，并且在實踐中也無多大異議。但是，某項發(fā)明或者實用新型是否具備新穎性，也即是否屬于現(xiàn)有技術(shù)的判斷方式，尤其就“當(dāng)現(xiàn)有技術(shù)公開的技術(shù)內(nèi)容多于某項權(quán)利要求記載的技術(shù)內(nèi)容時，其記載的技術(shù)方案是否具備新穎性？”在這一問題上理論界討論的并不多，但是實務(wù)中所遇到的此類問題卻不少見。

國家專利復(fù)審委員會在2011年的一份無效決定（第16533號，決定日：2011年5月12日，第6頁）中指出：“……對比文件1的第一連接體與第二連接體通過凸環(huán)、凹槽以及密封圈連接以達(dá)到連接牢固、密封性能好、抗壓強(qiáng)度大、使用壽命長等優(yōu)點。而本專利第一連接體與第二連接體直接通過凸環(huán)與凹槽扣壓連接，不需要密封圈，實現(xiàn)了所述超聲波焊接方式固定，操作方便而且不易脫落的有益效果。二者在連接方式以及部件組成中存在差異?！币虼藢Ρ任募?沒有完全公開權(quán)利要求1的技術(shù)方案，權(quán)利要求1具備新穎性規(guī)定。

無獨有偶，在國家專利復(fù)審委員會2013年3月所作出的（第20169號，決定日：2013年3月1日，第4～5頁）無效決定中指出：“本專利權(quán)利要求1中永磁鐵與控制桿連接，控制桿一端連有與閥口正向?qū)?yīng)的密封閥墊，而證據(jù)1是通過搖臂組件與永磁鐵相連，搖臂組件另一端連接在帶有橡膠封板的彈簧連桿組件上。由于存在上述區(qū)別……。因此，本專利權(quán)利要求1與證據(jù)1的技術(shù)方案實質(zhì)上不同，預(yù)期技術(shù)效果也明顯不同，因此，本專利權(quán)利要求1相對于證據(jù)1具有新穎性?！北M管兩份決定書作出的年份相差兩年之久，但是無效決定作出的理由和思路基本上是一樣的，都是由于對比文件所披露的技術(shù)特征多于被無效專利所記載的技術(shù)特征，技術(shù)效果有差異，而沒有考慮對比文件實質(zhì)已經(jīng)涵蓋了被無效專利的全部技術(shù)特征這一事實。由此看來，對于“現(xiàn)有技術(shù)公開的技術(shù)內(nèi)容多于一項權(quán)利要求記載的技術(shù)內(nèi)容是否影響該專利的新穎性”，在實務(wù)中還是有不統(tǒng)一的理解。國家專利復(fù)審委員會對于具體案件的無效決定所闡述的理由和依據(jù)，無論是對于專利授權(quán)還是專利確權(quán)都有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義，甚至影響司法審判實踐中對于專利新穎性的理解和界定。因此，本文試圖就此作一番詳細(xì)的分析與闡述，便于實務(wù)中對于此情形下，在新穎性判斷方面形成共識。

一　法律邏輯思維與技術(shù)理性經(jīng)驗之分析

我國《專利法》第22條：“授予專利權(quán)的發(fā)明和實用新型，應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。現(xiàn)有技術(shù)，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)?！?/p>

在判斷一項發(fā)明或者實用新型專利申請是否具備新穎性時，有如下基本規(guī)則：1.新穎性的判斷是指一種比較，比較的一方為發(fā)明或者實用新型專利申請或者專利的權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案；而比較的另一方是現(xiàn)有技術(shù)中的各項單獨的技術(shù)。2.單獨比對，即在判斷新穎性時，只能把權(quán)利要求的內(nèi)容與每一項現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)內(nèi)容單獨性的比對，而不能將兩項或者多項現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)內(nèi)容結(jié)合起來與權(quán)利要求進(jìn)行比對。3.只有當(dāng)某項權(quán)利要求書中記載的所有技術(shù)特征都被單獨一項現(xiàn)有技術(shù)公開，才能得出該權(quán)利要求不具備新穎性的結(jié)論；相反，某項權(quán)利要求所記載的技術(shù)特征中只要有一個或者一個以上技術(shù)特征沒有被一項現(xiàn)有技術(shù)公開，那么相對于該份現(xiàn)有技術(shù)而言，通常就不能得出該權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案不具備新穎性的結(jié)論。由此判斷方式可以看出，不具備新穎性并不意味著一項權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案與某一現(xiàn)有技術(shù)所公開的技術(shù)特征相比必須一樣，正好相同，而是指前者已經(jīng)被后者所包含或者覆蓋。由此可見，當(dāng)某項現(xiàn)有技術(shù)所公開的技術(shù)特征多于一項權(quán)利要求記載的技術(shù)特征時，通常就可以得出該權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案不具備新穎性的結(jié)論。另外，不具備新穎性也并不意味著現(xiàn)有技術(shù)以完全相同的方式公開權(quán)利要求記載的技術(shù)特征。［1］此外，如果要求保護(hù)的發(fā)明或者實用新型與現(xiàn)有技術(shù)，即對比文件的區(qū)別只是所屬技術(shù)領(lǐng)域之慣用手段的直接置換，則該發(fā)明或者實用新型也是不具備新穎性的。諸如：對比文件公開了一種螺釘固定的裝置，而要求保護(hù)的發(fā)明或者實用新型只是將該裝置的螺釘固定方式變換成螺栓的固定方式，那么可以認(rèn)為該發(fā)明或者實用新型是不具備新穎性。［2］158

二　法律與技術(shù)語境下之新穎性判定

本案涉及國家知識產(chǎn)權(quán)局于2009年9月9日公告的“一種燃?xì)庾蚤]閥”實用新型專利（專利號：200820222535.3）（以下簡稱：“本專利”），本專利只有一項權(quán)利要求，該權(quán)利要求請求保護(hù)的技術(shù)方案：“1.一種燃?xì)庾蚤]閥，包括閥體，閥體上分別設(shè)置有進(jìn)氣口和出氣口，其特征在于：在進(jìn)氣口上端設(shè)置有閥口，閥體內(nèi)設(shè)置有伸出閥蓋的拉桿，拉桿與皮膜連接，皮膜將閥體分隔為上下兩部分，下半部分為閥室，皮膜與活動鐵片連接，活動鐵片下方設(shè)置有永磁鐵，永磁鐵與控制桿連接，控制桿一端連有與閥口正向?qū)?yīng)的密封閥墊，永磁鐵下方設(shè)置有與閥體固定連接的固定鐵片?！奔幢緦＠涊d了一種可以根據(jù)氣壓大小自動進(jìn)行關(guān)閉或者打開的閥門裝置。

陜西亞泰電器科技有限公司（以下簡稱：“亞泰電器”）于2012年10月22日向國家專利復(fù)審委員會提出了無效宣告請求，其理由是本專利權(quán)利要求1不具備新穎性，不符合《專利法》第22條第2款的規(guī)定及其他應(yīng)當(dāng)被宣告無效的理由，同時提交了證據(jù)1：申請?zhí)枮?00520079302.9的實用新型專利公告文本（以下簡稱：“對比文件1”）。亞泰電器據(jù)此認(rèn)為：對比文件1記載公開了本專利權(quán)利要求1的所有技術(shù)特征，并且對比文件1所披露的技術(shù)方案與該權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案均屬于同一技術(shù)領(lǐng)域，所要解決的技術(shù)問題也相同，且產(chǎn)生了相同的技術(shù)效果，因此，權(quán)利要求1相對于對比文件1而言不具備專利法第22條第2款之新穎性規(guī)定。

根據(jù)對比文件1和本專利的比對，國家專利復(fù)審委員會（第20169號，決定日：2013年3月1日，第4～5頁）認(rèn)定如下：本專利權(quán)利要求1中永磁鐵與控制桿進(jìn)行連接，控制桿一端連有與閥口正向?qū)?yīng)的密封閥墊，而對比文件1是通過搖臂組件與永磁鐵相連，搖臂組件另一端連接在帶有橡膠封板的彈簧連桿組件上。據(jù)此國家專利復(fù)審委員會認(rèn)為：由于存在上述區(qū)別，使得本專利權(quán)利要求1中的控制桿可直接對密封閥墊發(fā)生控制作用，能夠直接、有效、快速地閉合閥門；而對比文件1的橡膠封板需要搖臂組件帶動彈簧組件才能實現(xiàn)對閥門的閉合，顯然，與對比文件1所公開的現(xiàn)有技術(shù)相比，本專利不僅在結(jié)構(gòu)上更為簡單，而且閥門的閉合也更加快速有效。因此，被申請無效之專利權(quán)利要求1與對比文件1的技術(shù)方案在實質(zhì)上是不同，所預(yù)期的技術(shù)效果也明顯是不同的，因此，本專利權(quán)利要求1相對于對比文件1是具有新穎性的。

三　歸納與演繹思維之反思

本部分從兩個方面來展開：一是技術(shù)內(nèi)容或者技術(shù)方案概念的解析。根據(jù)現(xiàn)行的《專利法》規(guī)定，對現(xiàn)有技術(shù)還有抵觸申請進(jìn)行了規(guī)定，至于什么是技術(shù)內(nèi)容、技術(shù)方案基本上沒有涉及到。盡管《專利審查指南》［2］56－57對技術(shù)內(nèi)容、技術(shù)方案也有一定的解釋，但還是顯得有些抽象，所以本文在對本案進(jìn)行分析與評述之前，先對技術(shù)內(nèi)容和技術(shù)方案作一詳細(xì)的闡述。二是對國家專利復(fù)審委員會作出本專利決定的法律推理進(jìn)行分析與評述。

（一）應(yīng)然性亦實然性：技術(shù)方案、技術(shù)特征之關(guān)系分析

根據(jù)《審查指南》，專利法第2條第3款所述的技術(shù)方案由若干技術(shù)特征組成，“是對要解決的技術(shù)問題所采取的利用了自然規(guī)律的技術(shù)手段的集合，技術(shù)手段通常是由技術(shù)特征來體現(xiàn)的”［2］50。此外，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)記載發(fā)明或者實用新型的技術(shù)特征，技術(shù)特征可以是構(gòu)成發(fā)明或者實用新型技術(shù)方案的組成要素，也可以是要素之間的相互關(guān)系［2］141?？梢酝ㄟ^一個淺顯的實物例子來理解專利法中的技術(shù)方案，及技術(shù)方案怎么通過技術(shù)特征來表現(xiàn)：如有一種用于盛水的茶杯，包括杯體、杯底，所述杯體與杯底之間液密封連接。此處杯子所要解決的技術(shù)問題就是“盛水”，采用的技術(shù)手段是通過“杯體”“杯底”以及“所述杯體與杯底之間液密封連接”這三項技術(shù)特征體現(xiàn)出來的，這些技術(shù)特征的集合，就組成了解決“盛水”技術(shù)問題的技術(shù)方案。如果要進(jìn)一步解決“防塵”的技術(shù)問題，可以在該技術(shù)方案的基礎(chǔ)上增加“杯蓋”此技術(shù)手段，那么這種既能盛水又能防塵的杯子，其技術(shù)方案就是由“杯體”“杯底”“所述杯體與杯底之間液密封連接”以及“用于防塵的杯蓋”組成。如為了再進(jìn)一步解決“防止?fàn)C傷”的技術(shù)問題，還可以進(jìn)一步增加“手柄”此技術(shù)手段，那么這種既能盛水又能防塵還能防止?fàn)C傷的杯子，其技術(shù)方案就是由“杯體”“杯底”“所述杯體與杯底之間液密封連接”“用于防塵的杯蓋”以及“用于防燙傷的手柄”組成。同理，還可以為解決新的技術(shù)問題而不斷的增加技術(shù)手段，同時新的技術(shù)方案所包含的技術(shù)特征也會越來越多，所涵蓋的技術(shù)內(nèi)容也是越來越多。

如果通過專利權(quán)利要求的方式來表征上述實物的技術(shù)方案，及技術(shù)特征與技術(shù)方案的關(guān)系可以如下表示：

表1　技術(shù)方案及其與技術(shù)特征的關(guān)系

上述A、B、C、D、E，相當(dāng)于“杯體”“杯底”，所述“杯體與杯底之間液密封連接”“杯蓋”“手柄”。由此可見，該專利文獻(xiàn)包括3個技術(shù)方案：（1）由技術(shù)特征A、B、C組成的技術(shù)方案1，即權(quán)利要求1；（2）由技術(shù)特征A、B、C、D組成的技術(shù)方案2，即權(quán)利要求2；（3）由技術(shù)特征A、B、C、D、E組成的技術(shù)方案3，即權(quán)利要求3。權(quán)利要求1、2、3分別構(gòu)成一項完整的技術(shù)方案。毋庸質(zhì)疑，不同技術(shù)方案所包含的技術(shù)特征是不一樣的，不同的技術(shù)方案所解決的技術(shù)問題和所實現(xiàn)的技術(shù)效果也是不同的。簡言之，能夠解決技術(shù)問題或者說實現(xiàn)一種技術(shù)效果就是一個獨立、完整的技術(shù)方案，從專利法角度來看，就是一項權(quán)利要求。因此，技術(shù)方案的最小單元就是指只能解決一項技術(shù)問題或者說實現(xiàn)一項技術(shù)效果的技術(shù)方案；亦即，一項技術(shù)方案能解決N個技術(shù)問題或者實現(xiàn)N個技術(shù)效果，那么這項技術(shù)方案實際包括了N個技術(shù)方案單元。一般而言，除方法發(fā)明外，技術(shù)特征越多權(quán)利范圍是越小的，自然科學(xué)領(lǐng)域原則上同一技術(shù)領(lǐng)域或者同一產(chǎn)品技術(shù)越先進(jìn)其技術(shù)方案所包含的技術(shù)特征也越多。由此可見，以上技術(shù)方案中，技術(shù)方案1的保護(hù)范圍為最大，同時技術(shù)方案2保護(hù)范圍次之，技術(shù)方案3保護(hù)范圍最小。毋庸質(zhì)疑，技術(shù)方案2公開了技術(shù)方案1，同理，技術(shù)方案3公開了技術(shù)方案1和技術(shù)方案2。至少，在知曉技術(shù)方案2或者3的前提之下，本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠理解并且知曉技術(shù)方案1或者技術(shù)方案2。因此，通過公開技術(shù)方案3的專利權(quán)利要求3，可以認(rèn)為該專利權(quán)利要求也已經(jīng)公開了技術(shù)方案1和技術(shù)方案2。

（二）契合抑或沖突：專利無效、侵權(quán)訴訟之新穎性判定規(guī)則之比較

通過上述分析，技術(shù)內(nèi)容或者技術(shù)方案都是技術(shù)手段的集合，技術(shù)手段又是通過技術(shù)特征體現(xiàn)出來的。本專利中，權(quán)利要求1請求保護(hù)的技術(shù)方案為：“一種燃?xì)庾蚤]閥，包括閥體，閥體上分別設(shè)置有進(jìn)氣口和出氣口，其特征在于：在進(jìn)氣口上端設(shè)置有閥口，閥體內(nèi)設(shè)置有伸出閥蓋的拉桿，拉桿與皮膜連接，皮膜將閥體分隔為上下兩部分，下半部分為閥室，皮膜與活動鐵片連接，活動鐵片下方設(shè)置有永磁鐵，永磁鐵與控制桿連接，控制桿一端連有與閥口正向?qū)?yīng)的密封閥墊，永磁鐵下方設(shè)置有與閥體固定連接的固定鐵片?！?/p>

對比文件1公開了一種管道燃?xì)獬穳?、脫管切斷閥，公開的技術(shù)內(nèi)容為：結(jié)合對比文件的附圖，其上開有進(jìn)氣口（對應(yīng)于本專利的進(jìn)氣口）和出氣口（對應(yīng)于本專利的出氣口）的主閥體（對應(yīng)于本專利的閥體）為一個可串聯(lián)在氣體管路上的殼狀物體，它與一個帶中心孔的凹形閥蓋（對應(yīng)于本專利的閥蓋）相互扣合構(gòu)成的閥腔，在閥腔內(nèi)張設(shè)有一個橡膠密封波紋膜片（對應(yīng)于本專利的皮膜）將閥腔隔為上下兩個腔體（下腔體對應(yīng)于本專利的閥室）。手鈕桿（對應(yīng)于本專利的拉桿）由閥蓋中心孔插入上閥腔體，手扭桿的下端與波紋膜片及上銜鐵（對應(yīng)于本專利的活動鐵片）固定連接。限位隔臺、搖臂組件和帶有橡膠封板（對應(yīng)于本專利的密封閥墊）的彈簧連桿組件（對應(yīng)于本專利的控制桿）均設(shè)在下閥腔體內(nèi)，其中，限位隔臺的作用在于對搖臂組件的形成進(jìn)行限位，在限位隔臺中心孔的外周設(shè)有與永磁體對位配合并起到定位作用的下銜鐵（對應(yīng)于本專利的固定鐵片），搖臂組件（對應(yīng)于本專利的控制桿）的上端直桿穿過限位隔臺中心孔與位于上街鐵下方的永磁體連接，搖臂組件的下端桿連接在彈簧連桿組件上，彈簧連桿組件的內(nèi)端設(shè)有彈黃并連接在主閥體底部臺棱上，外端裝有進(jìn)氣口橡膠封板，平時永磁體（對應(yīng)于本專利的永磁鐵）同上銜鐵相吸合，在進(jìn)氣口壓力太小或上銜鐵同永磁體分離時，連桿組件在彈簧作用下使橡膠封板向內(nèi)運動，使閥門封閉。

由此可見，本專利權(quán)利要求1所以記載的技術(shù)特征除了“控制桿”這一技術(shù)特征外，其他技術(shù)特征都已經(jīng)被對比文件1所公開了。從兩者技術(shù)方案比較分析可見，本專利權(quán)利要求1中永磁鐵與控制桿上端進(jìn)行連接，控制桿下端連有與閥口正向?qū)?yīng)的密封閥墊，而對比文件1是永磁鐵與搖臂組件上端相連，搖臂組件的下端桿連接在彈簧連桿組件上，彈簧連桿組件的一端帶有橡膠封板，其內(nèi)端設(shè)有彈簧。再從技術(shù)角度分析，對比文件1中的“搖臂組件下端連接彈簧連桿組件”不但實現(xiàn)了本專利通過“控制桿”的位移實現(xiàn)進(jìn)閥門封閉或者打開的功能，而且由于這種結(jié)構(gòu)增加了“彈簧連桿組件的內(nèi)端設(shè)有彈簧”，所以該彈簧連桿組件還具有自動復(fù)位的功能。也就是說對比文件1與本專利技術(shù)特征相比，多于了一些技術(shù)特征。如果，不考慮這些多余的技術(shù)特征，即“搖臂組件”與“彈簧連桿組件”合為“一體結(jié)構(gòu)的搖臂組件”，那么同樣可以實現(xiàn)“產(chǎn)生位移，起到閥門打開或者關(guān)閉的功能和技術(shù)效果”。顯而易見，本專利技術(shù)特征“控制桿”與“一體結(jié)構(gòu)的搖臂組件”，所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案及預(yù)期的技術(shù)效果實質(zhì)上相同［2］156，應(yīng)當(dāng)屬于同樣的技術(shù)手段，或者技術(shù)特征。也就是說，對比文件1所公開的技術(shù)方案已經(jīng)涵蓋了本專利的技術(shù)方案，因此本專利不具有新穎性。如果說本專利的“控制桿”具體結(jié)構(gòu)與對比文件1的“一體結(jié)構(gòu)的搖臂組件”有所差別，那也屬于“慣用手段的直接置換”［2］157－158之情形，即兩者不具實質(zhì)性差異，還是不具有新穎性。

本案中，對比文件1所公開的技術(shù)方案與本專利均屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，本專利所要解決的技術(shù)問題及預(yù)期的效果亦包含在對比文件1所要解決的技術(shù)問題和預(yù)期效果之內(nèi)。所不同的僅在于對比文件1所述的技術(shù)方案不但涵蓋了本專利權(quán)利要求1技術(shù)方案的全部技術(shù)特征，還包括特征：“搖臂組件的下端桿連接在彈簧連桿組件上”，“彈簧連桿組件的內(nèi)端設(shè)有彈簧”。但是，對于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員而言，結(jié)合其應(yīng)有的知識和該對比文件1的技術(shù)教導(dǎo)，可以清楚地認(rèn)識到這些技術(shù)待征在整個對比文件1技術(shù)方案中的作用和功能，也知道略去這些特征后相應(yīng)的技術(shù)方案可以解決本專利所實現(xiàn)的“不能根據(jù)氣壓大小進(jìn)行自動打開或者關(guān)閉閥門”的技術(shù)問題和將會獲得“自動”的技術(shù)效果。相比較本專利，對比文件1不但實現(xiàn)了上述技術(shù)效果，而且還有“自動復(fù)位”的功能。也就是說，對比文件1不但公開了本專利的技術(shù)方案，還公開了產(chǎn)生進(jìn)一步技術(shù)效果的技術(shù)方案。換言之，對比文件1所公開的技術(shù)方案已經(jīng)完全覆蓋了本專利的技術(shù)方案［3］257。

由此可見，在此“現(xiàn)有技術(shù)公開的技術(shù)特征多于一項權(quán)利要求記載的技術(shù)特征”的情況下，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為本專利已經(jīng)被上述對比文件1所公開，本專利不具有新穎性。國家專利復(fù)審委員會在無效審查決定書（第20169號，第4－5頁）中認(rèn)為：對比文件1存在“搖臂組件的下端桿連接在彈簧連桿組件上”，“彈簧連桿組件的內(nèi)端設(shè)有彈簧”等多于本專利的技術(shù)特征。據(jù)此，認(rèn)為對比文件1與本專利“由于存在上述區(qū)別技術(shù)”，本專利因此具備新穎性。該決定思路顯然忽視了對比文件1已經(jīng)完全覆蓋了本專利技術(shù)方案的事實，即對比文件不但公開了本專利的技術(shù)方案“控制桿方式”，并且還進(jìn)一步公開了“彈簧組件”及“彈簧”等技術(shù)特征。在技術(shù)方案、所屬技術(shù)領(lǐng)域、發(fā)明目的、有益效果這幾個因素中，技術(shù)方案是判斷新穎性最為主要的因素。［3］258技術(shù)方案由技術(shù)特征組成，根據(jù)上述分析對比文件1的“搖臂組件的下端桿連接在彈簧連桿組件上”，“彈簧連桿組件的內(nèi)端設(shè)有彈簧”技術(shù)特征涵蓋了本專利的“控制桿”這一技術(shù)特征。因此，此決定所依據(jù)的事實和理由是存有爭議的。

根據(jù)最高院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號）第14條規(guī)定：此處的“被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實質(zhì)性差異的”，應(yīng)當(dāng)理解為只要“在發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠謾?quán)訴訟的現(xiàn)有技術(shù)抗辯認(rèn)定中，與被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的技術(shù)特征進(jìn)行對比的是，現(xiàn)有技術(shù)中的相應(yīng)技術(shù)特征，而非現(xiàn)有技術(shù)方案的所有技術(shù)特征。亦即，現(xiàn)有技術(shù)方案的技術(shù)特征在數(shù)量上可以等于或者大于被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的技術(shù)特征?！保?］同時，此處的“無實質(zhì)性差異”不是“完全相同或者字面對應(yīng)”，而是應(yīng)當(dāng)理解為還可以包含“公知常識性的區(qū)別技術(shù)特征”。此種情形，含義上近似于“等同”?！暗韧迸c“無實質(zhì)性差異”在含義上基本一致，在判斷標(biāo)準(zhǔn)上也應(yīng)當(dāng)一致，只是在表達(dá)上有所區(qū)別，同時“等同”表達(dá)方式主要用于專利侵權(quán)判定，而“無實質(zhì)性差異”的表達(dá)方式主要用于現(xiàn)有技術(shù)抗辯。由此可見，在實踐中可以參照等同的標(biāo)準(zhǔn)掌握。［4］

正因如此，最高人民法院在（2011）民提字第343號判決書所涉專利侵權(quán)訴訟案件之提審判決中指出：“……上述凸環(huán)的作用是卡住第二連接體一側(cè)形成的凹槽后，防止第二連接體從第一連接體分離；上述密封圈的作用主要是防止由其他結(jié)構(gòu)件的壓迫出現(xiàn)的變形并有效防止漏水。……凸環(huán)和凹槽位于連接體的端部還是中部，并未改變管道接頭的連接方式，韓國專利中的密封圈的主要作用在于實現(xiàn)密封，而非實現(xiàn)凹凸管的連接。亦即，韓國專利中的凸環(huán)、凹槽配合關(guān)系已經(jīng)基本實現(xiàn)了被訴侵權(quán)技術(shù)方案中凸環(huán)、凹槽扣押連接的功能效果。因此，韓國專利文件所公開的技術(shù)方案與被訴侵權(quán)技術(shù)方案采用的技術(shù)方式無實質(zhì)性差異……”由此可見，在現(xiàn)有技術(shù)公開的技術(shù)方案與涉案產(chǎn)品的技術(shù)方案相比對過程中正是體現(xiàn)了“只要前者完全涵蓋了后者的技術(shù)方案即可，而非要求不多不少，正好相同”之判斷規(guī)則。就是有具體差異，只要不是實質(zhì)性的差異的就可以認(rèn)定涉案產(chǎn)品實施的是現(xiàn)有技術(shù)。這就是判定涉案產(chǎn)品實施的技術(shù)方案是否為現(xiàn)有技術(shù)的規(guī)則適用和標(biāo)準(zhǔn)。

專利訴訟中的現(xiàn)有技術(shù)抗辯是將現(xiàn)有技術(shù)方案與涉案產(chǎn)品的技術(shù)方案進(jìn)行比對，判定是否“相同或者無實質(zhì)性差異”，其實質(zhì)就是要判定涉案產(chǎn)品所實施的技術(shù)方案是否為現(xiàn)有技術(shù)。而專利無效中的新穎性判定是將涉案專利與對比文件的技術(shù)方案進(jìn)行比對是否具備“新穎性”，其實質(zhì)還是判定涉案專利的技術(shù)方案是否為現(xiàn)有技術(shù)。由此可見，無論是現(xiàn)有技術(shù)抗辯還是新穎性判定，都是技術(shù)方案之間的比對，而且對象之一都是現(xiàn)有技術(shù)。專利侵權(quán)訴訟中的現(xiàn)有技術(shù)抗辯與專利無效程序中的新穎性判斷，在專利技術(shù)方案與對比文件（現(xiàn)有技術(shù)）的比對方式有異曲同工之妙。因此，兩者在規(guī)則適用上理應(yīng)一致，國家專利復(fù)審委員會的決定在性質(zhì)上是一種行政行為，最終是要經(jīng)過司法審查，從法理上分析，兩者不論評判標(biāo)準(zhǔn)還是規(guī)則適用上也應(yīng)一致。也就是說，國家專利復(fù)審委員會對于新穎性判定上，一方面不要求對比文件所公開的技術(shù)特征在數(shù)量上可以等于或者大于被無效專利所記載的技術(shù)特征；另一方面，在進(jìn)行技術(shù)特征比對時，只要對比文件所公開的技術(shù)特征與被無效專利記載對應(yīng)的技術(shù)特征無實質(zhì)性差異即可，而非要求完全相同。只有這樣才能統(tǒng)一專利新穎性判斷與現(xiàn)有技術(shù)抗辯中技術(shù)方案比對的方式和標(biāo)準(zhǔn)。

四　結(jié)論

通過上述分析，無論是專利無效程序中的新穎性判斷還是在專利侵權(quán)訴訟中的現(xiàn)有技術(shù)抗辯，對于“技術(shù)方案”的清楚界定和涵蓋關(guān)系探討都是非常重要的，并且直接關(guān)系到判定結(jié)果的對與否。尤其是在專利無效程序中，應(yīng)當(dāng)用技術(shù)方案或者技術(shù)內(nèi)容的包含、覆蓋與否關(guān)系來判斷“權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案是否被現(xiàn)有技術(shù)所包含、涵蓋”，而不是用概括性的表述來判斷技術(shù)方案是否相同。如果技術(shù)方案上本專利被現(xiàn)有技術(shù)所包含、涵蓋，那么該本專利就不具備新穎性。

在具體技術(shù)特征比對中，應(yīng)當(dāng)考慮對比文件與本專利相應(yīng)技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案及預(yù)期技術(shù)效果是否實質(zhì)上相同，只要兩者不具有實質(zhì)性差異即可。在發(fā)明和實用新型專利范圍，除方法發(fā)明專利外，在自然科學(xué)同一技術(shù)領(lǐng)域或者同一產(chǎn)品技術(shù)中，越先進(jìn)其技術(shù)方案所包含的技術(shù)特征也越多，所涵蓋的技術(shù)方案也越多。如果從法律公平正義的角度進(jìn)行分析，同一技術(shù)領(lǐng)域之技術(shù)方案包含技術(shù)特征越多，越代表技術(shù)的先進(jìn)；由此可見，被現(xiàn)有技術(shù)所涵蓋的技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)來說是落后的，從法律公平正義的角度來看，其對于其他人和社會需要承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)［5］就是不應(yīng)當(dāng)獲得法定之壟斷經(jīng)營權(quán)，即專利權(quán)。換言之，同樣的技術(shù)領(lǐng)域中涵蓋的技術(shù)方案越多的技術(shù)，越能表明該技術(shù)先進(jìn)、創(chuàng)新程度高。我們應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)“權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案被現(xiàn)有技術(shù)所涵蓋者，應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為不具備新穎性”這一判斷規(guī)則。它是我國《專利法》第22條對于新穎性規(guī)定的應(yīng)有之義，而非一種特殊類型之對比文件公開的特征多于權(quán)利要求的特征［6］。如果沒能正視這一點，沒有正確把握“技術(shù)方案”之間的涵蓋關(guān)系和“技術(shù)特征無實質(zhì)性差異之比對標(biāo)準(zhǔn)”，就會使很多不具專利性的“被涵蓋技術(shù)方案”成為“專利”，進(jìn)而以維權(quán)之名，行濫訴之實。這對于國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)實在是有百害而無一益，這與《專利法》第1條之“鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展”之立法目的顯然是相悖離的。

參考文獻(xiàn)：

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［3］尹新天.中國專利法詳解［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011.

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［6］國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會.現(xiàn)有技術(shù)與新穎性［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2004：394.

責(zé)任編輯：黃聲波

Novelty Judgment in Patent Invalidation Procedure
——Comment on the No.20169 Decision of Patent Reexamination Board

DENG Heng
（School of Civil and Commercial Law，Southwest University of Political Science and Law，Chongqing，401120，China）

Abstract：Through analyzing the concepts of technical content and technical solutions in the patent invalidation proceedings，the paper proposes the covering relations between technical solutions.In addition，after a comparative analysis of the technical solutions used respectively in existing technology defense and patent novelty judgment in patent invalidation procedure，it draws the conclusion that the claimed technical solution covered by the prior art does not have the novelty.

Key words：patent invalidation；patent novelty judgment；patent infringement litigation

作者簡介：鄧 恒（1979－），男，湖南桂陽人，西南政法大學(xué)博士研究生，研究方向為知識產(chǎn)權(quán)法學(xué)。

收稿日期：2015－01－13

doi：10.3969／j.issn.1674－117X.2015.05.008

［中圖分類號］D923.42

［文獻(xiàn)標(biāo)識碼］A

［文章編號］1674－117X（2015）05－0043－06