從微軟與摩托羅拉案例看RAND許可費(fèi)率計(jì)算方法

徐朝鋒 / 北京郵電大學(xué) 秦樂 / 工信部電信研究院 忻展紅 / 北京郵電大學(xué)

一、引言

隨著ICT產(chǎn)業(yè)競爭的加劇，出于爭奪市場優(yōu)勢、遏制競爭對手的發(fā)展、獲取更高的專利溢價(jià)價(jià)值等原因，ICT領(lǐng)域的專利訴訟呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，而標(biāo)準(zhǔn)專利涉及的專利訴訟更是引發(fā)了業(yè)界的廣泛關(guān)注，摩托羅拉移動、三星、蘋果、微軟、RIM等巨頭企業(yè)紛紛陷入相關(guān)糾紛。

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是公共產(chǎn)品，而專利權(quán)屬于私權(quán)領(lǐng)域，當(dāng)這兩者出現(xiàn)交叉時(shí)，專利權(quán)很容易借助技術(shù)必要標(biāo)準(zhǔn)而擴(kuò)張權(quán)利，破壞專利權(quán)人與公眾的利益平衡。鑒于ICT領(lǐng)域的行業(yè)性質(zhì)，常常因大量標(biāo)準(zhǔn)必要專利而引發(fā)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與專利權(quán)的沖突。一方面，標(biāo)準(zhǔn)化組織代表著公共利益，為了協(xié)調(diào)技術(shù)實(shí)施的合理性，理應(yīng)制定能夠有效防止知識產(chǎn)權(quán)濫用的政策；另一方面，

注 釋擁有專利權(quán)的企業(yè)希望自己的專利技術(shù)納入該行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并在標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入實(shí)施階段后，通過巨額專利使用費(fèi)對市場形成控制力，或者通過高價(jià)許可以及不許可獲得市場支配地位，因此引入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的專利權(quán)越來越多的帶有私權(quán)屬性，由此也引發(fā)移動通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必要專利的高門檻：大量專利進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致總的許可成本居高不下、許可談判代價(jià)高昂。1. 參見張平、張小林、何懷文：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化中知識產(chǎn)權(quán)披露機(jī)制研究——以3G產(chǎn)業(yè)為背景，網(wǎng)絡(luò)法律評論，2008年由于標(biāo)準(zhǔn)化組織不涉及專利權(quán)的審查與許可，標(biāo)準(zhǔn)必要專利又常涉及專利法與反壟斷法，甚至合同法的交叉地帶，給司法審查和判定帶來很大的不確定性。近年來，“德國橙皮案”、微軟與摩托羅拉專利許可費(fèi)案以及華為公司訴美國IDC公司反壟斷糾紛案等這些司法判例中的審判原則與審判標(biāo)準(zhǔn)，都可以給我國在相關(guān)制度的構(gòu)建和法律規(guī)制方面提供參考與借鑒。本文以微軟與摩托羅拉專利許可費(fèi)之爭為背景，通過對該案的審判思路進(jìn)行解讀，在此基礎(chǔ)上對“合理無歧視”原則下的專利許可費(fèi)率的確定做出討論，以期為我國相關(guān)法律問題做出有益探索。

二、微軟與摩托羅拉標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可費(fèi)之爭

（一）案情簡介

2010年10月21日與10月29日，摩托羅拉分別以書面形式告知微軟，要求微軟支付摩托羅拉所擁有的802.11與H.264標(biāo)準(zhǔn)必要專利（H.264及802.11分別為國際電信聯(lián)盟（ITU）和美國電子和電器工程師協(xié)會（IEEE）制訂的標(biāo)準(zhǔn)）的許可費(fèi)，許可費(fèi)率為微軟最終產(chǎn)品價(jià)格(比如Xbox、電腦、智能手機(jī)等)的2.25%，相當(dāng)于每年支付逾40億美元。

2010年11月9日，微軟以摩托羅拉的許可要約違反RAND協(xié)議為由提起訴訟。2013年4月25日，華盛頓西區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院判決摩托羅拉的 H.264標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合的RAND許可費(fèi)率范圍為每單項(xiàng)產(chǎn)品0.555到16.389美分，其中Xbox的許可費(fèi)率為16.389美分/項(xiàng)，其他產(chǎn)品的許可費(fèi)率為0.555美分/項(xiàng)。摩托羅拉的802.11標(biāo)準(zhǔn)必要專利組合的RAND許可費(fèi)率范圍為每單項(xiàng)產(chǎn)品3.471到19.5美分，其中Xbox的許可費(fèi)率為19.5美分/項(xiàng)，其他產(chǎn)品的費(fèi)率為0.8美分/項(xiàng)，相當(dāng)于每年支付180萬美元。

（二）爭議焦點(diǎn)

本案涉及兩個(gè)焦點(diǎn)問題：RAND（公平、合理和無歧視）費(fèi)率的計(jì)算方法和RAND許可費(fèi)的考慮因素。

1、焦點(diǎn)一：RAND費(fèi)率計(jì)算方法

微軟和摩托羅拉分別提出了各自的計(jì)算方法，法院經(jīng)過綜合考慮采納了摩托羅拉的計(jì)算方法。

（1）微軟的計(jì)算方法

微軟提出的方法是“具體價(jià)值法”（incremental value approach），定義為：切割出被納入標(biāo)準(zhǔn)的專利技術(shù)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，與其他能被納入標(biāo)準(zhǔn)的替代專利技術(shù)相比較，以計(jì)算出該專利技術(shù)具體價(jià)值的方法。這個(gè)方法著眼在標(biāo)準(zhǔn)被采用與實(shí)施之前的階段，即所謂的事前階段。微軟所提議的方法缺乏廣泛使用性：第一，因?yàn)椴徽撌荌EEE或者是ITU都沒有用過此方法且都沒有在標(biāo)準(zhǔn)制定過程中事前披露RAND條款；第二，事前政策還有可能會涉及到反壟斷問題，故而標(biāo)準(zhǔn)組織對此都慎之又慎；第三，法院審理過程中發(fā)現(xiàn)此方法不實(shí)用,因?yàn)檫^程復(fù)雜，不同企業(yè)對專利價(jià)值的認(rèn)定不同。

（2）摩托羅拉的計(jì)算方法

摩托羅拉的計(jì)算方法是假設(shè)性雙邊協(xié)商法（hypothetical bilateral negotiation approach），定義為模擬在RAND權(quán)利義務(wù)下進(jìn)行假設(shè)雙邊協(xié)商的方法。此方法微軟曾在提交給FTC的聲明中提到過而且在Georgia-Pacific Corp v Unite States Plywood Corp 案中有過司法實(shí)踐。

（3）法院的計(jì)算方法

在專利許可費(fèi)計(jì)算時(shí)，法院通常采用Georgia-Pacific因素來分析，但此方法并不適合RAND協(xié)議下的許可費(fèi)計(jì)算，故法院最后采納了摩托羅拉的假設(shè)性協(xié)商法，同時(shí)適當(dāng)修改了Georgia-Pacific因素。下表展示了微軟摩托羅拉案中的考慮因素,原Georgia-Pacific考慮因素中第4條和第5條不適合RAND協(xié)議下的許可情況故不予考慮。

2、焦點(diǎn)二：RAND許可費(fèi)考慮因素

本案中所討論的是Georgia-Pacific因素中最重要也是最基本的三個(gè)因素：標(biāo)準(zhǔn)必要專利對標(biāo)準(zhǔn)的貢獻(xiàn)、對被告產(chǎn)品的重要性和參照物的選擇。

（1）標(biāo)準(zhǔn)必要專利對標(biāo)準(zhǔn)的貢獻(xiàn)

H.264標(biāo)準(zhǔn)中本案涉及6個(gè)專利族的16項(xiàng)專利，第一項(xiàng)和第二項(xiàng)專利族在一審判決出來之前已到期，后四項(xiàng)專利族僅被標(biāo)準(zhǔn)組織認(rèn)定了一項(xiàng)技術(shù)：“隔行視頻”（interlaced video）技術(shù)。摩托羅拉參與到發(fā)展 H.264標(biāo)準(zhǔn)之前，許多企業(yè)或研究機(jī)構(gòu)都已經(jīng)對VCEG的H.264草案做出了貢獻(xiàn)并最后促成了H.264標(biāo)準(zhǔn)。綜上，法院推定摩托羅拉標(biāo)準(zhǔn)必要專利對H.264標(biāo)準(zhǔn)貢獻(xiàn)小。

摩托羅拉提供的證據(jù)不足以證明其對802.11標(biāo)準(zhǔn)的重要性，加之法院用假設(shè)性雙邊協(xié)商法來判定，故而只能推定其對802.11標(biāo)準(zhǔn)的貢獻(xiàn)有限。

（2）標(biāo)準(zhǔn)必要專利對產(chǎn)品的重要性

微軟的產(chǎn)品有 Windows、Xbox、Silverlight、Zune、Lync和Skype。微軟出示了有利證據(jù)表明隔行視頻技術(shù)對微軟產(chǎn)品可有可無或應(yīng)用面比較窄，如H.264對Windows產(chǎn)品的功能性作用小且Windows的本質(zhì)不是一個(gè)視頻播放器；H.264對于Xbox的作用也很小，因?yàn)樵赬box中應(yīng)用最多的是“progressive form”技術(shù)；其他的微軟產(chǎn)品甚至都不含有隔行視頻技術(shù)。摩托羅拉稱AT&TU-verse中應(yīng)用了隔行視頻技術(shù)，用戶在Xbox中安裝該程序后就會涉及到隔行視頻技術(shù)。但據(jù)統(tǒng)計(jì)，每3500萬用戶中只有1萬到1萬1千名用戶安裝了AT&TU-verse。

802.11標(biāo)準(zhǔn)只在微軟的Xbox中有所涉及，其中信道管理接入專利和數(shù)據(jù)調(diào)制解調(diào)（a/n/g）專利與Xbox相關(guān)但作用有限；雙方對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)專利重要性方面無法達(dá)成一致，故而法院也難以認(rèn)定；而數(shù)據(jù)調(diào)制解調(diào)（b/n）和安全專利對Xbox有重要價(jià)值。

（3）參照物的選擇

Georgia-Pacific因素中最重要也是最基本的三個(gè)因素：標(biāo)準(zhǔn)必要專利對標(biāo)準(zhǔn)的貢獻(xiàn)、對被告產(chǎn)品的重要性和參照物的選擇。

摩托羅拉提出了三個(gè)參照物：2011年與VTech之間的授權(quán)協(xié)議、2010年與RIM之間的交叉許可、收購Symbol之間的三個(gè)授權(quán)協(xié)議。上述第一個(gè)為訴訟和解協(xié)議；第二個(gè)為部分授權(quán)協(xié)議，其實(shí)際支付的許可費(fèi)遠(yuǎn)不如在本案中被請求的數(shù)額，故無法區(qū)分出部分授權(quán)協(xié)議中標(biāo)準(zhǔn)必要專利所占價(jià)值比重；第三個(gè)為部分授權(quán)協(xié)議且所涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利已過期。

微軟提出的參照物是H.264、802.11專利池、Marvell芯片的授權(quán)協(xié)議和Intecap授權(quán)評估協(xié)議。微軟提出的理由與RAND協(xié)議基本原則一致，故而法院采納了微軟的參照物選擇。

（三）案例評析

本案的最大亮點(diǎn)是法院明確了RAND協(xié)議下許可費(fèi)的計(jì)算方法和考慮因素：即假設(shè)性雙邊協(xié)商法和Georgia-Pacific13個(gè)參考因素，此兩點(diǎn)可作為企業(yè)許可費(fèi)談判的重要參考依據(jù)。在新的計(jì)算方法和考慮因素的計(jì)算下，摩托羅拉的40億美元的專利費(fèi)訴求最后被判決為180萬美元。對于此判決，很多企業(yè)都有疑問：標(biāo)準(zhǔn)必要專利是否越來越不值錢。在Georgia-Pacific13個(gè)考慮因素最重要三個(gè)因素（即標(biāo)準(zhǔn)必要專利對標(biāo)準(zhǔn)的貢獻(xiàn)、對產(chǎn)品的重要性和參照物的選擇）的證明中，摩托羅拉無論在證人證言和證據(jù)選擇方面與微軟相比略遜一籌：第一，在標(biāo)準(zhǔn)必要專利對標(biāo)準(zhǔn)的重要性方面，因標(biāo)準(zhǔn)制定初期摩托羅拉未積極參與、所聲明的多個(gè)技術(shù)貢獻(xiàn)未被法院采納，最終法院只認(rèn)定摩托羅拉對標(biāo)準(zhǔn)貢獻(xiàn)有限；第二，摩托羅拉因?qū)Ξa(chǎn)品重要性方面欠缺證明力度，故而法院采納了微軟的觀點(diǎn)；第三，摩托羅拉選擇的三個(gè)參照物全部未被法院認(rèn)定，而微軟的選擇恰如其分。這就注定了摩托羅拉無法得到一個(gè)滿意的許可費(fèi)。

三、該案對我國企業(yè)應(yīng)訴標(biāo)準(zhǔn)專利相關(guān)訴訟的啟示

該案的判決為標(biāo)準(zhǔn)專利合理無歧視許可原則下許可費(fèi)的計(jì)算提供了有益參考，比如在2013年下半年華為與InterDigital案件中對合理許可費(fèi)率的確定總結(jié)

注 釋了四條原則2. 葉若思、祝建軍、陳文全：標(biāo)準(zhǔn)必要專利使用費(fèi)糾紛中FRAND規(guī)則的司法適用【J】，2013年04期，這些原則和Georgia-Pacific考慮因素有異曲同工之處。此外，對于標(biāo)準(zhǔn)化組織的專利政策是否可構(gòu)成與參與標(biāo)準(zhǔn)制定者之間的合同，目前學(xué)界與實(shí)務(wù)界爭論較大。有學(xué)者認(rèn)為，“合理無歧視”許可是標(biāo)準(zhǔn)化組織與參與標(biāo)準(zhǔn)制定者之間的合約，“因此應(yīng)在理解合理無歧視許可背景的基礎(chǔ)上，依照合同目的來解釋‘合理’與‘無歧視’的具體含義，并以此作為計(jì)算合理無歧視許可費(fèi)的基本原則。 ”3. 張吉豫：標(biāo)準(zhǔn)必要專利“合理無歧視”許可費(fèi)計(jì)算的原則和方法——美國“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”案的啟示，知識產(chǎn)權(quán)，2013年第8期但在評價(jià)華為公司訴InterDigital標(biāo)準(zhǔn)必要專利使用費(fèi)糾紛案時(shí)，法官則認(rèn)為，不宜理解為標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人與標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者之間已經(jīng)成立合同關(guān)系，而應(yīng)理解為標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人對標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者以及潛在的實(shí)施者負(fù)有以符合FRAND條件許可的義務(wù)。4. 祝建軍：標(biāo)準(zhǔn)必要專利使用費(fèi)率的司法裁量規(guī)則——評華為公司訴交互數(shù)字集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)必要專利使用費(fèi)糾紛案，中國知識產(chǎn)權(quán)報(bào)，2014年

該案對我國企業(yè)參與標(biāo)準(zhǔn)專利許可訴訟也有很大的借鑒意義，本文從五個(gè)方面的重要因素來闡述其對我們的啟示：

（一）聘請本技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)強(qiáng)有利的專家團(tuán)隊(duì)。本案中原被告均聘請了多位專家證人相互質(zhì)證，判決書的很多重要部分都直接引用了專家證人的證言；也可選擇聘請同屬標(biāo)準(zhǔn)組織的無直接利益第三方企業(yè)專家作證，以體現(xiàn)證據(jù)的客觀性，如本案中摩托羅拉就曾

注 釋讓索尼的專家出庭作證。

（二）證明標(biāo)準(zhǔn)必要專利對標(biāo)準(zhǔn)的貢獻(xiàn)。在此方面，需綜合考慮許可人在標(biāo)準(zhǔn)制定過程中的參與程度、每件專利的到期日期、其他可最大程度上替代該標(biāo)準(zhǔn)必要專利的技術(shù)、該技術(shù)在主流市場中的應(yīng)用程度等，如YouTube和谷歌的安卓都未使用H.264技術(shù)。

（三）重點(diǎn)考慮對產(chǎn)品的貢獻(xiàn)。國內(nèi)企業(yè)不僅要把精力和財(cái)力都放在證明專利的技術(shù)價(jià)值方面，還要重點(diǎn)考慮對產(chǎn)品的貢獻(xiàn)方面，尤其是對產(chǎn)品核心功能實(shí)現(xiàn)的貢獻(xiàn)（如有可替代技術(shù)）。畢竟專利對標(biāo)準(zhǔn)貢獻(xiàn)再大，對產(chǎn)品貢獻(xiàn)小亦是無意義的。

（四）考慮參照物的選擇。參照物的選擇不僅要適合案情（如授權(quán)協(xié)議中標(biāo)準(zhǔn)必要專利的價(jià)值比重相似、訴訟結(jié)果是和解還是法院判決），還需與RAND協(xié)議的基本原則“推廣標(biāo)準(zhǔn)的全球使用”相契合。

（五）積極應(yīng)訴。國內(nèi)企業(yè)遇到像摩托羅拉等在市場中涉嫌濫用訴訟權(quán)或市場支配地位的企業(yè)不應(yīng)一味的妥協(xié)忍讓，在綜合考慮各方面因素、判例的情況下應(yīng)積極應(yīng)訴，廣泛收集證據(jù)，加強(qiáng)同行業(yè)企業(yè)之間的合作，以求贏得訴訟的勝利和獲得良好口碑。

【1】張平、張小林、何懷文：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化中知識產(chǎn)權(quán)披露機(jī)制研究——以3G產(chǎn)業(yè)為背景，網(wǎng)絡(luò)法律評論，2008年

【2】葉若思、祝建軍、陳文全：標(biāo)準(zhǔn)必要專利使用費(fèi)糾紛中FRAND規(guī)則的司法適用【J】，2013年04期

【3】張吉豫：標(biāo)準(zhǔn)必要專利“合理無歧視”許可費(fèi)計(jì)算的原則和方法——美國“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”案的啟示，知識產(chǎn)權(quán)，2013年第8期

【4】祝建軍：標(biāo)準(zhǔn)必要專利使用費(fèi)率的司法裁量規(guī)則——評華為公司訴交互數(shù)字集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)必要專利使用費(fèi)糾紛案，中國知識產(chǎn)權(quán)報(bào)，2014年