我國馳名商標制度反思從商標法第13條的適用展開

劉慶輝 / 北京市高級人民法院

我國馳名商標制度反思從商標法第13條的適用展開

劉慶輝 / 北京市高級人民法院

一、馳名商標制度的若干問題

本文源于真實案例引發(fā)的思考，為方便討論，對案例予以適當改編。甲公司在A類商品上在先注冊了“蘋果”商標（簡稱引證商標），乙公司在B類商品上在后注冊了“蘋果”商標（簡稱爭議商標）。爭議商標經(jīng)商標局核準注冊后，甲公司向商標評審委員會提出撤銷爭議商標的申請，理由是引證商標是馳名商標，爭議商標的注冊違反了商標法第13條第2款之規(guī)定。商標評審委員會經(jīng)審理認定，引證商標構成馳名商標，引證商標與爭議商標也近似，但兩個商標指定使用的商品有較大區(qū)別，爭議商標的注冊不易誤導公眾，未違反商標法第13條第2款之規(guī)定，遂裁定維持爭議商標的注冊。裁定作出后，甲公司未起訴，乙公司不服，提起行政訴訟，請求撤銷引證商標為馳名商標的認定，其中一個主要理由是，本案無認定馳名商標之必要，商標評審委員會違反了按需認定原則，程序上違法。

以上案例向我們提出了一個根本性問題，即商標法第13條應當如何適用。雖然在先商標具有較高的知名度，但鑒于其他因素其禁用權范圍無法及于在后訴爭商標時，是否還有必要認定在先商標為馳名商標？馳名商標認定是否是商標法第13條適用的必經(jīng)程序？更進一步的問題是，司法實踐中有無認定馳名商標的必要？我國基于普通商標和馳名商標二分法的商標保護制度是否存在問題，應當如何改革？本文從商標法第13條的適用展開，嘗試對我國馳名商標制度的立法規(guī)定、司法實踐及相關問題進行研究，并對我國商標保護制度的改革提出一些建議。

二、馳名商標制度及有關立法例

馳名商標，是指在某一個國家或者地區(qū)為相關公眾廣為知曉的商標，1其對應的英文是“Well-known trademark”。一般認為，商標的保護力度取決于商標的顯著性和知名度，顯著性越強，知名度越高，保護范圍越大。[1]馳名商標的保護范圍和力度大于普通商標，原因在于其知名度高，凝聚了商標權人的投資和信用，具有很高的商譽價值。最初，商標保護基于混淆標準，有

注 釋

1. 參見《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第1條?；煜齽t保護，無混淆則不保護。但是，對于知名度較高的商標，單純基于混淆標準無法提供有力的保護，于是學術界和實務界轉而探尋其他的保護理論。1927年，美國學者Frank Schechter發(fā)表了具有開創(chuàng)性的《商標保護的理論基礎》一文，提出了商標保護的淡化理論，認為應當依據(jù)淡化理論來保護具有較高知名度的商標。[2]從那以后，馳名商標的保護問題越來越受到人們的重視，各國紛紛立法加強對馳名商標的保護力度，國際公約也進行了規(guī)定?！侗Ｗo工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》第6條之2即是對馳名商標的保護規(guī)定，不過仍是基于混淆原則的保護?！禩rips協(xié)定》第16條之3亦是對馳名商標的保護規(guī)定，其在《巴黎公約》的基礎上，對馳名商標的保護進一步提高了要求，在防止混淆的基礎上，還提供了反淡化的保護。[3]此外，依據(jù)《Trips協(xié)定》第16條之2條規(guī)定，馳名商標的保護還擴大到了服務商標。我國1993年商標法并未明確規(guī)定馳名商標制度，但結合1993年商標法第27條和1995年商標法實施條例第25條第1款第（2）項之規(guī)定，應當認為我國1993年商標法提供了基于混淆原則的馳名商標保護制度。為了適應加入世界貿易組織的需要，我國于2001年對商標法進行了修正，商標法第13條明確規(guī)定了馳名商標保護制度，即對未注冊馳名商標提供防止混淆的保護，對注冊的馳名商標提供反淡化的保護。2

三、我國商標法第13條適用的問題

我國商標法第13條規(guī)定，“就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予注冊并禁止使用。就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用?！钡?款是對馳名的未注冊商標提供禁止混淆的保護，第2款是對馳名的注冊商標提供跨類保護。所謂跨類保護，根據(jù)最高法院司法解釋的規(guī)定，亦即禁止淡化的保護。

在行政執(zhí)法和司法實踐中，由于利益的驅動，特別是在各級地方政府爭取馳名商標數(shù)量的政績工程推動下，馳名商標制度一度異化，偏離了制度本旨。為此，最高人民法院先后頒發(fā)若干司法解釋文件，明確了馳名商標認定的被動認定原則、按需認定原則、個案認定原則。在這三大原則的指導下，馳名商標的認定逐步回歸正常。但是，問題仍然存在。例如，對于按需認定原則，就存在不同的認識。恰如前述案例所揭示的，在引證商標雖構成馳名商標但其保護范圍仍不能跨到爭議商標注冊商品類別上時，對引證商標是否馳名有無認定之必要？一派意見認為，馳名商標的認定影響到商標法13條中“復制、摹仿、翻譯”和“誤導”要件的認定，因此在邏輯順序上，馳名商標的認定是一個事實前提，必須先予認定，才能往下認定“復制、摹仿、翻譯”和“誤導”是否成立。另一派意見認為，既然商標法13條適用的結果是引證商標的禁用權無法及于在后的訴爭商標，馳名商標的認定就無必要，否則就違背了按需認定原則。這里的意見分歧涉及到商標法第13條如何適用的問題。

以商標法第13條第2款為例，從法律邏輯上分析，禁止在后商標注冊和使用有三個要件：第一，在先注冊商標已馳名；第二，訴爭商標是對在先注冊商標的復制、摹仿或者翻譯；第三，訴爭商標會誤導公眾，致使在先注冊商標權利人的利益可能受到損害。其中，第二個要件的認定實際上是商標近似的認定，即訴爭商標是復制、摹仿或者翻譯在先注冊商標，從而與在先注冊商標近似。根據(jù)最高人民法院司法解釋的有關規(guī)定和司法實踐的通常認識，在先商標的知名度影響商標近似的認定。3因此，法律適用就存在一個邏輯順序，首先，應當認定在先商標是否馳名；其次，認定商標是否近似；最后才認定在后商標的注冊和使用是否會誤導公眾，損害在先商標權

注 釋

2.《關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第9條第2款規(guī)定，足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯(lián)系，而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的，屬于商標法第十三條第二款規(guī)定的“誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害”。

3. 參見最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十條第（三）項之規(guī)定。人的商標利益。這就導致一個問題，只要當事人援引商標法第13條而且確有適用必要的，商標行政機關和法院就必須認定在先商標是否馳名，而不管法律適用的最終結果如何。這種做法是法律適用的正確邏輯，并不違反馳名商標的按需認定原則，相反，如果不依此認定，將可能構成法律適用錯誤。

商標法第13條適用的結果有兩種可能：其一，在先商標馳名，其他要件也成立，對馳名商標應當予以保護；其二，在先商標馳名，但其他要件不成立，法律適用的結果是馳名商標無保護之必要。由于馳名商標的認定很嚴格，在證據(jù)審查、事實認定上要耗費很多精力，而且認定的程序復雜，如果費了大量精力認定在先商標馳名，但法律適用最終結果是不予保護，則無異于做無用功。執(zhí)法實踐中，為了減少工作量，在相關商標或者商品差異明顯的案件中，商標評審委員會往往采取簡單的處理辦法，不再對在先商標是否馳名作出認定，而是直接以在后訴爭商標不是“復制、摹仿或者翻譯”在先商標或者商品類別相距太遠為由，徑直駁回在先商標權人的請求。然而，這一做法也遭到質疑，被認為違反了商標法第13條的邏輯適用順序，構成法律適用錯誤。這一問題曾經(jīng)在商標評審委員會和北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院引起廣泛討論。針對這一問題，北京市高級人民法院石必勝法官作了詳盡分析，并提出了“隱含表述”的應對之策。[4]所謂“隱含表述”，即對于在先商標雖已馳名但無法阻卻在后訴爭商標注冊的情形，不再將在先的引證商標明確認定為馳名商標，而是表述為“引證商標雖具有較高知名度，但商標法第13條的其他要件不成立……”之類的語言，回避了引證商標為馳名商標的文字上的明確認定，以避免當事人拿馳名商標的認定大做文章。

四、馳名商標認定之必要性檢討

就我國商標法第13條適用的邏輯而言，馳名商標的認定確為法律適用中的事實前提要件，無論法律適用最終結果是否保護在先商標，都應當對其是否馳名作出認定。因此，只要當事人援引商標法第13條而且確有適用必要的，馳名商標的認定就是一個必經(jīng)程序。但是，這極可能導致馳名商標認定的泛濫，誘發(fā)假案子發(fā)生。例如，如果當事人想要認定一個馳名商標，取得經(jīng)營優(yōu)勢，他就會設計一個假案子，找一個哪怕是商品類別差得離譜的在后商標作為靶子，請求認定其在先商標為馳名商標，禁止在后商標的注冊和使用。其實，其真實目的并非要禁止在后商標的注冊和使用，而是制造一個案子認定其商標馳名，并借機宣傳，謀取經(jīng)營優(yōu)勢。按照正常的法律適用邏輯，其目的可能得逞，即不管最后是否禁止在后商標的注冊和使用，其在先商標是否馳名都必須先予認定。這種現(xiàn)象顯然背離了馳名商標制度的本旨，應該予以禁止，但是從法律上講，似乎又無可厚非。這說明商標法第13條的立法和司法存在問題，應當引起重視和反思。

馳名商標制度的本旨是要防止淡化馳名商標，即防止在后商標的介入而削弱馳名商標與其商品之間的聯(lián)系，淡化馳名商標的識別力和區(qū)分力，或者說是為了防止他人盜取馳名商標上凝聚的商譽。淡化一般有弱化、丑化兩種形式，其中弱化是主要的形式。[5]淡化的機理是，在先商標知名度很高，顯著性很強，商業(yè)信譽很好，以至于消費者在看到與該在先商標近似的在后商標時，會自然聯(lián)想到在先商標，消費者的這種聯(lián)想會削弱在先商標與其商品之間的指向關系，淡化在先商標的識別力和區(qū)分力。淡化對馳名商標權人是不公平的，應當予以規(guī)制。為了防止馳名商標的淡化，各國商標法都采取一定的法律技術手段，對馳名商標提供特別保護。例如，我國商標法第13條是通過所謂的跨類保護（即跨越商品類別的保護）來保護馳名商標權人的商標利益，馳名商標在不相同也不類似的商品類別上亦能得到特別保護。

按照我國目前馳名商標保護的司法實踐，適用商標法第13條一般分為三個步驟。第一步是確定在先商標是否馳名，這一步只是解決定性問題，即確定在先商標是否馳名，至于馳名到何種程度，這一環(huán)節(jié)并不確定；第二步是確定商標是否近似；第三步才是確定馳名商標的知名度能否覆蓋到在后商標的相關公眾，相關公眾是否會誤以為在后商標與在先馳名商標有某種聯(lián)系，從而損害馳名商標權人的商標利益。如果三步都成立，則在后商標的注冊和使用應當禁止。細致分析一下，第一步馳名商標的認定似乎多余，因為這一步只認定商標是否馳名，至于馳名到何種程度，知名度是否足以覆蓋到在后商標的相關公眾，要到第三步才能確定。已如前述，商標淡化的機理是，在先商標的知名度足以覆蓋到在后商標的相關公眾，而且兩個商標如此近似，相關公眾看到在后商標時會誤以為在后商標與在先商標存在某種聯(lián)系，從而淡化在先商標的顯著性，損害在先商標權人的利益。因此，判斷在先商標是否能跨類保護，上述第一步和第三步完全可以合并，只需要兩步即可。第一步，確定在先商標的知名度是否足以覆蓋到在后商標的相關公眾；第二步，確定在后商標與在先商標是否近似，足以使得在后商標的相關公眾對在后商標與在先商標產(chǎn)生不當聯(lián)系和認識。如果這兩個要件都成立，就可以得出結論——在后商標的注冊和使用易使相關公眾誤以為在后商標與在先商標存在某種聯(lián)系，從而淡化在先商標的顯著性，損害在先商標權人的利益，因此在后商標的注冊和使用應當予以禁止。以上兩步法，省略了馳名商標認定這一環(huán)節(jié)，將其轉換為商標具體知名度的認定，既能實現(xiàn)保護在先商標的執(zhí)法目標，又避免了馳名商標認定這一多余且容易滋事的環(huán)節(jié)。因此，馳名商標認定的必要性值得檢討，我們可以按照以上兩步法，從實質意義上解讀我國商標法第13條的構成要件，或者在立法上對商標法第13條的表述予以適當調整。

五、馳名商標制度之反思

進一步而言，我國馳名商標保護制度也值得反思。依據(jù)商標法理，在先商標的保護范圍取決于其顯著性和知名度，誠如黃暉先生所言，商標的保護范圍好比電筒的照射范圍，電池的強度如同商標的顯著性，電筒的高度如同商標的知名度，電池越強，電筒越高，光照范圍也就越亮和越大，商標的保護范圍也應該越強和越廣。[6]因此，對在先商標應當提供與其知名度相應的保護力度。商標的知名度是線性、漸進的，其保護范圍大小也應當是漸進的。但是，我國商標法第28條對普通商標提供保護，第13條對馳名商標提供保護，這種將商標區(qū)分為普通商標與馳名商標的二分法保護制度，顯得機械。從普通商標到馳名商標是一個漸進的過程，對于知名度介于二者之間的商標，比如地方政府一度認定的“著名商標”，應當提供與其知名度相應的保護，但是我國商標法缺乏相應的規(guī)定，這在立法上是一個缺陷，屬于法律漏洞。司法實踐中，法院不得不根據(jù)在先商標的知名度，靈活調整商品類似的認定尺度，來實現(xiàn)對在先商標的保護。4這樣雖然能為在先商標提供與其知名度相應的保護力度，但是導致了商品類似認定上的過多“個案性”，遭致詬病。[7]因此，有必要對基于普通商標和馳名商標二分法的商標保護制度予以改革。

實際上，無論是普通商標、馳名商標，還是所謂的著名商標，都只是對商標知名度的一個定性，其主要意義在于學術上的討論。例如，馳名商標，只是一個定性的概念，其馳名度的高低，并不整齊劃一，有一般的馳名商標，有知名度極高的馳名商標，保護范圍并不一樣?？墒牵痉▽嵺`需要的是定量，即商標知名度的具體大小，只有商標的具體知名度大小才能確定其保護范圍。泛泛的定性并無用處，定量才是關鍵，確定商標的具體知名度才是司法操作的必經(jīng)程序。因此，司法中區(qū)分普通商標和馳名商標，實際意義不大。普通商標、馳名商標作為學術概念有存在的意義，而在立法表述和司法認定上實無必要。

在商標保護問題上，一般區(qū)分兩種情況，一種是同類商品保護，另一種是跨類商品保護。同類商品保護，一般限于商標相同、近似，商品相同、類似，容易引起相關公眾混淆的情形（即通常所說的普通商標）?？珙惿唐繁Ｗo，則需要滿足兩個要件：第一，在先商標的知名度能夠及于在后商標的相關公眾；第二，在先商標與在后商標近似，足以使得在后商標的相關公眾對在后商標與在先商標產(chǎn)生不當?shù)穆?lián)系和認識。一旦這兩個要件成立，就可以推出結論：在后商標的相關公眾在看到在后商標時容易將該商標和在先商標聯(lián)系起來，誤以為二者之間存在某種聯(lián)系，從而削弱在先商標的識別力、區(qū)分力，淡化其顯著性，損害在先商標權人的利益，因此應該保護在先商標，阻止在后商標的注冊和使用。跨類商品保護實際相當于目前的馳名商標保護，但并不要求在先商標一定是馳名商標，而是根據(jù)其具體知名度大小，提供適度的跨類保護，因此更顯合理。按照同類商品保護和跨類商品保護二分法構建我國的商標保護制度后，不必區(qū)分普通商標、著名商標和馳名商標，而是根據(jù)具體情況，或者提供同類商品范圍的保護，或者按照在先商標的知名度大小為其提供適度的跨類保護。這種保護模式是周全的，能覆蓋到所有形態(tài)的商標，可以克服我國目前普通商標和馳名商標二分法保護模式所固有的缺陷。

六、結語

我國馳名商標制度歷經(jīng)神化、異化的歷史階段，后經(jīng)最高法院若干司法解釋的指引，逐漸回歸正常。然而，實踐中馳名商標制度的問題仍然時隱時現(xiàn)。為此，有必要澄清我國商標法第13條適用中的問題，反思馳名商標認定的必要性，甚至有必要進一步反思我國的馳名商標制度。我們的商標保護制度區(qū)分普通商標和馳名商標，這種二分法保護模式顯得機械、僵硬，實踐中存在問題，值得檢討。我們應當按照同類商品保護和跨類商品保護的二分法，重建我國的商標保護制度。

注 釋

4. 參見最高人民法院（2011）知行字第37號《駁回再審申請通知書》、北京市高級人民法院（2005）高行終字第27號行政判決書以及北京市高級人民法院（2012）高行終字第00961號行政判決書。

[1]黃暉.商標法[M].北京:法律出版社，2004:129.

[2]鄧宏光.商標法的理論基礎——以商標顯著性為中心[M].北京：法律出版社，2008:288.

[3]李明德.中日馳名商標制度比較研究［A］，中國社會科學院知識產(chǎn)權、中國知識產(chǎn)權培訓中心.專利法、商標法修法專題研究［C］，北京：知識產(chǎn)權出版社,2009:452-453.

[4]石必勝.馳名商標的司法認定——商標法第十三條的具體適用［J］.人民司法,2012(19).

[5]彭學龍.商標法的符號學分析[M].北京：法律出版社,2007:276.

[6]黃暉.商標法[M].北京:法律出版社，2004:129.

[7]劉慶輝.我國商標近似、商品類似的認定：標準、問題及出路［J］.知識產(chǎn)權,2013(4).