技術標準中專利信息不披露行為的審查對策

王貞華 樊延霞

技術標準中專利信息不披露行為的審查對策

王貞華 樊延霞

我國標準化組織尚未規(guī)定針對違反專利信息披露義務的罰責。在審查專利信息不披露行為時，參與標準制修訂的組織或個人如果明顯違反了合同義務，應當給予更嚴重的懲罰。未參與的組織或個人不負有披露義務，但有可能構成專利權濫用行為，標準實施者可以此進行抗辯或請求反不正當競爭和反壟斷審查。未披露必要專利信息行為的審查需要考慮專利本身的市場價值和在標準中的作用，而未披露非必要專利的行為則需要結(jié)合不披露主體的行為是否正當性進行判斷。國家標準的制修訂組織負有更強的專利信息披露的注意義務。標準制定組織的特殊性和行業(yè)本身的法律規(guī)定在審查中不容忽視。

專利 技術標準 專利信息披露制度

一、問題的引出

技術標準中的專利信息披露制度實質(zhì)上是為了使專利信息透明化，其不僅可使專利的推廣更為便利，避免專利挾持標準的狀況出現(xiàn)，有效解決全球化環(huán)境下更加復雜的技術問題，同時還可以消減標準的落后性，有利于整合技術以形成最優(yōu)水平的標準體系?；诖耍瑖鴦赵河?008年6月5日頒布的《國家知識產(chǎn)權戰(zhàn)略》已將專利納入標準作為國家知識產(chǎn)權戰(zhàn)略的專項任務范疇，由此專利標準化將成為我國知識產(chǎn)權戰(zhàn)略和技術標準化戰(zhàn)略的交叉部分。

同時，標準中有關專利問題的相關政策也在積極制定中。自2004年《國家標準涉及專利的管理規(guī)定（暫行）（征求意見稿）》出臺以來，至今已近十年。經(jīng)多次修改，國家標準委和國家知識產(chǎn)權局于2013年12月聯(lián)合發(fā)布了《國家標準涉及專利的管理規(guī)定（暫行）》。該《規(guī)定》首次對國家標準涉及專利的相關問題進行了規(guī)范。其中在專利信息披露方面規(guī)定，在國家標準制修訂的任何階段，參與標準制修訂的組織或者個人應當盡早向相關全國專業(yè)標準化技術委員會或者歸口單位披露其擁有和知悉的必要專利，同時提供有關專利信息及相應證明材料，并對所提供證明材料的真實性負責。參與標準制定的組織或者個人未按要求披露其擁有的專利，違反誠實信用原則的，應當承擔相應的法律責任。由該《規(guī)定》可以看出以下三個方面的問題：

首先，披露主體僅限于“參與標準制定和修訂的組織或個人”。由此提出的問題是：專業(yè)標準化技術委員會或歸口單位是否應當承擔披露義務？未參與標準制定和修訂的組織或個人是否無需承擔披露義務？

其次，未在標準化組織內(nèi)規(guī)定對違反專利信息披露義務的罰責。這實質(zhì)上是將不披露行為的違法責任推向了標準化組織外的司法救濟和行政救濟，采用的是“自愿性披露制度”。也就是說，只規(guī)定作為“道義義務”“應該”披露專利，但并未規(guī)定違反披露義務的相應后果。雖然，國家標準管理委員會是監(jiān)督各標準組織執(zhí)行情況的行政單位，對上述的“應承擔相應的法律責任”不具備審判或執(zhí)行能力，但是對于“應承擔相應的法律責任”的規(guī)定過于籠統(tǒng)，并沒有對法律責任的具體適用作進一步的細化規(guī)定。

第三，明確行業(yè)標準和地方標準若涉及專利，可參照本規(guī)定處理。由此提出的問題是：“自愿性披露制度”是否適用于所有標準？

近年來，我國的專利侵權訴訟案件已經(jīng)開始涉及標準中專利的問題。然而，司法實踐對于不披露行為規(guī)制尚存在一定的分歧。比如，針對“默示許可”的情況，“不披露即低價許可”a最高人民法院在（2008）民三他字第4號。；針對藥品特殊性的情況，“不披露也應取得許可后使用”b廣西在（2007）桂民三終字第46號。；針對專利創(chuàng)新程度及其在標準中的作用等因素的情況，“不披露即以合理價格許可”c最高人民法院于2009年6月18日公布的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（征求意見稿）。。目前，法律界和反壟斷機構也未針對不同披露主體、不同類型標準、不同性質(zhì)專利（是否為必要專利）的不披露行為的法律責任認定進行相關討論。

二、審查中需考量的影響因素

基于我國對不披露行為的審查現(xiàn)狀和存在的問題，本文通過考量相關影響因素，提出我國在審查專利信息不披露行為案件時切實可行的對策。這些相關因素包括不披露的主體、不披露的內(nèi)容、標準的類型、行業(yè)的特點和實施者本身的注意能力。

技術標準制定中不披露行為的歸責非常復雜。按照我國目前的法律體系，對專利信息不披露行為的法律規(guī)制體系至少涉及合同法、專利法、反不正當競爭法和反壟斷法。因此，對于不披露行為案件的審查，需要考慮其是否違反了《合同法》中的合同義務？是否威脅到《反不正當競爭法》所保護的競爭自由？或者是否成為《反壟斷法》規(guī)定的妨礙競爭的因素和市場勢力？對于不披露行為所涉及的相關因素進行分析時，本文也將以上述法律體系為基礎考慮相應的法律適用問題。

（一）不披露的主體

專利信息披露制度的披露主體主要分為三類：第一類是技術標準中所需技術的提交者，第二類是標準制定和修訂過程中的參與者，第三類是標準化組織的成員。

技術標準中所需技術的提交者是最窄范圍的披露主體，對所提交的技術消息了解最為深入，對所提交技術方案的來源也最為清楚。因此，其對專利信息披露應該負有最直接的義務。

標準制定和修訂過程中的參與者不僅包括上述技術的提交者，還包括對提交方案進行整合和修訂的人員。參與標準制定和修訂的這些人員對技術了解最全面，同時也是倡議者、制定者和受益者。因此，其對標準整合后的技術方案可能涉及的專利應當盡到注意義務，并盡可能地披露專利信息。在我國，標準制定和修訂過程中的參與者應該至少包括負責起草的單位或企業(yè)，以及參加起草的單位、企業(yè)或個人，其范圍要比“專業(yè)標準化技術委員會”或“標準歸口單位”小。

標準化組織的成員還包括未參與技術標準制定和修訂的標準化組織的其他成員。在我國，“專業(yè)標準化技術委員會”或“標準歸口單位”的成員范圍應當與標準化組織成員范圍相一致。雖然組織內(nèi)的其他成員未參加該標準的制定，但作為標準化組織成員有義務保證由該組織制定的標準順利推行。由于其也是標準的受益者，所以要求未參加標準制定的標準化組織的其他成員承擔披露義務，這顯然要比要求標準化組織外的專利權人承擔披露義務更加“理所應當”。

毋庸置疑，在判斷是否違反披露義務時，上述三類是負有專利信息披露制度義務的主體。一方面，標準化組織可以從其內(nèi)部尋求解決其知識產(chǎn)權問題的手段。另一方面，即使內(nèi)部不能解決，這三類披露主體需要承擔的法律責任也是非常明確的。當專利被引入標準，其實質(zhì)上是與公眾簽訂了一份合同。這三類主體在標準實施后主張未披露的專利權，當事人之間的關系以及相關的任何訴訟，都必須認定為合同關系，而非侵權關系。若違反合同義務，基于誠實信用原則和公眾對其合理信賴的前提應當對他們給予更嚴厲的懲罰。首先應當考慮的是免費許可。如果有其他可以考慮的因素，比如，未披露的內(nèi)容是必要專利，存在即使在標準制定過程中沒有披露該專利信息，標準化組織也會選擇納入該必要專利的可能，但也至少應該是低價許可。

除了上述三類負有專利信息披露制度義務的主體可能成為不披露的主體，下述兩類也有此可能，包括：非標準化組織成員的專利權人、以及與標準化組織存在利益關系的專利權人。當然，后者也屬于廣義的非標準化組織成員的專利權人，但在本文中，非標準化組織成員的專利權人并不包括與標準化組織存在利益關系的專利權人。

上述兩類不披露主體雖然不負有披露義務，但一旦成為不披露的主體，則會阻礙標準的順利推廣，同時還會增加標準實施者的成本。因此，需要通過外部法制環(huán)境對技術標準化的個人利益和公共利益進行平衡，綜合技術標準的公益性考慮而給予合理價格的許可。當然，如果這兩類專利權人明知或應當知道專利被納入標準而未要求披露，其目的是為了在技術標準實施之后通過高額許可費用來獲取巨大的經(jīng)濟利益，限制或排除市場競爭。這種做法有可能構成專利權的濫用，此時，標準實施者是可以以此在侵權訴訟中進行抗辯或是請求進行反不正當競爭和反壟斷審查。

（二）不披露的內(nèi)容d必要專利：指經(jīng)技術標準體系認定是該技術標準體系所必不可少的一項技術，而又因為該技術是一項專利技術而被專利權人所獨占。

專利信息披露的內(nèi)容一般是指必要專利 的專利信息。目前，對于必要專利，標準化組織主要是考慮該專利在技術上是否必要，且大多要求披露已經(jīng)公開的專利申請。

如果不披露的內(nèi)容是必要專利，那么就存在即使在標準制定過程中沒有披露該專利信息，標準化組織也會選擇納入該必要專利的可能。尤其當該專利成為進入下游產(chǎn)業(yè)的關鍵性條件時，專利權人不披露行為的動機是否公正，以及是否明知或應當知道專利被納入標準，似乎變得不重要了。專利權人在市場中的主導地位，即便是達到了壟斷市場的程度，并不是因為專利被納入標準才形成的，而是由產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自身狀況所決定的，只不過技術標準的網(wǎng)絡效應將其向前更推進了一步。因此，對于此類不披露內(nèi)容需要側(cè)重于專利本身的市場價值和在標準中的作用來衡量行為的正當性。

在實踐中，標準化組織在選定“必要專利”時，需要判斷該專利是否為互補性專利而不是可替代性專利e可替代專利是指可以輕易被其他免費技術或其他專利替代，不包括可替代的其他技術成本過高、效果過差，即使專利權人在標準制定或發(fā)布之時已披露了該專利，標準制定者和實施者也很可能采用該專利。。因為每個技術領域、每個技術方向、甚至每個技術熱點均可能涉及許多項專利，技術方案的提交者在技術篩選方面客觀上存在不可避免的失誤，當然也可能存在傾向性的選擇，這都可能導致競爭性專利或可替代專利進入技術標準中。一旦存在失誤，再加上沒有披露，那么在技術標準實施后就可能會形成專利阻礙效應，其他可替代技術囿于成本而不能再進入標準中與之形成競爭。與此同時，標準實施者基于標準的網(wǎng)絡效應和鎖住效應也必須付出高昂的轉(zhuǎn)移成本，相對于專利權人提出的高額許可費，該轉(zhuǎn)移成本更加難以承受。f黃姝：《沉默是“金”——論標準中的專利默認許可》，載《探索社會主義司法規(guī)律與完善民商事法律制度研究——全國法院第23屆學術討論會獲獎論文集（下）》2011年，第1154頁。因此，此類不披露的內(nèi)容需要結(jié)合不披露主體的行為是否正當進行判斷。

必要專利還需要滿足的條件是專利權的有效性，包括如下三個方面，即：專利的獲得是合法的，專利的內(nèi)容是滿足授權條件的，專利的法律狀態(tài)是有效的。實踐中，標準化組織基本上不負責對任何專利權的有效性進行鑒別。與其他條件相比，專利權的有效性確實并不重要。因為如果有效性的前提不存在了，該專利就進入公有領域。但不可否認的是，這種專利可能會給標準實施者帶來訴訟風險和經(jīng)濟損失。對于實用新型專利，這種情況尤為嚴重。實用新型專利無需經(jīng)過實質(zhì)審查便可獲得授權。當這類專利納入技術標準時，其專利權的穩(wěn)定性要比發(fā)明專利低很多。據(jù)統(tǒng)計，在國家知識產(chǎn)權局已作出的實用新型專利檢索報告中，實用新型專利的權利要求全部或部分不具有新穎性或創(chuàng)造性的報告數(shù)量占到55%左右g歐陽石文、曲淑君：《解讀專利權評價報告制度》，載國家知識產(chǎn)權局條法司編：《專利法研究2009》，知識產(chǎn)權出版社2010年7月第1版，第337頁。。所以，本文建議，在將實用新型專利納入技術標準時，應當強制規(guī)定標準化組織要對這些專利進行評價，根據(jù)國家知識產(chǎn)權局作出的“專利評價報告”（前身是“實用新型專利檢索報告”）來確定是否將其納入技術標準，以提高技術標準的穩(wěn)定性和安全性。

需要特別提到的是，歐洲專利局已經(jīng)在2009年與包括美國電氣及電子工程師學會（IEEE）和歐洲電信標準協(xié)會在內(nèi)的標準化組織簽訂了合作意向書，并積極尋求與國際電信聯(lián)盟的合作。h張平主編：《沖突與共贏：技術標準中的私權保護——信息產(chǎn)業(yè)技術標準的知識產(chǎn)權政策分析》，北京大學出版社2011年版，執(zhí)行主編手記第3頁。目前，我國知識產(chǎn)權相關部門與標準化組織之間缺乏必要的協(xié)調(diào)，歐洲專利局的上述舉措值得我國借鑒。

（三）標準類型

按照對社會經(jīng)濟秩序的影響以及對實施者產(chǎn)生的合理信賴的程度大小，技術標準可依序分為：國家強制性標準（尤其是為了對進口產(chǎn)品設置技術壁壘而制定的強制性標準）、國家推薦性標準、行業(yè)強制性標準、地方強制性標準、行業(yè)推薦性標準、地方推薦性標準等。國家標準作為裁量基準,在具體行政行為中起著相當重要的作用，其對社會經(jīng)濟秩序的影響以及給予實施者產(chǎn)生的合理信賴的程度是最強的。尤其國家標準還會為了國家利益設置技術壁壘而制定強制性標準，由此國家標準的制定和修訂組織負有更多的專利信息披露的注意義務。當因為尚未制定國家強制標準，而只是制定了行業(yè)或地方強制標準時，同樣需要強化相關標準制定和修訂組織對專利信息披露的注意義務。

（四）行業(yè)特點

區(qū)別技術標準所涉及的行業(yè)類型時，并不是按照傳統(tǒng)和新興、技術含量的高低、或者互聯(lián)互通標準化要求的高低進行區(qū)分，而是需要注意標準制定組織的特殊性以及行業(yè)本身的法律規(guī)定。比如，國家食品藥品監(jiān)督管理局負責國家中藥標準化工作，在中藥標準化戰(zhàn)略中具有絕對的核心地位，而其他行業(yè)的國家標準一般是由國家標準化委員會負責。相對于國家標準化委員會，國家食品藥品監(jiān)督管理局在處理標準化中涉及專利權問題的能力略有欠缺，故此時需要考慮標準制定組織的自身特點。又比如，基于藥品的特殊性，根據(jù)藥品管理法律規(guī)定，必須將其藥品專利轉(zhuǎn)化為國家藥品標準后才能取得合法生產(chǎn)權。也就是說，專利是否并入標準，權利人并無選擇的自由，也就無需專門作出專利許可與否的聲明，故此時則需要考慮行業(yè)本身的法律規(guī)定。

以 VITA （ 國 際 貿(mào) 易 協(xié) 會 ， VMEbus International Trade Association）為例，之所以其可以推行強制性披露原則，是因為有行業(yè)背景作為支持。VITA制定的VME標準主要針對軍隊等使用的特種產(chǎn)品，其標準適用范圍非常有限，成員相對較少，且相關生產(chǎn)企業(yè)眾多，沒有地位特別強勢的企業(yè)。如此，容易在勢均力敵的情況下達成妥協(xié)，形成統(tǒng)一。i趙啟杉：《技術標準中的事先披露原則——VITA新專利政策介評》，載《電子知識產(chǎn)權》2007 年第6期。我國有些行業(yè)，尤其是涉及安全、衛(wèi)生方面，比如健康、食品安全、環(huán)境安全、軍用產(chǎn)品等，設置強制性披露制度能有效應用標準化組織內(nèi)部政策對專利權人進行約束，可以保證技術標準的穩(wěn)定性和安全性，避免對消費者產(chǎn)生大的影響。對于技術標準專業(yè)委員會過多、程序過于復雜的行業(yè)，如信息產(chǎn)業(yè)，還是需要根據(jù)行業(yè)自身的組織特點、標準的特點以及市場需要選擇合適的專利政策。

對于嚴重依靠出口的行業(yè)，應當積極參與國際標準化制定和執(zhí)行活動，以避免技術壁壘的風險。同時，也不能只滿足于被動采用，需要盡快在熟悉標準制定和實施的各個環(huán)節(jié)后，將我國的優(yōu)勢技術適時地向國際組織推薦，逐漸參與并主導國際標準的制定。

（五）實施者的注意能力

專利信息披露義務本質(zhì)上是一種合同義務。在標準實施者不知道專利權與標準之間法律關系雙方的真實情況、且標準作為“公共產(chǎn)品”使標準實施者產(chǎn)生了合理信賴的情況下，標準實施者可以成為善意第三人而進行免責。但標準實施者在一定條件和環(huán)境下需要承擔一定的注意義務。舉例來說，信息產(chǎn)業(yè)專利標準化的戰(zhàn)爭硝煙已經(jīng)彌漫全球，達到了“人人都想分一杯羹”的地步，尤其是當實施者也是其他標準制定的參與者時，應該在使用他人標準時能夠預見“潛水艇專利”的可能，此時應提高“合理信賴”成立的要求。

與之相反，我國一些偏遠地區(qū)的企業(yè)因知識閉塞、網(wǎng)絡不發(fā)達，傳統(tǒng)行業(yè)因從業(yè)人員知識水平低，僅知曉標準的通用性和公益性，對使用標準可能會侵犯他人的專利權所知甚少。如果存在不披露行為，在技術上或是理論上都不可能有能力履行注意義務，此時應降低“合理信賴”成立的要求。

當然，上面五種因素并不是孤立作用，通常是互為關聯(lián)，因此需要綜合考慮。只不過在某個案件中可能是某個因素起主要作用，需要具體案件具體分析。

三、結(jié) 語

《國家標準涉及專利的管理規(guī)定（暫行）》將披露主體設定為“參與標準制修訂的組織或者個人”目前是合理的，其相對較窄范圍的“技術標準中所需技術的提交者”賦予了標準制定和修訂過程中的參與者更多的注意義務，相對較寬范圍的“標準化組織的成員”則使得可操作性更強，避免了標準化組織承擔過多的責任，有助于促進標準化工作的順利進行。雖然未參與標準制定和修訂的組織或個人不負有披露義務，但一旦成為不披露的主體，仍可能造成專利權濫用，標準實施者是可以以此在侵權訴訟中進行抗辯或是請求進行反不正當競爭和反壟斷審查。

但作為對國家標準涉及專利的管理規(guī)定，尤其是強制性標準或涉及技術壁壘的標準，卻沒有在標準化組織內(nèi)規(guī)定對違反披露義務的罰責，而是統(tǒng)一交給外部法制環(huán)境進行約束與支撐，還是有失周全。因為我國的標準體系具有行政特點，將違反披露義務統(tǒng)一交給外部法制環(huán)境進行約束與支撐，不利于發(fā)揮我國行政手段的優(yōu)點。此外，我國的技術標準管理部門和專利管理部門均具有行政職能，相對于多為民間組織性質(zhì)的歐美標準體系，部門之間的協(xié)調(diào)易于操作，但合作溝通尚有待加強。目前歐洲專利局與歐洲和國際標準化組織的合作可作為借鑒。

近年來，國內(nèi)一些企業(yè)通過長期積累的技術進步，在標準化領域確實有所突破，比如以大唐為主的通信企業(yè)推出的第三代通信的TD-CDMA標準。隨著發(fā)達國家創(chuàng)設專利的收益已經(jīng)成為其設置技術壁壘的重要手段，專利戰(zhàn)略變得越來越復雜、越來越多樣化。技術標準與專利戰(zhàn)略的緊密結(jié)合是一種新的戰(zhàn)略形式。對于我國，技術標準化戰(zhàn)略是一件機遇和挑戰(zhàn)并存的大事，是實現(xiàn)“中國夢”的戰(zhàn)略手段之一。為協(xié)調(diào)技術標準與專利權之間的矛盾，充分利用技術標準和專利制度促進我國經(jīng)濟社會發(fā)展，需要高度重視技術標準制定中專利信息披露問題。

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patent; technical standards; disclosure system of patent information

樊延霞，國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會材料工程申訴二處副處長

王貞華，國家知識產(chǎn)權局專利局材料工程發(fā)明審查部建筑工程處副處長