知識(shí)產(chǎn)權(quán)法制度研究的典范
——評(píng)李明德著《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》（第二版）

李菊丹

知識(shí)產(chǎn)權(quán)法制度研究的典范
——評(píng)李明德著《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》（第二版）

李菊丹

李明德教授所著《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》（第二版），是一本關(guān)于美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法研究的集大成之作，其以分門別類的方式將美國龐大而復(fù)雜的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法體系及其實(shí)踐發(fā)展有序地展示在讀者面前，通過構(gòu)建“權(quán)利客體—權(quán)利內(nèi)容—權(quán)利救濟(jì)”的分析邏輯，將專利法、版權(quán)法、商標(biāo)法、反不正當(dāng)競爭法等具體知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度，從冗長的法律條文和紛繁復(fù)雜的判例中清晰出來，為讀者全面系統(tǒng)地勾勒了美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的圖景。堅(jiān)持回到問題的起點(diǎn)，堅(jiān)持以歷史的眼光看待法律的發(fā)展，堅(jiān)持用豐富的案例展現(xiàn)法律的生命與活力，是這部《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》的魅力所在。

美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 制度研究 判例

從1997年到2004年，從2010年到2014年，李明德教授經(jīng)過前后長達(dá)12年的研究、撰寫和修訂，終于成就這本擺在我們面前的《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》。前八年完成的是2003年出版的《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》，后四年進(jìn)行的是修訂工作。與第一版《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》相比，此次修訂不但在原書已涉及的專利、商業(yè)秘密、版權(quán)、商標(biāo)、不正當(dāng)競爭、外觀設(shè)計(jì)和形象權(quán)等領(lǐng)域補(bǔ)充了大量的立法資料和案例資料，反映了美國相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的最新發(fā)展，而且還增加了思想觀念提供法、半導(dǎo)體芯片保護(hù)法以及計(jì)算機(jī)軟件的保護(hù)內(nèi)容，為我們提供了更加系統(tǒng)全面的美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法圖景。正是由于上述變化，新版《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》由原書的14章擴(kuò)展至20章，字?jǐn)?shù)由52萬字增至近120萬字。與其說2014年4月出版的《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》是對(duì)2003版的修訂，不如說是李明德教授對(duì)復(fù)雜而不斷發(fā)展的美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律制度及其實(shí)踐的一次重新解讀和詮釋。正因此，李明德教授將當(dāng)時(shí)很快售罄的2003年第一版《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》視為是“一部沒有全部完成的著作”a張繼哲：《大學(xué)之道 在明明德——專訪李明德教授》，載《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)雜志》總第88期。?；蛟S在這位知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的潛心傳播者心里，無論是2010年出版的《歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》，還是剛出版的《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》以及他的其他諸多作品，在某種意義上都是未完成的作品，有待在未來不斷發(fā)展的知識(shí)產(chǎn)權(quán)立法和司法實(shí)踐中完善。

“美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法既有聯(lián)邦法，又有州法；既有制定法，又有判例法，其體系精深、嚴(yán)密而龐雜”，“且法律修改較為頻繁，對(duì)同一個(gè)問題，相關(guān)的判例常常經(jīng)歷了一個(gè)從肯定到否定，再到否定之否定的發(fā)展過程，讓人難以準(zhǔn)確理解”b劉平：《經(jīng)典制度的解讀范本——評(píng)李明德著〈美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法〉》，載《中國版權(quán)》2004年第1期，第57頁。。這本關(guān)于美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法研究的集大成之作，以分門別類的方式將美國龐大而復(fù)雜的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法體系及其實(shí)踐發(fā)展有序地展示在讀者面前，通過構(gòu)建“權(quán)利客體—權(quán)利內(nèi)容—權(quán)利救濟(jì)”的分析邏輯，將專利法、版權(quán)法、商標(biāo)法、反不正當(dāng)競爭法等具體知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度，從冗長的法律條文和紛繁復(fù)雜的判例中清晰出來。堅(jiān)持回到問題的起點(diǎn)，堅(jiān)持以歷史的眼光看待法律的發(fā)展，堅(jiān)持用豐富的案例展現(xiàn)法律的生命與活力，正是這部《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》的魅力所在，也是李明德教授一以貫之的研究范式的集中體現(xiàn)。

一、分門別類，邏輯緊密

為了清晰而有序地呈現(xiàn)美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的復(fù)雜而嚴(yán)密的全貌，《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》（以下簡稱該書）通過嚴(yán)密的內(nèi)容安排，以獨(dú)具創(chuàng)造的分析邏輯，通過分門別類方式闡述了美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的基本內(nèi)容。該書開門見山地討論了三個(gè)問題，美國聯(lián)邦法和州法在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題上的權(quán)限劃分、知識(shí)產(chǎn)權(quán)與市場(chǎng)競爭的關(guān)系，以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的范圍及相互關(guān)系。第一個(gè)問題闡明了美國法律制度的特色在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的具體表現(xiàn)；第二個(gè)問題說明了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)基本原理在美國法律以及司法實(shí)踐中的具體體現(xiàn)；第三個(gè)問題是解決了各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)劃分的標(biāo)準(zhǔn)以及相互作用的機(jī)制。這三個(gè)問題是研究者進(jìn)入和理解美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法所必須面對(duì)的基本問題。換言之，不了解這三個(gè)問題，就無法真正把握美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法體系的邏輯和運(yùn)作機(jī)制。這部分篇幅不大，但內(nèi)容至關(guān)重要。

接下來，該書分專題討論了創(chuàng)造性知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)（包括專利法、商業(yè)秘密法和版權(quán)法）、市場(chǎng)競爭性知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)（包括商標(biāo)法、反不正當(dāng)競爭法、形象權(quán)保護(hù)和思想觀念提供法）以及三類特殊知識(shí)產(chǎn)權(quán)（外觀設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體芯片和計(jì)算機(jī)軟件）的保護(hù)問題。專利保護(hù)客體是具有創(chuàng)造性的產(chǎn)品、方法及其改進(jìn)的發(fā)明，“沒有申請(qǐng)專利或者達(dá)不到專利法要求的發(fā)明，則可以由各州的商業(yè)秘密法保護(hù)”c李明德：《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》（第二版），法律出版社2014年4月出版，第179頁。，版權(quán)的保護(hù)客體是具有獨(dú)創(chuàng)性的作品，這些客體均屬于創(chuàng)造性成果的范疇。商標(biāo)法和反不正當(dāng)競爭法分別為注冊(cè)商標(biāo)和其他商業(yè)標(biāo)記提供保護(hù)，屬于市場(chǎng)競爭保護(hù)的范疇?！靶蜗髾?quán)是指人們對(duì)自己的身份進(jìn)行商業(yè)性使用的權(quán)利”d李明德：《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》（第二版），法律出版社2014年4月出版，第691頁。，對(duì)其進(jìn)行規(guī)制是反不正當(dāng)競爭法的一個(gè)組成部分。“在美國，不存在聯(lián)邦一級(jí)的思想觀念提供法”，“僅僅存在各州的普通法，尤其是各州的合同法中”e李明德：《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》（第二版），法律出版社2014年4月出版，第754頁。，就符合特定要求的思想觀念，規(guī)定思想觀念的提供者可以根據(jù)合同關(guān)系或保密關(guān)系要求使用者給予相應(yīng)的報(bào)酬。該書所稱的“思想觀念”與通常所理解的思想觀念是不同的，必須處于特定的合同關(guān)系中，才能受到各州普通法的保護(hù)。這就是“思想觀念”被當(dāng)作市場(chǎng)競爭性知識(shí)產(chǎn)權(quán)，而沒有列為與技術(shù)發(fā)明、作品一樣的創(chuàng)造性知識(shí)產(chǎn)權(quán)的原因。外觀設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體芯片和計(jì)算機(jī)軟件是三類特殊的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，因?yàn)檫@三類知識(shí)產(chǎn)權(quán)客體“既具有專利法所保護(hù)的技術(shù)發(fā)明的特征，又具有版權(quán)法所保護(hù)的表達(dá)特征”f同注釋 e 。，因此處在版權(quán)法和專利法的保護(hù)范圍之間，以獨(dú)立的專題進(jìn)行分別討論。該書討論體系的安排可見作者對(duì)美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法體系理解的獨(dú)具匠心。

對(duì)美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的獨(dú)到理解還體現(xiàn)在作者對(duì)具體專題的討論。在美國，對(duì)于版權(quán)、商標(biāo)和半導(dǎo)體芯片保護(hù)通常有美國聯(lián)邦的相關(guān)立法，具有相對(duì)成形的規(guī)則體系，該書對(duì)這些專題的討論基本遵循“權(quán)利客體—權(quán)利內(nèi)容—權(quán)利救濟(jì)”的邏輯進(jìn)行，以便讀者從繁雜的法律條文中脫離并建立自己的理解體系。該書還考慮到討論專題的特色，如專利和外觀設(shè)計(jì)保護(hù)部分，雖然也有聯(lián)邦立法，但其將專利保護(hù)客體的內(nèi)容納入到“專利獲得要件”部分進(jìn)行論述，將專利客體與作為專利授權(quán)要件的新穎性、非顯而易見性和實(shí)用性，以及植物品種一并進(jìn)行討論。咋看這樣的安排似乎不合邏輯，但了解美國專利法的學(xué)者都知道，對(duì)美國專利法發(fā)展歷史產(chǎn)生巨大影響的很多判例，都是首先討論相關(guān)發(fā)明是否屬于專利保護(hù)客體，然后才討論相關(guān)發(fā)明是否符合專利授權(quán)的三性要件。如美國聯(lián)邦最高法院通過1980年Chakrabarty案g李明德：《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》（第二版），法律出版社2014年4月出版，第39頁。確立“陽光下人所制造出來的一切東西”都可以獲得專利保護(hù)，因此判決轉(zhuǎn)基因的微生物可以獲得專利。聯(lián)邦最高院在2010年通過Bilski案h同注釋。g裁定，《專利法》第100條所規(guī)定的“任何方法”具有廣泛的含義，包括了商業(yè)方法。也就是說，解決相關(guān)發(fā)明是否屬于專利保護(hù)客體，是討論相關(guān)發(fā)明是否具備新穎性、非顯而易見性和實(shí)用性這些問題的前提和基礎(chǔ)。對(duì)外觀設(shè)計(jì)保護(hù)的討論體系，更凸顯了該書沒有僅僅將外觀設(shè)計(jì)的理解停留在《外觀設(shè)計(jì)法》的層面，而是深刻考慮到外觀設(shè)計(jì)的多面性和復(fù)雜性：從實(shí)用性的角度可以申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)；從藝術(shù)性的角度可以獲得版權(quán)的保護(hù)；從區(qū)別性的角度可以作為商標(biāo)保護(hù)。對(duì)于與外觀設(shè)計(jì)有異曲同工之妙的計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)，該書也給予了獨(dú)到而全面地關(guān)注，分別從商業(yè)秘密、版權(quán)和專利的角度對(duì)計(jì)算機(jī)軟件的保護(hù)實(shí)踐進(jìn)行剖析，展示了這幾種知識(shí)產(chǎn)權(quán)在計(jì)算機(jī)軟件領(lǐng)域的靈活運(yùn)用。

二、系統(tǒng)全面，內(nèi)容豐富

系統(tǒng)全面，內(nèi)容豐富是該書在內(nèi)容設(shè)計(jì)方面的另一大特點(diǎn)。該書系統(tǒng)全面地展示了美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)全部內(nèi)容，既包括具有成文法規(guī)范的專利、版權(quán)、商標(biāo)、反不正當(dāng)競爭等內(nèi)容，也包括雖有成文法或示范法影響但主要通過各州判例發(fā)揮作用的商業(yè)秘密保護(hù)，既有已經(jīng)退出歷史舞臺(tái)的半導(dǎo)體芯片保護(hù)法，也有還處在探索和發(fā)展中的形象權(quán)保護(hù)和思想觀念提供保護(hù)的內(nèi)容，除此之外，還通過相關(guān)法律和判例的運(yùn)用為外觀設(shè)計(jì)和計(jì)算機(jī)軟件梳理了較為全面系統(tǒng)的保護(hù)規(guī)則。

系統(tǒng)全面，內(nèi)容豐富同樣體現(xiàn)在該書對(duì)每一專題的討論之中。以商業(yè)秘密法為例。該書首先介紹了商業(yè)秘密法的法律淵源及其發(fā)展，指出各州對(duì)商業(yè)秘密的保護(hù)主要是在1939年《侵權(quán)法重述》、1979年《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》和1995年《反不正當(dāng)競爭法》影響下，通過判例實(shí)現(xiàn)的，然后通過杜邦公司訴克利斯托夫案i李明德：《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》（第二版），法律出版社2014年4月出版，第五章“商業(yè)秘密法”。討論了與商業(yè)秘密有關(guān)的關(guān)鍵問題，包括商業(yè)秘密法與專利法在保護(hù)技術(shù)發(fā)明上的關(guān)系、商業(yè)秘密的范圍及其構(gòu)成要件、不正當(dāng)手段的判斷、第三人的責(zé)任問題、法律救濟(jì)以及隨著人才流動(dòng)頻繁而引發(fā)的競業(yè)禁止與商業(yè)秘密保護(hù)的關(guān)系問題。該書通過大量的判例厘清競業(yè)禁止協(xié)議與商業(yè)秘密保護(hù)之間的關(guān)系：“在美國商業(yè)秘密保護(hù)的司法實(shí)踐中，支持雇員的自由流動(dòng)，限制甚至否定競業(yè)禁止協(xié)議是一個(gè)基本傾向”j李明德：《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》（第二版），法律出版社2014年4月出版，第210頁。。當(dāng)競業(yè)禁止協(xié)議的涉及商業(yè)秘密保護(hù)時(shí)，在商業(yè)秘密保護(hù)的范圍內(nèi)會(huì)承認(rèn)協(xié)議的作用，但會(huì)對(duì)協(xié)議所涉及的“商業(yè)秘密”進(jìn)行狹義解釋，將屬于雇主的商業(yè)秘密與屬于雇員的知識(shí)和技能進(jìn)行區(qū)分。雇主在訴訟中還可能面臨暴露相關(guān)商業(yè)秘密的風(fēng)險(xiǎn)，從而得出美國法律鼓勵(lì)員工自由流動(dòng)，鼓勵(lì)自由競爭的基本價(jià)值取向。通過這些判例的論證以及《侵權(quán)法重述》、《反不正當(dāng)競爭法重述》規(guī)定的變化，最終找到美國商業(yè)秘密保護(hù)的發(fā)展軌跡：從側(cè)重于義務(wù)原則到側(cè)重于財(cái)產(chǎn)權(quán)原則，從侵權(quán)法理論的主導(dǎo)到反不正當(dāng)競爭法理論的主導(dǎo)。

該書不僅探討了現(xiàn)行美國相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的基本內(nèi)容及其運(yùn)行，而且分析了相關(guān)制度的起源、發(fā)展、變化和未來趨勢(shì)，以及導(dǎo)致發(fā)生這些變化的內(nèi)因和外因?？梢哉f，這既是一部關(guān)于美國現(xiàn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的巨著，同時(shí)也是一部美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的發(fā)展歷史，詳細(xì)評(píng)說了美國相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的過去、現(xiàn)在和未來的發(fā)展，可以作為中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)實(shí)踐及其制度建設(shè)的借鑒。

三、堅(jiān)持回到問題的起點(diǎn)

“學(xué)習(xí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué)，最重要的是了解和掌握知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律體系得以建立的前提”，也就是搞清“什么是知識(shí)產(chǎn)權(quán)”，“什么是知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律體系的起點(diǎn)”k李明德：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》（第二版），法律出版社2008年4月出版，序言。。在李明德教授看來，知識(shí)產(chǎn)權(quán)理論體系的起點(diǎn)是人類的智力活動(dòng)成果。該書的第一章概述中的“知識(shí)產(chǎn)權(quán)范圍部分”形象而簡約地界定了各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)之間的關(guān)系，這實(shí)際上就是美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法體系的起點(diǎn)。該書將作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)理論體系起點(diǎn)的“人類智力活動(dòng)成果”分為五大部分：思想觀念、版權(quán)和相關(guān)權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)與反不正當(dāng)競爭權(quán)所保護(hù)的客體。這五部分之間的關(guān)系如何？該書給出了明了而簡潔的理解視角，總結(jié)如下：單純的思想觀念不受知識(shí)產(chǎn)權(quán)法保護(hù)；對(duì)于思想觀念的表達(dá)可以構(gòu)成作品的，可以獲得到版權(quán)的保護(hù)；依據(jù)科學(xué)發(fā)現(xiàn)、科學(xué)原理和客觀事實(shí)等“思想觀念”做出的發(fā)明或者技術(shù)方案可以獲得專利法的保護(hù)；商標(biāo)法和反不正當(dāng)競爭法保護(hù)的有識(shí)別性的商業(yè)標(biāo)識(shí)，其中商標(biāo)法為注冊(cè)商標(biāo)提供保護(hù)，反不正當(dāng)競爭法為其他未注冊(cè)的商業(yè)標(biāo)記，如為注冊(cè)商標(biāo)、商號(hào)等。外觀設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體芯片和計(jì)算機(jī)軟件由于既具有技術(shù)方案的特征，又具有作品表達(dá)的特征，處于專利與版權(quán)保護(hù)之間的范圍。與此相應(yīng)的法律保護(hù)邏輯是：如果有人認(rèn)為自己就某一智力活動(dòng)成果享有權(quán)利，首先應(yīng)在版權(quán)法、專利法和商標(biāo)法中尋找保護(hù)依據(jù)，如果在上述法中找不到保護(hù)依據(jù)，則應(yīng)到反不正當(dāng)競爭法中尋找保護(hù)依據(jù)，如果仍找不到保護(hù)依據(jù)，那么這項(xiàng)權(quán)利可能就不是知識(shí)產(chǎn)權(quán)，或者沒有“權(quán)利”存在l李明德：《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》（第二版），法律出版社2014年版，第30頁。。美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的發(fā)展與實(shí)踐基本圍繞這五部分的關(guān)系展開的，也可以說所有國家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)也圍繞這五部分的關(guān)系而進(jìn)行。該書正是站在這樣的邏輯起點(diǎn)上，來討論美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)各項(xiàng)制度的運(yùn)用和發(fā)展。

四、堅(jiān)持用歷史的眼光看待法律的發(fā)展

李明德教授在總結(jié)《歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》的寫作心得時(shí)強(qiáng)調(diào)應(yīng)堅(jiān)持歷史的眼光，看待行業(yè)的發(fā)展和法律的發(fā)展，因?yàn)椤胺蓱?yīng)該是‘活’的，是隨著現(xiàn)實(shí)的發(fā)展而發(fā)展的”m高欣、 李亮：《李明德 研究員談〈 歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 〉寫作心得 ：堅(jiān)持歷史的眼 光 看待法律 的發(fā)展》，載《 法制周末》 ，http:// www.iolaw.org.cn/showNews.aspx?id=27463。。該書各個(gè)專題的討論也同樣貫穿了這一理念，其中關(guān)于美國法院對(duì)植物發(fā)明專利保護(hù)、半導(dǎo)體芯片保護(hù)和商業(yè)方法專利保護(hù)探索的討論，尤其集中體現(xiàn)了作者對(duì)相關(guān)問題把握的歷史眼光。

在1930年以前，基于自然產(chǎn)品規(guī)則和專利披露要求，美國沒有對(duì)植物提供專利保護(hù)，后來根據(jù)育種技術(shù)的發(fā)展選擇通過1930年《植物專利法》和1970年《植物品種保護(hù)法》分別為無性繁殖和有性繁殖的植物提供保護(hù)。1970年以后，隨著育種技術(shù)的發(fā)展，與原種相同的繁殖成為可能，使得能否為植物發(fā)明提供專利保護(hù)的問題再次提上日程。美國聯(lián)邦最高法院直到在1980年Chakrabarty案中真正突破了原有的限制，裁定有生命的人為發(fā)明應(yīng)當(dāng)包括在專利保護(hù)的客體中，從而確定通過基因工程獲得的微生物可以授予專利保護(hù)，推動(dòng)了生物技術(shù)發(fā)明專利保護(hù)的進(jìn)程。專利復(fù)審上訴委員會(huì)通過1985年Ex Hibberd 案授予玉米的發(fā)明專利，此后美國專利商標(biāo)局授予了數(shù)千件植物發(fā)明專利。雖然植物發(fā)明已經(jīng)授予專利保護(hù)，但實(shí)踐中對(duì)植物專利、植物品種保護(hù)證書和發(fā)明專利三者的關(guān)系仍存在不同程度的困惑，聯(lián)邦最高法院最終通過2001年的Pioneer Hi-Bred International案進(jìn)行了明確，只要符合各自要件，培育者可以申請(qǐng)其中的一種或兩種保護(hù)。該書站在歷史發(fā)展的角度來考察和評(píng)判相關(guān)法律的修訂和法院裁決的價(jià)值，從而凸顯這些活動(dòng)在植物發(fā)明，甚至生物技術(shù)發(fā)明知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)發(fā)展上的意義。

美國1984年頒布的《半導(dǎo)體芯片保護(hù)法》是“適應(yīng)20世紀(jì)70年代末到80年代初芯片產(chǎn)業(yè)的需要而制定的，也是當(dāng)時(shí)世界上第一部對(duì)光罩作品或集成電路布圖提供保護(hù)的法律”n李明德：《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》（第二版），法律出版社2014年版，第887頁。，對(duì)其他國家的相關(guān)立法和世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織的《集成電路知識(shí)產(chǎn)權(quán)條約》和《TRIPS協(xié)定》都有重要的影響，但迄今為止在美國只有一個(gè)有關(guān)芯片法的判例。該書通過對(duì)該法的研究，指出隨著芯片（集成電路）產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因芯片產(chǎn)品更新?lián)Q代迅速，芯片產(chǎn)業(yè)投資成本增加和芯片設(shè)計(jì)技術(shù)的普及等原因，以及芯片法制度設(shè)計(jì)的缺陷，芯片廠商的投資和技術(shù)創(chuàng)新更多是通過專利法和商業(yè)秘密法進(jìn)行保護(hù)，芯片法慢慢退出歷史舞臺(tái)。

在計(jì)算機(jī)軟件的專利保護(hù)方面，除了通常所理解的“數(shù)學(xué)方法例外”，還存在“商業(yè)方法例外”?！吧虡I(yè)方法例外”是美國第二巡回法院通過1908年“旅館”案創(chuàng)設(shè)的，并獲得關(guān)稅與專利上訴法院的認(rèn)可，后來反映在美國專利商標(biāo)局的“專利審查程序手冊(cè)”中，成為美國專利保護(hù)實(shí)踐中的一項(xiàng)必須遵守的慣例。因此，在很長一段時(shí)間內(nèi)，具有創(chuàng)新性的商業(yè)方法由商業(yè)秘密法提供保護(hù)。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，商業(yè)方法開始與計(jì)算機(jī)軟件和硬件相結(jié)合，法院需要對(duì)體現(xiàn)在計(jì)算機(jī)軟件中的商業(yè)方法能否獲得專利的問題作出回答。聯(lián)邦巡回上訴法院1998年在“Street Bank”案中指出，判斷相關(guān)方法是否屬于專利保護(hù)客體，關(guān)鍵是看該發(fā)明是否具有實(shí)用性，或者是否產(chǎn)生了實(shí)用的、具體的和有形的結(jié)果。1999年判定的“美國電報(bào)公司”案中繼續(xù)肯定了“Street Bank”案所確立的有關(guān)商業(yè)方法是否受專利保護(hù)的判定規(guī)則。這兩個(gè)判決在商業(yè)方法專利保護(hù)上帶來的突破，導(dǎo)致了商業(yè)方法專利申請(qǐng)的泛濫。于是，司法實(shí)踐中對(duì)商業(yè)方法專利保護(hù)的判定出現(xiàn)理性回歸，2010年聯(lián)邦最高法院通過“Bilski”案重新確立了商業(yè)方法能否獲得專利保護(hù)的判定標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為所有的方法，包括商業(yè)方法、疾病診斷方法、數(shù)據(jù)分析方法，都可以納入專利保護(hù)的范圍，只要相關(guān)發(fā)明符合新穎性、非顯而易見性和充分披露的要求，但自然法則、物理現(xiàn)象和抽象的思想觀念例外。該書對(duì)商業(yè)方法能否獲得專利保護(hù)的詳細(xì)討論，展示了美國法院在不同時(shí)段分析視角的變化，以及專利審查員、法官、學(xué)者和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的實(shí)際反映，不是為了印證某個(gè)判決或某個(gè)論斷的對(duì)與錯(cuò)，而是在于這種探索和討論過程本身帶來的意義。所有法律的發(fā)展與進(jìn)步，需要一個(gè)時(shí)間過程，這“不是一個(gè)人、兩個(gè)人造成的，是經(jīng)過了很多人的推理、論證和實(shí)踐才得出的”o同注釋m。。

五、堅(jiān)持用判例展示法律的生命與活力

運(yùn)用案例解讀法律條文的內(nèi)涵，從而展示法律的生命與活力，是該書最顯而易見的特點(diǎn)。李明德教授在本書后記談到，英美法系國家的法律條文，“包括其中的很多名詞術(shù)語，只有在個(gè)案之中才具有生命和意義”p李明德：《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》（第二版），法律出版社2014年版，后記，第1001頁。?？梢院敛豢鋸埖卣f，美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的發(fā)展歷史，同時(shí)也是一部美國法官們的法律解釋史。法官通過一個(gè)又一個(gè)的優(yōu)秀判決，不斷推動(dòng)法律的完善與進(jìn)步，同時(shí)也賦予了這個(gè)古老法律體系以不斷發(fā)展的活力。全書通過對(duì)600多個(gè)案例的解讀，展示了美國法官通過判例在解釋法律條文具體含義、促進(jìn)法律規(guī)則完善、維護(hù)市場(chǎng)競爭秩序、推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的作用。下面舉例說明。

“獨(dú)創(chuàng)性”是版權(quán)法中的一個(gè)核心概念，美國1976年的版權(quán)法擔(dān)心在版權(quán)法中直接規(guī)定獨(dú)創(chuàng)性標(biāo)準(zhǔn)，容易過于僵化，而放棄規(guī)定，因此，關(guān)于獨(dú)創(chuàng)性的含義與標(biāo)準(zhǔn)都是由法院通過判例來界定的。在1903年的“布萊斯汀”案中，最高法院就一個(gè)以真實(shí)摹寫方式完成的廣告招貼畫是否獲得版權(quán)保護(hù)的問題進(jìn)行分析，指出能否獲得版權(quán)保護(hù)的關(guān)鍵是作品是否是作者獨(dú)立創(chuàng)作，而非抄襲他人作品，并強(qiáng)調(diào)作品的獨(dú)創(chuàng)性與藝術(shù)性沒有關(guān)系。1936年的“紹登案”中，漢德法官就作品獨(dú)創(chuàng)性寫下了一段的經(jīng)典的表述，“如果一個(gè)從來不知濟(jì)慈關(guān)于希臘之翁的人重新創(chuàng)作了它，他就是作者，就可以獲得版權(quán)，就可以排除他人的復(fù)制”。通過該案，“獨(dú)創(chuàng)性”的含義進(jìn)一步得到明確，即使兩部相同的作品，只要是作者獨(dú)創(chuàng)而非抄襲，就可以獲得版權(quán)保護(hù)。通過1951年“貝爾”案和1991年“費(fèi)斯特”案，得出了作品的獨(dú)創(chuàng)性與新穎性是不同的的結(jié)論。在美國，對(duì)作品獨(dú)創(chuàng)性標(biāo)準(zhǔn)的界定也是通過若干判例發(fā)展起來的。在1922年的“珠寶商”案中，第二巡回上訴法院闡述了匯編作品獨(dú)創(chuàng)性的問題，指出“作者花費(fèi)勞動(dòng)準(zhǔn)備了一本書，可以就此獲得版權(quán)”，這就是著名的“汗水理論”（sweat of the brow doctrine）。該理論提出后成為美國法院判定相關(guān)作品是否具有獨(dú)創(chuàng)性的準(zhǔn)繩，直到1991年的“費(fèi)斯特”案?！百M(fèi)斯特”案討論的是以字母為序排列的電話號(hào)碼簿能否獲得版權(quán)保護(hù)的問題，最高法院在該案中否定了“汗水理論”，提出了最低限度的創(chuàng)造性的標(biāo)準(zhǔn)。通過這些判例的闡述，美國法上作品獨(dú)創(chuàng)性的含義以及判定標(biāo)準(zhǔn)變得清晰起來，正如該書所總結(jié)的那樣，“作品的獨(dú)創(chuàng)性首先是指作品是由作者獨(dú)立創(chuàng)造的，來自于某一個(gè)或某一些作者。作品的獨(dú)創(chuàng)性還意味著，作者在創(chuàng)作作品的過程中投入了某種智力性的勞動(dòng)，創(chuàng)作出來的作品具有最低限度的創(chuàng)造性”q李明德：《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》（第二版），法律出版社2014年版，第243頁。。

美國專利侵權(quán)中的等同理論以及等同理論的具體判定方法，都是由司法判決確定的。盡管早在十九世紀(jì)的一些判例就開始對(duì)等同理論進(jìn)行探索，但真正確立美國現(xiàn)代等同理論的是1950年的“格拉夫”案。最高法院在該案中指出等同的構(gòu)成，必須在專利、現(xiàn)有技術(shù)和有關(guān)案件特定情形的背景中予以確定。此后，聯(lián)邦地方法院和巡回上訴法院對(duì)能否適用等同原則以及如何適用存在一直存有爭議，但最高法院沒有再受理過等同理論的有關(guān)案件，直到1997年“華納”案。在該案中，希爾頓公司指控華納公司商業(yè)性使用通過薄膜進(jìn)行外在分離顏料的方法侵犯了其專利，該方法是華納公司在不知道希爾頓公司專利的情況下自己開發(fā)的，向俄亥俄州南區(qū)地方法院提起專利侵權(quán)。地區(qū)法院判定等同侵權(quán)成立。聯(lián)邦巡回上訴法院12名法官分歧較大，最終以7:5作出肯定等同原則的判決。被告繼續(xù)上訴至最高法院。最高法院通過該案重新解釋了等同理論，指出必須將等同理論適用于權(quán)利要求中的每一個(gè)技術(shù)要素，而不是適用于整個(gè)發(fā)明，由該技術(shù)領(lǐng)域中的具有一般水平的技術(shù)人員依據(jù)侵權(quán)時(shí)的“現(xiàn)有技術(shù)”，采用“逐一要素原則”判定等同侵權(quán)，并強(qiáng)調(diào)判定等同侵權(quán)不必考慮侵權(quán)人的主觀要素。禁止反悔原則是對(duì)等同理論的一種限制，最高法院通過“華納”案對(duì)其確定了一項(xiàng)新的適用規(guī)則，即是否適用禁止反悔原則，“專利權(quán)人負(fù)有舉證的義務(wù)，說明權(quán)利要求修改的原因，以及不適用禁止反悔的理由”，如果“專利權(quán)人不能說明修改的原因就可以適用禁止反悔”r李明德：《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》（第二版），法律出版社2014年版，第160～161頁。。這樣，本書通過梳理有關(guān)等同侵權(quán)的判例以及法官們?nèi)唛L的論述，為美國等同侵權(quán)理論整理出了一個(gè)清晰的理論和應(yīng)用規(guī)則。

是否允許商標(biāo)平行進(jìn)口，既涉及商標(biāo)權(quán)利用盡、商譽(yù)保護(hù)等法律問題，又與商標(biāo)權(quán)人的利益保護(hù)、消費(fèi)者權(quán)利保護(hù)和充分市場(chǎng)競爭等問題相關(guān)，十分復(fù)雜。美國法院通過一系列判例的討論，才為商標(biāo)的平行進(jìn)口確立了相關(guān)規(guī)則。美國聯(lián)邦最高法院在1923年“卡茨爾”案中，從商標(biāo)保護(hù)和商譽(yù)的地域性原則出發(fā)，判定禁止商標(biāo)的平行進(jìn)口。在該案的審理過程中，第二巡回上訴法院指出，商標(biāo)的功能在于指示商品的來源，只要有關(guān)商標(biāo)產(chǎn)品真實(shí)地指示了商品的來源，就不存在商標(biāo)侵權(quán)，并判決卡茨爾案的平行進(jìn)口不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。這一判決引起美國商標(biāo)權(quán)人的強(qiáng)烈反對(duì)，美國國會(huì)于1922年制定了《關(guān)稅法》第526條，規(guī)定制造于外國的商品，如果帶有美國公民或設(shè)立于美國的公司的注冊(cè)商標(biāo)，不得進(jìn)入美國，除非有美國商標(biāo)所有人的書面授權(quán)。美國海關(guān)在《海關(guān)規(guī)則》中也規(guī)定了相應(yīng)條款，同時(shí)規(guī)定了“同一控制例外”和“授權(quán)使用例外”。最高法院在1988年“K馬特”案對(duì)《海關(guān)規(guī)則》規(guī)定的商標(biāo)平行進(jìn)口的例外規(guī)定進(jìn)行了審查，判定“當(dāng)美國商標(biāo)所有人獨(dú)立于外國公司的商標(biāo)所有人時(shí)，當(dāng)美國商標(biāo)所有人授權(quán)獨(dú)立的外國公司在國外使用其商標(biāo)時(shí)，美國商標(biāo)所有人都可以禁止帶有其商標(biāo)的物品輸入美國”，不管該物品在來源地是經(jīng)合法授權(quán)生產(chǎn)的，要求《海關(guān)規(guī)則》刪除“授權(quán)使用”的例外。通過上述判例的陳述，讀者可以清晰地了解了影響美國商標(biāo)平行進(jìn)口規(guī)則的各項(xiàng)因素，以及最高法院的明確態(tài)度。

該書對(duì)每一個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)則的論述和分析，幾乎都引證了了大量的判例，通過法官的判決生動(dòng)地解析了規(guī)則的來龍去脈，將規(guī)則的發(fā)展變化以及影響規(guī)則變化的因素徐徐道來，最后順理成章得出令人心悅誠服的結(jié)論。讀者沉浸其中，既可以感受作者以平實(shí)的語言、通過判例傳達(dá)的有關(guān)美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)成文法條背后的真實(shí)意義，又可以通過作者翻譯的判決片段感受那些在美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判史上留下深深影響的法官的魅力，感受他們蘊(yùn)含在判決中的智慧。對(duì)于所有喜愛知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的人，不管是否受過知識(shí)產(chǎn)權(quán)的知識(shí)訓(xùn)練，閱讀該書都將是一種享受。而對(duì)于作者來說，要從如此眾多的判例和論述中，理清問題的思路，并將這些討論和思路闡述出來，無疑是一種十分繁重而艱苦的工作。正如李明德教授在后記中說，“使用大量的案例進(jìn)行寫作，對(duì)于作者來說卻是一件苦差事。就絕大多數(shù)的案例來說，在找到判決書的全文之后，通常要閱讀三到四遍”s李明德：《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》（第二版），法律出版社2014年版，后記，第1002頁。，在具體的寫作過程中，閱讀的次數(shù)則更多，有的甚至達(dá)到十余遍。正是經(jīng)過反復(fù)的閱讀、推敲、提煉、撰寫和修改的過程，最終形成這部“讀懂了美國判例，又有自己分析和見解的專著”t李明德：《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》，法律出版社2003年10月出版，序言。，為知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的后來者打開一個(gè)更為廣闊的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法研究領(lǐng)域和研究視角。

對(duì)于我國來說，知識(shí)產(chǎn)權(quán)是一種制度舶來品，學(xué)習(xí)國外先進(jìn)的法律制度，借鑒知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)通過多年實(shí)踐總結(jié)出來的解決問題的方法，有助于從容面對(duì)并解決我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)現(xiàn)在和未來的諸多新問題。對(duì)于學(xué)者而言，只有充分了解并創(chuàng)造性地吸收美國、歐盟和日本有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的學(xué)說、制度和典型案例的精華，才能結(jié)合我國實(shí)踐真正進(jìn)行學(xué)術(shù)創(chuàng)新和制度創(chuàng)新。正是出于這樣的想法，李明德教授致力于美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法、歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)法，以及將來對(duì)日本知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的研究，將這些國家或地區(qū)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度作為一種參照系介紹到我國，讓我們有機(jī)會(huì)站在這些巨人的肩膀上進(jìn)行學(xué)術(shù)創(chuàng)新和制度創(chuàng)新。這樣的一種學(xué)習(xí)和借鑒，并不是讓我們一味地追隨和模仿，而是教會(huì)我們要學(xué)以致用，不盲目恪守傳統(tǒng)，注重實(shí)際問題解決。這也是該書中一個(gè)又一個(gè)優(yōu)秀的美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)判決書所傳遞出來的真理。李明德教授用他實(shí)實(shí)在在的行動(dòng)詮釋了這些真理。愿讀者從這本書中收獲更多。

American Intellectual Property Law (2nd edition) authored by Prof. Limingde, is a brilliant pastiche of American intellectual property law, which shows the miscellaneous intellectual property system and it’s practice and development of the United States by classifi cation method, extracts and purifi es the systems of patent, copyright, trademark and anti-unfair competition from the periphrastic law and intricate cases on the analysis logic of “the object of right—the content of right—the relief of right”, and draw the clear outline of American intellectual property law for readers. The soul of this book lies in analyzing and discussing related problems by grasping their nature and origins, evaluating the progress of law from historical perspective, and displaying life and energy of American intellectual property law by diversifi ed cases.

American intellectual property law; systematic study; judicial precedent

李菊丹，北京聯(lián)合大學(xué)應(yīng)用文理學(xué)院副教授，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與區(qū)劃研究所、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心博士后