專利創(chuàng)造性判斷中輔助因素的使用時機

1876年美國最高法院審理的Goodyear Dental案，被認(rèn)為第一次采用了后來被稱為的專利創(chuàng)造性判斷的“輔助因素”。從此以后，圍繞輔助因素在專利創(chuàng)造性判斷的作用以及使用時機產(chǎn)生了大量爭議。時至今日，不同國家對輔助因素在專利創(chuàng)造性判斷中的使用時機仍然有不同認(rèn)識，我國也缺乏統(tǒng)一的認(rèn)識。筆者認(rèn)為，輔助判斷因素的作用決定了其使用時機，不同作用的輔助因素應(yīng)當(dāng)有不同的使用時機。為了規(guī)范我國專利授權(quán)確權(quán)審判實踐中專利創(chuàng)造性判斷輔助因素的使用時機，筆者擬在本文中簡要論述上述觀點。

一、對輔助因素的不同態(tài)度

我國1993年《審查指南》關(guān)于創(chuàng)造性判斷“審查基準(zhǔn)”中規(guī)定了四種“參考性判斷基準(zhǔn)”，包括發(fā)明解決了人們一直渴望解決、但始終未能獲得成功的技術(shù)難題，發(fā)明克服了技術(shù)偏見，發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，發(fā)明在商業(yè)上獲得成功。1993年《審查指南》規(guī)定：“這些判斷基準(zhǔn)僅是參考性的，不要生搬硬套?！?001年《審查指南》第一次明確了上述四個方面只是“輔助性審查基準(zhǔn)”。2006年《審查指南》規(guī)定：發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，通常應(yīng)當(dāng)根據(jù)本章第3.2節(jié)所述的審查基準(zhǔn)進(jìn)行審查。應(yīng)當(dāng)強調(diào)的是，當(dāng)申請屬于以下情形時，審查員應(yīng)當(dāng)予以考慮，不應(yīng)輕易作出發(fā)明不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。2010年《專利審查指南》沿用了上述規(guī)定。從上述規(guī)定來看，我國對于輔助因素是否只是輔助性的、輔助因素的使用時機等沒有明確的態(tài)度。日本的情況與我國的相同。

與我國情況不同的是，歐洲專利局的態(tài)度非常明確，認(rèn)為輔助因素只是輔助性的。歐洲專利局上訴委員會認(rèn)為，根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)從技術(shù)上判斷是否具備創(chuàng)造性是無可替代的專利創(chuàng)造性判斷方法。在T645/94、T877/99等案件中，歐洲專利局上訴委員會認(rèn)為，只有在有疑問的案件中，例如，對現(xiàn)有技術(shù)啟示的客觀分析仍然不能提供清晰的結(jié)論時，輔助因素才具有重要性。輔助判斷因素只是補救性的創(chuàng)造性判斷考量因素。

美國對輔助因素的態(tài)度有過變化。美國最高法院早年不予理睬輔助因素相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為“只有要在對本發(fā)明是否顯而易見有疑問”時，這些證據(jù)才能夠“放在天平上衡量”。這種思路被美國最高法院在1966年的Graham案中推翻?？死耍–lark）法官在Graham案判決中認(rèn)為：為了進(jìn)行專利創(chuàng)造性判斷，現(xiàn)有技術(shù)的范圍和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)被確定；現(xiàn)有技術(shù)與有爭議的權(quán)利要求之間的區(qū)別應(yīng)當(dāng)被明確；相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域中的一般技術(shù)水平應(yīng)當(dāng)被確認(rèn)。在這一背景下，就可以確定有關(guān)技術(shù)方案是否是顯而易見的。在聯(lián)邦巡回上訴法院的努力下，所有的聯(lián)邦地區(qū)法院在創(chuàng)造性判斷中都全面考慮Graham四要素，將輔助判斷因素的證據(jù)也考慮進(jìn)去。美國《審查指南》規(guī)定，雖然輔助性判斷因素對創(chuàng)造性的判斷并不必然起到?jīng)Q定作用，但輔助判斷因素相關(guān)證據(jù)如論何時提交，都應(yīng)當(dāng)予以考慮。

二、輔助因素的主要作用

為什么對輔助因素是否只是輔助性以及輔助因素的使用時機有不同意見呢，美國和歐洲的觀點哪一個更合理呢？筆者認(rèn)為，上述問題的核心在于正確認(rèn)識輔助因素在專利創(chuàng)造性判斷中的作用。輔助因素在專利創(chuàng)造性判斷中的作用主要有兩項，第一個作用是幫助專利創(chuàng)造性判斷者獲得與發(fā)明創(chuàng)造相關(guān)的完整的技術(shù)信息，從而有利于判斷者認(rèn)定發(fā)明創(chuàng)造相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見。發(fā)明創(chuàng)造相對于現(xiàn)有技術(shù)，對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否顯而易見，是其是否具備創(chuàng)造性的決定因素。既然是否顯而易見的判斷是以現(xiàn)有技術(shù)為出發(fā)點和參照物，本發(fā)明相關(guān)的技術(shù)需求存在了多久、有多少人嘗試尋找解決方案、背景的和附屬的技術(shù)領(lǐng)域中是否提示了解決方案等輔助因素，能夠幫助判斷者更加全面地掌握發(fā)明創(chuàng)造作出的背景信息，幫助判斷者更加準(zhǔn)確地判斷相對于現(xiàn)有技術(shù)而言，作出發(fā)明創(chuàng)造的難度有多大，發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見。在輔助因素能夠幫助判斷者獲得更加完整的信息，從而有利于其更加準(zhǔn)確地判斷是否顯而易見的這個角度上來講，輔助因素并不只是補充性的考量因素，而是必需的考量因素。另外，在評價發(fā)明是否具有創(chuàng)造性時，審查員不僅要考慮發(fā)明技術(shù)解決方案本身，而且要考慮發(fā)明要解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將其作為一個整體來看是否顯而易見。

輔助因素的第二個作用，是成為影響自由裁量的籌碼。專利創(chuàng)造性判斷不是一個單純的事實問題，是一個事實問題與法律問題結(jié)合的綜合性問題，其中最重要的部分是法律問題的判斷。在法律問題的判斷過程中，如果專利是否具備創(chuàng)造性的結(jié)論比較模糊，判斷者不可避免地要運用其自由裁量權(quán)作出決定。自由裁量權(quán)的行使，本質(zhì)是進(jìn)行利益平衡和價值選擇。判斷者應(yīng)當(dāng)思考的根本問題是給不給發(fā)明人具有壟斷性的專利權(quán)，授予專利權(quán)產(chǎn)生的社會收益更大還是社會成本更大。專利制度的一個重要功能是通過給予專利權(quán)而激勵有價值的發(fā)明創(chuàng)造，從而達(dá)到促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步的目標(biāo)。什么是有價值的發(fā)明創(chuàng)造，可以通過其是否取得商業(yè)成功的角度來進(jìn)行評價。在技術(shù)層面上難以判斷發(fā)明創(chuàng)造是否具備創(chuàng)造性時，商業(yè)成功這一輔助因素可以也應(yīng)當(dāng)成為判斷者是否授予專利權(quán)的考慮因素。

三、不同作用的不同使用時機

在正確分析輔助因素不同作用的基礎(chǔ)上，我們才能進(jìn)一步分析不同輔助因素的不同使用時機。前面的分析表明，發(fā)明是否解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術(shù)難題，發(fā)明是否克服了技術(shù)偏見，發(fā)明是否取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，這些輔助因素的主要作用是幫助專利創(chuàng)造性判斷者更加完整地掌握是否顯而易見的相關(guān)信息，因此在是否顯而易見的判斷過程中就應(yīng)當(dāng)予以考慮。按照我國實踐中的專利創(chuàng)造性判斷步驟，上述信息雖然對于最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定、區(qū)別技術(shù)特征的認(rèn)定、客觀技術(shù)問題的認(rèn)定沒有直接幫助，但對于是否存在技術(shù)啟示的判斷卻有直接的幫助。在美國，專利創(chuàng)造性判斷的主要步驟包括理解本專利和現(xiàn)有技術(shù)、認(rèn)定區(qū)別特征、認(rèn)定是否顯而易見，最后一步主要運用“教導(dǎo)—啟示—動機”（TSM）檢驗法。上述輔助因素能夠給判斷者提供更加完整的信息，因此能夠直接幫助判斷者認(rèn)定是否存在“教導(dǎo)—啟示—動機”。在歐洲，歐洲專利局在專利創(chuàng)造性判斷中通常應(yīng)用“問題—解決”方法，其中最后一步常用所謂的“客觀能—主觀能”方法。上述輔助因素同樣能夠通過提供更加完整的信息，直接幫助判斷者準(zhǔn)確地判斷到底是“客觀能”還是“主觀能”?？傊?，上述輔助因素提供的信息，能夠也應(yīng)當(dāng)在常規(guī)的專利創(chuàng)造性判斷步驟中予以采用，因此上述輔助因素在創(chuàng)造性判斷的一開始就應(yīng)當(dāng)予以考慮，而不是等到有困難時才使用。

但是否取得商業(yè)成功，并不直接地對是否顯而易見的判斷產(chǎn)生影響，因此在常規(guī)的專利創(chuàng)造性判斷步驟中可以不予考慮。只有在按照常規(guī)的專利創(chuàng)造性判斷步驟難以判斷是否顯而易見時，是否取得商業(yè)成功就能夠作為影響自由裁量權(quán)行使的因素發(fā)揮作用了。最高人民法院在（2012）行提字第8號“女性計劃生育手術(shù)B型超聲監(jiān)測儀”實用新型專利權(quán)無效行政糾紛案中認(rèn)為，一般情況下，只有利用“三步法”難以判斷技術(shù)方案的創(chuàng)造性的評價時，才將商業(yè)上的成功作為創(chuàng)造性判斷的輔助因素。由于商業(yè)成功在專利創(chuàng)造性判斷中主要是產(chǎn)生第二項作用，最高人民法院的上述意見是非常正確的。在該案中，最高人民法院還認(rèn)為，利用“三步法”得出無創(chuàng)造性的評價時，也可將商業(yè)上的成功作為創(chuàng)造性判斷的輔助因素。這一觀點值得商榷。因為，越是有商業(yè)價值的顯而易見技術(shù)方案越不能被個別人壟斷，在非顯而易見的結(jié)論已經(jīng)比較明顯的情況下，商業(yè)上的成功只能作為拒絕授予專利權(quán)的籌碼而不是相反。

四、結(jié)論

上述分析表明，對于能夠提供更加完整的技術(shù)信息從而有利于直接判斷是否顯而易見的輔助因素，應(yīng)當(dāng)借鑒美國的做法，在專利創(chuàng)造性判斷的一開始就予以考慮；對于在是否顯而易見比較模糊時有助于判斷者決定是否授予專利權(quán)的輔助因素，則應(yīng)當(dāng)借鑒歐洲的做法，將其作為補救性的考量因素在專利創(chuàng)造性判斷有困難時才予以考慮。美國和歐洲的做法都有一定道理，也都有一些缺陷，我國應(yīng)當(dāng)批評性的借鑒，區(qū)別不同的作用在不同的時機使用輔助因素。

對于能夠提供更加完整的技術(shù)信息從而有利于直接判斷是否顯而易見的輔助因素，應(yīng)當(dāng)借鑒美國的做法，在專利創(chuàng)造性判斷的一開始就予以考慮；對于在是否顯而易見比較模糊時有助于判斷者決定是否授予專利權(quán)的輔助因素，則應(yīng)當(dāng)借鑒歐洲的做法，將其作為補救性的考量因素在專利創(chuàng)造性判斷有困難時才予以考慮。