從《專利法》第33條探析“修改超范圍”審查中的兩個問題

于 萍

根據《專利法》第33條的規(guī)定，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。近年來對于《專利法》第33條（或“修改超范圍”）審查標準的把握一直是專利界爭議的熱點之一，2011年12月，最高人民法院就“墨盒”發(fā)明專利作出的“（2010）知行字第53號行政裁定書”在專利界產生了巨大反響，至今已過去近兩年，對于《專利法》第33條法律適用標準的爭議一直在持續(xù)，近期涉及的“修改超范圍”問題進入再審程序的專利行政訴訟案件正不斷增加，而對于“修改超范圍”的審查標準在專利界尚未達成共識。本文擬從《專利法》第33條的立法宗旨就“修改超范圍”審查中的兩個問題進行探析。

一、對修改后的權利要求保護范圍的理解

審查實踐中，對《專利法》第33條的審查結果的爭議很多情況下是由于對修改后權利要求保護范圍的理解不同導致的。本文就這一問題從如下幾個方面進行分析。

（一）用說明書及附圖對權利要求進行解釋的適用條件

《專利法》第59條規(guī)定，“發(fā)明及實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容”。根據該法律規(guī)定，專利權保護范圍的確定包括兩個方面：一是以權利要求的內容為準；二是說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。實踐中出現的爭議在于，何時用說明書及附圖對權利要求的內容進行解釋？如何進行解釋？

根據《專利審查指南》的規(guī)定①國家知識產權局：《專利審查指南》（2010），第二部分第二章，3.2.2。，一般來說，權利要求中的術語，如果對于所屬領域人員來說有確切的通常含義，且說明書沒有規(guī)定其具有其他含義，此時應按照通常含義來理解該術語。在解釋權利要求時，不應以說明書、附圖中的技術內容對權利要求進行直接的解讀，例如將權利要求中未記載的技術特征寫入權利要求，或將權利要求中的上位概念解釋為說明書及附圖中記載的下位概念。對于沒有確切通常含義的術語，或者含義有爭議的術語，應當參考說明書及附圖，以及當事人的意見陳述來理解該術語的含義。

最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第3條也對權利要求的解釋規(guī)則做出規(guī)定②最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（2010年1月1日）第3條。。雖然該司法解釋是針對專利侵權訴訟審理的，但對專利確權及專利申請的審批也有借鑒作用。該司法解釋中關于說明書及附圖對權利要求內容進行解釋的規(guī)則與《專利審查指南》的相關規(guī)定基本一致，均體現了如下兩點：（1）說明書對相關術語有特別界定的，從其界定，并且說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案可以用于對權利要求的內容進行解釋。（2）說明書沒有特別界定的，按照所屬領域通常的含義來解釋；而所屬領域通常的含義，常常需要借助于查閱工具書、教科書和公知常識性文獻。

以“墨盒案”為例，對于經修改授權的權利要求1中“存儲器”這一技術特征的理解，是應當按照該術語通常具有的含義來理解，即包括半導體存儲器、磁泡存儲器等不同存儲器的上位概念，還是按照專利權人在無效宣告程序中所主張的，解釋為說明書技術方案及實施例所描述的半導體存儲器？本文認為，根據上述理解權利要求保護范圍的規(guī)則，由于“存儲器”這一術語在所屬技術領域是有確切含義的通用術語，其不僅包括半導體存儲器，還包括磁泡存儲裝置、鐵電存儲裝置等多種不同類型。該專利說明書雖然在技術方案部分及具體實施例描述的均是半導體存儲器，但這只說明該專利實際上是針對裝有半導體存儲器的墨盒做出的改進，不能因此得出本專利說明書已將“存儲器”定義為“半導體存儲器”。所以，綜合專利說明書的整體內容，結合該技術領域的相關情況，不應將該專利權利要求中的技術術語“存儲器”這一上位概念解釋為說明書技術方案部分及實施例部分所具體限定的下位的“半導體存儲器”。

（二）對修改后的權利要求內容的理解還需要綜合考慮修改過程

對于修改后權利要求內容的理解，是否需根據說明書及附圖，以及當事人的意見陳述對其進行解釋，除了考慮上述因素外，還要考慮申請人進行該修改的過程，分析其修改動機，判斷申請人進行相關修改的本意。特別是要考慮：（1）所做的修改是申請人為了克服審查意見指出的申請中的某缺陷而為，還是申請人主動進行的修改？并根據具體情況分析專利申請人所做修改的本意，酌情考慮是否采用說明書及附圖對權利要求中修改內容進行解釋。（2）所爭議的修改內容是否為申請人的偶然筆誤？如果是，則可以考慮綜合原說明書及權利要求書內容對修改后權利要求內容進行解釋。

以“墨盒案”為例，專利權人在無效宣告程序主張的，該專利經修改授權的權利要求1中的“存儲器”應理解為說明書具體實施例中的“半導體存儲器”，不僅從上述對權利要求內容解釋的一般規(guī)則看不應接受，而且綜合考慮相關內容的修改過程，專利權人的這一主張也不應被接受。從申請人修改的過程來看，授權公告的權利要求1是申請人在答復審查意見通知書時，在原權利要求23的基礎上增加“存儲裝置”這一特征修改形成，該“存儲裝置”的增加是申請人主動修改所為。雖然申請人在意見陳述書中稱，修改后的權利要求1中的“存儲裝置”是指說明書附圖所示的“半導體存儲器”，但從原說明書及權利要求書的記載內容來看，原說明書技術方案部分及實施例部分均明確記載有半導體存儲器，如果申請人的本意真是如此，其完全可以在修改后的權利要求1中直接將該特征表述為“半導體存儲器”，而沒有必要在權利要求1補入原始申請技術方案部分沒有記載的上位概念“存儲器”，再在意見陳述書中解釋該“存儲器”為“半導體存儲器”，顯然申請人這樣做有其另外的考慮。接下來再看，存在爭議的修改內容是否為申請人的偶然筆誤？查閱案卷，可以看到原說明書中僅在背景技術部分出現一次獨立使用的“存儲器”，其余的均是半導體存儲器，原權利要求書中使用的均是“半導體存儲器”，而修改后的權利要求書中，“存儲器”出現了8處③參見最高人民法院（2010）知行字第53號行政裁定書。。很顯然，修改后的權利要求1中的“存儲器”的表述并不是偶然筆誤，而是申請人特意進行的修改。綜上，綜合考慮“墨盒”案申請人對專利申請文件的修改過程，也看不出專利申請人在修改權利要求1時在其中增加的技術特征“存儲器”其實際想表述的是“半導體存儲器”，因此不應將其解釋為半導體存儲器。

（三）意見陳述書對理解權利要求范圍的作用

最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》中規(guī)定，“人民法院對于權利要求，可以運用說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案進行解釋”。實踐中適用該規(guī)定時應對其全面理解，特別是運用專利審查檔案對權利要求內容進行解釋時更需注意適用條件。該司法解釋應視為是對《專利法》第59條規(guī)定法律適用的解釋，而《專利法》第59條明確指明的是說明書及附圖對權利要求的內容具有解釋作用；當事人在意見陳述書中對權利要求相關內容作出的超出所屬領域技術人員通常理解的解釋，應當以說明書中存在相關的描述為前提，并且不應與本領域技術人員閱讀專利說明書后得到的理解相矛盾。否則當事人在意見陳述書中的解釋不應被接受。

專利審查檔案并不是授權公告的專利文件的內容，一般公眾通常看不到專利審查檔案的內容，從權利公示的角度，僅僅在意見陳述書中進行的解釋，如果在專利說明書及權利要求書中均沒有依據，則不應接受這樣的解釋，即意見陳述書僅能作為輔助說明，不能獨立地作為對權利要求進行解釋的依據。

以“墨盒案”為例，對于修改后的權利要求1中增加的“存儲器”是否能解釋為“半導體存儲器”，專利權人不僅以說明書的相關描述作為解釋的依據，而且主張以其進行相應修改時所提交的陳述意見作為支持；而對于修改后的權利要求8、12、29中增加的“記憶裝置”能否解釋為“電路板及設置在其上的半導體存裝置”，專利權人更是僅以其在意見陳述書中的主張作為依據。然而，根據如上所述的采用當事人的意見陳述書對權利要求進行解釋的適用規(guī)則，由于專利權人在意見陳述書中對權利要求書中“存儲裝置”、“記憶裝置”的解釋，均與所屬領域技術人員閱讀了專利說明書后對權利要求范圍的理解明顯不同，故均不應被接受。

二、對“修改超范圍”審查標準的把握

（一）對“原說明書和權利要求書記載范圍”的理解

《專利法》第33條規(guī)定“對發(fā)明和實用新型專利申請的修改不得超出原說明書和權利要求書的記載范圍”，所以如何理解“原說明書和權利要求書的記載范圍”是把握好此條款法律適用的基礎和關鍵，本文擬從如下兩個方面對此予以論述。

1.《專利法》第33條的立法宗旨

眾所周知，《專利法》第33條的立法宗旨是，基于我國專利制度采用的是先申請原則，在允許申請人提交專利申請后對其申請文件中存在的不符合專利法及其實施細則規(guī)定的缺陷進行修改的同時，對修改進行了限制，即不得超出原說明書和權利要求書的記載范圍，其目的就是要避免申請人通過將申請日以后完成的發(fā)明創(chuàng)造寫進申請文件，甚至要求保護，卻仍然享受原來的申請日，這將損害社會公眾的利益④國家知識產權局條法司：《新專利法詳解》，知識產權出版社2001年8月第一版，第228～229頁。。所以把握好對“原說明書及權利要求書記載范圍”的理解，要從法律的立法宗旨出發(fā)，既要維護專利申請人的正當利益，同時也不應損害社會公眾利益。

對于“原說明書及權利要求書記載范圍”的理解，有兩種觀點，一種觀點認為，其包括原說明書和權利要求書文字記載的內容，以及根據原說明書和權利要求文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容⑤國家知識產權局：《專利審查指南》（2010），第二部分第八章，5.2.1.1。；另一種觀點認為，其包括原說明書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形等明確表達的內容，以及本領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以推導出、可顯而易見獲得的內容⑥參見最高人民法院（2010）知行字第53號行政裁定書。。本文認同第一種觀點。基于《專利法》第33條的立法宗旨，如果修改后的內容，對于本領域技術人員來說綜合原說明書（包括附圖）及權利要求書可以看出申請人在申請日時就有這樣的本意，則可以認為修改后的內容屬于“原說明書和權利要求書記載的范圍”，符合《專利法》第33條規(guī)定；如果修改后的內容對于本領域的技術人員來說，所看到的信息與原申請記載的信息不同，而且又不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，這樣的修改內容就不屬于“原說明書和權利要求書記載的范圍”。而“本領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以推導出、可顯而易見獲得的內容”，顯然并不是申請人在申請日時就有的本意，其不應屬于“原說明書和權利要求書記載的內容”。例如，申請人由于在申請日時對現有技術及自身發(fā)明創(chuàng)造認知的局限，對自身發(fā)明創(chuàng)造的適用范圍認識估計不足，在申請日之后，特別是在收到審查意見之后，隨著對現有技術和自身發(fā)明創(chuàng)造理解程度的提高，對此有了新的認識，希望通過修改將對于本領域技術人員來說根據原說明書記載的方案可以顯而易見獲得的內容補入申請文件，并希望獲得保護。這部分內容顯然不是申請人在申請日時就有的本意，而是日后想到的，所以不屬于“原說明書和權利要求書記載的范圍”。

以“墨盒案”為例，綜合原說明書及權利要求書的整體記載，申請人在申請日時并沒有記載裝有除半導體以外的其他存儲器的墨盒方案，雖然“本領域技術人員綜合本專利原說明書及權利要求書和附圖，很容易聯想到可以用其他存儲裝置替換半導體存儲裝置，并推導出該方案同樣適應于非半導體存儲裝置的墨盒，但這部分內容顯然不屬于申請人在申請日時就有的本意，不屬于原權利要求書及說明書記載的范圍。

2.專利權人與公眾之間的利益平衡

有一種觀點認為，本領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以推導出、可顯而易見獲得的內容，從公平的角度講，這部分內容應該歸為專利權的保護范圍，如果申請人在申請日之后通過修改補充這部分內容并要求保護，而審查時依據法《專利法》第33條不接受這樣的修改，將會造成對專利權人的不公平。本文認為，首先，專利文件是嚴格的法律文件，有些由于專利申請人在提交專利申請時考慮不周造成的缺陷，其后果應當由專利權人自己承擔。其次，上述的“本領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以推導出、可顯而易見獲得的內容”在侵權訴訟中有可能通過等同侵權判定被納入專利權的保護范圍，使專利權人的利益得到補償。

還有觀點認為，既然這部分內容在侵權判定中可通過“等同認定”劃入專利權的保護范圍，那么允許其在授權前通過修改補入授權的權利要求書中也就不會損害公眾利益，所以認為應該允許申請人做這樣的修改。對此本文不能認同，首先，不同程序有各自不同的作用，在后一程序中能夠正常解決的問題，并不一定在之前的程序中也能正常解決。其次，理論上講，權利要求限定的字面范圍，與侵權訴訟中考慮了“等同”后認定的保護范圍，兩者是有區(qū)別的，后者是在前者基礎上的進一步擴展。如果在授權前的審查程序中允許申請人通過修改使權利要求限定的字面范圍擴大到考慮了“等同”之后的范圍，甚至是進一步“上位化”的范圍，那么理論上講在侵權訴訟中，還可能在此基礎上進一步進行等同技術方案的擴充，則無疑會侵害公眾利益。

（二）“修改超范圍”的判斷主體及其能力

關于《專利法》第33條的判斷主體，雖然《專利審查指南》沒有明確規(guī)定為本領域技術人員，但實際上整個專利審查，特別是有關實體性條款的審查，其主體均是本領域普通技術人員，這是不言而喻的。另外，《專利審查指南》第2部分第8章“不允許的修改”中明確指出，“如果申請的內容通過增加、改變和/或刪除其中的一部分，致使本領域技術人員看到的信息與原申請記載的信息不同，而且又不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，那么，這種修改就是不允許的”⑦國家知識產權局：《專利審查指南》（2010），第二部分第八章，5.2.3。。其中明確指明了修改超范圍的判斷主體是本領域技術人員。所以，《專利法》第33條（或“修改超范圍”）的判斷主體是本領域技術人員，這是顯而易見的。

關于本領域技術人員在判斷超范圍問題時所具有的能力，整個《專利審查指南》對于本領域技術人員的能力，僅在創(chuàng)造性審查部分進行了定義，那么對于不同法律問題的審查，該假想的本領域技術人員是否相同呢？本文認為，在沒有給出不同定義的情況下，應認為是相同的，只是需要澄清的是，該本領域技術人員在做不同法律問題審查時所運用的能力有所不同。無疑，本領域技術人員知曉本領域的公知常識，但在“修改超范圍”的審查中，本領域技術人員對知曉公知常識這一能力的運用體現在對原說明書及權利要求書記載內容的理解上，以及對修改后的內容的理解上，而不應當是運用公知常識對原說明書及權利要求書記載的內容做進一步改進。所以，“原說明書和權利要求書記載范圍”應當是，原說明書及其附圖和權利要求書明確表述的內容，以及本領域技術人員根據上述明確表述的內容能夠直接地、毫無疑義地確定的內容。

（三）應注意正確理解和把握“直接地、毫無疑義地確定”

如上所述，對于《專利法》第33條中的所述的“原說明書和權利要求書的記載范圍”應理解為包括：原說明書和權利要求書文字記載的內容，以及根據原說明書和權利要求文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容。然而需要注意的是，在審查實踐中應正確理解和把握“根據原說明書和權利要求文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容”，許多案件對于超范圍審查結論的爭議都是由于對“直接地、毫無疑義地確定”理解和把握不同引起的。本文認同不應將“直接地、毫無疑義地確定”簡單理解為數理邏輯意義上的唯一確定⑧參見最高人民法院（2010）知行字第53號行政裁定書。，而是應當以本領域普通技術人員的角度，綜合原說明書和權利要求書記載的整體內容，分析修改后的內容是否是申請人在申請日時就有的本意。由于篇幅所限，在此僅結合審查實踐中遇到的較多、問題較為突出的兩種情況，對于審查實踐中應如何正確理解、把握“根據原說明書和權利要求文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容”予以說明。

1.對技術特征的理解不應脫離技術方案

對技術特征的理解，不論是修改前的還是修改后的，均不應脫離該特征所處的技術方案，不應忘記《專利法》第33條的審查主體是本領域技術人員，不應無視本技術領域的公知常識，并且應綜合考慮原說明書和權利要求書記載的整體內容。

某發(fā)明駁回復審案件⑨參見專利復審委員會第23483號復審決定。，涉及一種滾動軸承及鋼的熱處理方法。駁回決定認為，經修改的權利要求1中限定的“碳氮共滲處理或氮化處理后，對零件進行淬火”超出了原說明書和權利要求書記載的范圍。理由是，原說明書和權利要求書僅僅記載了“碳氮共滲處理+淬火”，據此無法毫無疑義地確定出“碳氮共滲處理”與“淬火”兩者的前后順序。專利復審委員會在復審決定中認為，結合該申請的背景技術、技術方案和本領域的公知常識，本領域技術人員對“碳氮共滲處理＋淬火”不會簡單地等同于兩個加數相加，而是暗含一定的前后次序，因此修改后的內容是本領域技術人員可以從原說明書和權利要求書直接地、毫無疑義地確定的，符合《專利法》第33條規(guī)定。

判斷修改后的內容能否“根據原申請明確記載的內容直接地、毫無疑義地確定”時，如果只是按照文字表述對技術特征進行孤立、抽象的理解，就會背離申請人采用這一表述所要表達的本義。所以，對于技術特征的理解，無論是修改前的還是修改后的，不應僅考慮技術特征措辭本身的含義，而應以本領域普通技術人員的角度，結合該特征所處的技術方案，并應綜合考慮原說明書和權利要求書記載的整體內容，對其進行技術層面的理解，在此基礎上，正確把握修改后的內容能否根據原說明書及權利要求書記載的內容直接地、毫無疑義地確定。

2.修改后的權利要求所形成的技術方案并非必須在原申請中有明確記載

審查實踐中，對于“直接地、毫無疑義地確定”僵化理解的另一種情形是，強調修改后權利要求所限定的方案必須在原申請文件中有明確記載。

某發(fā)明申請駁回復審案⑩參見專利復審委員會第22547號復審決定。，涉及滑轉轉向車及其驅動機構，原申請說明書分別記載了可控差速器裝置的具體結構和有關驅動機構整體結構的技術方案。修改后權利要求1記載了將可控差速器的具體結構應用到驅動機構的整體結構中的技術方案。駁回決定認為，權利要求1的技術方案在原申請中沒有明確的文字記載，申請人將不同實施例中出現的個別部件含混地堆疊在一起形成新的技術方案，不符合《專利法》第33條的規(guī)定。專利復審委員會在復審決定中認為，在判斷修改后的方案是否超出原申請記載的范圍時，不能僅根據原申請中是否有明確的文字記載進行判斷，而應當站在本領域技術人員的角度，根據原申請的技術方案的整體內容進行判斷。該案原申請說明書中對可控差速器、驅動機構和它們之間的聯系進行了說明，對可控差速器和驅動機構分別給出了多種實施方式，并且對于本領域技術人員來說，可控差速器是驅動機構的必要組成部件，它們在結構上有著必然的聯系，組合后各部件之間的連接配合關系不變，這些技術特征作為一個整體的技術構思已經完整地體現在具體實施例部分和附圖中，將兩個部件進行組合獲得的技術方案是本領域技術人員不需要說明書明確的文字記載即可直接地、毫無疑義地確定的內容。

判斷修改后的技術方案能否“根據原申請明確記載的內容直接地、毫無疑義地確定”時，不應將 “直接地、毫無疑義地確定”理解為在原申請中有明確記載，而是應當結合原申請文件的整體內容判斷，分析重新組合的技術特征之間的相互關聯程度，是否有協(xié)同作用，是否產生一個新的技術方案。如果重組的具體機構或技術特征之間為簡單疊加或替換，并且他們之間的關聯對于本領域技術人員來說是確定的，通常這些特征組合后的技術方案對于本領域技術人員來說，能夠根據原申請明確記載內容直接地、毫無疑義地確定，屬于原說明書和權利要求書記載范圍。反之，如果重新組合的技術特征之間有相互協(xié)同作用，則通常重新組合后會產生新的技術方案，不屬于根據原申請明確記載內容直接地、毫無疑義地確定的內容，超出了原說明書和權利要求書記載范圍。關鍵還是要看修改后的方案對于本領域技術人員來說，在綜合分析原說明書和權利要求書的記載內容的基礎上是否可以看出申請人在申請日時就有這樣的本意。

結 語

正確理解修改后權利要求保護范圍，是判斷“修改是否超范圍”的基礎?；凇秾＠ā返?3條的立法宗旨，判斷修改是否超出“原說明書及權利要求書的記載范圍”的 關鍵是從所屬領域技術人員的角度來看，修改后的內容是否是申請人在申請日時就有的本意。