通過(guò)PCT途徑尋求美國(guó)專利保護(hù)的策略

高雪蓮

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化和知識(shí)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，世界范圍內(nèi)的專利申請(qǐng)量不斷增加。據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)、美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)專利局已接收了占世界80%以上的專利申請(qǐng)。研究主流國(guó)家的專利制度對(duì)于中國(guó)企業(yè)實(shí)施“產(chǎn)品未動(dòng)，專利先行”的競(jìng)爭(zhēng)策略極為重要。

縱觀世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)歷史，美國(guó)一直占據(jù)著舉足輕重的地位。隨著中美經(jīng)貿(mào)合作的不斷深化，中國(guó)申請(qǐng)人和公司越來(lái)越多地在美國(guó)尋求知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。為此，時(shí)時(shí)了解并掌握尋求美國(guó)專利保護(hù)的注意事項(xiàng)就顯得尤為必要。2011年9月16日，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬簽署的《美國(guó)發(fā)明法案》，對(duì)美國(guó)專利法進(jìn)行了重大修改，深遠(yuǎn)地影響著美國(guó)專利實(shí)踐。本文將從立足于中國(guó)申請(qǐng)人的利益，從多角度分析PCT途徑下尋求美國(guó)專利保護(hù)的策略。

向美國(guó)申請(qǐng)專利有三種途徑：①直接向美國(guó)申請(qǐng)專利（需要在中國(guó)專利局預(yù)先做保密審查，保密審查通過(guò)后，即可直接向美國(guó)申請(qǐng)專利）；②通過(guò)巴黎公約向美國(guó)申請(qǐng)專利（在優(yōu)先權(quán)日起12個(gè)月之內(nèi)）；③通過(guò)PCT（專利合作條約）向美國(guó)申請(qǐng)專利（自優(yōu)先權(quán)日起30個(gè)月內(nèi)）。

根據(jù)美國(guó)專利法規(guī)定，美國(guó)專利包括發(fā)明（Utility Patent）、外觀設(shè)計(jì) （Design Patent）和植物新品種 （Plant Patent）三種類型，而沒(méi)有實(shí)用新型。因此，中國(guó)的申請(qǐng)人如果以本國(guó)的實(shí)用新型為優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)美國(guó)專利，通常需要轉(zhuǎn)為發(fā)明專利，這就需要申請(qǐng)人對(duì)于本國(guó)的實(shí)用新型專利的專利性提出更高的要求。

一、美國(guó)專利申請(qǐng)制度變化

美國(guó)于1790年建立專利制度，是世界上實(shí)行專利制度較早的國(guó)家之一，現(xiàn)行的專利法是1952年7月19日頒布的，從1953年1月1日開(kāi)始實(shí)施。至今一直采用“先發(fā)明制”。2011年9月16日美國(guó)改法以后，“先發(fā)明制”將改為“先申請(qǐng)制”，并于18個(gè)月后，即2013年3月16日開(kāi)始實(shí)施。在實(shí)際操作中，如果兩個(gè)發(fā)明人創(chuàng)造了同一發(fā)明并且該發(fā)明沒(méi)有被公開(kāi)，兩人分別提交了包含該發(fā)明的權(quán)利要求和說(shuō)明書(shū)的申請(qǐng)，則在先提交專利申請(qǐng)的發(fā)明人獲得該發(fā)明的專利權(quán)。因此，盡早提交專利申請(qǐng)將變得比改法前更為重要。為了得到更早的專利申請(qǐng)日，發(fā)明人可以考慮盡快提交一份臨時(shí)申請(qǐng)，并在臨時(shí)申請(qǐng)遞交后一年內(nèi)提交正式申請(qǐng)。

“先申請(qǐng)制”對(duì)已授權(quán)的專利或在2013年3月16日之前提交的專利申請(qǐng)沒(méi)有影響。

二、通過(guò)PCT途徑申請(qǐng)美國(guó)專利的方式

在絕大多數(shù)國(guó)家，通過(guò)PCT途徑申請(qǐng)?jiān)搰?guó)專利，僅可通過(guò)一種方式實(shí)現(xiàn)，即PCT國(guó)際階段延伸至國(guó)家階段。但在美國(guó)，通過(guò)PCT途徑申請(qǐng)專利，可通過(guò)兩種方式實(shí)現(xiàn)：①通過(guò)35USC 371（簡(jiǎn)稱371條）規(guī)定進(jìn)入美國(guó)國(guó)家階段；②通過(guò)35USC 111（a）（簡(jiǎn)稱111條）規(guī)定進(jìn)入美國(guó)國(guó)家階段。其主要區(qū)別如下：

通過(guò)371條方式進(jìn)入美國(guó)國(guó)家階段申請(qǐng)，為常規(guī)的PCT申請(qǐng)國(guó)際階段延伸至美國(guó)國(guó)家階段。與其他大部分國(guó)家的規(guī)定相同，進(jìn)入美國(guó)國(guó)家階段時(shí)需提交PCT國(guó)際公布文本的準(zhǔn)確譯文，但可按照PCT條約第28條、第41條進(jìn)行修改，其修改不得超出原PCT國(guó)際申請(qǐng)公布的范圍。提交申請(qǐng)時(shí)需要同時(shí)提交所涉修改未增加新內(nèi)容的聲明。

但如果選擇111條方式進(jìn)入，簡(jiǎn)單概括為：申請(qǐng)人放棄原PCT國(guó)際申請(qǐng)，在美國(guó)提出“繼續(xù)申請(qǐng)”或“部分繼續(xù)申請(qǐng)”，申請(qǐng)人不必提交原PCT國(guó)際申請(qǐng)公布文本的準(zhǔn)確譯文，可對(duì)原申請(qǐng)文件進(jìn)行修改或增加新內(nèi)容，修改或增加的內(nèi)容可超出原PCT國(guó)際申請(qǐng)公布的范圍。這在一定程度上，一方面可彌補(bǔ)原 PCT國(guó)際申請(qǐng)撰寫(xiě)的不足，另一方面可將對(duì)于申請(qǐng)主題改進(jìn)的部分寫(xiě)入申請(qǐng)文件，更高效地保護(hù)申請(qǐng)人的權(quán)利。在實(shí)際操作中，申請(qǐng)人也多選擇利用111條方式申請(qǐng)美國(guó)專利。

因兩種方式對(duì)申請(qǐng)文件的修改范圍不同，可能導(dǎo)致111方式下提交的美國(guó)專利申請(qǐng)的翻譯費(fèi)和國(guó)內(nèi)外律師費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的增加。

通過(guò)371方式提交的美國(guó)專利申請(qǐng)如在PCT國(guó)際階段要求了優(yōu)先權(quán)，且優(yōu)先權(quán)證明文件已提交至PCT國(guó)際局，則在美國(guó)階段無(wú)需申請(qǐng)人再次提交優(yōu)先權(quán)證明文件。而通過(guò)111方式提交的美國(guó)專利申請(qǐng)，由于申請(qǐng)方式不同導(dǎo)致的申請(qǐng)性質(zhì)不同，申請(qǐng)人需要在優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)國(guó)辦理優(yōu)先權(quán)文件并及時(shí)提交至美國(guó)專利商標(biāo)局。從費(fèi)用考慮，辦理并提交優(yōu)先權(quán)文件的費(fèi)用與美國(guó)專利申請(qǐng)費(fèi)相比可謂微乎其微。

三、申請(qǐng)費(fèi)用減免及利用申請(qǐng)人為“小實(shí)體”和“微小實(shí)體”的費(fèi)用減免政策

2011年9月6日簽署生效的新法規(guī)定，自2011年11月15日起以電子方式提交美國(guó)專利申請(qǐng)可獲得400美元的費(fèi)用減免。申請(qǐng)人可在向國(guó)外律師委托申請(qǐng)時(shí)尤其注意該變化。

當(dāng)前美國(guó)專利法規(guī)定，當(dāng)申請(qǐng)人屬于以下情形之一的屬于小實(shí)體，可享受包括申請(qǐng)費(fèi)、檢索費(fèi)、審查費(fèi)等大多數(shù)規(guī)費(fèi)在內(nèi)50%的費(fèi)用減免。

①自然人；②小型企業(yè)（人數(shù)少于500）；③大學(xué)，科研機(jī)構(gòu)等非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)。

中國(guó)的申請(qǐng)人如果符合上述條件之一，即可以通過(guò)聲明的方式獲得費(fèi)用減免的權(quán)利，以便減輕申請(qǐng)費(fèi)用的負(fù)擔(dān)。

2011年9月16日修改的專利法規(guī)定，“微小實(shí)體”可獲得大多數(shù)規(guī)費(fèi)75%的費(fèi)用減免。情況包括：①小企業(yè)，僅有不多于4件美國(guó)非臨時(shí)專利申請(qǐng)的；②年收入不超過(guò)上一年度中等家庭收入水平3倍的；③州立高等教育公共機(jī)構(gòu)。

四、信息披露程序（Information Disclosure Statement，簡(jiǎn)稱IDS）

據(jù)相關(guān)法律與實(shí)踐，美國(guó)專利商標(biāo)局在處理專利申請(qǐng)時(shí)，要求專利申請(qǐng)人負(fù)有對(duì)該專利涉及的所有在先技術(shù)的告知義務(wù)。在此，在先技術(shù)包括任何載有與此專利所涉及的近似設(shè)備的出版物及任何刊印有與該專利實(shí)際共用同一技術(shù)特征的發(fā)明的出版物。任何早于該專利申請(qǐng)日一年以上出版的此類刊物都必須被列為在先技術(shù)向美國(guó)專利商標(biāo)局呈上。此外，在先技術(shù)還包括任何早于該專利申請(qǐng)日一年以上的，由專利發(fā)明人在該國(guó)以銷售為目的的，對(duì)該專利及相應(yīng)技術(shù)的公開(kāi)使用及揭示，以及早于該專利申請(qǐng)日一年以上的，由他人在該國(guó)對(duì)該專利所含技術(shù)的使用。對(duì)此在先技術(shù)的告知，照片與相應(yīng)手冊(cè)的提交，為最可取之舉。因此，申請(qǐng)人就以上信息需向美國(guó)專利商標(biāo)局提交有關(guān)所申請(qǐng)專利在先技術(shù)的文件及證明。如果在先技術(shù)的提交不完備，將極有可能導(dǎo)致專利申請(qǐng)的無(wú)效。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是專利申請(qǐng)人及相關(guān)人員（包括發(fā)明人、受讓人、代理人等）有與發(fā)明的可專利性相關(guān)的技術(shù)資料（包括專利和文獻(xiàn)數(shù)據(jù)、檢索報(bào)告、審查意見(jiàn)等）要告知美國(guó)專利商標(biāo)局。

作為中國(guó)的申請(qǐng)人，如果其在中國(guó)的申請(qǐng)案做了檢索或者收到了中國(guó)專利局的審查意見(jiàn)，則有義務(wù)將該文件及時(shí)提交美國(guó)商標(biāo)專利局。針對(duì)這項(xiàng)程序，中國(guó)的申請(qǐng)人往往會(huì)有一些顧慮，擔(dān)心所提供的信息對(duì)于美國(guó)專利申請(qǐng)案構(gòu)成不利的影響，甚至?xí)赡茏鳛閷彶閱T駁回申請(qǐng)的依據(jù)。針對(duì)該問(wèn)題，首先，從美國(guó)的專利制度考慮，此類專利性相關(guān)的技術(shù)資料是必須提供的，否則，將可能面臨專利的有效性被質(zhì)疑，專利可能會(huì)被視為無(wú)法執(zhí)行，美國(guó)代理可能因此喪失在美國(guó)專利商標(biāo)局繼續(xù)代理工作的權(quán)利，在訴訟期間將會(huì)增加大量的成本，或是得到的是一項(xiàng)較弱的專利。其次，申請(qǐng)人在提供相關(guān)資料時(shí)，申請(qǐng)人有依照規(guī)定將與專利性相關(guān)的資料披露給美國(guó)，但聲明并不承認(rèn)該資料是公知技術(shù)，這樣，審查員就不能直接以該披露的信息作為核駁的依據(jù)。

五、答復(fù)美國(guó)申請(qǐng)審查意見(jiàn)的特殊程序—建議性審查意見(jiàn)（Advisory Action）和繼續(xù)審查請(qǐng)求（RCE）

實(shí)質(zhì)審查階段，美國(guó)申請(qǐng)審查意見(jiàn)的答復(fù)期限一般為三個(gè)月。對(duì)于最后一次審查意見(jiàn)，即Final，申請(qǐng)人可選擇在審查意見(jiàn)發(fā)文日起兩個(gè)月內(nèi)提交答復(fù)意見(jiàn)。如在兩個(gè)月內(nèi)答復(fù)，美國(guó)專利商標(biāo)局收到后如認(rèn)為答復(fù)意見(jiàn)不能克服審查意見(jiàn)中指明的全部缺陷，一般情況下會(huì)在所指的審查意見(jiàn)發(fā)文日起三個(gè)月內(nèi)下發(fā)建議性審查意見(jiàn)（Advisory Action）。在該意見(jiàn)中，執(zhí)事審查員會(huì)根據(jù)申請(qǐng)人的答復(fù)內(nèi)容進(jìn)一步出具審查意見(jiàn)。申請(qǐng)人可在考慮執(zhí)事審查員的意見(jiàn)后進(jìn)一步進(jìn)行答復(fù)。如申請(qǐng)人選在在Final審查意見(jiàn)發(fā)文日起三個(gè)月內(nèi)答復(fù)，則基本不會(huì)收到建議性審查意見(jiàn)（Advisory Action）。在這個(gè)意義上講，申請(qǐng)人喪失了一次針對(duì)申請(qǐng)授權(quán)的可能性與審查員進(jìn)行對(duì)話的機(jī)會(huì)。需要指出的是，在答復(fù)Final審查意見(jiàn)時(shí)，如申請(qǐng)人在修改或答復(fù)意見(jiàn)指出的缺陷時(shí)對(duì)申請(qǐng)文件增加了新內(nèi)容或進(jìn)行了實(shí)質(zhì)修改，則需要在答復(fù)審查意見(jiàn)時(shí)提出繼續(xù)審查請(qǐng)求（RCE）并繳納相應(yīng)的費(fèi)用（規(guī)費(fèi)：930美元，小實(shí)體減半），否則，審查員認(rèn)為新增或?qū)嵸|(zhì)修改的部分需要重新進(jìn)行檢索或?qū)彶?，增加了其工作?nèi)容，將不予“enter”。

需要指出的是，在美國(guó)專利審查過(guò)程中，可多次利用RCE程序。當(dāng)Final審查意見(jiàn)下發(fā)后，如申請(qǐng)人認(rèn)為有必要，可反復(fù)提出RCE請(qǐng)求。因多次提出RCE的價(jià)格不菲，申請(qǐng)人可根據(jù)其預(yù)算酌情利用RCE的優(yōu)勢(shì)。

六、專利審查高速公路—PPH

隨著全球?qū)＠暾?qǐng)量的激增，申請(qǐng)人在多個(gè)國(guó)家或地區(qū)申請(qǐng)專利的情況逐漸增加。同一專利申請(qǐng)?jiān)诙鄠€(gè)國(guó)家被檢索、審查無(wú)疑會(huì)增加各國(guó)專利局的負(fù)擔(dān)，延長(zhǎng)申請(qǐng)審查時(shí)間。為適應(yīng)形勢(shì)的發(fā)展，各主要國(guó)家專利局紛紛試行專利審查高速公路（PPH）。簡(jiǎn)言之，就是同一發(fā)明在首次申請(qǐng)受理局獲得的檢索和審查結(jié)果可被利用于后續(xù)申請(qǐng)受理局，實(shí)現(xiàn)各國(guó)專利局之間的工作共享。中美兩國(guó)自2011年12月1日至2012年11月30日試行PPH項(xiàng)目。美國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)審查積壓比較嚴(yán)重，且有逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，同時(shí)在中國(guó)和美國(guó)申請(qǐng)專利（含在國(guó)知局提交PCT國(guó)際申請(qǐng)并延伸至美國(guó)國(guó)家階段的情況）的申請(qǐng)人可借PPH的東風(fēng)。參與中美PPH項(xiàng)目有以下優(yōu)勢(shì)：

使其美國(guó)專利申請(qǐng)得到優(yōu)先審查，加速申請(qǐng)進(jìn)程。

在申請(qǐng)滿足一定的條件時(shí)，美國(guó)專利商標(biāo)局承認(rèn)中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的檢索和審查結(jié)果，使得申請(qǐng)人答復(fù)美國(guó)官方意見(jiàn)的次數(shù)減少，大大降低了申請(qǐng)成本。

提高了美國(guó)專利申請(qǐng)審查結(jié)果的可預(yù)見(jiàn)性，增強(qiáng)申請(qǐng)人決策的導(dǎo)向性。

【結(jié)語(yǔ)】

在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，世界范圍內(nèi)的商品流通日益增強(qiáng)。從世界范圍來(lái)看，專利申請(qǐng)審查和保護(hù)制度存在較強(qiáng)的區(qū)域性特征，且美國(guó)專利制度的區(qū)域性特征尤其明顯。作為世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的龍頭國(guó)家，美國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)起著舉足輕重的作用。鑒于此，了解美國(guó)專利制度，并掌握其關(guān)鍵點(diǎn)為自身服務(wù)，對(duì)于中國(guó)申請(qǐng)人來(lái)講意義重大。

參考文獻(xiàn)：

1.“United States Code Title 35-Patents”（美國(guó)法典第三十五編專利）

2.“Title 37-Code of Federal Regulations—Patent Rules”（美國(guó)法典第三十七編專利）

3.“Manual of Patent Examining Procedure （MPEP）”（美國(guó)專利審查程序手冊(cè)）