論商標(biāo)善意共存原則——以鱷魚商標(biāo)案與百威商標(biāo)案為線索

劉 維

一、中國(guó)和歐盟的兩個(gè)標(biāo)志案件的背景和主要法律問(wèn)題

2010年12月29日，中國(guó)最高人民法院就拉科斯特公司與鱷魚國(guó)際公司、上海東方鱷魚公司鱷魚商標(biāo)案（下稱鱷魚商標(biāo)案）作出終審判決。時(shí)隔近一年之后，歐盟法院（ECJ）就百威公司與安海斯布希公司百威商標(biāo)案（下稱百威商標(biāo)案）作出初裁。兩案案情和裁判理由相似，是適用商標(biāo)善意共存原則的標(biāo)志性案件。

（一）鱷魚商標(biāo)案與百威商標(biāo)案的法律問(wèn)題

鱷魚商標(biāo)案的法律問(wèn)題是，在相同商品上使用物理意義上相似的商標(biāo)，是否應(yīng)該判定成立商標(biāo)混淆性近似。在中國(guó)商標(biāo)法及其司法實(shí)踐中，混淆性近似是商標(biāo)侵權(quán)的判斷基準(zhǔn)，商標(biāo)在物理意義上相似不等同于法律意義上的混淆性近似，司法解釋和先例對(duì)此無(wú)爭(zhēng)議。1本案中，法國(guó)鱷魚公司于1980年在中國(guó)注冊(cè)了“鱷魚圖形”商標(biāo)，其產(chǎn)品于1984年正式進(jìn)入中國(guó)，但數(shù)量有限，1994年正式開(kāi)設(shè)專柜或?qū)Ｙu店。1993年，新加坡鱷魚公司在中國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)“CARTELO及圖”商標(biāo)，其產(chǎn)品于1994年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。從認(rèn)定混淆性近似的傳統(tǒng)因素出發(fā)，本案請(qǐng)求保護(hù)的商標(biāo)具有較高的知名度，兩個(gè)商標(biāo)（法國(guó)鱷魚商標(biāo)與新加坡鱷魚商標(biāo)）在物理意義上具有極高的相似度，且使用在相同商品上。2在一般情形下，相關(guān)消費(fèi)者施加一般注意力難以區(qū)分兩公司的商品來(lái)源，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定容易造成一定的消費(fèi)者混淆或誤認(rèn)。本案的特殊之處在于，雙方當(dāng)事人對(duì)鱷魚商標(biāo)的采用均屬善意，且在我國(guó)長(zhǎng)期共同使用各自商標(biāo)，這種善意共存的歷史和現(xiàn)狀，可否容忍一定程度的混淆、進(jìn)而構(gòu)成混淆可能性的例外情形，正是本案應(yīng)該回答的問(wèn)題。

百威商標(biāo)案的法律問(wèn)題是，能否允許在相同商品上注冊(cè)相同商標(biāo)。在該案中，捷克百威公司和美國(guó)的安海斯布希公司分別于1973年和1974年進(jìn)入英國(guó)的啤酒市場(chǎng)，兩家公司各自在其啤酒商品上使用“Budweiser”商標(biāo)或含有該單詞的商標(biāo)（統(tǒng)稱“百威商標(biāo)”）。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期輪番的商標(biāo)注冊(cè)和異議，英國(guó)商標(biāo)局裁定兩公司可以同時(shí)注冊(cè)百威商標(biāo)，兩公司于2000年5月19日同時(shí)成為“Budweiser”商標(biāo)的權(quán)利人。但4年又364天之后，安海斯布希公司向英國(guó)商標(biāo)局提出宣告百威公司商標(biāo)無(wú)效的請(qǐng)求。3根據(jù)歐盟一號(hào)指令第四條第一款規(guī)定，一個(gè)商標(biāo)在以下所列的情況下不得注冊(cè)或，已經(jīng)注冊(cè)的可以宣告其無(wú)效：（a）該商標(biāo)與在先商標(biāo)相同，且申請(qǐng)或注冊(cè)的商品或服務(wù)與在先商標(biāo)受保護(hù)商品或服務(wù)相同的。4因此，一號(hào)指令第四條第一款可以作為本案的適用依據(jù)，英國(guó)商標(biāo)局正是基于同樣的理由宣告捷克百威公司的商標(biāo)無(wú)效。擺在英國(guó)上訴法院面前的案件特殊之處在于，百威公司善意采用百威商標(biāo)，并與美國(guó)安海斯布希公司長(zhǎng)期在英國(guó)啤酒市場(chǎng)共同使用各自商標(biāo)，這是否可成為相同商標(biāo)注冊(cè)的例外，英國(guó)上訴法院將此案提交給了歐盟法院。

兩案發(fā)生原因雖有不同，鱷魚商標(biāo)案是商標(biāo)侵權(quán)引起的民事糾紛，百威商標(biāo)案則因商標(biāo)授權(quán)確權(quán)引起，但兩案的法律爭(zhēng)點(diǎn)卻大致相同。可以認(rèn)為，兩案均關(guān)乎商標(biāo)善意共存原則的適用，商標(biāo)善意共存原則（Thedoctrineofhonestconcurrentuse）本是英國(guó)普通法上的一個(gè)古老原則，在近一百年的商標(biāo)法發(fā)展中，英國(guó)、美國(guó)、澳大利亞和我國(guó)香港地區(qū)等普通法系國(guó)家或地區(qū)常有適用之案件，但兩案之于中國(guó)商標(biāo)法司法和歐盟法院的商標(biāo)案例史均屬首例，中國(guó)商標(biāo)法和歐盟商標(biāo)指令均無(wú)商標(biāo)善意共存的成文法規(guī)定，在此意義上，兩案堪稱標(biāo)志性案件。

（二）鱷魚商標(biāo)案與百威商標(biāo)案裁判理由之比較

1.鱷魚商標(biāo)案中的善意共存原則

最高人民法院在鱷魚商標(biāo)案中以商標(biāo)的混淆性近似為判斷基點(diǎn)，但認(rèn)為應(yīng)考慮案件的特殊案情，“就本案訴爭(zhēng)商標(biāo)具體情況而言，在認(rèn)定其是否近似時(shí)，僅僅比對(duì)標(biāo)識(shí)本身的近似性是不夠的，還必須綜合考量鱷魚國(guó)際公司的主觀意圖、雙方共存和使用的歷史與現(xiàn)狀等因素，結(jié)合相關(guān)市場(chǎng)實(shí)際，進(jìn)行公平合理的判斷”。由此可見(jiàn)，本案特殊的案情因素包括新加坡鱷魚公司使用商標(biāo)的主觀善意、雙方對(duì)各自商標(biāo)的共存使用歷史以及經(jīng)商標(biāo)使用形成的市場(chǎng)格局。

具體而言，首先，“鱷魚國(guó)際公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后使用相關(guān)商標(biāo)，主要是對(duì)其已有商標(biāo)的沿用，且在實(shí)際使用中也有意區(qū)分訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)。因此，原審法院認(rèn)定鱷魚國(guó)際公司之行為不同于刻意模仿名牌奢侈品的假冒行為，其主觀上并無(wú)利用拉科斯特公司的品牌聲譽(yù)，造成消費(fèi)者混淆、誤認(rèn)之故意，并無(wú)不當(dāng)”。其次，“從相關(guān)國(guó)際市場(chǎng)看，雙方訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)在亞洲部分國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)長(zhǎng)期形成共存和使用的國(guó)際市場(chǎng)格局”。最后，“從訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)在中國(guó)市場(chǎng)的共存和使用情況看，兩者在中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)已擁有各自的相關(guān)公眾，在市場(chǎng)上均已形成客觀的劃分，已成為可區(qū)別的標(biāo)識(shí)”。

基于上述考察，最高人民法院得出了不構(gòu)成混淆性近似的結(jié)論，“無(wú)論是從雙方當(dāng)事人的相關(guān)認(rèn)同和共識(shí)還是從相關(guān)國(guó)際市場(chǎng)實(shí)際看，雙方訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)在亞洲部分國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)不致于產(chǎn)生市場(chǎng)混淆而可以共存，這足以表明訴爭(zhēng)商標(biāo)在構(gòu)成要素上的近似性并不必然構(gòu)成混淆性近似，并不必然導(dǎo)致其不能共存。”最高人民法院甚至認(rèn)為，在這種特殊案件場(chǎng)合，可以容忍一定程度的混淆，“在侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的具體判斷中，將是否足以產(chǎn)生市場(chǎng)混淆作為認(rèn)定商標(biāo)近似的重要考量因素，主要是要求相關(guān)標(biāo)識(shí)具有不產(chǎn)生市場(chǎng)混淆的較大可能性，并不要求達(dá)到任何人在任何情況下均絕對(duì)不會(huì)誤認(rèn)的程度”。

2.百威商標(biāo)案中的善意共存原則

在百威商標(biāo)案中，歐盟法院的判斷基點(diǎn)是商標(biāo)功能，并將商標(biāo)功能作為解釋一號(hào)指令第四條和第五條的出發(fā)點(diǎn)。“一號(hào)指令第五條第一款a項(xiàng)的專有權(quán)之目的是為確保商標(biāo)所有人保護(hù)其作為所有人的特定利益，即確保商標(biāo)能發(fā)揮其功能，因此，只有在他人的使用行為消極地影響商標(biāo)功能的發(fā)揮時(shí)，商標(biāo)權(quán)人才可行使商標(biāo)權(quán)?！蓖瑯樱爱?dāng)在后商標(biāo)與在先商標(biāo)相同、兩商標(biāo)核定使用的商品也相同的情況下，只有當(dāng)在后商標(biāo)的使用減損了在先商標(biāo)的來(lái)源保障功能時(shí)”，才能宣告在后商標(biāo)無(wú)效或構(gòu)成侵權(quán)。

歐盟法院進(jìn)一步認(rèn)為，考慮本案的特殊情況，百威公司在英國(guó)使用“百威”商標(biāo)對(duì)安海斯布希公司“百威”商標(biāo)的核心功能并未造成減損。這些特殊因素包括雙方并存使用的歷史、雙方使用商標(biāo)的善意以及目前的市場(chǎng)格局。具體而言，“第一，安海斯布希公司和百威公司通過(guò)‘百威’商標(biāo)（在該商標(biāo)登記之前）在英國(guó)推廣各自的啤酒已有近三十年歷史了。第二，2000年2月份英國(guó)上訴法院作出判決，兩公司被授權(quán)一并同時(shí)注冊(cè)它們的‘百威’商標(biāo)。第三，盡管安海斯布希公司在英國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)‘百威’商標(biāo)的時(shí)間早于百威公司，但是兩家公司起初使用‘百威’商標(biāo)時(shí)都基于善意。第四，盡管兩商標(biāo)相同，但英國(guó)的消費(fèi)者能很好地區(qū)別兩家公司的啤酒，因?yàn)樗鼈兊钠肺?、價(jià)格以及消費(fèi)群體都不同。第五，兩個(gè)商標(biāo)在英國(guó)市場(chǎng)的共存現(xiàn)狀告訴我們，盡管兩商標(biāo)相同，但是安海斯布希公司和百威公司的啤酒清晰地指向不同的生產(chǎn)商”。

3.兩案比較

在鱷魚商標(biāo)案和百威商標(biāo)案中，雙方當(dāng)事人采用商標(biāo)的主觀善意及并存使用商標(biāo)的歷史和當(dāng)前市場(chǎng)格局成為決定裁判發(fā)展的關(guān)鍵因素，這些因素就是本文所要討論的善意共存原則的構(gòu)成因素。從兩案可看出，只要提出主張的一方能夠證明商標(biāo)的善意共存因素，我國(guó)最高人民法院就認(rèn)為在較大可能意義上不會(huì)引起市場(chǎng)混淆，甚至容忍可能存在的、一定程度的市場(chǎng)混淆；歐盟法院則認(rèn)為，即使在相同商品上使用相同商標(biāo)，也不會(huì)減損商標(biāo)的來(lái)源識(shí)別功能。應(yīng)該指出，我國(guó)最高人民法院在鱷魚商標(biāo)案中對(duì)混淆性近似的判定，并未沿用傳統(tǒng)的混淆分析因素，在百威商標(biāo)案中，歐盟法院也一直強(qiáng)調(diào)案件涉及一種特殊和例外情況。無(wú)論作為混淆理論的例外，還是減損商標(biāo)功能的例外，善意共存原則在兩案中均得到了成功的運(yùn)用，成為商標(biāo)侵權(quán)案件和授權(quán)確權(quán)案件中的一個(gè)重要原則。

結(jié)合上述分析，現(xiàn)對(duì)兩案案情和法律推理比較如下表。

比較項(xiàng) 鱷魚商標(biāo)案 百威商標(biāo)案請(qǐng)求 判定商標(biāo)侵權(quán) 宣告商標(biāo)無(wú)效爭(zhēng)點(diǎn) 商標(biāo)善意共存情況下的混淆可能性判定 商標(biāo)善意共存情況下的商標(biāo)功能減損之認(rèn)定立足點(diǎn) 混淆性可能性 商標(biāo)功能理由1.被控侵權(quán)人善意采用商標(biāo)；2.兩商標(biāo)長(zhǎng)期使用的歷史；3.兩商標(biāo)共存市場(chǎng)的格局。1.兩公司均善意采用商標(biāo)；2.兩商標(biāo)長(zhǎng)期使用的歷史；3.兩商標(biāo)各自的市場(chǎng)格局。結(jié)論 1.不成立商標(biāo)混淆性近似2.不構(gòu)成侵權(quán)1.不減損商標(biāo)功能2.駁回商標(biāo)無(wú)效的請(qǐng)求

二、比較法視野下的商標(biāo)善意共存原則——以普通法為中心

商標(biāo)善意共存原則是普通法下的一個(gè)古老原則，英國(guó)、澳大利亞、我國(guó)香港地區(qū)和美國(guó)等普通法國(guó)家或地區(qū)的商標(biāo)法都有該原則的明文規(guī)定，有關(guān)該原則的司法適用也不曾間斷過(guò)。善意共存原則在普通法下的產(chǎn)生，源于解決不同主體善意同時(shí)使用同一商標(biāo)的現(xiàn)實(shí)困境。“在19世紀(jì)早期，商業(yè)還大部分具有地方性；不同地域的商人可能善意地采用相同或近似商標(biāo)。在這些情況下，他們各自產(chǎn)品的銷售不存在競(jìng)爭(zhēng)并因此不會(huì)產(chǎn)生公眾欺詐問(wèn)題。然而，隨著交通的快速發(fā)展，19世紀(jì)前半葉市場(chǎng)也擴(kuò)大了。在各自商品上使用近似商標(biāo)的商人的產(chǎn)品，因此可能面對(duì)同一潛在消費(fèi)群體銷售，這些消費(fèi)者面臨著誤解產(chǎn)品來(lái)源的風(fēng)險(xiǎn)。而且，由于商標(biāo)是營(yíng)業(yè)商譽(yù)的附載，如果營(yíng)業(yè)商譽(yù)被分割，商標(biāo)使用權(quán)可由兩人以上的繼承人獲得，例如，當(dāng)營(yíng)業(yè)之前由合伙方式或者兩個(gè)以上的工廠或商店的方式進(jìn)行。為了滿足這種情景，善意共存原則應(yīng)運(yùn)而生。根據(jù)該原則，只要商標(biāo)的使用起初并無(wú)欺詐故意，但是卻由于之后不涉及商標(biāo)專用人惡意或其他過(guò)錯(cuò)行為的情形，產(chǎn)生了欺詐風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)，該商標(biāo)仍然受到保護(hù)。然而，如果商標(biāo)專用人自己的過(guò)錯(cuò)行為在該商標(biāo)的使用中占有一席之地，衡平法院不會(huì)給其頒發(fā)停止侵權(quán)的禁令。這是‘尋求衡平救濟(jì)者需有潔凈之手’的衡平法原則的特別適用。在善意共存情形，任何商標(biāo)所有人均不得限制另一人使用商標(biāo)，但對(duì)進(jìn)行霸占使用侵犯商標(biāo)的行為，任何商標(biāo)所有人均可獲得禁令。”5

（一）英國(guó)

英國(guó)《商標(biāo)法》第十二條第二款規(guī)定：在善意共存使用情形，或者法院或注冊(cè)官認(rèn)為適于如此行為的其他特別情形，法院或注冊(cè)官可準(zhǔn)許兩人以上使用相同或近似商標(biāo)在：（a）相同商品上；（b）同類（samedescription）商品上，或者（c）相互聯(lián)系的商品和服務(wù)之間或不同類別的商品和服務(wù)之間，但是如果可能，法院或注冊(cè)官可在個(gè)案中施加其認(rèn)為適合的條件和限制。

一個(gè)標(biāo)志性案件對(duì)判斷善意共存原則的因素進(jìn)行了總結(jié)：（1）在承認(rèn)具有一定混淆可能的同時(shí)，或許還是比較遙遠(yuǎn)的，基于兩文字讀音上的近似所產(chǎn)生的意外混淆以及合理考慮源于對(duì)商標(biāo)不準(zhǔn)確或未記牢的印象所產(chǎn)生的錯(cuò)誤可能，我認(rèn)為混淆可能是比較微弱的；（2）對(duì)“Abermill”文字的選擇是善意的；（3）已經(jīng)證明了五年的善意共存使用；（4）導(dǎo)致混淆的是使用人，而不是注冊(cè)行為，使用人未提交任何實(shí)際混淆的證據(jù)，不應(yīng)忽略這一事實(shí)，盡管還應(yīng)考慮證明難度；（5）上訴人的商業(yè)規(guī)模很小，且多年來(lái)處于靜止?fàn)顟B(tài)。相反，被上訴人已經(jīng)通過(guò)其商標(biāo)建立了大型的、迅猛發(fā)展的商業(yè)。6后又經(jīng)過(guò)案件的積累，法院確立了以下五個(gè)非窮盡性的考量因素：（1）共存使用的善意；（2）使用的時(shí)間、地域和銷售數(shù)量的范圍；（3）爭(zhēng)議商標(biāo)導(dǎo)致的混淆可能性的程度；（4）是否有實(shí)際混淆的例子已被證明；（5）如果允許注冊(cè)，將可能對(duì)當(dāng)事人引起的不便。7

（二）澳大利亞

澳大利亞《商標(biāo)法》第四十四條第三款規(guī)定：“若注冊(cè)官在個(gè)案中能信服：（a）善意同時(shí)使用這兩個(gè)商標(biāo)；或（b）在其他情況下，適合如此作為；注冊(cè)官可以以其認(rèn)為適于施加的條件或限制同意申請(qǐng)人商標(biāo)注冊(cè)的申請(qǐng)。如果申請(qǐng)人的商標(biāo)只用在特定領(lǐng)域，所施加的限制可包含商標(biāo)使用也將限定于該特定領(lǐng)域?！?/p>

澳大利亞聯(lián)邦法院在2012年的沃爾沃商標(biāo)案中提出，申請(qǐng)商標(biāo)與在先商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)法第44條第1和2款下的實(shí)質(zhì)相同或欺詐性相似時(shí)，注冊(cè)官因此拒絕商標(biāo)注冊(cè)還受到第44條第3款兩商標(biāo)成立善意共同使用或“其他情形”，或第44條第4款持續(xù)使用規(guī)則而允許商標(biāo)注冊(cè)下的法院自由裁量的制約。8有關(guān)法官在判決中指出：“兩個(gè)商標(biāo)的采用和共同使用超過(guò)六年的歷史表明，如果它們繼續(xù)像以前一樣在遠(yuǎn)距離分開(kāi)的區(qū)域使用，這兩個(gè)標(biāo)志能夠以不存在混淆或者沖突的方式共存。通過(guò)對(duì)它們的使用附加互相排斥的地域限制可以達(dá)到這一結(jié)果，但是由于任何一方都希望拓寬他們的商標(biāo)使用范圍，我必須考慮我現(xiàn)在面臨的問(wèn)題，對(duì)其注冊(cè)該附加怎樣的地域限制是公平且合理的?！?

（三）我國(guó)香港地區(qū)

我國(guó)香港地區(qū)《商標(biāo)條例》第13條規(guī)定：（1）當(dāng)注冊(cè)官或者法院信服如下事項(xiàng)時(shí)，商標(biāo)條例第12條（拒絕登記的相對(duì)理由）不能阻止商標(biāo)登記：（a）申請(qǐng)商標(biāo)與在先商標(biāo)或其他在先權(quán)利具有善意共存使用情形；（b）或者因其他特殊情況，商標(biāo)注冊(cè)是合理的。（2）根據(jù)或者憑借前款獲得注冊(cè)的商標(biāo)應(yīng)該受到注冊(cè)官或法院認(rèn)為適合施加的限制或條件的約束。（3）本條款不能阻止注冊(cè)官根據(jù)第11條（拒絕注冊(cè)的絕對(duì)理由）的任何理由拒絕商標(biāo)注冊(cè)。

2010年我國(guó)香港地區(qū)高等法院在周生生商標(biāo)案中提出，《商標(biāo)條例》第13條第（1）款（a）項(xiàng)分為兩個(gè)階段的考量：（1）爭(zhēng)議標(biāo)志以及之前的商標(biāo)是否存在善意共存的使用；（2）如果答案是肯定的，在考慮包括公共利益在內(nèi)的所有因素之后，盡管爭(zhēng)議商標(biāo)在相關(guān)商品或服務(wù)上的使用可能導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆，注冊(cè)官是否應(yīng)行使自由裁量權(quán)接受商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。第一階段的善意共存使用是一個(gè)事實(shí)問(wèn)題，關(guān)鍵要查明“使用、共同使用以及善意的共同使用”，這里的“使用”必須是將爭(zhēng)議的標(biāo)志作為商標(biāo)使用。第二階段的中心是考察公共利益、混淆可能性等所有因素。10

（四）美國(guó)

美國(guó)法上的商標(biāo)善意共存原則肇端于1916年美國(guó)最高法院審理的蒂羅斯案，11“善意和遠(yuǎn)方使用”自此案成為善意共存原則的構(gòu)成要素，商標(biāo)的地域性也成為這一原則的觀念基礎(chǔ)（以下簡(jiǎn)稱蒂羅斯規(guī)則）。“各方在同一市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性使用相同商標(biāo)的普通案件中，運(yùn)用在先使用解決問(wèn)題是正確的。但當(dāng)雙方獨(dú)立地在相同種類的商品上使用相同商標(biāo)且各自經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)相去甚遠(yuǎn)時(shí)，在先使用問(wèn)題在法律上變得無(wú)關(guān)緊要，除非最起碼看起來(lái)，后使用人在選取該商標(biāo)時(shí)出于有害先使用人利益的圖謀，如從他人商品的聲譽(yù)獲利、阻礙他人貿(mào)易的擴(kuò)展?！?2“這不是說(shuō)，商標(biāo)的所有者可以獨(dú)占其商品從未到達(dá)或并非商標(biāo)指示的商品市場(chǎng)。我們同意下級(jí)法院的觀點(diǎn)：因?yàn)橐Ｗo(hù)的是貿(mào)易而非商標(biāo)，商標(biāo)并不認(rèn)可省或州或國(guó)家的地域限制，而只認(rèn)可由于商標(biāo)使用被廣為人知和其指示的商品所擴(kuò)張到的任何市場(chǎng)。但是商標(biāo)不可能來(lái)到無(wú)此標(biāo)記的商品市場(chǎng)或無(wú)商人提供該商品的市場(chǎng)?！?3

但是，1946年《蘭哈姆法》為聯(lián)邦注冊(cè)的商標(biāo)賦予全國(guó)性的效力，這在一定程度上限制了蒂羅斯規(guī)則的適用，因?yàn)橹灰瓿陕?lián)邦商標(biāo)注冊(cè)，即推定全國(guó)范圍內(nèi)的第三人知曉該注冊(cè)商標(biāo)，后使用人則不得再主張善意。更為重要的是，蒂羅斯規(guī)則的觀念基礎(chǔ)已不復(fù)存在。然而，《蘭哈姆法》的立法目的顯然并非廢除善意共存原則，恰恰相反，該法第二條（d）款還將商標(biāo)善意共存原則法典化：“……兩人以上因注冊(cè)申請(qǐng)?zhí)峤恢肮餐戏ㄊ褂猛簧虡?biāo)而有權(quán)使用該商標(biāo)，及注冊(cè)官或法院認(rèn)為，依其使用的方式或地域或商品等條件和限制，繼續(xù)使用該商標(biāo)不會(huì)產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)或欺詐，則可對(duì)這些當(dāng)事人的相同或近似商標(biāo)進(jìn)行共同注冊(cè)，同時(shí)規(guī)定上述條件和限制。注冊(cè)官還可依據(jù)法院關(guān)于兩人以上有權(quán)在商業(yè)中使用相同或近似商標(biāo)的最終裁定進(jìn)行共同注冊(cè)，同時(shí)規(guī)定上述條件和限制?！?/p>

三、善意共存原則的混淆可能性檢驗(yàn)與商譽(yù)保護(hù)

從上述各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的商標(biāo)法規(guī)定看，商標(biāo)權(quán)人均具有禁止他人未經(jīng)許可在相同或類似商品或服務(wù)上使用相同或近似商標(biāo)的權(quán)利，注冊(cè)官應(yīng)拒絕他人在相同或類似商品或服務(wù)申請(qǐng)注冊(cè)相同或近似商標(biāo)，商標(biāo)侵權(quán)案件中商標(biāo)權(quán)人則可獲得法院禁令。普通法下的善意共存原則提供了一個(gè)例外，只要存在商標(biāo)善意共存的情形，注冊(cè)官或法院可依自由裁量給予注冊(cè)或不頒發(fā)禁令。較有意思的是，普通法系的英國(guó)分支和美國(guó)分支在判斷善意共存原則的成立時(shí)具有不同的考量因素或構(gòu)成要件，前者列出非窮盡性、但極具代表性的五個(gè)因素，商標(biāo)混淆檢驗(yàn)是其中一環(huán)14；后者將“善意和遠(yuǎn)方使用”作為構(gòu)成要件。我國(guó)和歐盟法院則均闡述“善意采用商標(biāo)、長(zhǎng)期使用歷史、客觀共存的格局”作為善意共存的要素?？梢?jiàn)，“善意”和“使用”的因素作為該原則的構(gòu)成應(yīng)無(wú)疑義，但混淆可能性與商標(biāo)善意共存原則之間的關(guān)系則是一個(gè)撲朔迷離和疑惑叢生的問(wèn)題，須作深入研究。

（一）善意共存原則的混淆可能性檢驗(yàn)

普通法系的英國(guó)分支（含英國(guó)、澳大利亞、我國(guó)香港地區(qū)）的案件中，法官一般都認(rèn)為，商標(biāo)善意共存原則意味著容忍一定程度的市場(chǎng)混淆。在善意共存原則的一個(gè)標(biāo)志性案件中，英國(guó)法官指出，善意共存使用例外之存在表明對(duì)一定程度混淆之容忍。15“善意共存使用原則意味著應(yīng)容忍市場(chǎng)中一定程度的混淆。使用商標(biāo)可能欺詐或?qū)е禄煜膯渭兪聦?shí)，不必然足以支持禁止此種使用的禁令?！?6由商標(biāo)共存使用引起的混淆可能性不是特別高，只要一個(gè)商標(biāo)指向昂貴和高級(jí)市場(chǎng)的產(chǎn)品，而另一個(gè)商標(biāo)則指向普通公眾享有的不昂貴產(chǎn)品。17換言之，如果市場(chǎng)混淆足夠強(qiáng)大，善意共存原則就無(wú)法成立。

我國(guó)最高人民法院在鱷魚商標(biāo)案中的裁判理由體現(xiàn)了類似的觀點(diǎn)，“是否足以產(chǎn)生市場(chǎng)混淆作為認(rèn)定商標(biāo)近似的重要考量因素，主要是要求相關(guān)標(biāo)識(shí)具有不產(chǎn)生市場(chǎng)混淆的較大可能性，并不要求達(dá)到任何人在任何情況下均絕對(duì)不會(huì)誤認(rèn)的程度”。歐盟法院對(duì)于百威商標(biāo)案雖從商標(biāo)功能角度論述，得出善意共存情形不會(huì)消極影響商標(biāo)的來(lái)源保障功能，既然商標(biāo)的來(lái)源保障功能不受減損，不難得出，此種情形亦不可能發(fā)生市場(chǎng)混淆的結(jié)論?？梢?jiàn)，我國(guó)最高人民法院和歐盟法院通過(guò)三要素來(lái)論述善意共存的成立，但最終的結(jié)論均指向市場(chǎng)混淆能否成立。

普通法系的美國(guó)分支的情況稍有不同。美國(guó)法上的商標(biāo)善意共存原則在后《蘭哈姆法》時(shí)代的適用仍然是一個(gè)問(wèn)題，聯(lián)邦注冊(cè)商標(biāo)的全國(guó)效力排除了商標(biāo)后使用者的善意和不知情抗辯，但“實(shí)際知情（actualknowledge）而非推定知情”的解釋、后使用者的遠(yuǎn)方使用和注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人在遠(yuǎn)方市場(chǎng)的消極懈怠為該原則的適用提供了空間，1959年發(fā)生的唐納德案就提出了一個(gè)注腳，該案表明，所有問(wèn)題的回答還是要回到混淆可能性的標(biāo)準(zhǔn)上來(lái)?！叭绻?cè)商標(biāo)所有人和未經(jīng)授權(quán)使用者對(duì)于商標(biāo)的使用限定于兩個(gè)足夠獨(dú)立及地理上分割的市場(chǎng)上，同時(shí)注冊(cè)商標(biāo)所有人也沒(méi)有可能將其使用行為擴(kuò)展到被告的市場(chǎng)領(lǐng)域，那么公眾混淆就不可能產(chǎn)生。所以注冊(cè)商標(biāo)所有人無(wú)權(quán)禁止后來(lái)的使用者使用該商標(biāo)。……我們注意到盡管原告在羅切斯特從事批發(fā)生意，但其花費(fèi)了三年的時(shí)間才獲知被告使用了其商標(biāo)并提起了訴訟。這個(gè)強(qiáng)烈的信號(hào)暗示在以下行為中沒(méi)有公眾混淆的產(chǎn)生——地理上完全分割的貿(mào)易領(lǐng)域內(nèi)在零售層面的商標(biāo)同時(shí)使用行為以及同一地區(qū)的零售和批發(fā)這兩個(gè)不同的市場(chǎng)層面的同時(shí)使用行為。”18

從本質(zhì)意義上看，“遠(yuǎn)方使用”為商標(biāo)使用的地域特征，“客觀的市場(chǎng)格局”和“遠(yuǎn)方市場(chǎng)的消極懈怠”則為商標(biāo)使用現(xiàn)狀和規(guī)模的描述，普通法系的兩大分支及中國(guó)、歐盟關(guān)于善意共存原則構(gòu)成要素的闡述均可歸于“善意和使用”這兩大構(gòu)成，因此，“采用商標(biāo)的善意、使用商標(biāo)的時(shí)間、地域和規(guī)?！笔巧埔夤泊嬖瓌t的核心構(gòu)成，但混淆可能性檢驗(yàn)制約商標(biāo)善意共存原則的適用，在論述善意共存構(gòu)成的要素時(shí)，最終目的仍在于檢驗(yàn)和判斷是否存在較大可能的市場(chǎng)混淆，混淆可能性仍是給予商標(biāo)注冊(cè)或頒發(fā)禁令的終極標(biāo)準(zhǔn)。

（二）善意共存原則適用中的商譽(yù)保護(hù)

注冊(cè)商標(biāo)在其注冊(cè)的司法管轄范圍具有絕對(duì)效力，中國(guó)、歐盟、美國(guó)、英國(guó)等均如此。我國(guó)現(xiàn)行《商標(biāo)法》及其實(shí)施條例只規(guī)定了商標(biāo)合理使用19作為商標(biāo)絕對(duì)效力的例外，普通法系國(guó)家在商標(biāo)法上還規(guī)定有商標(biāo)善意共存原則及其他適當(dāng)情形作為例外。歐盟法院在百威商標(biāo)案中通過(guò)對(duì)商標(biāo)一號(hào)指令第四條和第五條的解釋，使商標(biāo)善意共存原則成為一種正當(dāng)事由，我國(guó)最高人民法院在鱷魚商標(biāo)案中同樣達(dá)到了這種效果。在此意義上，善意共存原則為保護(hù)商標(biāo)使用人的商譽(yù)提供了避風(fēng)港。

在美國(guó)的唐納德案中，后使用人當(dāng)前雖可在其地域范圍內(nèi)使用商標(biāo)，但注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人能否將其商業(yè)推廣到該領(lǐng)域或許可第三人在該領(lǐng)域使用商標(biāo)？如前所述，原告在遠(yuǎn)方市場(chǎng)長(zhǎng)期的消極懈怠為本案中善意共存原則的適用提供了空間，善意共存原則的適用則為被告在原有地域中的商譽(yù)提供了避風(fēng)港，后使用人仍可在原地域范圍使用商標(biāo)。“考慮原告的不作為——在將近30年的時(shí)間里既未通過(guò)對(duì)零售買家直接做廣告也未通過(guò)授權(quán)許可他人開(kāi)展零售業(yè)務(wù)進(jìn)而將其商標(biāo)使用拓展至被告的貿(mào)易領(lǐng)域，沒(méi)有合理理由期待原告會(huì)將其零售業(yè)務(wù)拓展到被告的貿(mào)易領(lǐng)域?！?0

類似的，善意共存原則的適用還為商標(biāo)先使用人的商譽(yù)提供了避風(fēng)港，先使用人可在其原地域范圍內(nèi)繼續(xù)使用商標(biāo)。在我國(guó)《商標(biāo)法》下，商標(biāo)先使用抗辯必須符合第三十一條后段之規(guī)定，21即只有滿足“注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人以不正當(dāng)手段搶注”、“先使用商標(biāo)有一定影響”的條件，先使用抗辯才能得到支持。但本文提出的善意共存原則為商標(biāo)的先使用人提供了另一種抗辯可能。江蘇省高級(jí)人民法院審理的自由鳥商標(biāo)案為這一抗辯提供了注腳。該案事由類似商標(biāo)的遠(yuǎn)方使用案型：江蘇連云港新浦區(qū)的自由鳥衣飾店在1996年登記成立，2007年9月之后，由于擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)的需要，新浦區(qū)自由鳥衣飾店注銷，其后成立了連云港自由鳥公司。廣東自由鳥公司成立于1996年5月，主要從事服裝等生產(chǎn)銷售，其于1995年10月受讓了第三人的“自由鳥”注冊(cè)商標(biāo)，該公司于2008年進(jìn)入連云港市場(chǎng)之后，與連云港自由鳥未注冊(cè)商標(biāo)發(fā)生了沖突。在本案中，法院以混淆可能性為判斷基點(diǎn)，以善意長(zhǎng)期使用為論證理由，以保護(hù)先使用人長(zhǎng)期使用形成的商譽(yù)為政策導(dǎo)向，認(rèn)為連云港自由鳥“在登記使用‘自由鳥’字號(hào)時(shí)并不具有攀附‘自由鳥’商標(biāo)聲譽(yù)的主觀故意，……在長(zhǎng)達(dá)十多年的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，連云港自由鳥公司一直系出于正常的營(yíng)業(yè)需要正當(dāng)善意地使用‘自由鳥’字號(hào)，且在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)積累了一定的商譽(yù)”。相反，“假如絕對(duì)地以在先商標(biāo)權(quán)人廣東自由鳥公司的利益作為唯一的衡量因素，認(rèn)定連云港自由鳥公司及其前身新浦區(qū)自由鳥衣飾店已經(jīng)使用十多年字號(hào)的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，將會(huì)給連云港自由鳥公司的正當(dāng)權(quán)益及其已經(jīng)累積的商譽(yù)造成不當(dāng)損害，這對(duì)連云港自由鳥公司明顯不公平”。22

注：

1可見(jiàn)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第九條第二款、第十一條；中國(guó)青年旅行社商標(biāo)案，見(jiàn)北京市第一中級(jí)人民法院（2003）一中行初字第182號(hào)行政判決書。

2該案情見(jiàn)最高人民法院（2009）民三終字第3號(hào)民事判決書。

3Budějovick Budvar,národní podnik V.Anheuser-Busch Inc.Case C482/09.

4還可見(jiàn)歐盟一號(hào)指令關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，一號(hào)指令第五條第一款規(guī)定：商標(biāo)所有人有權(quán)制止他人未經(jīng)許可在相同商品或服務(wù)上使用相同商標(biāo)的行為。商標(biāo)所有人有權(quán)制止他人未經(jīng)許可在相同或類似商品或服務(wù)上使用相同或近似標(biāo)識(shí)的行為，只要相關(guān)公眾存在混淆，包括商標(biāo)與標(biāo)識(shí)之間的聯(lián)系可能。不難看出，歐盟一號(hào)指令對(duì)商標(biāo)侵權(quán)的規(guī)定與我國(guó)商標(biāo)法司法實(shí)踐的做法相同，在相同商品或服務(wù)上使用相同商標(biāo)的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為，無(wú)需混淆可能性的條件。

5General Elect ric Co.of U.S.A v General Elect ric Co.Ltd.[1972]1 W.L.R.729,at 743.

6Pirie’s Appl ication（1933）50 R.P.C.147 at 159.

7（1933）50 RPC 147 at 159-160;In Re John Fit ton＆Co Ltd’s Application（1949）66 RPC 110 at 112;In Re Elect rix Ltd’s Appl ication[1957]RPC 369 at 379.

8Tivo Inc v Vivo International Corporation Pty Ltd[2012]FCA 252,paragraph 238.

9PB Foods Ltd v Malanda Dairy Foods Ltd[1999]FCA 1602,paragraph 69.

10C.S.S.JEWELLERY COMPANY LIMITED V.THE REGISTRAR OF TRADE MARKS,HCMP 2602/2008,paragraph 35-38.

11嚴(yán)格意義上說(shuō)，1894年的健康女神案是美國(guó)適用善意共存原則的最早案件，但健康女神案僅涉及共存協(xié)議的處理，本文討論的善意共存原則嚴(yán)格繼承普通法上的含義和案件背景，故而將蒂羅斯案稱為美國(guó)首案。

12Hanover Star Mil l ing Co.v.Metcal f,240 U.S.403,415（1916）.

13Ibid,at 416.

14從現(xiàn)代商標(biāo)法看，實(shí)際混淆是混淆可能性檢驗(yàn)的一個(gè)考量因素，因此，本文統(tǒng)稱為混淆可能性檢驗(yàn)。

15In Re Alex Pirie＆Sons Ltd’s Appl ication（1932）49 RPC 195 at 206.

16New South Wales Dairy Corporation v Mur ray Goulburn Co-Operative Company Ltd （1990）171 CLR 363,at 405-406.

17Jean Patou Par fumeur v Crisena Corp Pty Ltd（1990）20 IPR 660 at 664-665.

18Dawn Donut Co.v.Har t's Food Stores,Inc.,267 F.2d 358,364.（1959）.

19《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法實(shí)施條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第358號(hào)）第49條：注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

20Supra 18,at 365.

21不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。

22江蘇省高級(jí)人民法院（2009）蘇民三終字第0009號(hào)民事判決書。