商標在先使用之范圍界定：以“陸虎”商標案為例

王立新

(浙江天冊律師事務(wù)所,杭州 310007)

商標在先使用之范圍界定：以“陸虎”商標案為例

王立新

(浙江天冊律師事務(wù)所,杭州 310007)

“陸虎”商標行政確權(quán)案的熱點問題之一是如何理解《商標法》第31條規(guī)定,即：“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利,也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”中“使用”一詞的內(nèi)涵。

首先,從我們對一審案件的相關(guān)證據(jù)材料和判決書內(nèi)容來看,一審判決在事實認定和法律適用方面存在著明顯的錯誤。具體表現(xiàn)在：

第一,一審判決僅從41份新聞報道或評論文章使用“陸虎”一詞即推斷出了“陸虎”作為英文“LAND ROVER”的中文呼叫已經(jīng)被中國相關(guān)公眾廣泛認同,顯然缺乏全面性和嚴密性,一審法院在證據(jù)方面未窮舉一審當事人提供的所有證據(jù),41份新聞報道究竟是否是路華公司的全部證據(jù)材料,除此之外是否還有其他新聞報道,即使這41份新聞報道全部是在爭議商標申請注冊日前的,那么這些報道中使用的LAND ROVER稱謂是否還有其他表述,對此,法院均未作出認定。

第二,從41份新聞報道即可推定“陸虎”作為英文“LAND ROVER”的中文呼叫并形成唯一對應(yīng),對于“LAND ROVER”在其他的載體、廣告、路華公司的實際使用過程中的中文稱呼,一審法院均未予以綜合考量分析。

第三,沒有對商品進入中國市場及其商標使用進行綜合分析。汽車產(chǎn)品作為一種細分化商品,發(fā)展至今其市場、消費對象、公眾受體存在著很大差異性和多樣性。這種細分是基于當?shù)厥袌龅慕?jīng)濟和文化發(fā)展水平、消費者的消費能力和需求而由生產(chǎn)銷售商作出的判斷和決策,其所引致的市場推廣和公眾知悉程度是有一定時間性質(zhì)的,這也決定了爭議商標的在先使用的時間節(jié)點。

路華公司生產(chǎn)的“LAND ROVER”系列車輛產(chǎn)品,從市場細分角度而言,屬于豪華型的越野車 (有別于公眾保有和使用最多的普通轎車);從消費群體而言,屬于小眾車 (即屬于市場保有量較低的個性化的車輛)。路虎進入中國市場遠遠晚于本案爭議商標申請日。根據(jù)我們從路華公司 LAND ROVER的中文官網(wǎng)上“關(guān)于路虎”/“新聞專區(qū)”/“路虎背景資料”檢索,可以獲悉以下事實：2003年,路虎公司在中國設(shè)立辦事處。2009年,路虎先后將旗下2010年款路虎攬勝 (Range Rover)、路虎攬勝運動版(Range Rover Sport)、路虎第四代發(fā)現(xiàn) (D iscovery 4)和路虎神行者2代 (Freelander2)帶入中國。路虎中國區(qū)總經(jīng)理狄思豪先生甚至明確表示：“路虎品牌自2003年進入中國市場以來,得到了中國消費者的熱情支持,并一直保持著強勁的發(fā)展勢頭。2009年路虎銷量再創(chuàng)新高,充分體現(xiàn)出中國消費者對于我們品牌和產(chǎn)品的認可。”

從以上基本事實我們可以分析得出以下結(jié)論：路華公司 SUV產(chǎn)品的消費對象并非中國的普通轎車消費公眾。即使是 SUV的消費者,也并非在爭議商標申請注冊日一定知曉其商品名稱。路華公司的產(chǎn)品是隨著中國社會經(jīng)濟文化水平的發(fā)展,而在其認為適當?shù)臅r機推向中國市場的。在2003年之前,路華公司尚未正式進入中國市場。一審法院所謂“陸虎”作為“中文呼叫”與路華公司的產(chǎn)品建立唯一對應(yīng)關(guān)系并無事實依據(jù)。

第四,《商標法》第31條所規(guī)定的“他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”應(yīng)當是指由被搶注人在商業(yè)活動中主動對該商標予以了使用,媒體、媒介對商品的評論、報道、介紹等行為不能被認為是商品經(jīng)營者的使用行為。這一法律定義已經(jīng)由中國司法機關(guān)形成了統(tǒng)一的審判實踐指導意見。

這方面的典型案例有“原告輝瑞有限公司、輝瑞制藥有限公司訴被告北京健康新概念大藥房有限公司、江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司、廣州威爾曼藥業(yè)有限公司不正當競爭、侵犯未注冊馳名商標權(quán)糾紛”案 (該案歷經(jīng)了北京市第一中級人民法院一審、北京市高級人民法院二審以及最高人民法院再審程序)和“索愛”商標爭議行政案 (該案歷經(jīng)了北京市第一中級人民法院一審、北京市高級人民法院二審程序)。在最終的判決結(jié)果中,法院對此形成的統(tǒng)一觀點是：《商標法》第31條所指的“使用”應(yīng)當是權(quán)利人的實際使用行為,無論是作為未注冊商標的簡稱,還是作為企業(yè)名稱或知名商品特有名稱的簡稱,其受法律保護的前提是,對該標識主張權(quán)利的人必須有實際使用該標識的行為,且該標識已能夠識別其商品來源;媒體報道不能為權(quán)利主張人創(chuàng)設(shè)受法律保護的民事權(quán)益。值得注意的是,上述案件均分別列入了最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)案件2009和2010的年度報告,作為具有審判指導意義的典型案例;而北京一中院顯然在吉利“陸虎”商標一案中擅自創(chuàng)設(shè)了新的標準,來了一個一百八十度的轉(zhuǎn)折。

其次,從案件本身所隱含的社會效應(yīng)來說,路華公司與吉利集團關(guān)于陸虎商標行政授權(quán)確權(quán)爭議案的一審判決,創(chuàng)造了一個對商標使用在先的法律適用作出錯誤曲解的先例,既與法律的立法宗旨相違背,也與司法實踐和指導意見相沖突,將對中國企業(yè)的合法商標權(quán)保護帶來十分不利的后果。具體而言：

第一,一審判決樹立了以媒體報道作為確定商標實際使用的評判標準,將導致《商標法》及其實施條例的法律適用混亂。

這里我們認為必須強調(diào)一個關(guān)鍵性的問題,當商標權(quán)利人向另一國家或地區(qū)出口商品而行使其商標權(quán)利時,不能不考慮其商標的特征在該地區(qū)的延續(xù)和確定。這種商標的特征確定和延續(xù)必須是明確無誤的,而不能由商標權(quán)利人任意選擇或放任,并且應(yīng)當體現(xiàn)于其實際使用過程。

在“陸虎”商標一案中,沒有任何證據(jù)表明路華公司在進入或者在準備進入中國市場時主動賦予“LAND ROVER”對應(yīng)于“陸虎”一詞,也沒有證據(jù)表明路華公司有目的地在商業(yè)活動中主動使用了“陸虎”一詞。因此,如果以媒體的稱呼作為確定其使用并為公眾熟悉的標準,則對注冊地國家的其他商標權(quán)人是十分不公平的,也是不利于注冊商標權(quán)的正常管理秩序的。

第二,一審判決默認這樣的做法,無形中給予了一個非注冊地國家的商標權(quán)人一種類似任意“選購”(Shopp ing)的權(quán)利,而這種權(quán)利的行使只需要通過部分媒體的相關(guān)報道就可以判定其具有公眾熟悉認知,并據(jù)此認定爭議商標的非注冊地商標權(quán)利人惡意非法搶注。但是我們認為,無論大型跨國企業(yè)的產(chǎn)品如何強勢,也不能隨意突破商標專用權(quán)的地域性而置商標的實際使用情況于不顧,這既是各國商標法律的原則,也是企業(yè)經(jīng)營的基本法律常識。為此,我們同時查詢了戴姆勒股份公司對“奔馳”的中文商標注冊情況和進入中國市場情況,1986年,梅賽德斯 -奔馳 (中國)汽車銷售有限公司成立,1992年10月注冊了中文“奔馳”商標;1994年寶馬建立中國代表處,1993年12月注冊了中文“寶馬”商標。顯然,同樣是跨國大公司,其對商標在注冊地的申請與使用基本是同步的。然而本案的判決結(jié)果,卻在商標司法審判活動中昭示了這樣一個先例：無須解釋或證明爭議商標的中文名稱來源,也無須證明其是否實際使用了中文名稱,只要該商標權(quán)人認為媒體對該商標在非注冊地國家的稱謂最符合其商業(yè)利益(相當于由媒體為其命名了一個在非注冊地的對應(yīng)稱謂),就可以視其為認同而自動對應(yīng)為其商品的商標進而擴展到所有近似或類似的中文稱謂;而別的企業(yè)依法注冊的商標就都是惡意搶注行為,無論注冊在先,注冊了多少年,都可以據(jù)此予以撤銷。

據(jù)此我們完全有理由相信,如果吉利集團當初注冊了路華公司現(xiàn)使用的“路虎”商標,同樣也會被其依據(jù)上述理由要求申請撤銷,因為選擇權(quán)完全在于路華公司而無須審查其實際使用情況和公眾真正的熟知程度。但是要知道,在中文為官方語言地區(qū),商品的中文稱謂也具有多樣性。例如奔馳在香港被稱為平治,在臺灣被稱為賓士。雷克薩斯曾一度被稱為凌志。

因此這一判決所創(chuàng)設(shè)的司法觀點,將會對中國民族企業(yè)合法商標權(quán)的使用和維護產(chǎn)生十分消極的后果。