論禁止反悔原則在專利侵權(quán)訴訟中的應(yīng)用

華澤珍

摘要：禁止反悔原則也是適用等同原則時(shí)一個(gè)重要的限制性原則。本文通過對(duì)禁止反悔原則在國內(nèi)外的適用，結(jié)合北京市第一中級(jí)人民法院對(duì)一起手機(jī)專利侵權(quán)糾紛進(jìn)行分析解讀，探討禁止反悔原則的淵源、禁止反悔原則的適用條件，解析禁止反悔原則與等同原則的關(guān)系，以便在專利訴訟中靈活并適當(dāng)?shù)剡\(yùn)用禁止反悔原則。

關(guān)鍵詞：專利侵權(quán)技術(shù)特征禁止反悔等同替換

中圖分類號(hào)：D923.42文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1005-5312(2009)24-0080-01

禁止反悔原則是指在專利審批、撤銷或無效程序中，專利權(quán)人為確定其專利權(quán)具備新穎性和創(chuàng)造性，通過書面聲明或者修改專利文件的形式，對(duì)專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍作了限制承諾或者部分地放棄了保護(hù)，并因此獲得了專利權(quán)，而在專利侵權(quán)訴訟中，法院適用等同原則確定專利權(quán)的保護(hù)范圍時(shí)，應(yīng)當(dāng)禁止專利權(quán)人將已被限制、排除或者已經(jīng)放棄的內(nèi)容重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

適用禁止反悔原則應(yīng)當(dāng)符合以下條件：一是專利權(quán)人對(duì)有關(guān)技術(shù)特征所作的限制承諾或者放棄必須是明示的，而且已經(jīng)被記錄在專利文檔中；二是限制承諾或者放棄保護(hù)的技術(shù)內(nèi)容，必須對(duì)專利權(quán)的授予或者維持專利權(quán)有效產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性作用。禁止反悔原則的適用應(yīng)當(dāng)以被告提出請求為前提，并由被告提供原告反悔的相應(yīng)證據(jù)。

禁止反悔原則在我國司法實(shí)踐中逐步發(fā)展，出現(xiàn)了一些具有影響力的案件，筆者結(jié)合自己工作中參與的案件進(jìn)行詳細(xì)解析。

案件名稱：解某訴信鴿手機(jī)廠商侵犯其“手機(jī)自動(dòng)隱形撥號(hào)報(bào)失的實(shí)現(xiàn)方法”發(fā)明專利。

(1)專利審批及授權(quán)：2001年12月19日，發(fā)明人解某向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請了名稱為“手機(jī)自動(dòng)隱形撥號(hào)報(bào)失的實(shí)現(xiàn)方法”的發(fā)明專利(簡稱本專利)。2003年5月23日，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局向解某發(fā)出第一次審查意見通知書，載明：權(quán)利要求1.3.23.24.45相對(duì)于對(duì)比文件1(FR2791509)。對(duì)比文件2(JPl0341281)不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。”在該通知書正文中記載：“獨(dú)立權(quán)利要求1保護(hù)一種手機(jī)自動(dòng)隱形撥號(hào)報(bào)失的方法，對(duì)比文件l(FR2791509)是使用SIM卡的移動(dòng)電話的防盜裝置，其中存儲(chǔ)有手機(jī)特定號(hào)碼，只有在用戶輸入的號(hào)碼與之相同的情況下，才可操作該手機(jī)。……對(duì)比文件1的目的是防止手機(jī)被盜且禁止非授權(quán)用戶使用，對(duì)比文件1與本發(fā)明十分近似且公開了權(quán)利要求1的大部分技術(shù)特征，唯一不同在于，本發(fā)明檢測到信息不一致時(shí)，采取的措施不是中斷操作或者通過內(nèi)部短路自毀，而是自動(dòng)按照設(shè)定的功能參數(shù)自動(dòng)隱形撥號(hào)，上述區(qū)別技術(shù)特征在對(duì)比文件2(JP10341281)中公開了，對(duì)比文件2涉及當(dāng)手機(jī)丟失時(shí)防止非授權(quán)用戶使用的便攜式電話，其中公開了如下內(nèi)容：該發(fā)明在當(dāng)手機(jī)被非授權(quán)用戶使用時(shí)，采取的是自動(dòng)撥打預(yù)先存儲(chǔ)在存儲(chǔ)器中的號(hào)碼并且發(fā)送一個(gè)預(yù)先設(shè)定的話音信息的方式來防止非授權(quán)用戶使用的，因此，對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說，將上述兩篇領(lǐng)域且內(nèi)容類似的對(duì)比文件相結(jié)合得到本發(fā)明所述的技術(shù)方案，是不需要付出創(chuàng)造性的勞動(dòng)的，因此，權(quán)利要求1不符合專利法第二十二條第三款有關(guān)創(chuàng)造性的規(guī)定”。

2003年6月27日，解某針對(duì)第一次審查意見通知書向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交了意見陳述書，對(duì)原權(quán)利要求1、24進(jìn)行了修改，取消了原權(quán)利要求2，該意見陳述書還載明：“……本發(fā)明在撥號(hào)報(bào)失的同時(shí)，用戶處于正常使用狀態(tài)，也就是說，本發(fā)明的自動(dòng)報(bào)失并不影響當(dāng)前用戶使用。另外，從發(fā)明目的和效果來看，對(duì)比文件1和對(duì)比文件2是為了禁止非授權(quán)用戶使用，而本發(fā)明主要是為了報(bào)失，本發(fā)明允許當(dāng)前用戶正常使用，但如果該用戶為非法用戶，則撥號(hào)報(bào)失，在該用戶毫無察覺的情況下，就達(dá)到報(bào)失的目的，效果明顯不同?！?003年7月25日，解某再次對(duì)“手機(jī)自動(dòng)隱形撥號(hào)報(bào)失的實(shí)現(xiàn)方法”發(fā)明專利申請文件部分內(nèi)容進(jìn)行了修改并提交。2003年12月3日，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在解某于2003年7月28日提交的申請文件的基礎(chǔ)上，授予了“手機(jī)自動(dòng)隱形撥號(hào)報(bào)失的實(shí)現(xiàn)方法”發(fā)明專利權(quán)并予以公告，專利號(hào)是ZL01802972.8。

(2)訴訟的啟動(dòng)與審理：2005年3月14日，解某在大中電器中關(guān)村店購買信鴿3100手機(jī)一部，向北京市第一中級(jí)人民法院提起專利侵權(quán)訴訟。

在開庭審理時(shí)，信鴿手機(jī)廠商主張禁止反悔原則，抗辯不構(gòu)成侵權(quán)。舉證解某對(duì)“手機(jī)自動(dòng)隱形撥號(hào)報(bào)失的實(shí)現(xiàn)方法”發(fā)明專利申請第一次審查意見通知書提交的意見陳述書附頁上數(shù)第1l行的最后、第三點(diǎn)、第15行，把禁止使用排除在了專利保護(hù)范圍之外，原告的正常使用是在用戶未察覺、不知道的情況下。解某主張非法用戶不能正常使用的情形系對(duì)本專利的變劣，信鴿手機(jī)廠商指出：在信息化時(shí)代手機(jī)中保存的信息價(jià)值巨大。手機(jī)被盜后，當(dāng)插入非法卡，不能正常使用是對(duì)手機(jī)內(nèi)存儲(chǔ)信息的有效保護(hù)，避免商業(yè)秘密或個(gè)人秘密的丟失，不應(yīng)適用等同原則?？傊?，發(fā)明人解某在專利審批階段對(duì)權(quán)利要求1進(jìn)行了部分限定和放棄，在侵權(quán)訴訟中應(yīng)禁止反悔。

我國司法實(shí)踐中借鑒美國經(jīng)驗(yàn)，將專利禁止反悔原則引入專利侵權(quán)訴訟中予以適用，其對(duì)準(zhǔn)確界定專利權(quán)人專利權(quán)保護(hù)范圍、實(shí)現(xiàn)專利權(quán)人與社會(huì)公眾的利益平衡具有重要作用。但我國在立法中尚未明確確立該原則，作為一個(gè)成文法國家，期待以法律明確對(duì)此加以規(guī)定。