我國股東以專利投資的相關(guān)法律問題

[摘要]股東以專利進(jìn)行投資的，涉及投資主體的范圍和投資客體的范圍問題；在公司設(shè)立的過程中還涉及到所投資的專利的有效性、專利投資的程序和投資的繳納等多方面的問題；在資本繳納后又會涉及到專利失效、稅收、投資權(quán)利糾紛的處理等問題。對這些問題的恰當(dāng)處理有賴于相關(guān)法律的合理設(shè)計。

[關(guān)鍵詞]股東；專利投資；法律問題

[作者簡介]董新凱，南京理工大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院副教授，南京大學(xué)博士研究生，碩士生導(dǎo)師，江蘇南京210094

[中圖分類號]13922.291.91[文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A[文章編號]1004－4434(2007)11－0152－04

依照我國《公司法》的規(guī)定，股東可以用專利向公司投資。但是，這一規(guī)定在適用過程中涉及到諸多法律難題有待解決，存在著一些法律困惑需要厘清，甚至還凸顯出一些法律上的不足有待完善。筆者擬從以下三個方面探討這些問題。

一、專利投資的范圍問題

1可以用專利投資的主體范圍

我國《公司法》第27條規(guī)定，有限責(zé)任公司的股東“可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資”；第83條規(guī)定，股份有限公司“發(fā)起人的出資方式，適用本法第27條的規(guī)定”。從中可以看出，有限責(zé)任公司的所有股東和股份有限公司的發(fā)起人都可以用專利權(quán)投資，而股份有限公司的其他股東則不能以專利權(quán)作價出資。這種限制與公司法修訂的意旨并不吻合。從修訂后的公司法有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)投資的規(guī)定來看，立法者明顯是要通過放寬對知識產(chǎn)權(quán)投資的限制來促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)成果的推廣與轉(zhuǎn)化，因此，法律應(yīng)當(dāng)使更多的擁有知識產(chǎn)權(quán)的投資者能有投資的機會。除發(fā)起人外，股份有限公司的股東基于其募集范圍的不同而有兩種情況：一是在公開募集情況下的社會公眾股東；二是在私募情況下的特定范圍(較小范圍)內(nèi)的股東。法律不允許社會公眾股東以專利權(quán)投資，主要是因為這類股東人數(shù)眾多而無法操作，具有較強的合理性。法律不允許私募股東以專利權(quán)投資，就不是很合理，因為在私募情形下股東的人數(shù)往往并不多，他們完全可以像發(fā)起人那樣以包括專利權(quán)在內(nèi)的各種知識產(chǎn)權(quán)出資，這不僅是可行的，而且可以盡可能地擴大知識產(chǎn)權(quán)投資者的范圍。

2可以用作投資的專利范圍

股東可以專利權(quán)投資，但這里的“專利權(quán)”是僅指完整意義上的專利權(quán)，還是包括專利申請權(quán)和專利實施權(quán)限在內(nèi)?股東可以用完整意義上的專利權(quán)投資，這是應(yīng)當(dāng)沒有疑義的。問題在于，股東可否用專利申請權(quán)投資?或者僅用專利實施權(quán)投資而保留專利權(quán)本身呢?公司法有必要給予更為明確的規(guī)定。就專利實施權(quán)而言，筆者以為它應(yīng)當(dāng)被列入可以用來投資的知識產(chǎn)權(quán)的范圍。根據(jù)TRIPS的相關(guān)規(guī)定，專利權(quán)包括權(quán)利人自己實施專利、禁止他人實施專利、許可他人實施專利和轉(zhuǎn)讓專利等權(quán)利。既然公司法允許投資者以專利權(quán)投資，以其中的專利實施權(quán)投資也是應(yīng)有之義。理由至少有三點：其一，公司法允許股東以知識產(chǎn)權(quán)投資，但并未禁止以某種知識產(chǎn)權(quán)中的某一權(quán)能進(jìn)行投資；其二，以專利實施權(quán)投資與以整個專利權(quán)投資并無實質(zhì)上的差異，兩者在投資的性質(zhì)、投資的操作、對公司的經(jīng)營可以發(fā)揮的作用及可能存在的問題等方面有共通性；其三，以專利實施權(quán)對公司投資，即專利權(quán)人許可公司實施其專利，在現(xiàn)實中已經(jīng)屢有出現(xiàn)，這是社會現(xiàn)實的需要；其四，允許以專利實施權(quán)單獨投資，可以避免因?qū)＠麢?quán)的整體投資而將專利的效用限制在特定的公司的范圍內(nèi)，從而最大限度地實現(xiàn)專利的價值。就專利申請權(quán)而言，筆者以為它不應(yīng)被作為對公司投資的方式。一是因為該權(quán)利對公司的利益和債權(quán)人的利益具有過度的不確定性。公司法允許股東以知識產(chǎn)權(quán)投資，除了想借此促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)成果的創(chuàng)造與推廣應(yīng)用外，還要考慮到公司自身生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要和對債權(quán)人提供較充實的保障問題，而后兩者是有賴于用以投資的知識產(chǎn)權(quán)所能發(fā)揮的實際作用的。公司獲得股東投資的專利申請權(quán)后會有兩種后果：(1)公司經(jīng)過申請取得了專利權(quán)，公司自身會因為該專利權(quán)的行使而促進(jìn)經(jīng)營活動，增加收益；公司債權(quán)人也會因為公司資產(chǎn)的充實而得到較大程度的保障。(2)公司因申請被駁回而未能取得專利權(quán)，公司的經(jīng)營活動會因為沒有獲得預(yù)期的知識產(chǎn)權(quán)成果而受到很大的影響，公司的實際資產(chǎn)也會因此而嚴(yán)重縮水，并因此而削弱對債權(quán)人的保障能力。當(dāng)發(fā)生后一種情況時，以專利申請權(quán)進(jìn)行的投資實際上等于沒有投資。二是因為該權(quán)利的屬性的不確定性。股東可以用知識產(chǎn)權(quán)投資，但專利申請權(quán)是否屬于公司法規(guī)定的“知識產(chǎn)權(quán)”呢?專利申請權(quán)不屬于專利權(quán)的范圍，因為專利權(quán)通常是當(dāng)事人行使專利申請權(quán)的后果；至于專利申請權(quán)是否屬于其他知識產(chǎn)權(quán)，從國內(nèi)學(xué)者對知識產(chǎn)權(quán)的列舉情況以及有關(guān)國際條約對于知識產(chǎn)權(quán)的規(guī)定情況來看，這一點頗有疑問，至少沒有人明確將專利申請權(quán)列舉為一種知識產(chǎn)權(quán)。在權(quán)利屬性不明確的情況下，如果股東用專利申請權(quán)投資，就很有可能超出公司法允許的投資方式的范圍，從而害及投資方式的法定性。

3預(yù)期中的專利權(quán)可否用于出資

預(yù)期中的專利權(quán)是指尚未獲得授權(quán)、在未來可以取得的專利權(quán)。公司法對此未作規(guī)定，但筆者以為預(yù)期中的專利權(quán)可以被股東用作投資，理由有兩點：(1)法律上的可行性。公司法并未要求用以投資的知識產(chǎn)權(quán)必須是已經(jīng)存在的知識產(chǎn)權(quán)，而且，公司法規(guī)定股東可以在公司成立后分期繳納出資?；诖耍蓶|可以用預(yù)期中的專利權(quán)出資，只要該預(yù)期中的專利權(quán)在公司法和公司章程規(guī)定的繳納出資的時間之前成為現(xiàn)實即可。但是，為了避免此種投資有太大的不確定性，公司法應(yīng)當(dāng)要求預(yù)期中的專利權(quán)具有較大的現(xiàn)實可能性。比如，股東以未來將取得的發(fā)明專利權(quán)投資的，該發(fā)明專利申請必須已經(jīng)進(jìn)入實質(zhì)審查階段。(2)技術(shù)創(chuàng)新與公司發(fā)展的需要。允許發(fā)明創(chuàng)造者就其未來可能取得的專利權(quán)進(jìn)行投資，一方面可以消除發(fā)明創(chuàng)造者在科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用方面的后顧之憂，使其安心于研究開發(fā)，另一方面可以使其能夠及時根據(jù)公司的需要對技術(shù)方案進(jìn)行必要調(diào)整，從而保證未來取得的專利成果更具有實用性和針對性。對于公司來說，它們可以因此而提前獲得其生產(chǎn)經(jīng)營活動所需要的技術(shù)來源，避免在該專利權(quán)實際形成時再與其他經(jīng)營者進(jìn)行技術(shù)的爭奪。

二、在設(shè)立公司時對專利投資的法律要求問題

根據(jù)公司法與專利法等相關(guān)法律的規(guī)定，股東在設(shè)立公司時以專利投資的，需要遵守下列要求，但這些法律規(guī)定的適用很可能會遇到一些法律障礙。

1專利權(quán)的有效性

無論股東是用完整的專利權(quán)投資，還是通過許可公司實施其專利來投資，該專利應(yīng)當(dāng)是有效的專利。在公司設(shè)立時已經(jīng)失效的專利，不再具有知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)有的價值，自然也就不能作為知識產(chǎn)權(quán)出

資。由于現(xiàn)行公司法允許股東分期繳納出資，這就意味著用專利出資的股東在公司成立時可能還沒有向公司移交專利，而是在公司成立后一定期限內(nèi)移交專利。這就產(chǎn)生一個問題：股東是應(yīng)當(dāng)保證在公司成立時其專利處于有效狀態(tài)，還是應(yīng)當(dāng)保證在其移交權(quán)利時其專利處于有效狀態(tài)呢?一般來說，股東以專利向公司投資是緣于公司的需要，如果專利在移交給公司時已經(jīng)失效，就表明它未能滿足公司的任何需要，公司接受這種投資也就沒有任何意義。因此，股東應(yīng)當(dāng)保證在其將專利移交給公司時該專利是有效的，即保證該專利的有效期未屆滿，且沒有因未繳專利年費或聲明放棄而失效，也未被宣告無效。

此外，如果投資者是某一專利的被許可人，被許可人以向公司進(jìn)行再許可的方式對公司投資的，投資者除了證明專利權(quán)本身的有效性外，還應(yīng)當(dāng)證明其再許可權(quán)的有效性。其是否具有再許可公司實施專利的權(quán)利，取決于被許可人與專利權(quán)人訂立的合同(主許可)的約定。如果在主許可中沒有特別授權(quán)，被許可人是不享有發(fā)放分許可的權(quán)利的，也就不能以其經(jīng)授權(quán)實施的專利再向公司投資。

2專利投資的程序

我國《專利法》第10條規(guī)定，專利權(quán)轉(zhuǎn)讓的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)訂立書面的合同，并經(jīng)國務(wù)院專利主管部門登記，轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效。《專利法實施細(xì)則》第15條規(guī)定，專利權(quán)因其他事由轉(zhuǎn)移的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)憑有關(guān)證明文件或法律文書向國務(wù)院專利主管部門辦理專利權(quán)人變更手續(xù)；專利權(quán)人與他人訂立的專利實施許可合同，應(yīng)當(dāng)自合同生效之日起3個月內(nèi)向國務(wù)院專利主管部門備案。

股東以完整的專利權(quán)對公司出資的，公司將因此取得該專利權(quán)，出資股東則因此而喪失該專利權(quán)。但是，在出資股東與公司之間并不存在專利法所規(guī)定的專利轉(zhuǎn)讓合同，因此，因出資而導(dǎo)致的專利權(quán)的轉(zhuǎn)移不屬于專利法所規(guī)定的專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓，不需要辦理轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，而是屬于“專利權(quán)因其他事由轉(zhuǎn)移的”情況，應(yīng)當(dāng)向國務(wù)院專利主管部門辦理專利權(quán)人變更手續(xù)。至于辦理變更手續(xù)的時間，應(yīng)當(dāng)取決于公司章程規(guī)定的繳納出資的時間。如果公司章程規(guī)定股東在公司成立前繳納出資的，該股東與公司應(yīng)當(dāng)在公司成立后及時辦理變更登記手續(xù)；如果公司章程規(guī)定股東在公司成立后的一定期限內(nèi)繳納出資的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在股東向公司轉(zhuǎn)移專利權(quán)之前辦理變更登記手續(xù)，以便公司在專利權(quán)實際移交后馬上取得專利權(quán)。

股東如果以許可公司實施其專利的方式對公司進(jìn)行投資的，是否需要辦理備案手續(xù)呢?單從形式上看，這一情況似乎不屬于專利法規(guī)定的應(yīng)當(dāng)辦理備案手續(xù)的情形，因為以專利實施權(quán)投資的股東與公司之間并未訂立專利實施許可合同，而只是在該股東與其他股東或發(fā)起人之間就公司的設(shè)立問題存在著合同關(guān)系。但是，在事實上，該股東與公司之間的關(guān)系與在專利實施許可合同中許可方與被許可方之間的關(guān)系并無實質(zhì)上的差異，兩者僅有的區(qū)別只是一個合同的形式。專利法對專利實施許可合同實行備案制度，目的在于使專利主管部門及時掌握專利實施情況，并起著一種公示作用；無論當(dāng)事人之間有無明確的合同，只要存著專利權(quán)人同意的專利實施的事實，這種備案的需要是同樣存在的。因此，股東以許可公司實施其專利的方式投資的，也應(yīng)到專利主管部門辦理備案手續(xù)。不過，這種要求最好還是應(yīng)當(dāng)通過法律規(guī)范的形式固定下來，未來可以通過《專利法》或《專利法實施細(xì)則》的修改來解決這個問題。

3出資的繳納

我國《公司法》第28條規(guī)定：“以非貨幣財產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)?！币詫＠鲑Y的，出資的繳納實際上也就是相關(guān)權(quán)利的轉(zhuǎn)移，它涉及到以下幾個法律問題：

其一，繳納出資的時間。根據(jù)公司法的規(guī)定，公司的資本在公司成立時繳納一部分，其余部分在公司成立后兩年內(nèi)繳清。依此規(guī)定，股東或發(fā)起人可以在設(shè)立公司時約定，用以出資的專利在公司成立時移交給公司，或在公司成立后兩年內(nèi)移交給公司。但無論如何，出資繳納的時間應(yīng)當(dāng)是在該專利的有效期屆滿前。

其二，繳納出資的內(nèi)容。如果股東是以完整的專利權(quán)投資的，除向公司提供實施專利所需要的必要的技術(shù)數(shù)據(jù)外，還應(yīng)將專利證書移交給公司；如果股東是以許可公司實施其專利的方式對公司投資的，在繳納資本時只需向公司提供實施專利所需要的技術(shù)數(shù)據(jù)，而不必要將專利權(quán)利證書移交給公司。

其三，出資的驗證?！豆痉ā返?9條規(guī)定：“股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗資機構(gòu)驗資并出具證明?！边@一規(guī)定引發(fā)兩個問題：一是驗證的時間。“繳納出資后”具有不確定性，在股東移交專利后1年也算是在“繳納出資后”，如果此時對用作出資的專利進(jìn)行驗證，很容易導(dǎo)致不公平。因為在專利移交公司后，有可能因公司的行為導(dǎo)致專利增值或貶值，在此時進(jìn)行驗資，這種增值或貶值就會反映在最終的驗證結(jié)果上，從而使公司行為的后果由用專利投資的股東承擔(dān)。這么做的后果是，要么會損害公司的利益，要么會損害該股東的利益?；诖?，筆者以為，《公司法》宜將驗資的時間確定在“股東繳納出資時”，或?qū)Ⅱ炠Y時間限定在“股東繳納出資后”的一定期限內(nèi)。二是驗證的機構(gòu)?！耙婪ㄔO(shè)立的驗資機構(gòu)”的范圍較廣，適于對專利投資進(jìn)行驗證的機構(gòu)主要是會計師事務(wù)所和專利事務(wù)所。

三、出資繳納后涉及所投資專利的法律問題

1專利失效

股東以專利出資后，其用以投資的專利可能會因為下列情況而失效：一是因?qū)＠谙迣脻M而失效；二是因他人申請而被專利復(fù)審委員會宣告為無效專利；三是因為專利權(quán)人未按規(guī)定繳納專利年費而提前終止；四是因?qū)＠麢?quán)人書面放棄而提前終止。對于第一種情況，驗資機構(gòu)通常在進(jìn)行驗資時已經(jīng)考慮到，因此不會影響公司的資產(chǎn)，也不應(yīng)當(dāng)影響股東的權(quán)益。對于第二種情況，處理方式有兩種：(1)專利投資行為的效力不受影響，但以專利投資的股東應(yīng)當(dāng)對公司進(jìn)行賠償。根據(jù)我國《專利法》第47條規(guī)定的精神，無效宣告不具有溯及力，但如果專利權(quán)人不向?qū)Ψ疆?dāng)事人返還專利轉(zhuǎn)讓費或?qū)＠褂觅M，明顯違反公平原則的，則專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)返還全部或部分專利轉(zhuǎn)讓費或?qū)＠褂觅M；如果因?qū)＠麢?quán)人的惡意造成他人損失的，專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)賠償。(2)由以專利投資的股東向公司補充出資，以彌補因?qū)＠恍鏌o效而導(dǎo)致的公司資產(chǎn)的縮水。根據(jù)《公司法》第3l條的規(guī)定，“作為設(shè)立公司出資的非貨幣財產(chǎn)的實際價額顯著低于公司章程所定價額的，應(yīng)當(dāng)由交付該出資的股東補足其差額”。至于如何確定因?qū)＠恍鏌o效而造成的公司損失的數(shù)額或公司資產(chǎn)縮水的程度，是一個難題。筆者以為可以根據(jù)公司已經(jīng)使用專利的年限與該專利預(yù)期在公司中的使用年限的對比，并結(jié)合該專利所折合的資本數(shù)額來確定股東應(yīng)賠償?shù)臄?shù)額或應(yīng)補充投資的數(shù)額，即賠償數(shù)額或補充投資的數(shù)額=專利折合資本數(shù)額×公司已經(jīng)使用該專利的年限÷該專利預(yù)期在公司中的使用年限。第三

種和第四種情況一般發(fā)生于專利權(quán)人以許可公司實施其專利的方式投資的場合，相當(dāng)于股東從公司中抽回了一部分投資，該股東應(yīng)當(dāng)向公司補交所抽回的投資。至于股東應(yīng)補交的資本的數(shù)額，可以比照筆者在解決第二個問題時所提出的辦法來處理。

2稅收

股東以完整的專利權(quán)投資的，在其將專利權(quán)轉(zhuǎn)移給公司后，該股東會涉及到三個方面的稅收問題：(1)如果該股東是一個實行獨立核算的經(jīng)濟組織，便涉及到企業(yè)所得稅的繳納問題。在征收企業(yè)所得稅時，是按照投資收益征稅，還是按照技術(shù)轉(zhuǎn)讓收益征稅呢?我國目前的企業(yè)所得稅法規(guī)定依投資收益征稅。筆者以為這種做法不利于促進(jìn)專利投資活動，因為依投資收益征稅增加了投資者的稅負(fù)。(2)如果投資者是個人，涉及到個人所得稅的繳納問題。個人的專利投資涉及的個人所得稅的稅目有兩個，即特許權(quán)使用費所得和利息、股息、紅利所得。如果按照前者征稅，納稅人享受一定的免征額，即以扣除800元或收益額的20％以后的余額作為計稅依據(jù)；如果按照后者征稅，則不進(jìn)行扣除，直接以收益額作為計稅依據(jù)。我國的稅收實踐中更多采用后者，但這不利于鼓勵股東以專利投資。(3)專利投資還涉及到營業(yè)稅的繳納問題。在2003年前，根據(jù)國家稅務(wù)總局的規(guī)定，以包括專利在內(nèi)的無形資產(chǎn)投資人股，參與分紅且共擔(dān)風(fēng)險的，不繳納營業(yè)稅；但轉(zhuǎn)讓該股權(quán)的，要就其轉(zhuǎn)讓所得繳納營業(yè)稅。從2003年開始，轉(zhuǎn)讓專利投資所獲得的股權(quán)的，也不用再繳納營業(yè)稅。從促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)的投資與轉(zhuǎn)化的角度來考察，這種轉(zhuǎn)變更為合理。

3出資的轉(zhuǎn)讓

出資轉(zhuǎn)讓可能產(chǎn)生的問題主要發(fā)生在股東以許可公司實施其專利的方式對公司進(jìn)行投資的場合。這種轉(zhuǎn)讓有兩種含義：一是股東將因許可公司實施其專利而獲得的股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓；二是股東將許可公司實施的專利權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。在發(fā)生第一種轉(zhuǎn)讓后，雖然專利權(quán)人與公司之間已經(jīng)沒有關(guān)系，但是他們?nèi)匀回?fù)有允許公司實施其專利的義務(wù)，因為這是他們獲得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益所必須付出的代價；在發(fā)生第二種轉(zhuǎn)讓后，很容易出現(xiàn)受讓專利的人不允許公司繼續(xù)實施其所受讓的專利的現(xiàn)象。為了避免出現(xiàn)這種現(xiàn)象，專利權(quán)人在轉(zhuǎn)讓專利時應(yīng)當(dāng)通過專利轉(zhuǎn)讓合同使受讓人負(fù)有繼續(xù)按原有條件許可公司實施該專利的義務(wù)。

4權(quán)利糾紛的解決

股東以專利投資后，可能使被投資公司陷入一些權(quán)利糾紛。比如，在以完整的專利投資的情況下，公司與他人之間可能就股東所轉(zhuǎn)移的專利權(quán)是否無效發(fā)生糾紛；在公司被許可實施專利的情況下，公司與他人之間有可能就公司是否侵犯他人享有的獨占許可權(quán)或排他許可權(quán)而發(fā)生糾紛，公司也有可能被控侵犯了他人的專利權(quán)。在發(fā)生這些糾紛時，公司自身是訴訟當(dāng)事人，而以專利投資的股東應(yīng)被列為第三人，因為這些糾紛實際上都是由該股東引起的。如果公司因這些糾紛的發(fā)生而受到損失的，以專利投資的股東應(yīng)當(dāng)負(fù)有賠償責(zé)任或補充資本的責(zé)任。

責(zé)任編輯：戴慶瑄