從實(shí)際訴訟判例來看等同原則適用的限制

李良孔

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心，北京 100160

等同原則是我國侵權(quán)判定相關(guān)司法解釋中所確立的一項(xiàng)基本司法原則，如最高人民法院2001年頒布的《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》）第十七條，2016 年頒布的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱《司法解釋（二）》）第八條第二款。

等同原則是指被訴侵權(quán)物的技術(shù)特征同專利權(quán)利要求中記載的必要技術(shù)特征相比有若干個不同的技術(shù)特征，但屬于對專利權(quán)利要求中部分必要技術(shù)特征的等同替換，使被控侵權(quán)物以實(shí)質(zhì)上相同的方式，實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)上相同的功能，發(fā)揮實(shí)質(zhì)上相同的作用，并且這種替換對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的，那么此時可以判定專利侵權(quán)成立［1-2］。

一、等同原則的意義及其實(shí)踐中存在的問題

等同原則的確立旨在避免他人通過對專利權(quán)利要求中技術(shù)手段的非實(shí)質(zhì)性改變來輕易規(guī)避專利侵權(quán)的法律責(zé)任，從而保障專利人權(quán)益。首先，從某種角度而言，等同原則能夠?yàn)閷＠麢?quán)人提供更為切實(shí)有效的法律保護(hù)，更大程度體現(xiàn)《中華人民共和國專利法》鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的立法宗旨；其次，可以有效懲處專利侵權(quán)行為人的不正當(dāng)競爭、違法行為，有效抑制通過刻意制造區(qū)別點(diǎn)來規(guī)避侵權(quán)的行為，能減少或避免等同侵權(quán)行為的發(fā)生。此外，基于公平原則，等同原則可將專利權(quán)保護(hù)范圍擴(kuò)大至實(shí)質(zhì)應(yīng)歸為專利權(quán)人技術(shù)貢獻(xiàn)的范疇；同時，也謹(jǐn)防將原本不屬于專利權(quán)人的那些技術(shù)方案不當(dāng)?shù)乃徒o專利權(quán)人。因此，等同原則的合理適用能夠防止專利權(quán)保護(hù)范圍的過度延展，也能夠兼顧公眾的利益，避免過于寬松的適用而限制公眾的利益空間，實(shí)現(xiàn)個人利益與社會公共利益件的協(xié)調(diào)和平衡［3-4］。

但等同原則也是一把雙刃劍，不當(dāng)?shù)倪m用也會帶來不公正的結(jié)果。比如專利權(quán)人若過度使用等同原則會使被告陷入不必要的訴訟中，而且等同原則的判定標(biāo)準(zhǔn)具有一定的裁量空間，這也可能使得最終的裁判結(jié)果不夠公正。以下從兩個方面說明等同原則適用過程中可能存在的問題。

（一）等同原則是否會導(dǎo)致濫用訴權(quán)的擔(dān)憂

等同原則實(shí)質(zhì)跳出了作為下位法的專利法，重新回到民法的公平原則來處理具體個案。依據(jù)等同原則進(jìn)行侵權(quán)判定時，如果被控侵權(quán)物有一個技術(shù)特征存在屬于等同特征的嫌疑，被告就有陷入侵權(quán)訴訟的風(fēng)險。在專利申請過程中，申請人會為了獲得專利權(quán)而限縮保護(hù)范圍，但侵權(quán)訴訟中，專利權(quán)人又會盡量擴(kuò)大專利權(quán)的保護(hù)范圍，這種行為容易造成訴訟中專利權(quán)利的濫用，進(jìn)而損害到社會公眾利益。

（二）等同原則的過分自由裁量同樣需要引起注意

首先，等同特征判斷的主觀標(biāo)準(zhǔn)是本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。最高人民法院在《規(guī)定》第十七條第二款中規(guī)定“等同特征”時涉及“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”，這一概念與《專利審查指南》中的“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”基本相同，也就是說普通技術(shù)人員是一個較為抽象的概念，在不同的案件中很難有一個明確的標(biāo)準(zhǔn)；在具體司法中，對具體個案的理解會因人而異，難以形成統(tǒng)一的判斷標(biāo)準(zhǔn)；其次，為了規(guī)避侵權(quán)的發(fā)生，專利規(guī)避設(shè)計(jì)的行為及其類型越來越多，使得侵權(quán)的界定難度增加，對等同侵權(quán)的判定帶來較大挑戰(zhàn)；最后，侵權(quán)判定過程中也很容易出現(xiàn)機(jī)械套用等同特征判斷標(biāo)準(zhǔn)的問題，缺乏從技術(shù)事實(shí)認(rèn)定到法律判定之間的論證、推理，導(dǎo)致判定過程中的自由裁量空間和主觀隨意性過大等問題［5-6］。

二、等同原則適用的限制

為了實(shí)現(xiàn)等同原則的合理適用，需要明確并利用限制條件來對其進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范和約束。由于等同侵權(quán)原則源于衡平，因此其本身亦受到諸多原則的限制，如禁止反悔原則、捐獻(xiàn)原則、全要件原則、現(xiàn)有技術(shù)抗辯等，以防止等同原則的適用缺乏規(guī)范和約束而損害公眾利益［7］。以下從實(shí)際訴訟判例來闡述等同原則的限制性適用，以便于為等同侵權(quán)抗辯提供相關(guān)參考。

（一）禁止反悔原則

禁止反悔原則的適用，可維護(hù)社會公眾的信賴?yán)?，確保專利權(quán)保護(hù)范圍的穩(wěn)定性。而在禁止反悔原則適用時對權(quán)利要求的解釋，《司法解釋（二）》第六條規(guī)定，人民法院可以運(yùn)用與涉案專利存在分案申請關(guān)系的其他專利及其專利審查檔案、生效的專利授權(quán)確權(quán)裁判文書解釋涉案專利的權(quán)利要求。

例如，實(shí)際案例一【（2022）最高法知民終905 號】中，涉案爭議焦點(diǎn)為仿制藥申請中的抗氧化劑輔料物質(zhì)A 與涉案專利中的dl-q-生育酚是否構(gòu)成等同技術(shù)特征。二審法院認(rèn)為：本案中，中外制藥株式會社在無效宣告程序中合并原權(quán)利要求2 中的部分附加技術(shù)特征至權(quán)利要求1，從而將權(quán)利要求1 的抗氧化劑限定為dl-a-生育酚。該修改方式實(shí)質(zhì)上是放棄了原權(quán)利要求1 的技術(shù)方案，變?yōu)閮H保護(hù)使用dl-q-生育酚，說明其通過修改放棄采用物質(zhì)A 這一特定抗氧化劑的技術(shù)方案的意思是具體明確的。因此，本案應(yīng)當(dāng)適用禁止反悔規(guī)則，不宜再將采用物質(zhì)A 作為抗氧化劑的技術(shù)方案納入涉案專利權(quán)的等同保護(hù)范圍內(nèi)。

（二）捐獻(xiàn)原則

其與禁止反悔原則具有相似的基本原理，即專利權(quán)人在專利說明書和附圖中公開了某技術(shù)方案，但是未將其納入權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi)，則該技術(shù)方案被視為捐獻(xiàn)于社會公眾。捐獻(xiàn)原則的適用使專利保護(hù)范圍更明確，平衡了社會公眾與專利權(quán)人的利益，也使權(quán)利要求書在界定專利保護(hù)范圍上具有更強(qiáng)的公示性［8］。

例如，實(shí)際案例二【（2021）最高法知民終1558 號】中，主要爭議點(diǎn)在于：被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的拼接定位單元設(shè)置在“兩個邊緣的中部”與涉案專利權(quán)利要求1 中的拼接定位單元設(shè)置在地磚板狀本體的“拐角處”是否構(gòu)成等同特征。對此，二審法院認(rèn)為：涉案專利說明書明確記載了拼接定位單元既可以設(shè)置在地磚板狀本體的“拐角處”，也可以設(shè)置在“兩個邊緣的中部”，兩者是兩種不同的技術(shù)方案，故基于該捐獻(xiàn)原則，應(yīng)認(rèn)定專利權(quán)人在申請專利時已將拼接定位單元設(shè)置“兩個邊緣中部”的技術(shù)方案捐獻(xiàn)了。因此，再次主張將“拼接定位單元設(shè)置在‘兩個邊緣的中部’”這一技術(shù)方案納入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍，沒有法律依據(jù)。

（三）可預(yù)見規(guī)則

對于可預(yù)見規(guī)則，北京市高級人民法院2017年4 月發(fā)布的《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第六十條和上海市高級人民法院民事審判第三庭2013 年3 月發(fā)布的《等同侵權(quán)的司法認(rèn)定》中均有涉及，其是指等同原則不保護(hù)專利申請人在專利申請過程中理應(yīng)預(yù)見到且應(yīng)寫入權(quán)利要求書的技術(shù)方案。一方面，對于能預(yù)見到的可替代性等同物，專利權(quán)人在申請時未將其納入權(quán)利要求的保護(hù)范圍可視為其自身的過失，因此不能因其過失而獲利；另一方面，涉案專利將某技術(shù)特征明確排除在涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍之外，則不應(yīng)適用等同原則。

例如，實(shí)際案例三【（2021）最高法知民終1441 號】中，涉案專利權(quán)利要求1 中表明“所述面殼3、中殼8 以及底殼13 通過螺紋孔以及螺栓”，而被訴侵權(quán)產(chǎn)品面殼與中殼采用卡扣連接，爭議在于二者是否構(gòu)成等同。二審法院認(rèn)為：卡扣連接與螺紋孔螺栓連接是常見的兩種不同的連接方式，卡扣連接并非專利權(quán)人在撰寫權(quán)利要求時不能預(yù)見到的連接方式，專利權(quán)人在撰寫權(quán)利要求時仍明確限定螺紋孔螺栓連接，應(yīng)當(dāng)理解為排除了卡扣連接方式，缺乏通常適用等同原則將權(quán)利要求的文字所表達(dá)的保護(hù)范圍適度擴(kuò)展解釋的正當(dāng)性。

（四）明確排除原則

等同原則的適用是為了克服權(quán)利要求文字表述的局限或者技術(shù)進(jìn)步而導(dǎo)致的對技術(shù)方案的規(guī)避；但是，如果被訴侵權(quán)技術(shù)方案屬于說明書中明確排除的技術(shù)方案或者明確克服的技術(shù)缺陷，表明專利權(quán)人原本即沒有將其納入保護(hù)范圍的意圖，那么就沒有必要再將該技術(shù)方案通過等同規(guī)則納入保護(hù)范圍。即被訴侵權(quán)產(chǎn)品或方法屬于說明書中明確排除的技術(shù)方案，專利權(quán)人主張構(gòu)成等同侵權(quán)的，不予支持。

例如，實(shí)際案例四【（2021）最高法知民終959 號】中，雙方主要爭議焦點(diǎn)在于關(guān)于被訴侵權(quán)產(chǎn)品中“與箱體框架一體設(shè)計(jì)的正方形凸起”與涉案專利的“吊裝固定塊”是否構(gòu)成等同技術(shù)特征。二審法院認(rèn)為：根據(jù)涉案專利說明書記載，其技術(shù)方案與背景技術(shù)的區(qū)別是“與單元箱體外框架一體設(shè)計(jì)的自帶吊裝部件為可拆卸的吊裝鎖結(jié)構(gòu)方案”，以此克服現(xiàn)有技術(shù)“當(dāng)?shù)跹b部件損壞或失效時，需要對整個單元箱體外框架更換”的不足。而被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的LED 顯示屏框體上的正方形凸起是與框體一起成型的結(jié)構(gòu)，無法在發(fā)生損壞時進(jìn)行單獨(dú)更換，只能更換整個LED 箱體框架，由此可見，該結(jié)構(gòu)不符合涉案專利的發(fā)明目的，屬于涉案專利中背景技術(shù)的“吊裝部件”范圍，是其明確排除的，不應(yīng)當(dāng)解釋為涉案專利的吊裝固定塊。

（五）全要件原則

要求在被控侵權(quán)方案應(yīng)該能夠找到與涉案專利權(quán)利要求所有技術(shù)特征相同或相對應(yīng)的技術(shù)特征，這一原則有效限制了等同原則的過度擴(kuò)張。如果被控侵權(quán)產(chǎn)品省略了權(quán)利要求書中的某些技術(shù)特征，則要證明這種忽略能夠被其他的技術(shù)特征相互作用的功能和效果所替代［9］。

例如，實(shí)際案例五【（2022）最高法知民終1144 號】中的爭議焦點(diǎn)在于：上訴人主張被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用吊鉤從翼板兩側(cè)起吊的方式，具有涉案專利“吊耳板上開有吊孔”的等同技術(shù)特征。對此，二審法院認(rèn)為：被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的加強(qiáng)筋設(shè)置與吊裝無關(guān)，所以不能認(rèn)定為“吊耳板”技術(shù)特征；并且根據(jù)已查明的事實(shí)，本案可以確認(rèn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品沒有吊孔結(jié)構(gòu)，其加強(qiáng)筋設(shè)置用途與涉案專利所述吊耳板不同。因此，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有涉案專利“吊耳板上開有吊孔”等同技術(shù)特征的主張缺乏事實(shí)依據(jù)。

（六）封閉式權(quán)利要求的排除作用

如果專利權(quán)人選擇封閉式權(quán)利要求的撰寫方式表明了對其他對應(yīng)特征的明確排除，則不宜再將其重新納入保護(hù)范圍。而封閉式權(quán)利要求作為抗辯事由的實(shí)際排除適用中也是有限制的。

例如，實(shí)際案例六【（2021）最高法知民終630 號】中，對于涉案專利是否屬于封閉式權(quán)利要求，法院認(rèn)為，封閉式權(quán)利要求主要系針對化學(xué)領(lǐng)域的組合物發(fā)明的組分和含量設(shè)定而言；本案中涉案專利為機(jī)械領(lǐng)域，結(jié)合其權(quán)利要求的撰寫方式及其所屬技術(shù)領(lǐng)域，可知其應(yīng)當(dāng)被理解為開放式權(quán)利要求，封閉式權(quán)利要求不能成為其侵權(quán)抗辯事由。

（七）數(shù)值特征限定對等同侵權(quán)適用的限制

《司法解釋（二）》第十二條規(guī)定：權(quán)利要求采用“至少，不超過等用語對數(shù)值特征進(jìn)行界定，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖后認(rèn)為專利技術(shù)方案特別強(qiáng)調(diào)該用語對技術(shù)特征的限定作用，權(quán)利人主張與其不相同的數(shù)值特征屬于等同特征的，人民法院不予支持。”專利申請人將權(quán)利要求的保護(hù)范圍明確限定在某一數(shù)值范圍內(nèi)，意味著將該數(shù)值范圍以外的技術(shù)方案均明確排除在保護(hù)范圍之外?；跈?quán)利要求的公示性，權(quán)利人試圖在侵權(quán)案件中將已排除的技術(shù)方案重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍，是不能被允許的。

例如，實(shí)際案例七【（2019）最高法知民終516 號】中爭議焦點(diǎn)之一為：被訴侵權(quán)技術(shù)方案中空心方箱底板與現(xiàn)澆混凝土空心樓板模板之間15 ～17mm 的墊片與涉案專利權(quán)利要求1 技術(shù)特征“復(fù)合薄壁箱體底板與現(xiàn)澆空心樓蓋模板保持小于15mm 空間”是否構(gòu)成等同。二審法院認(rèn)為，涉案專利權(quán)利要求1 采用“小于15mm”的限定，系對數(shù)值特征的明確界定，涉案專利技術(shù)方案特別強(qiáng)調(diào)“小于15mm”對技術(shù)特征的限定作用。該差異應(yīng)當(dāng)已在申請人撰寫專利時考慮的范圍之內(nèi)，其最終將權(quán)利要求的保護(hù)范圍明確限定為“小于15mm”，意味著將大于或等于15mm 的技術(shù)方案均明確排除在保護(hù)范圍之外。基于權(quán)利要求的公示性，權(quán)利人不能再在侵權(quán)案件中將已排除的技術(shù)方案重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

（八）現(xiàn)有技術(shù)抗辯原則

在侵權(quán)主張成立的情況下，若被控侵權(quán)物與一項(xiàng)自由公知現(xiàn)有技術(shù)相同或等同就不構(gòu)成侵權(quán)?，F(xiàn)有技術(shù)的抗辯制度，具有減少當(dāng)事人累訴、節(jié)省訴訟時間的作用，同樣可將其適用于等同侵權(quán)訴訟抗辯中。

例如，實(shí)際案例八【（2021）最高法知民終630 號】中，上訴人提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯，主張構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)的（2021）粵中香山第2248 號公證書中的視頻發(fā)布于某訊視頻網(wǎng)站，處于任何人想得知即可得知的狀態(tài)，也就是屬于在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。對此，二審法院認(rèn)為，視頻經(jīng)過公證截取自第三方的某訊視頻網(wǎng)站，其注明的發(fā)布時間具有客觀性，被上訴人對于其公司產(chǎn)品的宣傳視頻發(fā)布時間有能力提供相應(yīng)證據(jù)予以證明，在被上訴人沒有提供相反證據(jù)予以推翻的情況下，基于合理信賴原則，應(yīng)當(dāng)認(rèn)可該視頻的發(fā)布時間；視頻發(fā)布時間在涉案專利申請日前，視頻中可以明確確定的技術(shù)方案構(gòu)成涉案專利的現(xiàn)有技術(shù)?；诖?，經(jīng)比對，被訴侵權(quán)風(fēng)干機(jī)產(chǎn)品的全部技術(shù)特征，與現(xiàn)有技術(shù)披露的風(fēng)干機(jī)相應(yīng)技術(shù)特征不存在實(shí)質(zhì)性差異，現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。

（九）專利無效抗辯原則

如果被控侵權(quán)人發(fā)現(xiàn)涉案專利權(quán)具有無效事由，則可以向?qū)＠麖?fù)審無效審查部申請宣告該專利無效。如果被告抗辯成功，專利被宣告無效，則專利權(quán)人所主張的專利權(quán)自始不存在，該專利侵權(quán)訴訟就失去了請求權(quán)基礎(chǔ)。該原則同樣可以適用于被判等同侵權(quán)的專利糾紛中，作為不侵權(quán)抗辯，例如，實(shí)際案例九【（2021）最高法知民終2201 號】、實(shí)際案例十【（2022）最高法知民終1532 號】。

三、完善及合理適用等同原則的建議

（一）準(zhǔn)確適用等同原則的限制原則，多角度考量判定因素

在等同原則適用中，除了常用的限制性原則外，其他影響因素也應(yīng)當(dāng)被充分考量，例如涉案專利創(chuàng)造性高度、涉案專利權(quán)利要求的撰寫方式、技術(shù)特征是否為專利的發(fā)明點(diǎn)所在、專利文獻(xiàn)給出的技術(shù)啟示的大小以及被控侵權(quán)人的主觀因素，多因素地進(jìn)行綜合考量也能夠使得侵權(quán)判斷的結(jié)果更具信服力。

（二）統(tǒng)一司法標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持分類適用

我國在等同侵權(quán)適用實(shí)踐中存在較大的自由裁量權(quán)，因此給該原則的具體適用帶來了一些不確定的因素。對此，可通過制定更多等同原則的具體標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化規(guī)范，輔以發(fā)布相關(guān)類型化指導(dǎo)案例，以指導(dǎo)并統(tǒng)一審判實(shí)踐，增加適用的可操作性和規(guī)范性。另外，有必要統(tǒng)一等同侵權(quán)判定時的審判程序，建立統(tǒng)一的鑒定機(jī)構(gòu)或?qū)＜医M庫，以保證案件審理的專業(yè)性和科學(xué)性。

（三）明確“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”的標(biāo)準(zhǔn)，借鑒專利審查創(chuàng)造性評價思維

有必要從司法角度，進(jìn)一步明確“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，輔以“領(lǐng)域+行業(yè)”的雙重歸屬為判斷依據(jù)，實(shí)現(xiàn)對自由裁量的合理限制。另外，專利創(chuàng)造性的評價與等同侵權(quán)的判定具有共通之處，實(shí)踐中可借鑒專利實(shí)質(zhì)審查中對于創(chuàng)造性評價的思路，提高侵權(quán)判定的穩(wěn)定性。

綜上所述，我們要科學(xué)看待等同原則在專利侵權(quán)判定中價值意義，既要看到等同原則所起的積極作用，又要明確其自身局限性，并通過不斷健全司法保障機(jī)制、完善適用標(biāo)準(zhǔn)，使等同原則真正成為專利侵權(quán)判定的一把利器，成為全面加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作的有效工具，切實(shí)保證權(quán)利人的合法權(quán)利和社會公眾權(quán)益。