專利交易的風險及規(guī)避實務

覃文鷙

成都知識產權交易中心有限公司,四川 成都 610000

0 引言

當前,隨著我國創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略的深入實施,科技成果轉化對經濟高質量發(fā)展起著越來越重要的作用,以專利為代表的科技成果在高校院所與企業(yè)、企業(yè)與企業(yè)之間的轉移轉化日益頻繁,逐漸形成了專利交易市場。據(jù)國家知識產權局統(tǒng)計,2012—2021年,我國高等學校的專利交易(主要含轉讓及許可)從2 357項增長到1.5萬余項,專利轉讓金額從8.2億元增長到88.9億元,近10年專利交易金額增長了10余倍。同時,根據(jù)專利產業(yè)化、許可、轉讓、作價入股、質押融資等多維度分析,我國專利轉移轉化指數(shù)從2016年的49.5提升至2020年的54.7,專利交易活躍度不斷提升,專利交易市場規(guī)模也逐漸擴大[1]。在專利交易市場發(fā)展的過程中,因專利本身的特殊性和交易方式的多樣化,其專利屬性、技術團隊、設備、人員培訓、商務條款、法律條款等方面的交易風險不容小覷,近年來由此引發(fā)的專利交易糾紛逐漸增多,通常會為交易買方或賣方造成巨大的經濟損失。本文針對市場上最常用的轉讓、許可這2類傳統(tǒng)專利交易方式進行專利交易風險的梳理,并提出規(guī)避建議。

1 轉讓和許可專利交易方式概述

通常專利交易方式包括轉讓、許可、作價入股、質押融資、證券化、信托等。從國內外專利交易現(xiàn)狀和趨勢來看,市場上專利交易的主要方式還是轉讓和許可,且這2類交易市場化程度遠高于其他類型的交易,其交易風險也更為顯著,所以本文將圍繞專利轉讓和許可的交易風險進行分析和規(guī)避。

1.1 專利轉讓概述

專利轉讓是指專利申請權或專利所有權發(fā)生轉移的法律行為。通過轉讓的方式實現(xiàn)專利交易,賣方可以一次性獲得專利創(chuàng)造的投資成本及預期收益;買方可以不必承擔專利創(chuàng)造的風險,直接獲得專利,達到專利成果產業(yè)化或專利保護等商業(yè)目的。

1.2 專利許可概述

專利許可是指專利權人與他人簽訂專利實施許可合同,許可他人在約定時限、地域、方式實施目標專利,并收取專利許可費用。專利許可與專利轉讓最大的區(qū)別在于,專利許可僅為授權他人實施專利技術,并不發(fā)生專利所有權的轉移。同時,專利許可可細分為獨占許可、排他許可、普通許可、交叉許可等形式,獨占許可排除了專利權人自身的專利實施權,排他許可允許專利權人和被許可人共同行使專利權,普通許可則不禁止專利權人再向他人許可,交叉許可內涵在于交易雙方互相允許對方實施其專利權。

根據(jù)專利法“第六章 專利實施的特別許可”規(guī)定,專利還存在開放許可和強制許可的情況,其目的是加強專利公共服務和促進專利實施及運用,這2類許可目前主要依托政府指導實施,市場化程度較低,不納入本文討論。

2 專利交易的特性

相較于固定資產交易,專利作為一種無形資產,其交易行為具有顯著的特性,如交易主體的非永續(xù)性、交易價格的不確定性、交易前景的高風險性等。

2.1 交易主體的非永續(xù)性

專利交易的主體為專利,專利受法律保護,實質上是一種壟斷權,以公開技術秘密換取市場壟斷。但是,為了促進科學技術的不斷更新發(fā)展,專利的壟斷有時間期限。根據(jù)我國最新專利法規(guī)定,發(fā)明專利權的期限為20年,實用新型專利權的期限為10年,外觀設計專利權的期限為15年,均自申請日起計算,由此可見我國的專利權是有具體時限要求的,不是永久性保護。

2.2 交易價格的不確定性

專利作為交易標的,其交易價格評估是世界性的難題。按照成本法、市場法、收益法等傳統(tǒng)的資產評估方式,均不能對專利這類無形資產進行公允性評估。專利的真實價值涉及市場供需、研發(fā)成本、預期收益、技術周期、市場風險等多方面因素,目前全球范圍內都未能形成統(tǒng)一的評估體系。從國內外專利交易市場的現(xiàn)狀來看,絕大部分專利交易是通過交易雙方經過長時間談判而最終確定交易價格。

2.3 交易前景的高風險性

專利交易對于買方而言,買方是希望通過專利的受讓或被許可進行商業(yè)化活動,從而實現(xiàn)經濟效益。但是,專利的商業(yè)化除了受到專利本身的先進性、成熟性、適用性等方面因素制約,還受到買方本身的人員培訓、后續(xù)研發(fā)、資金投入等方面情況影響。所以,買方實施一筆專利交易是否能夠獲利,具有較高的不確定性,交易前景的判斷具有很高的難度,這也是專利交易的一個顯著特性[2]。

3 專利交易的風險

專利交易是一種商業(yè)行為。在整個交易過程中,一方面由于專利交易的特性,另一方面由于交易買賣雙方的信息不對稱,均會對專利交易造成法律、技術等方面的風險。

3.1 法律方面風險

專利交易法律方面的風險主要是對交易標的、交易主體而言,如果專利交易行為因法律方面因素造成缺陷,可能造成交易行為的無效或糾紛。首先,要確認交易目標專利的基本法律狀態(tài)。專利的基本法律狀態(tài)可分為受理、公開、授權、無效等。如果交易目標專利未能獲得授權,或者正處于涉訴階段,將有可能對交易買方造成重大損失。其次,要確認交易目標專利的專利權人。根據(jù)專利法規(guī)定,只有專利的專利權人才對專利享有占有、使用、收益和處分的權利,只有經專利權人同意,才能進行專利轉讓和許可。專利權人若涉及多個主體,還需全部專利權人一致同意后,專利才可實施轉讓和許可。同時,專利若涉及職務發(fā)明、國有,還需按照相關法律法規(guī)及規(guī)則制度進行對外交易。最后,要確認專利的保護期限和地域范圍。專利的本質在于權利人利用技術的公開換取法律保護,這類法律保護是被賦予了時間性的,一旦超過保護年限,專利技術便進入公知領域可供公眾免費使用。

3.2 技術方面風險

專利交易除了法律方面風險以外,還并存技術方面風險,這一類風險將主要影響專利交易這一商業(yè)行為是否成功,買家是否能夠通過專利交易實現(xiàn)其預期的商業(yè)目的。一是目標專利是否為成熟的專利技術?？萍汲晒男问街皇菍＠?但專利不一定是科技成果。從市場上來看,大多數(shù)專利都不成熟,并不能直接滿足商品化、產業(yè)化的需求。有的專利僅僅是一個可能實現(xiàn)的技術方案,從技術方案到產品,中間還有小試、中試、規(guī)?；a等一系列流程,其中一個環(huán)節(jié)失敗都有可能造成該專利無法實現(xiàn)經濟價值。二是目標專利的實施是否依賴其他專利。如果目標專利是在其他背景專利的基礎上改進獲得,且實施該目標專利時還需要獲得背景專利的許可才能消除法律上侵權障礙,那么單獨買下目標專利還不能自由地實施。這就對目標專利的運用設下了極大的限制,嚴重降低了目標專利的技術和商業(yè)價值。三是目標專利的技術團隊是否提供后續(xù)技術支持。由于專利交易的特性,專利交易不是簡單的一次性交易,大多還涉及賣方對買方的人員培訓、研發(fā)升級、技術改良等約定條款。前文已經提到,大多數(shù)專利并非是完全成熟的,在買方實施專利過程中,一方面需要賣方對買方的人員團隊就該專利進行技術培訓,另一方面還需要根據(jù)市場的不斷變化,持續(xù)性地進行技術改良和產品研發(fā)升級,這都需要賣方積極配合和支持,否則買方后續(xù)的專利實施工作將變得非常困難,難以達到預期的商業(yè)目的[3]。

4 專利交易風險的規(guī)避建議

專利交易屬于一種商業(yè)行為,基于上述專利交易風險可以看出,法律方面的風險主要是由于買賣雙方信息不對稱所造成,如何縮小或消除交易雙方的信息差距是減少專利交易法律風險的核心;技術方面的風險主要是交易合同的設定、條款、履約等情況所造成,這就要求交易雙方特別是買方要主導制定完善的交易合同并熟練掌握相關商務談判技巧。因此,筆者提出以下幾個規(guī)避建議。

1)提升專利信息透明度,減少信息不對稱。一方面,作為專利交易賣方,應該做好專利自查工作,明確自身專利的權屬、范圍、期限、涉訴等信息,以避免專利無效授權、重復授權、無效、侵權、訴訟等情況發(fā)生而不自知;積極履行專利信息登記備案義務,對專利的轉讓、許可、質押等行為進行登記備案,進一步完善專利運營信息;在組織交易時,賣方應對買方積極承擔必要的專利信息披露責任,在交易談判階段向買方披露目標專利的權利狀態(tài)、轉讓情況、許可情況、質押情況、侵權或被侵權情況、涉訴情況等必要的專利信息。另一方面,作為專利交易買方,需要做好交易前的調查工作。一是對目標專利進行形式調查,主要包括專利的權利人、權屬信息、法律狀態(tài)、運營情況等,除了可要求賣家提供上述材料外,買方還需要對賣方提供的材料進行自行核實或委托第三方核實,確定目標專利的基本信息和狀態(tài);二是對目標專利進行市場調查,主要是指買方應該提前做好目標專利的行業(yè)領域、發(fā)展階段、技術難點、同類專利交易價格等信息的調查工作,綜合研判目標專利是否滿足自身商業(yè)需求[4]。

2)完善專利交易合同,避免交易糾紛。目前,專利交易通常以合同體現(xiàn),交易糾紛主要為合同糾紛,其中,合同約定不明成為糾紛的主要原因。交易合同中除了需對交易標的、費用金額、期限、地域范圍等做明確約定外,還需要對預期實現(xiàn)的技術成果、驗收標準以及賣方配套提供的技術人員、資料、設備、培訓等內容做明確約定,并且,交易合同執(zhí)行期間涉及到新增研發(fā)成果的,還需要對新增研發(fā)成果的權屬進行提前約定。因此,交易雙方在締約階段就應當避免制定約定不明的條款,對于締約時無法明確的內容或在履約期間新發(fā)現(xiàn)的約定不明事項,交易雙方應當友好協(xié)商,通過簽訂補充合同或條款的形式促進交易合同繼續(xù)正常履行,避免給雙方造成損失。

3)重視商務談判,促成交易成功?，F(xiàn)階段,在國內外專利交易市場中,專利評估并沒有形成具有公允性、權威性的價格參照體系,在此情況下,專利的交易價格絕大部分是通過交易雙方多輪次談判、基于各種因素具體協(xié)商,最終達成一致得來的。專利交易的賣方和買方分別代表技術方和投資方,一般而言,技術方在行業(yè)端處于內行、在市場端處于外行,投資方則恰恰相反。因此,在整個交易行為中,賣方和買方都有自己的強項和弱項,各方只有提前取長補短,才能在商務談判中做到有備而來、有的放矢。首先,在交易洽談之前,交易方應組織商務、技術、法律、財務等核心人員組成談判小組,具體負責本次專利交易的談判工作,根據(jù)核心人員背景,分工協(xié)作。其次,在談判前認真研究交易合同內容,做好背景調查,核實對方提供的基礎資料;組織內部討論,明確談判重點和目標,劃出己方談判底線和讓步條件;分析交易對方交易案例,預設多個談判情景,做好相關情景的應對預案。再次,在談判過程中,要重點針對雙方真正關切的內容進行溝通,避免簡單的重申立場和無實質意義的拉鋸;在發(fā)生分歧時,需將分歧事項一一梳理,按重要程度劃分等級,對分歧進行內部評估形成內部統(tǒng)一意見。最后,通過談判小組的通力協(xié)作,堅持原則,與對方實現(xiàn)平等合作的關系,促成交易達成雙贏。

5 結束語

本文通過轉讓和許可2類專利交易主流方式的介紹,梳理出專利交易的特性,提出專利交易在法律層面和技術層面面臨的主要風險。結合風險,從專利信息披露、專利合同完善、交易商務談判3個方面提出風險規(guī)避建議,旨在幫助我國專利交易的交易主體進一步完善專利交易相關前期工作,盡可能減少或消除交易雙方信息不對稱情況,規(guī)避因交易合同的內容不明、條款缺失造成重大交易損失,用好商務談判爭取利益最大化,從而推動交易雙方實現(xiàn)雙贏,促進我國專利交易市場的繁榮發(fā)展。