售賣正品也可能侵犯商標(biāo)權(quán)

李遼

編者按：

在推進(jìn)全面依法治國(guó)不斷深入的大背景下，企業(yè)法治建設(shè)持續(xù)發(fā)展。對(duì)關(guān)鍵領(lǐng)域及核心技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不斷加強(qiáng)，對(duì)有再生希望的企業(yè)進(jìn)行破產(chǎn)重組，為推動(dòng)依法合規(guī)治企提供指導(dǎo)和借鑒。本刊邀請(qǐng)法學(xué)專家、法律學(xué)者、專業(yè)律師等，針對(duì)一些典型案例進(jìn)行解析，以期對(duì)企業(yè)法治建設(shè)與合規(guī)管理、風(fēng)險(xiǎn)防控、高質(zhì)量發(fā)展提供參考。

對(duì)于消費(fèi)者而言，商標(biāo)可以區(qū)別不同的商品和服務(wù)來源，還具有商品品質(zhì)保證等衍生功能。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，針對(duì)商標(biāo)的侵權(quán)方式和行為越來越多，對(duì)商標(biāo)的品質(zhì)保證功能形成破壞，對(duì)商品及品牌聲譽(yù)造成損害。

近年來，正品分裝行為在市場(chǎng)上較為常見，由此引發(fā)的商標(biāo)侵權(quán)糾紛也成為焦點(diǎn)。該行為是指未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人許可擅自將其商品分別裝入貼附有其相同商標(biāo)的包裝中，并將分裝后的商品進(jìn)行再銷售的行為。如引發(fā)關(guān)注的“不二家糖果案”，該案被告將不二家品牌的散裝糖果分裝到自行購(gòu)買的帶有原告商標(biāo)的包裝盒，在實(shí)體店及網(wǎng)店銷售，最終法院認(rèn)定此行為侵權(quán)。克魯勃潤(rùn)滑劑分裝商標(biāo)侵權(quán)案也是近期典型的正品分裝銷售侵害商標(biāo)權(quán)案件，2022年4月入選上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究所評(píng)選的“2021年中國(guó)十大最具研究?jī)r(jià)值知識(shí)產(chǎn)權(quán)裁判案例”。該案對(duì)于正品分裝銷售行為的商標(biāo)侵權(quán)判定以及厘清知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑民交叉案件中的證明標(biāo)準(zhǔn)與事實(shí)認(rèn)定，具有一定價(jià)值。

克魯勃潤(rùn)滑劑分裝商標(biāo)侵權(quán)案中，原告克魯勃潤(rùn)滑劑（上海）有限公司（下稱“克魯勃上海公司”）系“克魯勃”系列注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人，被告分別為上海信裕潤(rùn)滑技術(shù)有限公司（下稱“信裕公司”）、該公司法定代表人鄒某以及員工袁某某。

鄒某未經(jīng)克魯勃上海公司許可，指使袁某某等人銷售假冒“克魯勃”品牌潤(rùn)滑劑，并向他人定制小罐，將大罐正品克魯勃潤(rùn)滑油分裝成小罐潤(rùn)滑油，加貼自行委托印制的假冒原告注冊(cè)商標(biāo)的標(biāo)識(shí)后予以銷售。原告認(rèn)為，被告的灌裝、分裝行為侵害了其商標(biāo)權(quán)，故訴至法院，請(qǐng)求判令三被告立即停止商標(biāo)侵權(quán)行為，連帶賠償原告經(jīng)濟(jì)損失2500萬元及合理費(fèi)用25萬元。

三被告辯稱，原告主張的灌裝行為已在另案刑事訴訟中進(jìn)行認(rèn)定，并由相關(guān)人員承擔(dān)了刑事責(zé)任；分裝的潤(rùn)滑油系信裕公司通過合法渠道購(gòu)買的“克魯勃”品牌正品，涉案分裝行為中的商標(biāo)使用屬于指示性合理使用，故分裝行為不構(gòu)成侵權(quán)；鄒某、袁某某作為公司員工系職務(wù)行為，不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

一審法院經(jīng)審查認(rèn)為，關(guān)于被告信裕公司將大罐“克魯勃”品牌潤(rùn)滑油分裝成小罐“克魯勃”品牌潤(rùn)滑油的行為：1.被控分裝小罐上貼附商標(biāo)，是為了向客戶表明分裝后的小罐潤(rùn)滑油來源于克魯勃品牌權(quán)利人，以便獲取更高額利潤(rùn)，并非為了說明、描述、指示商品而正當(dāng)使用涉案商標(biāo)，此種標(biāo)識(shí)添附行為并沒有改變商標(biāo)的來源識(shí)別功能，故不屬于指示性使用等合理使用，應(yīng)構(gòu)成商標(biāo)性使用。2.被控分裝行為破壞了商標(biāo)的品質(zhì)保證功能。商品分裝行為會(huì)涉及正品包裝抑或產(chǎn)品本身的改變，使得分裝后的商品不同于原來的商品，而權(quán)利人已經(jīng)失去了對(duì)商品品質(zhì)的控制，這種改變可能會(huì)直接影響甚至損害到權(quán)利人商品的聲譽(yù)。尤其對(duì)于潤(rùn)滑油這種儲(chǔ)存條件、內(nèi)在精細(xì)度要求較高的產(chǎn)品來說，商標(biāo)的品質(zhì)保證功能更容易受到損害，使相關(guān)公眾對(duì)該商品的認(rèn)可度和信賴度降低，在一定程度上會(huì)損害原告的品牌聲譽(yù)。3.被控分裝行為不適用商標(biāo)權(quán)利用盡原則。適用商標(biāo)權(quán)利用盡時(shí)，使用人必須保證商品來源于商標(biāo)權(quán)利人，且銷售中不能對(duì)商品進(jìn)行任何形式的改變，不能影響商標(biāo)的來源識(shí)別功能和品質(zhì)保證功能。被控分裝行為破壞了潤(rùn)滑油的包裝，或?qū)⒌偷燃?jí)潤(rùn)滑油標(biāo)識(shí)為高等級(jí)潤(rùn)滑油，損害了產(chǎn)品的質(zhì)量和商標(biāo)權(quán)利人的信譽(yù)，不能適用商標(biāo)權(quán)利用盡原則。綜上，涉案分裝行為屬于商標(biāo)法第五十七條第七項(xiàng)“給他人的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的”商標(biāo)侵權(quán)行為。二審法院維持原判。

【專家點(diǎn)評(píng)】

正品分裝行為的商標(biāo)侵權(quán)判定思路

本案焦點(diǎn)

一、區(qū)分“商標(biāo)使用”與“商標(biāo)指示性合理使用”

商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)使用”是指將商標(biāo)用在商品、商品包裝或廣告宣傳等商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，其目的在于識(shí)別商品來源。“商標(biāo)指示性合理使用”也被稱為“商標(biāo)被提及的合理使用”，通常適用在產(chǎn)品修理、零配件制造、產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品組裝等商業(yè)領(lǐng)域中，是指在誠(chéng)信的前提下，經(jīng)營(yíng)者為了客觀地說明商品或者服務(wù)的特點(diǎn)、用途等，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中善意地使用他人商標(biāo)的行為。例如：耳機(jī)生產(chǎn)商為了表明所生產(chǎn)的耳機(jī)與某些品牌手機(jī)的適配性，可以合理地使用“適用于 iPhone、華為手機(jī)”等來介紹自己的產(chǎn)品，但該種使用需注明“適用于”“兼容于”等指示性詞匯，并以合理正當(dāng)為限。換言之，指示性使用他人商標(biāo)的目的在于說明自己商品的特點(diǎn)，而并非識(shí)別商品來源。

從行為本身來看，正品分裝行為的目的在于向消費(fèi)者展示商品來源，而非介紹商品特性。因此，正品分裝銷售時(shí)貼附商標(biāo)的行為不屬于指示性使用。

本案中，如果信裕公司在正品分裝品上附以其他商標(biāo)，如信裕公司的商標(biāo)，則可能構(gòu)成商標(biāo)法第五十七條第五項(xiàng)規(guī)定的“未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人同意，更換其注冊(cè)商標(biāo)并將該更換商標(biāo)的商品又投入市場(chǎng)的”情形，也就不再是簡(jiǎn)單的分裝行為。但信裕公司并未在分裝品上附以其他標(biāo)識(shí)，也沒有說明商品系分裝而來，而是始終以“克魯勃”商標(biāo)對(duì)外推廣、銷售。因此，其分裝并在分裝品上貼附權(quán)利人商標(biāo)的行為，顯然是將其作為商標(biāo)使用，目的在于識(shí)別商品來源，屬于商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)使用”。

二、正品分裝行為不適用“商標(biāo)權(quán)利用盡原則”

因?yàn)榉盅b的是正品，所以在此類侵權(quán)案件中，被告基本會(huì)以“合理使用”及“商標(biāo)權(quán)利用盡原則”作為抗辯理由。但權(quán)利用盡原則不僅要求商品來源于商標(biāo)權(quán)利人，且銷售中不能對(duì)商品進(jìn)行任何形式的改變，通俗來講，就是怎么買進(jìn)就怎么賣出。如果買進(jìn)商品后又對(duì)其進(jìn)行重新改造、包裝變更等，就可能導(dǎo)致商品性質(zhì)發(fā)生變化，從而影響商標(biāo)權(quán)利人對(duì)商品品質(zhì)的控制及對(duì)商標(biāo)所有權(quán)的享有。

因此，正品分裝行為的產(chǎn)品雖來源合法，但在銷售時(shí)卻將受到破壞的商品進(jìn)行包裝，分裝后的產(chǎn)品不僅包裝規(guī)格區(qū)別于正品，質(zhì)量也無法保證，損害了正品產(chǎn)品質(zhì)量和權(quán)利人聲譽(yù)。因此，正品分裝行為不適用“商標(biāo)權(quán)利用盡原則”。

侵權(quán)判定的不同思路

商標(biāo)的主要功能在于識(shí)別商品來源，因而是否造成市場(chǎng)混淆歷來是判定侵權(quán)與否的重要標(biāo)準(zhǔn)。本案中，法院并未對(duì)是否造成混淆予以評(píng)述，而是重點(diǎn)分析并認(rèn)定正品分裝行為破壞了商標(biāo)的品質(zhì)保證功能，從而認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。那么，對(duì)于正品分裝銷售行為進(jìn)行侵權(quán)判定，是應(yīng)該以“混淆可能性”還是“破壞商標(biāo)的品質(zhì)保證功能”為思路呢？

本案考慮了潤(rùn)滑油的特殊性以及分裝對(duì)潤(rùn)滑油質(zhì)量影響的可能性，認(rèn)為分裝行為可能讓商品性質(zhì)產(chǎn)生改變，進(jìn)而損害商標(biāo)品質(zhì)保證、信譽(yù)承載的功能。同樣，“不二家糖果案件”中，原告認(rèn)為被告使用的包裝質(zhì)量明顯差于正品產(chǎn)品包裝質(zhì)量，損害了原告商標(biāo)的品質(zhì)保證和信譽(yù)承載功能。審判這兩個(gè)案件的法院均認(rèn)為重新包裝轉(zhuǎn)銷行為破壞了權(quán)利人同標(biāo)商品品質(zhì)的統(tǒng)一性，進(jìn)而構(gòu)成了對(duì)商標(biāo)品質(zhì)保證功能的損害，屬于商標(biāo)法第五十七條第七項(xiàng)規(guī)定的“給他人的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害”，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

此外，本案一審法院適用商標(biāo)法第五十七條第七項(xiàng)裁判的同時(shí)，又說明“涉案潤(rùn)滑油灌裝及分裝后，被銷售給信裕公司客戶，進(jìn)入市場(chǎng)流通，該行為中包括了委托制作假冒標(biāo)識(shí)并使用在商品上最后銷售的過程，商標(biāo)法第五十七條第一項(xiàng)及第七項(xiàng)規(guī)定已可以對(duì)此進(jìn)行評(píng)價(jià)，無需再適用第三項(xiàng)、第四項(xiàng)規(guī)定單獨(dú)評(píng)價(jià)”。

可見，本案一審法院亦認(rèn)可涉案分裝行為可由商標(biāo)法第五十七條第一項(xiàng)評(píng)價(jià)，即認(rèn)可正品分裝行為屬于“未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)的”行為，因而在侵權(quán)判定時(shí)不適用混淆性判斷。這點(diǎn)不同于“不二家糖果案件”的審判思路，無論是否造成市場(chǎng)混淆，只要正品分裝行為侵害了商標(biāo)的品質(zhì)保證功能，也可認(rèn)定為侵權(quán)。

在上海市普陀區(qū)人民法院一審、上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院二審的“五芳齋”禮盒粽案中，二審法院認(rèn)定將散裝粽裝入假冒禮盒中對(duì)外銷售，會(huì)使公眾對(duì)禮盒粽商品產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，破壞禮盒上注冊(cè)商標(biāo)與禮盒內(nèi)商品的來源指示關(guān)系，侵占正品禮盒粽的市場(chǎng)份額，對(duì)上訴人通過注冊(cè)商標(biāo)在禮盒粽商品上積累的商業(yè)聲譽(yù)產(chǎn)生不良影響，適用了商標(biāo)法第五十七條第二項(xiàng)及第七項(xiàng)來認(rèn)定該行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

以上3個(gè)案件雖然結(jié)果均是判定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，但其中審判思路和法律適用不盡相同?！翱唆敳浮睂?duì)混淆問題避而不談，僅從破壞商標(biāo)的品質(zhì)保證功能角度認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)；“不二家糖果案”明確認(rèn)定判定商標(biāo)侵權(quán)無需以產(chǎn)生混淆可能性為必要前提，只要破壞了商標(biāo)的品質(zhì)保證功能即可認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)；“五芳齋”案對(duì)是否破壞商標(biāo)的品質(zhì)保證功能并未進(jìn)行認(rèn)定，而是認(rèn)為分裝后的禮盒同正品禮盒不同，是在相同商品上使用了近似商標(biāo)，因此從市場(chǎng)混淆角度認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。

由此可見，正品分裝行為的侵權(quán)認(rèn)定要結(jié)合個(gè)案情況，從商品特性、分裝品與正品比對(duì)、分裝行為的實(shí)際影響等方面綜合考慮。

是否適用“混淆可能性”，要審查分裝包裝與正品包裝的一致性，若分裝包裝與正品包裝基本一致，僅容量規(guī)格的差異或包裝質(zhì)量的差異，則可以定性為第五十七條第一項(xiàng)，屬于同種商品、相同商標(biāo)的情形，因而可以不考慮市場(chǎng)混淆可能性。若分裝包裝與正品包裝版面設(shè)計(jì)有所差異，則要適用第二項(xiàng)同種商品、近似商標(biāo)的情形，從而要對(duì)混淆性進(jìn)行認(rèn)定。

而品質(zhì)保證功能，實(shí)際就是對(duì)商品的質(zhì)量要求。若商品質(zhì)量發(fā)生變化，則是對(duì)商標(biāo)品質(zhì)保證功能的損害。并非所有正品分裝行為均會(huì)破壞商標(biāo)的品質(zhì)保證功能，對(duì)于是否破壞商標(biāo)的品質(zhì)保證功能，需要根據(jù)案情結(jié)合商品特性及具體證據(jù)進(jìn)行個(gè)案認(rèn)定。如果分裝的是可以直接接觸的液體、膏狀或粉末狀商品，則分裝很可能會(huì)導(dǎo)致商品本身的品質(zhì)發(fā)生改變。如果是半成品或已經(jīng)附有包裝的、化學(xué)屬性比較穩(wěn)定、物理狀態(tài)較為穩(wěn)固的商品，分裝改變產(chǎn)品本身質(zhì)量的可能性較低，就不易認(rèn)定破壞了商標(biāo)的品質(zhì)保證功能。但若分裝的包裝與原包裝相比質(zhì)量有明顯差異，會(huì)影響消費(fèi)者對(duì)商品整體質(zhì)量的期待，對(duì)品質(zhì)保證功能有所損害。

總之，雖然審判思路有所不同，但無論是造成市場(chǎng)混淆還是破壞了商標(biāo)的品質(zhì)保證功能，均是對(duì)商標(biāo)權(quán)利人利益的損害，都屬于侵權(quán)行為。

真誠(chéng)是企業(yè)長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)“必殺技”

從化妝品到食品再到工業(yè)產(chǎn)品，正品分裝向來以一種“獨(dú)特”方式存在。經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為自己銷售的是正品，為正品增加了銷量，所以合法，因此肆無忌憚。但正品權(quán)利人并不想要這樣的“銷量”。從近些年法院審理的案件來看，這類分裝行為基本會(huì)被認(rèn)定為侵權(quán)行為。

法院的審理思路也恰好回應(yīng)了經(jīng)營(yíng)者的“正品”理論。回歸侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)，也就是要審查：第一，是否屬于商標(biāo)性使用；第二，是否適用商標(biāo)權(quán)利用盡原則；第三，是否容易造成混淆或是否破壞了商標(biāo)的品質(zhì)保證功能。對(duì)于第一、第二，目前法院標(biāo)準(zhǔn)一致，均認(rèn)為正品分裝行為構(gòu)成商標(biāo)性使用，且不適用權(quán)利用盡原則，而對(duì)于是依據(jù)“混淆可能性”還是“破壞商標(biāo)的品質(zhì)保證功能”，個(gè)案情況均有所不同，但結(jié)論基本都是構(gòu)成侵權(quán)。

這也提醒經(jīng)營(yíng)者，正品分裝行為在現(xiàn)實(shí)中侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)極高，莫要鋌而走險(xiǎn)。即便獲得權(quán)利人授權(quán)，也要合法、善意地使用權(quán)利人的商標(biāo)，不能故意誤導(dǎo)消費(fèi)者。

（責(zé)編惠寧寧）