深度解析《專利法》第9條之禁止重復(fù)授權(quán)原則

王慶龍

一、禁止重復(fù)授權(quán)原則和同樣的發(fā)明創(chuàng)造

《專利法》第9 條規(guī)定：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。

兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人?！?/p>

《專利法》第9 條第1 款規(guī)定了“禁止重復(fù)授權(quán)原則”，第2 款規(guī)定了“先申請原則”。實際上“禁止重復(fù)授權(quán)原則”涵蓋了“先申請原則”。專利權(quán)的基本含義是賦予專利權(quán)人禁止他人未經(jīng)其許可實施其發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利。對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，無論是同一人提出兩件以上專利申請，還是不同人分別提出兩件以上專利申請，即使在符合授予專利權(quán)條件的情況下，也不能授予兩項以上專利權(quán)，否則在這些專利權(quán)之間就會發(fā)生沖突，這就是所謂的“禁止重復(fù)授權(quán)原則”。

根據(jù)《專利法》第9 條第1 款“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”獲知，只有針對“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”專利制度才會“禁止重復(fù)授權(quán)”。因此，為了更好的理解和掌握“禁止重復(fù)授權(quán)原則”，首先應(yīng)該明確什么是“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。

根據(jù)中國《專利審查指南》（2019 版）①2019年9月23 日，國家知識產(chǎn)權(quán)局決定對《專利審查指南》作出修改，并于2019年11月1 日起施行。為便于讀者閱讀，本刊根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局第328 號公告，將已修改的《專利審查指南》名為《專利審查指南》（2019 版）。的相關(guān)規(guī)定，禁止對同樣的發(fā)明創(chuàng)造授予多項專利權(quán)，是為了防止權(quán)利之間存在沖突。對于發(fā)明或?qū)嵱眯滦停秾＠ā返? 條和《專利法實施細則》第41 條中所述的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指兩件或兩件以上申請(或?qū)＠? 中存在的保護范圍相同的權(quán)利要求。具體判斷方法為，將一件專利申請或?qū)＠囊豁棛?quán)利要求與另一件專利申請或?qū)＠娜我豁棛?quán)利要求的保護范圍進行比對，若二者的權(quán)利要求的保護范圍相同，則認為這兩件專利申請或?qū)＠麑儆凇巴瑯拥陌l(fā)明創(chuàng)造”。

以下具體列舉屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的若干情形，包括：

（1）兩項權(quán)利要求相比，其中一項權(quán)利要求增加了技術(shù)特征，但該技術(shù)特征僅僅是另一項權(quán)利要求記載的方案所產(chǎn)生的必然結(jié)果。

（2）兩項產(chǎn)品權(quán)利要求相比，區(qū)別僅在于采用不同的用途來限定其主題，但該用途并沒有對產(chǎn)品本身產(chǎn)生影響。

（3）雖然兩項權(quán)利要求相比，存在描述方式不同的技術(shù)特征，但根據(jù)說明書記載的內(nèi)容，可以確認上述描述方式不同的技術(shù)特征實際上必然是相同的。

（4）權(quán)利要求包含多個并列的技術(shù)方案，其中部分技術(shù)方案與另一項權(quán)利要求的技術(shù)方案相同。

二、禁止重復(fù)授權(quán)的理解和例外情形的處理

對于“禁止重復(fù)授權(quán)”，業(yè)界普遍存在兩種觀點。本文將這兩種觀點分別歸為“狀態(tài)論”和“動作論”。具體地，“狀態(tài)論”認為，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”應(yīng)當理解為對同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有兩項專利權(quán)同時存在。按照該觀點的理解，在當下同樣的發(fā)明創(chuàng)造僅允許存在一項專利權(quán)，不允許兩個專利權(quán)同時存在的情況發(fā)生?！皠幼髡摗眲t認為，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”應(yīng)當理解為同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能被兩次授予專利權(quán)，即使它們并非同時存在也依然如此。按照該觀點的理解，對同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有兩次授予專利權(quán)的動作發(fā)生，即便是兩項專利權(quán)不同時存在。

若遵循“狀態(tài)論”，則會出現(xiàn)在隨后又獲得發(fā)明專利權(quán)之前，該專利權(quán)人已經(jīng)放棄了其在先獲得的實用新型專利權(quán)，或者其實用新型專利權(quán)已經(jīng)屆滿失效，此時不知道其中情況的公眾有理由認為原來受實用新型專利權(quán)保護的技術(shù)方案已經(jīng)進入公有領(lǐng)域，任何人都可以自由實施，卻不料該專利權(quán)人后來又獲得了一項發(fā)明專利權(quán)，其實施行為有可能被指控為侵犯在后獲得的發(fā)明專利權(quán)的行為，這對公眾來說有失公平。因此，業(yè)界普遍認為遵循“動作論”更有道理。

然而，針對中國專利申請類型包括發(fā)明和實用新型，以及各自審查方式的不同而導(dǎo)致的具體國情而言，在中國國內(nèi)進行專利申請，申請人經(jīng)常是將同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，如此操作的目的不言而喻，在確保實用新型能夠獲得一項專利權(quán)的前提下，爭取獲得發(fā)明專利專利權(quán)。面對所述的符合中國國情的專利申請方式，為了解決禁止重復(fù)授權(quán)的問題，《專利法》第9 條的第1 款規(guī)定了遵循“動作論”的例外情形，即“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”。

在該例外情形中，允許同一申請人對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，但是規(guī)定必須“同日提出”申請。這樣，就確保了該申請人所能獲得的專利權(quán)保護期限總共也不會超過自申請日起的20年。另一方面，該規(guī)定也不會給申請人帶來不合理的負擔(dān)。對同樣的發(fā)明創(chuàng)造，申請人既然能夠提出發(fā)明專利申請或者實用新型專利申請中的一份申請，同時提交另一份申請當然沒有困難，尤其當申請人申請獲得一項產(chǎn)品專利權(quán)時，兩份申請的內(nèi)容可以完全相同，復(fù)制一份即可。

若發(fā)生上述的例外情形應(yīng)該如何處理呢？由于實用新型僅進行初審，因此若符合授權(quán)條件，實用新型專利申請普遍應(yīng)該授權(quán)在先。根據(jù)《專利法實施細則》第41 條的規(guī)定，發(fā)明專利申請經(jīng)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由，國務(wù)院專利行政部門應(yīng)當通知申請人在規(guī)定期限內(nèi)聲明放棄實用新型專利權(quán)。申請人聲明放棄的，國務(wù)院專利行政部門應(yīng)當作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定，并在公告授予發(fā)明專利權(quán)時一并公告申請人放棄實用新型專利權(quán)聲明。申請人不同意放棄的，國務(wù)院專利行政部門應(yīng)當駁回該發(fā)明專利申請；申請人期滿未答復(fù)的，視為撤回該發(fā)明專利申請。實用新型專利權(quán)自公告授予發(fā)明專利權(quán)之日起終止。

具體地，根據(jù)《專利法》第9 條和《專利法實施細則》第41 條的規(guī)定，在上述例外情形中，通過放棄先前獲得的實用新型專利權(quán)來獲得發(fā)明專利權(quán)，以此實現(xiàn)“專利權(quán)的無縫對接”，這對專利權(quán)人和社會公眾而言均是公平合理的，專利權(quán)人既沒有獲得專利權(quán)保護時間的損失，同時還保證了社會公眾的利益不受侵害。當然，專利權(quán)人通過選擇放棄實用新型專利權(quán)的方式獲得發(fā)明專利權(quán)，專利權(quán)人的這種“選擇權(quán)”是要滿足一定前提條件的。所述的前提條件包括：

條件1：在先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止；

條件2：申請人在申請時分別做出說明。

對于同一申請人同日(僅指申請日) 對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型又申請發(fā)明專利的，在先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止（條件1），并且申請人在申請時分別做出說明的（條件2），可以通過放棄實用新型專利權(quán)避免重復(fù)授權(quán)。其中，規(guī)定的“條件1”（先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止），可以避免出現(xiàn)申請人事先放棄其已經(jīng)獲得的實用新型專利權(quán)，或者其獲得的實用新型專利權(quán)已經(jīng)屆滿終止，隨后又授予發(fā)明專利權(quán)的現(xiàn)象?！秾＠▽嵤┘殑t》第41 條對“條件2”進行了具體闡述，即同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的，應(yīng)當在申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利；未作說明的，依照《專利法》第9 條第1 款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)的規(guī)定處理。

當然，在同時滿足上述兩個條件的前提下，申請人也可以不選擇放棄實用新型專利權(quán)的方式獲得發(fā)明專利權(quán)，還可以通過修改發(fā)明專利申請的權(quán)利要求，使得實用新型專利和發(fā)明申請不屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，即可避免出現(xiàn)《專利法》第9 條第1 款的缺陷。當然，前提是申請人需要縮小發(fā)明專利權(quán)的保護范圍。

綜上所述，在同時滿足“在先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止”和“申請人在申請時分別做出說明”的兩個條件下，為了避免重復(fù)授權(quán)，申請人可以選擇放棄實用新型專利權(quán)，以換得具有相同保護范圍的發(fā)明專利權(quán)，但專利權(quán)的數(shù)量僅為1 個。申請人還可以保留實用新型專利權(quán)，而做出縮小發(fā)明專利保護范圍的犧牲獲得發(fā)明專利權(quán)，這樣專利權(quán)的數(shù)量為2 個。因此，對同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日既申請實用新型又申請發(fā)明專利的，申請人需要保證申請時分別作出了聲明，并保證實用新型專利權(quán)持續(xù)有效，則在發(fā)明申請的審查階段可以根據(jù)實際需求作出上述對應(yīng)的選擇。

另外應(yīng)該注意到的是，在同時滿足上述兩個條件的前提下專利權(quán)人所具有的“選擇權(quán)”，是在該專利權(quán)人同日(僅指申請日)對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的一個背景下《專利法》所賦予的權(quán)利。若該專利人同日對不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，是不符合《專利法》第9 條規(guī)定的例外情形的，在該背景下，即便專利權(quán)人在申請時分別做出過說明，但該說明也不具有任何實際意義，同日申請的實用新型和發(fā)明僅能被看作是具有相同申請日的兩個獨立專利申請而已，當然這兩件專利申請還必須受到《專利法》第9條中有關(guān)“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”的限制。

三、例外情形中“可能發(fā)生的其他情形”

《專利法》第9 條第1 款是從申請人同日同時申請發(fā)明和實用新型這種例外情形的正面規(guī)定了申請人可以在同時滿足兩個條件的前提下具有“選擇權(quán)”，但是對于申請人同日同時申請發(fā)明和實用新型可能發(fā)生的其他情形，并沒有作規(guī)定。以下本文就針對“可能發(fā)生的其他情形”進行梳理和分析討論，并從審查員和申請人等不同角度嘗試給出對應(yīng)的審查意見和答復(fù)策略。

【情形1】實用新型專利申請尚未授權(quán)，但發(fā)明專利申請已被授權(quán)

應(yīng)當注意的是，現(xiàn)實中同一申請人同日既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的，在極特殊情況下也會出現(xiàn)其實用新型專利申請尚未授權(quán)，而其發(fā)明專利申請已被授權(quán)的現(xiàn)象。此時，申請人是否可以放棄其已經(jīng)獲得的發(fā)明專利權(quán)，轉(zhuǎn)而獲得實用新型專利權(quán)呢？回答是否定的。首先，《專利法》第9 條第1 款沒有對“禁止重復(fù)授權(quán)原則”規(guī)定這種例外情形；其次，發(fā)明專利權(quán)具有更高的法律穩(wěn)定性，而且申請人需要繳納數(shù)額不低的實質(zhì)審查費，沒有理由使人信服申請人有必要采取這種做法。

因此，倘若出現(xiàn)所述情形1，在發(fā)明申請符合《專利法》及《專利法實施細則》其他法條規(guī)定的條件下，對實用新型申請進行審查的審查員會向申請人下發(fā)該實用新型申請涉及《專利法》第9 條涉及重復(fù)授權(quán)缺陷的審查意見（簡稱為A9 審查意見）。

申請人收到該審查意見后，由于發(fā)明已經(jīng)授權(quán)，因此實用新型申請便可以放棄了，不進行答復(fù)等待視撤是申請人普遍選擇的處理方式。當然，申請人還可以修改實用新型申請中權(quán)利要求的保護范圍，使得任一個權(quán)利要求的保護范圍與已經(jīng)授權(quán)的發(fā)明專利權(quán)中任一個權(quán)利要求的保護范圍不同，以克服涉及的重復(fù)授權(quán)的缺陷。

【情形2】不滿足“在先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止（條件1）”

在情形2 中，雖然申請人在申請時分別進行了說明（即滿足條件2），但在發(fā)明申請符合《專利法》及《專利法實施細則》其他法條規(guī)定的條件下，發(fā)明申請可以被授權(quán)時，在先獲得的實用新型專利權(quán)當下的法律狀態(tài)是“專利權(quán)終止”，由于不同時滿足上述的兩個條件，因此申請人此時不具有“選擇權(quán)”。

導(dǎo)致實用新型專利權(quán)終止可以包括以下三類：主動放棄終止、期限屆滿終止和欠費終止。其中，“欠費終止”中，由于存在權(quán)利恢復(fù)的可能性，因此本文將情形2 再劃分為如下具體情形：

【情形2.1】實用新型專利權(quán)“主動放棄終止”或者“期限屆滿終止”，或者“欠費終止”并且過了權(quán)利恢復(fù)期限。

《專利法實施細則》第6 條規(guī)定：“當事人因不可抗拒的事由而延誤專利法或者本細則規(guī)定的期限或者國務(wù)院專利行政部門指定的期限，導(dǎo)致其權(quán)利喪失的，自障礙消除之日起2 個月內(nèi)，最遲自期限屆滿之日起2年內(nèi)，可以向國務(wù)院專利行政部門請求恢復(fù)權(quán)利。除前款規(guī)定的情形外，當事人因其他正當理由延誤《專利法》或者《專利法實施細則》規(guī)定的期限或者國務(wù)院專利行政部門指定的期限，導(dǎo)致其權(quán)利喪失的，可以自收到國務(wù)院專利行政部門的通知之日起2個月內(nèi)向國務(wù)院專利行政部門請求恢復(fù)權(quán)利?！鼻樾?.1 中所述的“過了權(quán)利恢復(fù)期限”是指超過了《專利法實施細則》第6 條所規(guī)定的相關(guān)時限。

情形2.1 中所列舉的導(dǎo)致實用新型專利權(quán)終止的原因，均是無法進行權(quán)利恢復(fù)的，即不存在“當前終止的實用新型專利權(quán)后續(xù)會被恢復(fù)”的可能，那么在情形2.1 下，審查員會如何對待審查中的發(fā)明申請呢？存在的可能處理方式包括：

【處理方式A】審查員將發(fā)明申請當成一般的普通申請，若沒有發(fā)現(xiàn)發(fā)明申請的其他實質(zhì)性缺陷，則進行授權(quán)。

根據(jù)上述關(guān)于“禁止重復(fù)授權(quán)”中有關(guān)“狀態(tài)論”和“動作論”的討論可知，該種處理方式不符合“禁止重復(fù)授權(quán)”立法本意，因此審查員不會如此處理。

【處理方式B】向申請人下發(fā)A9 審查意見。

在情形2.1 中導(dǎo)致實用新型專利權(quán)終止的原因，均屬于實用新型專利權(quán)人的本意，因此無論從對實用新型專利權(quán)的尊重角度還是從對社會公眾的公平角度而言，均不應(yīng)該授予發(fā)明專利權(quán)。在發(fā)明申請符合《專利法》及《專利法實施細則》其他法條規(guī)定的條件下，審查員應(yīng)向申請人下發(fā)A9 審查意見。

相應(yīng)地，申請人收到該A9 審查意見后，由于申請人無“選擇權(quán)”，因此為了獲得發(fā)明授權(quán)，唯一的答復(fù)策略便是修改發(fā)明申請中權(quán)利要求的保護范圍，使得任一個權(quán)利要求的保護范圍與已經(jīng)授權(quán)的實用新型專利權(quán)中任一個權(quán)利要求的保護范圍不同，以克服涉及的重復(fù)授權(quán)缺陷。

在上述的情形2.1 中，雖然在之前的發(fā)明審查歷史中出現(xiàn)過個別的發(fā)明申請申請日后10年尚未結(jié)案（此時同日申請的實用新型專利權(quán)已經(jīng)“期限屆滿終止”），而使得發(fā)明的申請人失去“選擇權(quán)”的極端情況，但隨著國家專利局審查能力和審查效率的逐年提升，該種極端情況將不會再出現(xiàn)。

【情形2.2】實用新型專利權(quán)“欠費終止”，但處于權(quán)利恢復(fù)期限內(nèi)。

《專利法實施細則》第98 條規(guī)定：授予專利權(quán)當年以后的年費應(yīng)當在上一年度期滿前繳納。專利權(quán)人未繳納或者未繳足的，國務(wù)院專利行政部門應(yīng)當通知專利權(quán)人自應(yīng)當繳納年費期滿之日起6 個月內(nèi)補繳，同時繳納滯納金；滯納金的金額按照每超過規(guī)定的繳費時間1 個月，加收當年全額年費的5%計算；期滿未繳納的，專利權(quán)自應(yīng)當繳納年費期滿之日起終止。倘若不滿足上述規(guī)定，逾期沒有繳費，則實用新型專利權(quán)會因“欠費終止”。對于該種情況，《專利法》給予專利權(quán)人補救措施，即根據(jù)《專利法實施細則》第6 條的規(guī)定在權(quán)利恢復(fù)期內(nèi)進行權(quán)利恢復(fù)請求，權(quán)利恢復(fù)成功后，之前視為終止的實用新型專利權(quán)可以得以延續(xù)。

當然，權(quán)利恢復(fù)是《專利法》給予專利權(quán)人的救濟程序，但是否進行權(quán)利恢復(fù)，完全是專利權(quán)人的個體行為，專利審查部門不會作任何干預(yù)。而且，由于實用新型專利權(quán)是否得以恢復(fù)對當前在審的發(fā)明申請的申請人是否具有“選擇權(quán)”具有決定性的影響。具體地，若實用新型專利權(quán)人請求權(quán)利恢復(fù)后，實用新型專利權(quán)繼續(xù)延續(xù)（尚未終止），則發(fā)明申請的申請人具有“選擇權(quán)”；若實用新型專利權(quán)人不請求權(quán)利恢復(fù)，或者請求權(quán)利恢復(fù)后被審查部門拒絕，則發(fā)明申請的申請人不具有“選擇權(quán)”。

鑒于上述可能存在的多種情形，以下對情形2.2進行具體情形劃分如下。

【情形2.2.1】發(fā)明申請的審查員考慮實用新型專利權(quán)權(quán)利恢復(fù)的可能，該種情形還可以進行情形的細分，包括：

【情形A】發(fā)明申請的審查員等待實用新型專利權(quán)權(quán)利恢復(fù)后，再向申請人下發(fā)A9 審查意見。

相應(yīng)地，申請人完成實用新型專利權(quán)的權(quán)利恢復(fù)流程，收到該A9 審查意見后，可以選擇發(fā)明授權(quán)，放棄實用新型專利權(quán)。當然，申請人還可以通過修改發(fā)明申請中權(quán)利要求的保護范圍，使得任一個權(quán)利要求的保護范圍與已經(jīng)授權(quán)的實用新型專利權(quán)中任一個權(quán)利要求的保護范圍不同，以克服涉及的重復(fù)授權(quán)缺陷。上述兩種答復(fù)策略，可以根據(jù)實際需求作出對應(yīng)的選擇。

【情形B】發(fā)明申請的審查員等待實用新型專利權(quán)權(quán)利恢復(fù)期限屆滿，此時實用新型專利權(quán)尚未恢復(fù)，則再向申請人下發(fā)A9 審查意見。

根據(jù)《專利法實施細則》第6 條的規(guī)定，若按照該情形處理，審查員最多將等待2年的時間，等待時間過長，審查員一般不會采用。假設(shè)審查員采用該處理方式，則申請人收到該A9 審查意見后，由于不能進行“選擇”，因此為了獲得發(fā)明授權(quán)，唯一的答復(fù)策略便是修改發(fā)明申請中權(quán)利要求的保護范圍，使得任一個權(quán)利要求的保護范圍與已經(jīng)授權(quán)的實用新型專利權(quán)中任一個權(quán)利要求的保護范圍不同，以克服涉及的重復(fù)授權(quán)缺陷。

【情形2.2.2】發(fā)明申請的審查員不考慮實用新型專利權(quán)權(quán)利恢復(fù)的可能。

雖然知曉實用新型專利權(quán)存在權(quán)利恢復(fù)的可能，但發(fā)明申請的審查員不考慮實用新型專利權(quán)是否能夠被恢復(fù)，發(fā)明申請的審查員以當前的狀態(tài)（實用新型專利權(quán)終止）為審查依據(jù)進行審查，則在發(fā)明申請符合《專利法》及《專利法實施細則》其他法條規(guī)定的條件下，審查員的處理方式應(yīng)該是采用上述的處理方式B，即向申請人下發(fā)A9 審查意見。

相應(yīng)的，申請人收到該A9 審查意見后，若決定進行實用新型專利權(quán)恢復(fù)的請求，則可以在答復(fù)該A9 審查意見的意見陳述中向?qū)彶閱T表明，目前正在進行實用新型專利權(quán)恢復(fù)的請求，并在實用新型專利權(quán)確認恢復(fù)（此時已經(jīng)滿足條件1）后，“選擇”發(fā)明授權(quán)，放棄實用新型專利權(quán)。當然，申請人還可以通過修改發(fā)明申請中權(quán)利要求的保護范圍，使得任一個權(quán)利要求的保護范圍與已經(jīng)授權(quán)的實用新型專利權(quán)中任一個權(quán)利要求的保護范圍不同，以克服涉及的重復(fù)授權(quán)缺陷。上述兩種答復(fù)策略，可以根據(jù)實際需求作出對應(yīng)的選擇。但是，應(yīng)該注意的是，若選擇第一個答復(fù)策略，需要保證在發(fā)明申請的指定答復(fù)期內(nèi)完成實用新型專利權(quán)的權(quán)利恢復(fù)流程。

【情形3】不滿足“申請人在申請時分別進行了說明（條件2）”

在情形3 中，若申請人同日既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，但是沒有進行分別的說明，則從法律層面上來說，這兩個申請將視為“獨立的兩個申請”，二者之間沒有任何關(guān)系。該種情形還可以進行情形的細分，例如包括：

【情形3.1】一件申請已經(jīng)授權(quán)，另一件申請?zhí)幱谠趯忞A段

在情形3.1 中，若一件申請已經(jīng)授權(quán)，另一件申請?zhí)幱谠趯忞A段，例如“實用新型已經(jīng)授權(quán)，發(fā)明申請在審”或者“發(fā)明已經(jīng)授權(quán)，實用新型在審”，則審查員的處理方式可以遵照如下規(guī)則處理。

在對一件專利申請進行審查的過程中，對于同一申請人同日(指申請日，有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日)就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的另一件專利申請已經(jīng)被授予專利權(quán)，并且尚未授權(quán)的專利申請符合授予專利權(quán)的其他條件的，應(yīng)當向申請人下發(fā)A9 審查意見，并通知申請人進行修改。申請人期滿不答復(fù)的，其申請被視為撤回。經(jīng)申請人陳述意見或者進行修改后仍不符合《專利法》第9條第1款規(guī)定的，應(yīng)當駁回其專利申請。

相應(yīng)地，申請人收到該A9 審查意見后，申請人唯一的答復(fù)策略就是通過修改在審申請中權(quán)利要求的保護范圍，使得任一個權(quán)利要求的保護范圍與已經(jīng)授權(quán)的專利權(quán)中任一個權(quán)利要求的保護范圍不同，以克服涉及的重復(fù)授權(quán)缺陷。

【情形3.2】兩件申請均處于在審階段

在情形3.2 中，若兩件申請均處于在審階段未授權(quán)，則審查員的處理方式可以遵照如下規(guī)則處理：對于同一申請人同日(指申請日，有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日) 就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出兩件專利申請，并且這兩件申請符合授予專利權(quán)的其他條件的，應(yīng)當就這兩件申請分別通知申請人進行選擇或者修改。申請人期滿不答復(fù)的，相應(yīng)的申請被視為撤回。經(jīng)申請人陳述意見或者進行修改后仍不符合《專利法》第9 條第1 款規(guī)定的，兩件申請均予以駁回。

相應(yīng)的，申請人收到該A9 審查意見后，申請人可以選擇保留其中的一件申請，而放棄另一件申請。例如，申請人會普遍選擇“保留發(fā)明申請，而放棄實用新型申請”來克服涉及的重復(fù)授權(quán)缺陷。當然，申請人還可以通過修改其中一件申請的方式來解決。例如，修改實用新型申請權(quán)利要求的保護范圍，使得任一個權(quán)利要求的保護范圍與發(fā)明申請中任一個權(quán)利要求的保護范圍不同，以克服涉及的重復(fù)授權(quán)缺陷。

四、美國《專利法》中的“禁止重復(fù)授權(quán)”

美國《專利法》規(guī)定，當審查員認為被審查的申請中要求保護的發(fā)明或其明顯的變型和另一個專利或者共同待決申請中要求保護的發(fā)明或其明顯的變型相同，而被審查的申請與該另一個專利或者共同待決申請具有相同的所有人（受讓人）或者具有至少一個共同發(fā)明人時，通常會做出重復(fù)授權(quán)駁回的審查意見。

在美國，重復(fù)授權(quán)駁回可以是臨時性的，也可以是非臨時性的。臨時性重復(fù)授權(quán)是申請對申請的情況，也就是其中一個共同待決申請的權(quán)利要求對抗另一件共同待決申請的權(quán)利要求。非臨時性重復(fù)授權(quán)駁回是專利對申請的情況，也就是先前專利的權(quán)利要求對抗另一件共同待決的申請的權(quán)利要求。由于該重復(fù)授權(quán)駁回為非臨時性的，申請人必須提供實質(zhì)性答復(fù)才能滿足對該駁回的充分回應(yīng)，例如提交反駁爭辯、修改或期末放棄。

在美國，存在兩種類型的重復(fù)授權(quán)：法定重復(fù)授權(quán)和非法定重復(fù)授權(quán)，也有稱之為“相同發(fā)明創(chuàng)造型專利重復(fù)授權(quán)”和“顯而易見型專利重復(fù)授權(quán)”的。其中，所述的法定重復(fù)授權(quán)是指不同案件中的權(quán)利要求保護范圍相同的發(fā)明，所述的非法定重復(fù)授權(quán)是指不同案件中的權(quán)利要求描繪的發(fā)明為顯而易見的變型。

對于答復(fù)臨時性法定重復(fù)授權(quán)駁回而言，申請人不需要立即處理臨時性重復(fù)授權(quán)駁回的實質(zhì)性答復(fù)，而是請求暫時擱置的方式來處理。因為，其中一個相關(guān)申請中對權(quán)利要求的幾乎任何修改都會自動消除該重復(fù)授權(quán)的缺陷。

對于答復(fù)非臨時性法定重復(fù)授權(quán)駁回而言，申請人的答復(fù)方式包括：

（1）將申請中相沖突的權(quán)利要求刪除；

（2）對申請中相沖突的權(quán)利要求進行修改，從而使得它們與專利中的權(quán)利要求的保護范圍不同。

應(yīng)該注意的是，此種情形期末放棄的答復(fù)方式是不適用的。

對于答復(fù)臨時性非法定重復(fù)授權(quán)駁回而言，申請人同樣不需要立即處理臨時性重復(fù)授權(quán)駁回的實質(zhì)性答復(fù)，而是請求暫時擱置的方式來解決。

對于答復(fù)非臨時性非法定重復(fù)授權(quán)駁回而言，申請人的答復(fù)方式包括：

（1）提交反駁爭辯，論述申請中權(quán)利要求與專利中的權(quán)利要求不屬于顯而易見的變型；

（2）將申請中相沖突的權(quán)利要求刪除；

（3）對申請中相沖突的權(quán)利要求進行修改，從而使得它們與專利中的權(quán)利要求的保護范圍不同；或者

（4）提交期末放棄。在放棄申請中，申請人需要同意如果該項因非法定重復(fù)授權(quán)被駁回的申請被授予專利權(quán)（第2 項專利）的話，這項專利將與該申請人之前已經(jīng)獲得的專利（第1 項專利）同時到期；而且還要求，需要保證在專利的整個期限內(nèi)，申請人的第1 項和第2 項專利的所有權(quán)必須是屬于同一實體。

五、總結(jié)

本文討論了有關(guān)中國《專利法》第9 條的禁止重復(fù)授權(quán)原則，以及禁止重復(fù)授權(quán)原則中申請人同日同時申請發(fā)明和實用新型的這種例外情形的處理，在滿足在先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止和申請人在申請時分別做出說明，兩個前提條件下，給予申請人“選擇權(quán)”。本文還重點分析了該例外情形中“可能發(fā)生的其他情形”的處理。對于不滿足上述任一條件的，審查員會下發(fā)涉及重復(fù)授權(quán)缺陷的審查意見，此時申請人一般會通過修改在審申請的權(quán)利要求的保護范圍，以克服該審查意見。另外，本文還對美國專利制度中有關(guān)重復(fù)授權(quán)的類型和解決方式進行了研究和總結(jié)，希望對專利代理師的工作有所裨益。