防范商標使用風險

◎ 文 《法人》特約撰稿 鄭璇玉 林敏英

企業(yè)申請注冊商標，首要目的是滿足自身經(jīng)營活動中的商標使用需求，并且希望其商標使用權(quán)益能夠得到商標法保護。即使存在并非為了使用而注冊防御性商標的情形，但也以主商標存在并被實際使用為前提。企業(yè)在實際生產(chǎn)經(jīng)營活動中，使用注冊商標時，往往存在改變注冊商標的需求，但改變注冊商標進行使用存在一定的合規(guī)風險。

企業(yè)存在改變注冊商標的行為

在現(xiàn)實的市場經(jīng)營活動中，企業(yè)在使用商標時常常存在改變注冊商標的情況。一方面，是生產(chǎn)經(jīng)營活動復雜多樣，為了獲得更好的經(jīng)營效果，企業(yè)往往需要配合不同的經(jīng)營活動，或配合不同節(jié)日、紀念日等的風俗或潮流，在使用商標時對商標進行一定調(diào)整。例如：當下流行的各種聯(lián)名活動，為了與對方的品牌形象及聯(lián)名的活動氛圍相契合，企業(yè)通常會對商標進行一些改變；在電影行業(yè)里，宣傳海報上的商標往往也會根據(jù)不同電影的內(nèi)容和類型進行風格上的調(diào)整。另一方面，企業(yè)在自身發(fā)展的過程中，其經(jīng)營理念、企業(yè)文化、審美趨勢等可能會發(fā)生改變，從而希望將自身的注冊商標進行相應的調(diào)整；又或者隨著社會流行趨勢的變化，對商標作出迎合潮流的改變。

在企業(yè)的實際生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對注冊商標進行改變的情形十分多元，概括來看主要有以下4種：一是改變注冊商標的風格，例如改變字體；二是增加新元素或減少注冊商標中原有的元素；三是調(diào)整注冊商標的比例或結(jié)構(gòu)；四是對注冊商標進行顏色上的設(shè)計。在每種方式中，又可以表現(xiàn)為多元的具體情形，以對商標進行顏色設(shè)計為例，既可以是對注冊商標本身的顏色設(shè)計，又可以是對商標背景的顏色設(shè)計，顏色設(shè)計又包括單一顏色設(shè)計和組合設(shè)計。

由于我國許多小中微企業(yè)本身知識產(chǎn)權(quán)意識和合規(guī)意識薄弱，商標合規(guī)管理能力較低，往往意識不到擅自改變注冊商標這一行為可能帶來的違法風險。同時，企業(yè)使用的是企業(yè)所有的注冊商標，似乎并不涉及使用他人商標的行為，因而其中的侵權(quán)風險及由此可能導致的行政責任也容易被忽視。

企業(yè)擅自改變注冊商標的風險

不少企業(yè)在使用商標的過程中，會在商標的右上角標明注冊標記。根據(jù)我國商標法及國家知識產(chǎn)權(quán)局《商標一般違法行為判斷標準》，若企業(yè)對注冊商標的改變達到了“影響對該注冊商標的認知或者識別”的程度，也即改變了“注冊商標的顯著特征”，卻仍然在商標上標注“注冊商標”或注冊標記，將被工商行政管理部門責令限期改正，并可能被處以罰款；若在限期內(nèi)沒有改正，該商標還將被撤銷。企業(yè)擅自改變注冊商標，還可能與他人的商標構(gòu)成近似，從而成立商標侵權(quán)。廣東省東莞市中級人民法院2021年5月作出的一份判決書中，認定被告在使用商標的過程中，將自己的“櫻之雪花”注冊商標中的“之雪”兩字明顯縮小而突出“櫻花”兩字之后，與原告的注冊商標構(gòu)成近似，容易“使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認”或者認為其來源與原告注冊商標的商品“有特定的聯(lián)系”。由于商標侵權(quán)的認定并不要求主觀過錯，即使企業(yè)改變注冊商標并非有意“搭便車”，也可能構(gòu)成侵權(quán)。

最后，企業(yè)擅自改變注冊商標，還可能構(gòu)成商標法第四十九條第二款規(guī)定的“連續(xù)三年不使用”情形。從字面上看，該條款指向的行為似乎只是消極地將注冊商標閑置或棄用，但是，如果企業(yè)對商標進行的是不規(guī)范使用（如擅自改變商標），也可能被認為“不是對原注冊商標的使用”，此時注冊商標也陷入了“未使用”的狀態(tài)。若此種不規(guī)范使用時間滿三年，便將符合上述“無正當理由連續(xù)三年不使用”的規(guī)定，由此面臨被他人申請撤銷的風險。如北京知識產(chǎn)權(quán)法院一起此類案例中，商標權(quán)人梁某的注冊商標是“卡賓KABIN”，但出于商品設(shè)計美觀等的需要，其在實際使用時僅保留了英文字母“KABIN”，結(jié)果原商標被第三人林某向商標局提起撤銷申請。法院支持了林某的請求，認為梁某對商標進行了擅自修改，不能認定為是對訴爭商標的使用，商標局應當撤銷原注冊商標。

謹慎標注注冊標記

企業(yè)無論采取上述何種方式乃至何種具體情形改變注冊商標，如果仍然標明注冊標記，都將有很高的承擔冒充注冊商標相應行政責任的風險。

例如福建省晉江市青陽街道市場監(jiān)督管理所在2021年11月作出的晉市監(jiān)處字〔2021〕05-132號行政處罰書中，認定當事人在使用注冊商標的過程中，在其注冊商標“雅利達”后面增加對應的拼音“yalida”，并在右上角標明注冊標記的行為，屬于商標法第四十九條規(guī)定的“自行改變注冊商標”。而在司法實踐中，此種使用方式通常能夠被法院認可為對注冊商標的使用行為?？梢?，冒充注冊商標中“改變注冊商標”的認定，嚴于判斷商標是否實際使用中“改變注冊商標”的認定。

因此，對于企業(yè)而言，無論對注冊商標進行何種修改，只要是明顯可識別的修改，最好一律不標明注冊標記，防止被認定為冒充注冊商標。同時，在不標明注冊標記的情況下，若改變后的商標仍然可以被識別為原注冊商標，則該使用行為仍很可能被認定為對注冊商標的使用行為，從而不影響注冊商標的維持。

進行充分的商標查詢

在前文歸納的4種改變注冊商標的方式中，對于改變商標風格的方式，若僅從一種通用字體變換為另一種通用字體，則侵權(quán)可能性較低，但若從通用字體變成一種具有較強顯著性的字體，則可能與他人注冊商標構(gòu)成類似，因為相同的文字內(nèi)容可能由于顯著不同的字體設(shè)計被認定為不近似從而得以注冊，當字體風格顯著改變，則可能進入他人商標的禁用范圍，因此需要對改變的商標部分進行充分查詢，確保在類似商品或服務上不存在與改變后的商標近似的在先商標。

對于增加或者減少元素的方式，新增的元素、新增元素后的商標整體、減少后的商標整體均應進行商標查詢，確保在類似商品或服務上不存在近似的在先商標。對于調(diào)整注冊商標的比例或結(jié)構(gòu)的方式，對整體進行壓縮變換的侵權(quán)風險取決于壓縮變換后的商標與原商標的差異程度，例如若是整體拉長或縮短，則侵權(quán)風險較低，但若變換后的商標與原商標有明顯的視覺差異，如宴會汾酒業(yè)公司對其注冊商標的改變使用（如下圖）即在山東省高級人民法院作出的（2016）魯民終2260號判決書中，被認定為是“作為商品名稱使用”而非對其注冊商標的使用；若是對商標不同部分作不同調(diào)整，則應當對調(diào)整后商標突出使用的部分進行商標查詢；若是對商標進行排列順序或其他布局順序的修改，對于調(diào)整順序后的商標整體應當進行商標查詢。對于設(shè)計商標顏色的方式，對具有顯著特征的顏色組合設(shè)計及背景顏色和圖案設(shè)計應當進行商標查詢。

圖1 宴會汾酒業(yè)公司注冊商標

圖2 宴會汾酒業(yè)公司實際使用商標

保持與注冊商標可識別性

企業(yè)在改變注冊商標進行使用的過程中，除了要謹慎標明注冊標記、進行充分的商標查詢防止侵權(quán)，還要盡可能保持實際使用的商標與注冊商標之間聯(lián)系的可識別性，即當相關(guān)公眾看到實際使用的商標時，能夠?qū)⒃撋虡俗R別為注冊商標。

要保證實際使用的商標能被識別為原注冊商標，則需要保證原商標的顯著特征不被改變。以增加或刪減元素這種改變方式為例，增加的元素最好是沒有顯著性或相較于原注冊商標的顯著特征顯著性明顯不足的內(nèi)容，例如在文字商標的后面添加相應的拼音，因為在文字與拼音同時存在且對應的情況下，相關(guān)公眾對商標的識別往往依靠文字部分；又如在商標后面添加通用名稱等沒有顯著性的內(nèi)容。

由于我國商標法并不禁止在煙草類商品以外的其他商品或服務上使用未注冊商標，因此企業(yè)在保證不標明注冊標記，且不侵犯他人商標權(quán)的前提下，即使實際使用的商標無法被識別為注冊商標，也并不違法。但企業(yè)需要同時對注冊商標進行使用，否則連續(xù)三年不使用注冊商標會面臨撤銷風險。若企業(yè)希望單獨且長期使用改變后的商標，應當重新提交新商標的注冊申請。