淺析在創(chuàng)造性判斷中發(fā)明構(gòu)思認定存在的誤區(qū)

張麗娟

一、引言

準(zhǔn)確認定發(fā)明事實是實質(zhì)審查首要任務(wù)，是不可忽略的重要任務(wù)，如果發(fā)明構(gòu)思沒有認定清楚，后續(xù)的檢索就是“無的放矢”，獲得對比文件的效率和有效性也通常較低。那么如何能夠保證發(fā)明構(gòu)思理解的準(zhǔn)確性呢，本文基于在審查中發(fā)現(xiàn)的問題，分析總結(jié)審查員在發(fā)明構(gòu)思認定方面可能存在的誤區(qū)、導(dǎo)致誤區(qū)的原因，并給出一些建議。

二、發(fā)明構(gòu)思在創(chuàng)造性評判中的地位

《專利審查指南》指出，判斷要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，通常按照以下三個步驟（“三步法”）進行：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。①中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010:54-57.

“三步法”評判過程實際上是還原發(fā)明創(chuàng)造的過程。首先，確定與發(fā)明構(gòu)思相同或相近的“最接近現(xiàn)有技術(shù)”，找到發(fā)明的起點；然后，將本發(fā)明與最接近現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)明構(gòu)思比較找出區(qū)別，確定該區(qū)別實際解決的技術(shù)問題，以指引本領(lǐng)域技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)中尋找解決該問題的動機；最后獲得技術(shù)啟示，進而對最接近現(xiàn)有技術(shù)進行改進，重構(gòu)本發(fā)明的技術(shù)方案，從而得出本發(fā)明是顯而易見的、不具備突出的實質(zhì)性特點的結(jié)論。②秦春芳等.從復(fù)審決定看發(fā)明構(gòu)思在創(chuàng)造性評判中的運用[J].審查業(yè)務(wù)通訊，2016（10）：6-66.

發(fā)明構(gòu)思貫穿于“三步法”的每個步驟，準(zhǔn)確確定發(fā)明構(gòu)思有助于確定最接近現(xiàn)有技術(shù)、準(zhǔn)確認定區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，為準(zhǔn)確重構(gòu)發(fā)明提供技術(shù)支撐，是形成客觀公正的創(chuàng)造性審查結(jié)論的核心環(huán)節(jié)。

三、準(zhǔn)確確定發(fā)明構(gòu)思的方法

什么是發(fā)明構(gòu)思呢？《專利法》以及《專利審查指南》中均未對發(fā)明構(gòu)思進行了明確的定義。

2017 年專利局審查業(yè)務(wù)指導(dǎo)組巡講——“公知常識的認定和使用”中對發(fā)明構(gòu)思有一些相對具體的解釋：根據(jù)發(fā)明申請公開的內(nèi)容，認定發(fā)明要解決什么技術(shù)問題，為了解決所述技術(shù)問題采用了什么關(guān)鍵技術(shù)手段，采用這些技術(shù)手段能否解決所述技術(shù)問題或者是否產(chǎn)生了相應(yīng)的技術(shù)效果。發(fā)明能夠解決的技術(shù)問題及所采用的關(guān)鍵技術(shù)手段作為一個整體構(gòu)成了發(fā)明的核心，體現(xiàn)了發(fā)明構(gòu)思。

雖然關(guān)于發(fā)明構(gòu)思沒有一個明確的定義，但通過閱讀分析申請文件，我們可以獲取到體現(xiàn)發(fā)明構(gòu)思的關(guān)鍵信息：發(fā)明要解決且能夠解決的技術(shù)問題，為解決所述技術(shù)問題所采用的關(guān)鍵技術(shù)手段。

那么怎么從申請文件中提取這些體現(xiàn)發(fā)明構(gòu)思的關(guān)鍵信息呢？③韓愛朋等.“發(fā)明構(gòu)思” 在創(chuàng)造性評判中的作用研究[R].北京：2016.

第一步，應(yīng)明確發(fā)明專利申請的背景技術(shù)方案。審查員應(yīng)當(dāng)站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，通過閱讀申請文件的“背景技術(shù)”部分來獲知背景技術(shù)，也可以通過查看“背景技術(shù)”提及的引證文件，或者通過初步檢索現(xiàn)有技術(shù)來進一步明確背景技術(shù)方案，從而盡可能接近發(fā)明的起點。

第二步，應(yīng)明確背景技術(shù)中存在的技術(shù)問題和申請人聲稱要解決的技術(shù)問題?！氨尘凹夹g(shù)”中可能提及多個技術(shù)問題，申請人要解決的技術(shù)問題往往只是其中的一個或者多個。清楚產(chǎn)生技術(shù)問題的原因，才能真正明確技術(shù)問題本身。

第三步，應(yīng)明確解決上述技術(shù)問題的關(guān)鍵技術(shù)手段，以及是否能夠達到相應(yīng)的技術(shù)效果。首先，從申請文件的“技術(shù)效果”部分初步提取申請人要解決技術(shù)問題的技術(shù)手段以及聲稱能達到的技術(shù)效果；其次，站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，從實施例部分進一步分析哪些技術(shù)手段或技術(shù)特征的組合與要解決的技術(shù)問題相關(guān)，以及這些技術(shù)手段客觀上是否能夠解決上述技術(shù)問題，或者是否能夠達到申請人聲稱的技術(shù)效果，從而確定發(fā)明的關(guān)鍵技術(shù)手段。在這個過程中，也可能需要通過進一步檢索來接近本領(lǐng)域技術(shù)人員水平，以準(zhǔn)確確定發(fā)明的關(guān)鍵技術(shù)手段。

至此，準(zhǔn)確提取了申請能夠解決的技術(shù)問題所采用的關(guān)鍵技術(shù)手段，也即明確了申請的發(fā)明構(gòu)思。

四、確定發(fā)明構(gòu)思以及構(gòu)思比對時存在的誤區(qū)

準(zhǔn)確確定申請的發(fā)明構(gòu)思能夠指引正確的檢索方向，并有助于確定最接近現(xiàn)有技術(shù)。確定最接近現(xiàn)有技術(shù)的過程，也是將申請發(fā)明構(gòu)思與對比文件構(gòu)思進行比對的過程。但審查工作中發(fā)現(xiàn)，在確定申請發(fā)明構(gòu)思以及將申請文件方案與對比文件內(nèi)容進行構(gòu)思比對時容易存在一些誤區(qū)，以下通過具體案例進行說明④本文引用 的案例僅用于說明發(fā)明構(gòu)思的提取及比對，對案件創(chuàng)造性的有無不作結(jié)論。。

（一）解決問題的關(guān)鍵技術(shù)手段概括過于上位

【案例1】 根據(jù)背景技術(shù)部分的記載確定發(fā)明要解決的問題為：對于遠程控制的惡意程序，現(xiàn)有的動態(tài)分析技術(shù)則無法對此種惡意程序的行為特征進行有效分析。通過分析產(chǎn)生上述問題背后的原因，發(fā)現(xiàn)是由于遠程控制的惡意程序其行為特征會根據(jù)遠程指令不同而不同，而動態(tài)分析技術(shù)僅僅能夠獲取程序在虛擬機中運行時產(chǎn)生的行為特征，可能無法有效獲取惡意程序可能產(chǎn)生的所有行為特征。基于這一根本原因，進一步確定發(fā)明要解決的技術(shù)問題是：動態(tài)分析技術(shù)無法有效獲取惡意程序所有可能的行為特征。

根據(jù)發(fā)明效果部分的記載初步確定解決上述技術(shù)問題的關(guān)鍵技術(shù)手段為：獲取待測程序在匹配第一測試短信時調(diào)用的預(yù)置關(guān)鍵字，并進一步獲取待測程序的行為特征。進一步結(jié)合對實施例的分析可知，本發(fā)明能夠通過第一測試短信誘導(dǎo)惡意程序?qū)︻A(yù)置關(guān)鍵字的匹配行為，通過監(jiān)聽其匹配行為獲取其要匹配的所有敏感信息（預(yù)置關(guān)鍵字），并基于獲取的上述預(yù)置關(guān)鍵字生成第二測試短信，通過第二測試短信誘導(dǎo)惡意程序基于匹配到的預(yù)置關(guān)鍵字產(chǎn)生對應(yīng)的惡意行為，進而獲取惡意程序所有敏感信息對應(yīng)的所有惡意行為。從而能夠解決發(fā)明要解決的“動態(tài)分析技術(shù)無法有效獲取惡意程序所有可能的行為特征”這一技術(shù)問題。因此進一步確定發(fā)明要解決且能夠解決技術(shù)問題的關(guān)鍵技術(shù)手段是：根據(jù)待測程序在匹配第一測試短信時調(diào)用的預(yù)置關(guān)鍵字生成第二測試短信，提取待測程序根據(jù)第二短信產(chǎn)生的行為特征集合。至此，提取出體現(xiàn)本案發(fā)明構(gòu)思的關(guān)鍵信息。

一種觀點認為，確定待測程序的預(yù)置關(guān)鍵字以及對應(yīng)行為特征集合為解決問題的關(guān)鍵技術(shù)手段，即將解決問題的關(guān)鍵技術(shù)手段上位化，而將具體手段比如如何確定所述預(yù)置關(guān)鍵字以及對應(yīng)的行為特征認定為與解決發(fā)明要解決技術(shù)問題關(guān)系不大的特征?；诖?，選取最接近現(xiàn)有技術(shù)D1，D1 要解決的技術(shù)問題是：動態(tài)行為檢測方法依賴于特定觸發(fā)條件，無法短時間內(nèi)檢測完成所有執(zhí)行路徑（也即是無法對惡意程序所有可能的惡意行為進行有效檢測）。其解決問題的手段是：獲取應(yīng)用程序執(zhí)行過程中調(diào)用函數(shù)的特征信息，與敏感數(shù)據(jù)引入函數(shù)信息庫（包括抓取敏感信息的危險函數(shù)的特征，比如函數(shù)名、類名等）匹配，將匹配成功的函數(shù)的變量記為敏感數(shù)據(jù)，同時將含有敏感數(shù)據(jù)的函數(shù)記為敏感數(shù)據(jù)對應(yīng)的行為特征。如此便可以不依賴于特定觸發(fā)條件，在短時間內(nèi)對應(yīng)用程序所有惡意行為進行有效檢測，因此D1 能夠解決其上述技術(shù)問題。同樣地，對D1 解決問題的關(guān)鍵技術(shù)手段也進行了上位的概括，認為D1 同樣是通過獲取待測程序的敏感數(shù)據(jù)以及對應(yīng)的行為特征來解決同樣的技術(shù)問題。因此得出二者發(fā)明構(gòu)思相同的結(jié)論。

上述觀點的誤區(qū)在于，在對比文件和發(fā)明能夠解決的技術(shù)問題一致的情況下，有意地弱化解決技術(shù)問題所采用的技術(shù)手段的實質(zhì)不同，將二者上位化，上位到二者一致的程度，然后得出構(gòu)思相同的結(jié)論，進而將手段之間的實質(zhì)性區(qū)別認定為公知常識。產(chǎn)生這種誤區(qū)的根本原因在于未能站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，未客觀地將申請與對比文件的發(fā)明構(gòu)思進行準(zhǔn)確認定與比對。對于本領(lǐng)域技術(shù)人員，應(yīng)明確本發(fā)明和D1 實質(zhì)上是通過兩種完全不同的途徑去解決技術(shù)問題，前者是通過黑盒測試的途徑去獲取待測程序所有的敏感信息和對應(yīng)行為特征，而后者是通過反匯編的途徑來獲取待測程序的所有敏感信息及對應(yīng)行為特征。通過完全不同的途徑去解決問題，其采用的具體手段也通常完全不相關(guān)，因此二者發(fā)明構(gòu)思也不相同。

（二）關(guān)注個例呈現(xiàn)效果，忽略技術(shù)手段實質(zhì)

【案例2】 發(fā)明要解決且能夠解決的技術(shù)問題是：現(xiàn)有地理位置搜索方法是基于父子級別關(guān)系的判斷，將符合父子級別關(guān)系的確定為有效地址，對于包含錯誤的父子級別關(guān)系的搜索詞，認為是無效地址，無法繼續(xù)搜索獲得正確結(jié)果。采用的關(guān)鍵技術(shù)手段為：依次將相鄰的兩個詞項對應(yīng)的空間數(shù)據(jù)（空間數(shù)據(jù)可以用最小外接矩形來表示，最小外接矩形是利用兩個對角線的點做構(gòu)成的矩形大小來表示空間的范圍大小）進行空間歸并（空間關(guān)系為包含或相交時，取交集）；將歸并結(jié)果作為實體對象所在的地理范圍。通過空間關(guān)系，對于是兄弟關(guān)系的前后地址詞項，對應(yīng)的空間數(shù)據(jù)會有一部分相交，從而能夠找到對應(yīng)的搜索結(jié)果。如搜索詞：金水區(qū)經(jīng)五路豐產(chǎn)路審協(xié)河南中心，其中“經(jīng)五路”、“豐產(chǎn)路”是不具有父子關(guān)系的前后詞項，可以通過空間歸并取交集得到搜索結(jié)果，如圖1 所示所示：

圖1 該發(fā)明空間歸并示意圖

D1 雖然沒有聲稱要解決該案要解決的上述技術(shù)問題，但其客觀上能夠解決該技術(shù)問題，其解決問題的手段為：將最大程度上能夠匹配到的具有正確行政父子關(guān)系的地址要素、或具有錯誤父子關(guān)系的地址要素作為實體對象所在地理范圍。如搜索詞：北京市 海淀區(qū) 亞運村 華堂商場，以海淀區(qū)和/或亞運村對華堂商場進行空間搜索。通過對于不是父子關(guān)系的前后詞項“海淀區(qū)”、“亞運村”分別進行搜索或者對二者合并搜索，也能得到正確的結(jié)果?？梢钥闯鯠1 的關(guān)鍵手段中還是要依賴搜索詞前后詞項間的行政父子關(guān)系，其并不涉及詞項的空間數(shù)據(jù)以及空間歸并。因此D1 和該案解決問題的關(guān)鍵技術(shù)手段有本質(zhì)不同。

但是有一種觀點認為：D1 中的根據(jù)父子級別關(guān)系獲取實體對象地理范圍的手段即相當(dāng)于空間歸并。因為根據(jù)D1 的另外一個例子，對于搜索詞：北京市海淀區(qū) 中關(guān)村軟件園 漢王大廈，通過確定各前后詞項之間符合父子關(guān)系，最終確定中關(guān)村軟件園為漢王大廈的搜索范圍。而該申請中，根據(jù)各先后詞項間的空間關(guān)系均為包含關(guān)系，因此進行空間歸并得到漢王大廈的搜索范圍也是中關(guān)村軟件園，也就是說對于同一搜索詞二者確定的搜索范圍的結(jié)果是一致的，因此二者確定搜索范圍的手段也是一致的。

上述觀點的誤區(qū)在于，當(dāng)對比文件存在和發(fā)明相同技術(shù)效果的個例時，便片面地認定二者產(chǎn)生該效果對應(yīng)的技術(shù)手段相同，卻忽略了技術(shù)手段的實質(zhì)不同。存在這種誤區(qū)的主要原因在于，未能客觀地判斷對比文件公開的實質(zhì)內(nèi)容和構(gòu)思，僅從其公開的內(nèi)容中“事后諸葛亮”地尋找“恰好”和本申請效果相同的個例，而不關(guān)注對比文件解決問題的關(guān)鍵技術(shù)手段實質(zhì)上是什么，該技術(shù)手段放到其他的實例上是否會產(chǎn)生和發(fā)明不同的效果，僅僅淺顯片面地進行構(gòu)思比對，導(dǎo)致得出不恰當(dāng)?shù)慕Y(jié)論。

（三）將發(fā)明的技術(shù)效果確定為關(guān)鍵技術(shù)手段

【案例3】 發(fā)明要解決且能夠解決的技術(shù)問題是：等離子發(fā)生器電壓（等離子產(chǎn)生量，即凈化能力）與風(fēng)機電壓（需要凈化的空氣量）大小不匹配導(dǎo)致凈化器能效較低。所采用的關(guān)鍵技術(shù)手段是：根據(jù)風(fēng)機的工作電壓，按照預(yù)設(shè)對應(yīng)關(guān)系調(diào)整凈化裝置的工作電壓。通過使凈化裝置工作電壓隨著風(fēng)機工作電壓進行適應(yīng)性調(diào)整，實現(xiàn)二者的匹配，進而解決因二者不匹配產(chǎn)生的能效問題。

但是一種觀點認為，“風(fēng)機電壓和凈化裝置工作電壓二者大小匹配”是解決本發(fā)明上述技術(shù)問題的關(guān)鍵技術(shù)手段?；诖舜_定最接近現(xiàn)有技術(shù)D1，D1 能夠解決的技術(shù)問題為等離子發(fā)生器電壓與風(fēng)機電壓大小不匹配導(dǎo)致凈化器能效較低，解決該問題的關(guān)鍵技術(shù)手段為：凈化器最高檔位時，風(fēng)速為高風(fēng)狀態(tài)，靜電發(fā)生裝置的電壓為18kV±1kV；空氣凈化器在最低檔位時，風(fēng)速為低風(fēng)狀態(tài)，靜電發(fā)生裝置的電壓為14kV±1kV?？梢奃1 中風(fēng)機電壓與凈化裝置的工作電壓處于一種大小對應(yīng)的匹配狀態(tài)，因此便認為其公開了本案的關(guān)鍵技術(shù)手段，進而認為二者構(gòu)思相同。

上述觀點的誤區(qū)在于，將體現(xiàn)效果的特征認定為解決問題的關(guān)鍵技術(shù)手段。該案要解決因風(fēng)機電壓和凈化裝置工作電壓大小不匹配導(dǎo)致的能效問題，只要二者能夠匹配便能夠解決上述技術(shù)問題?！帮L(fēng)機電壓和凈化裝置工作電壓大小匹配”實際上是發(fā)明人為了解決上述技術(shù)問題，在進行發(fā)明創(chuàng)造時想要達到的一種效果，而具體如何實現(xiàn)“風(fēng)機電壓和凈化裝置工作電壓大小匹配”才是解決技術(shù)問題的關(guān)鍵技術(shù)手段。該案中通過“根據(jù)風(fēng)機的工作電壓，按照預(yù)設(shè)對應(yīng)關(guān)系調(diào)整凈化裝置的工作電壓”使得凈化裝置工作電壓能夠隨著風(fēng)機電壓而進行自適應(yīng)動態(tài)調(diào)整，從而實現(xiàn)上述匹配，因此該特征才是解決技術(shù)問題的關(guān)鍵技術(shù)手段。而D1 僅僅公開了風(fēng)機高風(fēng)量、凈化裝置高電壓以及低風(fēng)量、凈化裝置低電壓間的對應(yīng)狀態(tài)，這種對應(yīng)狀態(tài)是靜態(tài)的，其并沒有揭示風(fēng)機電壓和凈化裝置電壓之間的控制與聯(lián)動，因此其并未公開該案解決技術(shù)問題的關(guān)鍵技術(shù)手段，二者構(gòu)思也必然不同。存在這種誤區(qū)的主要原因在于，未能站位本領(lǐng)域技術(shù)人員客觀準(zhǔn)確地把握解決問題的根本手段，而是僅僅關(guān)注該手段使得發(fā)明呈現(xiàn)出的一種效果，另外，在發(fā)現(xiàn)對比文件并未具體公開發(fā)明的關(guān)鍵技術(shù)手段之后，主觀地將發(fā)明的關(guān)鍵技術(shù)手段上位化效果化，進而“事后諸葛亮”地拉近對比文件與該發(fā)明構(gòu)思之間的距離，而將解決問題的關(guān)鍵技術(shù)手段簡單地認定為公知常識。

五、結(jié)語

本文從發(fā)明構(gòu)思在創(chuàng)造性評價中的重要地位、發(fā)明構(gòu)思的確定方法兩個方面闡述了對發(fā)明構(gòu)思的一點體會，并通過實際案例列舉了在實際審查中確定申請發(fā)明構(gòu)思以及與對比文件進行構(gòu)思比對過程中出現(xiàn)的誤區(qū)。關(guān)于如何能夠在創(chuàng)造性審查中避免以上誤區(qū)，筆者有如下幾點建議：

首先，在開始創(chuàng)造性審查之前應(yīng)當(dāng)先通過各種途徑接近本領(lǐng)域技術(shù)人員的水平，對申請和對比文件的事實進行準(zhǔn)確認定，進而才可能準(zhǔn)確把握發(fā)明構(gòu)思，選取正確的對比文件，得出正確的結(jié)論。

其次，應(yīng)明確發(fā)明構(gòu)思應(yīng)由發(fā)明要解決且能解決的問題以及解決該問題的關(guān)鍵技術(shù)手段來體現(xiàn)，而不應(yīng)僅停留在技術(shù)效果的表面，應(yīng)深入抓住產(chǎn)生相應(yīng)技術(shù)效果背后所采用的技術(shù)手段。

另外，對發(fā)明構(gòu)思的認定過程應(yīng)當(dāng)是客觀公正的，應(yīng)當(dāng)從發(fā)明人進行發(fā)明創(chuàng)造的角度獨立地進行構(gòu)思還原，進而準(zhǔn)確客觀地確定本發(fā)明的技術(shù)構(gòu)思，避免在對比文件的影響下，曲解發(fā)明的技術(shù)構(gòu)思。同樣，也應(yīng)當(dāng)客觀認定對比文件公開的事實，避免在申請文件的影響下，“事后諸葛亮”地理解對比文件的技術(shù)構(gòu)思，或腦補出從對比文件中難以確定的內(nèi)容。