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    由單一性缺陷答復(fù)中的修改引發(fā)的思考

    2022-02-26 19:21:44王紅艷
    專利代理 2022年4期
    關(guān)鍵詞:審查員新穎性記憶合金

    王紅艷

    《專利法》第三十一條第一款規(guī)定:“一件發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型。屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明或者實(shí)用新型,可以作為一件申請(qǐng)?zhí)岢??!?/p>

    當(dāng)專利申請(qǐng)不符合上述規(guī)定時(shí),會(huì)收到與單一性相關(guān)的意見通知書。

    與單一性相關(guān)的審查意見通知書可以分為以下幾種類型:(1)未經(jīng)檢索的分案通知書;(2)經(jīng)部分檢索的與單一性相關(guān)的審查意見通知書;(3)經(jīng)全面檢索的與單一性相關(guān)的審查意見通知書。在第(2)種和第(3)種與單一性相關(guān)的審查意見通知書中,通常包含有關(guān)于新穎性和/或創(chuàng)造性的審查意見。

    對(duì)于第(1)種(分案通知書)和第(3)種(經(jīng)全面檢索的)與單一性相關(guān)的審查意見通知書,申請(qǐng)人可以通過修改權(quán)利要求、選擇權(quán)利要求甚至僅通過爭辯的方式來克服單一性缺陷。

    對(duì)于第(2)種(經(jīng)部分檢索的)與單一性相關(guān)的審查意見通知書,申請(qǐng)人同樣可以通過修改權(quán)利要求書來克服單一性缺陷。然而,如在本文開頭所引用的,有些審查員會(huì)在審查意見通知書中明確表示不允許通過“刪除經(jīng)審查員檢索和評(píng)述的權(quán)利要求,而保留與該權(quán)利要求不具有單一性的其他未經(jīng)檢索的權(quán)利要求”這樣的修改方式來選擇保留未經(jīng)檢索的權(quán)利要求,并且會(huì)明確告知如果這樣修改的話,會(huì)以不屬于《專利法實(shí)施細(xì)則》(以下簡稱“《細(xì)則》”)第五十一條第三款“申請(qǐng)人在收到國務(wù)院專利行政部門發(fā)出的審查意見通知書后對(duì)專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改的,應(yīng)當(dāng)針對(duì)通知書指出的缺陷進(jìn)行修改”的規(guī)定而駁回,因?yàn)檫@樣的修改方式在實(shí)質(zhì)審查部門內(nèi)部通常被認(rèn)為不屬于《細(xì)則》第五十一條第三款規(guī)定的按照通知書要求進(jìn)行的修改而不能被接受①中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局. 審查操作規(guī)程(實(shí)質(zhì)審查分冊(cè))[M]. 北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2011:111.。

    如前所述,第(2)種與單一性相關(guān)的審查意見通知書中通常包含有關(guān)于新穎性和/或創(chuàng)造性的審查意見。即,在這樣的審查意見通知書中通常會(huì)同時(shí)指出存在單一性缺陷以及新穎性和/或創(chuàng)造性缺陷,要克服審查意見通知書中所指出的缺陷,必須要同時(shí)克服單一性以及新穎性和/或創(chuàng)造性缺陷。這就有可能出現(xiàn),申請(qǐng)人為了克服新穎性和/或創(chuàng)造性缺陷而進(jìn)行的修改成為上述不可接受的修改方式,從而導(dǎo)致出現(xiàn)不能同時(shí)克服單一性缺陷以及新穎性和/或創(chuàng)造性缺陷的困局。

    申請(qǐng)人該如何破解上述困局呢?筆者以一個(gè)具體案例來說明這一情況及其可能的解決方案,并對(duì)上述修改方式的限制提出自己的一些思考。

    一、案例分析

    本案涉及組件移動(dòng)器,包括兩組權(quán)利要求。為便于說明,僅將相應(yīng)的獨(dú)立權(quán)利要求A 和B 引用如下:

    A.一種組件移動(dòng)器,包括:殼體,在所述殼體中形成有腔室;設(shè)置在所述腔室中的至少一個(gè)光學(xué)元件,所述光學(xué)元件被配置為接收至少一個(gè)入射信號(hào)并且轉(zhuǎn)換所述入射信號(hào)的至少一部分的波長;和至少一個(gè)形狀記憶合金元件,被設(shè)置成使得施加到形狀記憶合金的熱能或電能引起光學(xué)元件移動(dòng)。

    B.一種組件移動(dòng)器,包括:限定第一腔室的外殼體;設(shè)置在所述第一腔室中的內(nèi)殼體,所述內(nèi)殼體限定第二腔室;設(shè)置在所述第二腔室中的至少一個(gè)非線性晶體,所述非線性晶體被配置為接收入射光并轉(zhuǎn)換所述入射光的至少一部分的波長;至少一個(gè)活塞,所述至少一個(gè)活塞設(shè)置在所述外殼體與所述內(nèi)殼體之間以限制所述內(nèi)殼體相對(duì)于所述外殼體的移動(dòng),其中,所述活塞被配置成致動(dòng)以允許所述內(nèi)殼體相對(duì)于所述外殼體移動(dòng);以及與所述內(nèi)殼體機(jī)械接觸的至少一個(gè)形狀記憶合金元件,其中,施加到形狀記憶合金的熱能或電能引起所述內(nèi)殼體的移動(dòng)。

    審查意見通知書中認(rèn)為,獨(dú)立權(quán)利要求A 和B之間相同或相應(yīng)的技術(shù)特征為“所述光學(xué)元件被配置為接收至少一個(gè)入射信號(hào)并且轉(zhuǎn)換所述入射信號(hào)的至少一部分的波長”與“所述非線性晶體被配置為接收入射光并轉(zhuǎn)換所述入射光的至少一部分的波長”,以及“至少一個(gè)形狀記憶合金元件,被設(shè)置成使得施加到形狀記憶合金的熱能或電能引起光學(xué)元件移動(dòng)”與“至少一個(gè)形狀記憶合金元件,其中,施加到形狀記憶合金的熱能或電能引起所述內(nèi)殼體移動(dòng)”。然而,這些相同或相應(yīng)的技術(shù)特征已經(jīng)被對(duì)比文件1 所公開,其并不是對(duì)現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的特定技術(shù)特征,因此獨(dú)立權(quán)利要求A 和B 之間缺乏單一性。同時(shí),審查意見中還指出,獨(dú)立權(quán)利要求A 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求相對(duì)于對(duì)比文件1 不具備新穎性,但并未對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求B 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求的新穎性和創(chuàng)造性進(jìn)行評(píng)述。

    根據(jù)對(duì)比文件1 以及本案說明書的記載,申請(qǐng)人認(rèn)可獨(dú)立權(quán)利要求A 及其從屬權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案全部被對(duì)比文件1 公開,并且從說明書記載的內(nèi)容中無法獲取能夠使獨(dú)立權(quán)利要求A 的方案具備新穎性和創(chuàng)造性的額外的創(chuàng)新點(diǎn)。

    經(jīng)分析,獨(dú)立權(quán)利要求A 和獨(dú)立權(quán)利要求B 所對(duì)應(yīng)的技術(shù)方案,它們的區(qū)別點(diǎn)在于:獨(dú)立權(quán)利要求A 的技術(shù)方案中的殼體具有一個(gè)腔室,光學(xué)元件設(shè)置在該腔室中,通過形狀記憶合金元件引起光學(xué)元件移動(dòng);獨(dú)立權(quán)利要求B 的技術(shù)方案中包括限定第一腔室的外殼體和限定第二腔室的內(nèi)殼體,內(nèi)殼體設(shè)置在外殼體中,非線性晶體設(shè)置在內(nèi)殼體的第二腔室中,且在內(nèi)殼體和外殼體之間設(shè)置有活塞,在內(nèi)殼體附近設(shè)置有形狀記憶合金元件,通過活塞和形狀記憶合金元件的組合作用控制非線性晶體移動(dòng)。即,獨(dú)立權(quán)利要求B 的技術(shù)方案中組件移動(dòng)器的具體結(jié)構(gòu)以及控制組件的移動(dòng)方式與獨(dú)立權(quán)利要求A 的技術(shù)方案是不同的,且獨(dú)立權(quán)利要求B 的技術(shù)方案和獨(dú)立權(quán)利要求A的技術(shù)方案并不能兼容。經(jīng)比較分析發(fā)現(xiàn),對(duì)比文件1 中并未公開獨(dú)立權(quán)利要求B 的技術(shù)方案與獨(dú)立權(quán)利要求A 的技術(shù)方案之間的上述不同的技術(shù)特征。

    因此,要克服獨(dú)立權(quán)利要求A 的新穎性和創(chuàng)造性缺陷,就必須基于獨(dú)立權(quán)利要求B 所對(duì)應(yīng)的技術(shù)方案對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求A 進(jìn)行修改。然而,獨(dú)立權(quán)利要求B 所對(duì)應(yīng)的技術(shù)方案是未經(jīng)檢索的,這樣的修改后續(xù)可能會(huì)被審查員認(rèn)為是不符合《細(xì)則》第五十一條第三款規(guī)定的。這就出現(xiàn)了本文提及的新穎性和/或創(chuàng)造性缺陷和單一性缺陷無法同時(shí)克服的問題。

    二、解決方案

    針對(duì)上述問題,筆者嘗試從以下方面給出解決方案。

    1.形式上對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求A 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求進(jìn)行修改,刪除未經(jīng)評(píng)述的獨(dú)立權(quán)利要求B 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求,并對(duì)修改后的獨(dú)立權(quán)利要求A 及其相應(yīng)從屬權(quán)利要求具備新穎性和創(chuàng)造性的理由進(jìn)行具體論述。

    這里的“形式上”是指在修改說明中指出根據(jù)說明書的具體記載,對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求A 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求進(jìn)行修改,即,將獨(dú)立權(quán)利要求A 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求修改為和獨(dú)立權(quán)利要求B 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求相同。另外,當(dāng)獨(dú)立權(quán)利要求A的從屬權(quán)利要求的個(gè)數(shù)少于獨(dú)立權(quán)利要求B 的從屬權(quán)利要求的個(gè)數(shù)時(shí),保持修改后的獨(dú)立權(quán)利要求A 的從屬權(quán)利要求的個(gè)數(shù)不變或減少。

    這樣,至少在形式上避免了“刪除經(jīng)審查員檢索和評(píng)述的權(quán)利要求,而保留與該權(quán)利要求不具有單一性的其他未經(jīng)檢索的權(quán)利要求”這樣的修改方式。

    在上述修改的基礎(chǔ)上,還需要結(jié)合對(duì)比文件1 對(duì)修改后的獨(dú)立權(quán)利要求A 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求具備新穎性和創(chuàng)造性的理由進(jìn)行具體論述。

    然而,細(xì)究該修改方式,其實(shí)質(zhì)上也是刪除了經(jīng)審查員檢索和評(píng)述的權(quán)利要求,而保留與該權(quán)利要求不具有單一性的其他未經(jīng)檢索的權(quán)利要求,因此,這種修改方式并非所有的審查員都會(huì)接受,不同的審查員對(duì)這種修改方式有不同的考量和審查尺度,可以在提交修改之前與審查員進(jìn)行充分溝通。

    2.放棄本案,并針對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求B 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求提出分案申請(qǐng)。

    在上述修改方式1 不被審查員接受的情況下,可以考慮修改方式2。

    由于獨(dú)立權(quán)利要求A 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求已經(jīng)被對(duì)比文件1 所公開,從說明書中已經(jīng)無法獲取能夠使獨(dú)立權(quán)利要求A 的技術(shù)方案具備新穎性和創(chuàng)造性的額外的創(chuàng)新點(diǎn),如果繼續(xù)本案,將會(huì)無謂地增加申請(qǐng)人的費(fèi)用負(fù)擔(dān),浪費(fèi)審查程序。因此,此時(shí)申請(qǐng)人可以考慮放棄本案,并針對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求B 及其相應(yīng)的從屬權(quán)利要求提出分案申請(qǐng)。

    這種修改方式簡單、直接,然而從時(shí)效角度考慮,分案申請(qǐng)會(huì)延長申請(qǐng)、審查的周期,從費(fèi)用角度考慮,分案申請(qǐng)作為一個(gè)新的申請(qǐng),不可避免地會(huì)增加申請(qǐng)、實(shí)審的官方費(fèi)用。

    三、對(duì)上述修改方式的限制和排除的一點(diǎn)思考和建議

    對(duì)專利申請(qǐng)?jiān)O(shè)置單一性的要求,其目的一方面是為了防止申請(qǐng)人只支付一件專利的費(fèi)用而獲得幾項(xiàng)不同發(fā)明或者實(shí)用新型專利的保護(hù),另一方面是為了便于專利申請(qǐng)的分類、檢索和審查②中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局. 專利審查指南(2010) [M]. 北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2010:189.。

    對(duì)于單一性的審查,《專利審查指南》中多次提及在不增加太多工作量的情況下可以對(duì)缺乏單一性的所有權(quán)利要求進(jìn)行全面審查,言外之意,對(duì)于缺乏單一性的權(quán)利要求,如果對(duì)所有的權(quán)利要求進(jìn)行全面審查相對(duì)于只審查其中的一組權(quán)利要求會(huì)增加太多工作量的話,可以不進(jìn)行全面審查③中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局. 專利審查指南(2010) [M]. 北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2010:215-216,224-225.。

    也就是說,對(duì)于單一性的審查,除了考慮上面兩個(gè)方面的目的之外,在一定程度上也考慮了在實(shí)質(zhì)審查過程中審查員所付出的工作量。如果在克服單一性缺陷時(shí)通過“刪除經(jīng)審查員檢索和評(píng)述的權(quán)利要求,而保留與該權(quán)利要求不具有單一性的其他未經(jīng)檢索的權(quán)利要求”,顯然會(huì)使審查員針對(duì)已經(jīng)檢索和評(píng)述的權(quán)利要求所付出的工作付諸東流,而且審查員還需要對(duì)之前未經(jīng)檢索的權(quán)利要求進(jìn)行進(jìn)一步檢索和評(píng)述,這將明顯增加審查員的審查工作量。對(duì)上述修改方式的限制和排除則顯然是考慮了這一情況來加以設(shè)置的。

    這就涉及到審查程序的經(jīng)濟(jì)性/節(jié)約原則和申請(qǐng)人權(quán)益之間的平衡問題,上述修改方式的限制和排除,盡管保證了審查程序的經(jīng)濟(jì)性,符合審查程序的節(jié)約原則,但卻在一定程度上損害了申請(qǐng)人的權(quán)益。例如,在上述案例中,如果審查員并不接收第1 種修改方案,申請(qǐng)人便失去了選擇要保留的權(quán)利要求的機(jī)會(huì),只能考慮放棄本案而另外提交分案申請(qǐng),這不僅增加了申請(qǐng)人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),還延長了整個(gè)申請(qǐng)的審查時(shí)間。

    筆者認(rèn)為,在我國的專利實(shí)踐中,可以考慮采取更好的措施來保證審查程序的經(jīng)濟(jì)性/節(jié)約原則與申請(qǐng)人權(quán)益之間的平衡。例如,在上述案例中,對(duì)于未經(jīng)檢索和評(píng)述的獨(dú)立權(quán)利要求B 及其從屬權(quán)利要求,如果申請(qǐng)人刪除獨(dú)立權(quán)利要求A 及其從屬權(quán)利要求而保留獨(dú)立權(quán)利要求B 及其從屬權(quán)利要求,審查部門可以要求申請(qǐng)人針對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求B 及其從屬權(quán)利要求繳納一定的附加審查費(fèi)用,類似于《專利合作條約》(PCT)申請(qǐng)國際階段對(duì)于單一性的處理方式。對(duì)于申請(qǐng)人而言,即便審查部門要求申請(qǐng)人另外再繳納2500 元的實(shí)質(zhì)審查費(fèi)用,這一費(fèi)用也遠(yuǎn)低于申請(qǐng)人對(duì)該案前期提交、審查以及后續(xù)重新提交分案所花費(fèi)的代理費(fèi)和官費(fèi),并且在繳納另外的實(shí)質(zhì)審查費(fèi)用后還可以繼續(xù)對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求B 及其從屬權(quán)利要求進(jìn)行審查,這將很大程度上節(jié)省該案的整體審查時(shí)間。

    換句話說,通過另外繳納實(shí)質(zhì)審查費(fèi)用的方式允許申請(qǐng)人在克服單一性缺陷時(shí)對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行選擇性保留,不僅可以保證審查部門對(duì)附加審查工作經(jīng)濟(jì)上的回報(bào),也可以保證申請(qǐng)人對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行選擇的權(quán)利,既降低了申請(qǐng)人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),也避免了整體審查時(shí)間的過度延長,這對(duì)于實(shí)質(zhì)審查部門/審查員和申請(qǐng)人來說是雙贏的。

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