論商標反向混淆的認定及侵權救濟模式

吉映林

（暨南大學，廣東 廣州510000）

一、商標反向混淆相關案例分析

本文以“藍色風暴”案、“2000”案、“IPAD”案、“禮享”案、“新百倫”案、“歐普”案等經(jīng)典商標反向混淆案例作為分析基礎，以最終判決、訴爭商標后續(xù)狀態(tài)為切入點，通過案例梳理來具體分析法院判決存在的不當之處。通過分析，可以發(fā)現(xiàn)該類型判決基本存在以下幾個現(xiàn)象：

（一）認定標準不統(tǒng)一

對于何為商標反向混淆侵權，現(xiàn)行商標立法并未給出明確的答案，面對相同的案情時，各級法院可能作出相反的判決，如在“藍色風暴”案中一、二審法院的做法便是如此。此外，由于缺乏統(tǒng)一的認定標準，現(xiàn)行法院的做法是仍將此類案件當作正向侵權處理，但若完全套用正向侵權規(guī)定，容易顯得依據(jù)不足，說服力不強。

（二）賠償依據(jù)不足

正如“2000”案中被告最終共同賠償原告1257萬元以及“新百倫”案一審中9800萬元的天價賠償，判決結果無不讓人震驚。然而，賠償金額的確定，法院基本是綜合考慮諸如侵權人整體利潤、主觀意愿、侵權規(guī)模、侵權持續(xù)時間及范圍、商標權人經(jīng)濟損失等因素，但其中各因素與具體賠償數(shù)額之間的因果關系法院未做進一步的闡述，法官自由裁量權過大，導致侵權賠償數(shù)額的確定依據(jù)不足。

（三）法定賠償過多適用

由于反向混淆侵權不同于傳統(tǒng)的商標侵權類型，往往會出現(xiàn)商標權人利潤增加、市場不斷擴大等反現(xiàn)象，根據(jù)我國《商標法》第六十三條規(guī)定，在權利人損失、侵權人利潤、商標許可使用費均難以確定的情況下，法官往往采用法定賠償?shù)姆绞竭M行判賠，反向混淆侵權案件中法定賠償?shù)姆绞骄佣?，但法定賠償?shù)倪^多適用容易導致司法效率降低，存在不足以彌補權利人損失或者不足以懲罰侵權人侵權行為的可能性。

（四）判令被告停止使用行為存在不當

通過對訴爭商標后續(xù)狀態(tài)進行調(diào)查，可以發(fā)現(xiàn)除了“IPAD”注冊商標是由雙方當事人經(jīng)過第三方調(diào)解進行轉(zhuǎn)讓之外，其余注冊商標諸如“藍色風暴”“2000”“禮享”“新百倫”等商標在訴訟結束后并非由原商標權人繼續(xù)使用來開拓市場，也并非由侵權人與權利人協(xié)商一致來決定訴爭商標的使用方式，而是通常因為到期未續(xù)展、撤銷理由成立、許可或者轉(zhuǎn)讓等原因?qū)е略V爭商標不再權屬于原商標權人。因此，法院判令被告停止使用訴爭商標，一是容易切斷該商標與消費者之間建立的聯(lián)系，二是若被告是因商標在注冊過程中尚未公開等客觀原因而不知該商標已被注冊，判令其停止使用，不僅割裂其產(chǎn)品與商標之間的聯(lián)系，而且容易浪費其大量付出成本，不符合經(jīng)濟效益原理。

二、商標反向混淆認定標準的確定

面對反向混淆這一新型商標侵權類型，無論是理論上還是司法實踐中，都尚未存在統(tǒng)一的標準。通過整理案例時發(fā)現(xiàn)，雖是新型商標侵權類型，但其依然存在共性的地方，可以通過對共性的把握來更好地認識這一侵權類型。對此，論文認為，商標反向混淆侵權的認定標準具體應該包括以下幾個關鍵要素：

（一）商標在后使用者市場地位更高

從本文分析的反向混淆案例來看，商標在后使用者無不具有更高的市場地位和更強的經(jīng)濟實力，正因侵權者往往是經(jīng)濟實力強、市場占有率高的大公司，才出現(xiàn)了由于侵權者的侵權行為，出現(xiàn)商標權人利潤不減反增的反現(xiàn)象。這一要素也是區(qū)分正向混淆與反向混淆的關鍵要素。

（二）商標在后使用者構成商標性使用

根據(jù)《商標法》第四十八條以及第五十七條第一、二項關于商標使用的規(guī)定，商標在后使用者只有對被訴商標進行商標性使用，才會侵犯注冊商標的識別來源功能，侵犯商標權人的注冊商標專用權。因此，在進行商標反向混淆認定時，應著重判斷商標在后使用者的使用行為是否構成商標性使用，能否使相關公眾見到被訴商標時聯(lián)想到商標權人，不能因商標在后使用者在產(chǎn)品上有標注自己的注冊商標就認定其使用被訴商標的行為不構成商標性使用，并因此不構成商標侵權。

（三）已經(jīng)造成相關公眾混淆

相關公眾混淆是商標侵權成立的核心要件，無論是正向混淆還是反向混淆，只有在相關公眾已經(jīng)混淆的情況下，才會判定商標侵權成立。至于相關公眾的實際混淆程度，無須真實計算出實際混淆程度數(shù)值，只需經(jīng)過市場調(diào)查，原告能夠提供證據(jù)證明由于商標在后使用者的使用行為，已經(jīng)造成相關公眾產(chǎn)生誤認的事實即可。

三、商標反向混淆侵權救濟的特殊性

傳統(tǒng)商標侵權案件中，往往是經(jīng)濟實力不強、競爭實力弱的小公司通過在與大公司相同或類似的商品或服務上使用與其注冊商標相同或近似的標識，以“傍名牌”“搭便車”的方式來誤導消費者購買自己的產(chǎn)品，以此來提高自己的利潤，商標權人也會因侵權商品的出現(xiàn)導致自己利潤的損失。因此，《商標法》第六十三條規(guī)定的賠償順位考慮因素具有一定的合理性。但由于反向混淆具有其自身的特殊性，傳統(tǒng)的商標賠償方式并不完全適合，具體原因分析如下：

（一）商標權人損失難以計算

在反向混淆侵權案件中，往往是實力雄厚、資金充足的大公司將商標權人的注冊商標使用在其提供的商品或服務上，此時商標權人在其商品或服務上使用同樣的商標，消費者會誤認為商標權人與大公司之間有一定的經(jīng)濟聯(lián)系或者隸屬于大公司，繼而選擇商標權人提供的商品或服務，結果間接地增加了商標權人的銷售利潤，出現(xiàn)商標權人因他人侵權行為導致利潤增加的反現(xiàn)象，最終無法確定商標權人的經(jīng)濟損失。

（二）侵權人獲益難以確定

在反向混淆侵權中，消費者選擇被告方提供的商品或服務并不僅僅因為其使用了商標權人的商標，更多的是因為消費者在以往消費過程中形成的對大公司商品的認可。正如“新百倫”案中法院所指出的，消費者購買新百倫公司商品更多地考慮“N”“NB”“NEW BALANCE”商標較高的聲譽及其所蘊含的良好的商品質(zhì)量，新百倫公司的經(jīng)營獲利并非全部來源于侵害周樂倫“百倫”“新百倫”的商標，周樂倫無權對新百倫公司因其自身商標商譽或者其商品固有的價值而獲取的利潤進行索賠。

（三）法定賠償過多適用

當存在商標權人損失、侵權人獲益以及商標許可使用費均難以確定的情況下，無論是法官還是商標權人，均偏向于采用法定賠償?shù)姆绞竭M行賠償。在實際案件中，當法官不能依據(jù)《商標法》第六十三條規(guī)定作出判決時，往往會綜合考慮各種因素，適用法定賠償?shù)姆绞竭M行判賠。對于商標權人亦是如此，比如在“禮享”案、“歐普”案等案件中，當權利人無法確定有利的賠償因素時，亦是直接向法院申請適用法定賠償。但根據(jù)前文分析，商標反向混淆案件中侵權方往往是經(jīng)濟實力強勢一方，即使法官適用頂格法定賠償，也不足以起到對侵權方的震懾作用，反而會導致更多實力強勁的大公司搶占小公司商標，不足以遏制商標反向混淆案件的出現(xiàn)。

四、我國商標反向混淆制度的完善

我國目前立法上尚未存在明確的反向混淆認定標準，實務中對于如何認定反向混淆也存在一定爭議；此外，由上文分析可知，傳統(tǒng)商標侵權賠償模式不適用于反向混淆這一侵權類型，不考慮商標反向混淆侵權案件的特殊性而機械適用傳統(tǒng)商標侵權賠償模式，容易得出不合理的結論。基于此，針對商標反向混淆制度提出改進建議，具體如下：

（一）確定反向混淆認定標準

對于反向混淆的認定標準，我國可以采用概括+列舉的方式來予以規(guī)定。通過概括式規(guī)定來確定反向混淆的關鍵因素，如第二部分所述的“商標在后使用者市場地位更高”“商標在后使用者構成商標性使用”和“已經(jīng)造成相關公眾混淆”等因素，再列舉出認定反向混淆所需考慮的其他因素，諸如“商標相似性”“商標在后使用者的意圖”“兩者經(jīng)營范圍”等因素。值得注意的是，在具體認定反向混淆時，以上要素并非相互獨立，而是具有一定的聯(lián)系，法官應結合具體案情，綜合多種因素進行具體分析。

（二）確定賠償基準

為了避免案件判賠金額過于主觀化，建議引進賠償基準的概念，從現(xiàn)有證據(jù)、第三方機構評估結果出發(fā)，客觀、合理地確定賠償基準，最終判賠金額則在此基準線附近波動。賠償基準的具體確定方式如下：

1.從現(xiàn)有證據(jù)中確定大概賠償范圍

雖然大多數(shù)商標反向侵權中商標權人損失以及侵權人利益都難以確定，但若當事人能以自己搜尋或者向法院申請證據(jù)保全的方式來提供相關證據(jù)，無異于能預先確定案件侵權程度，有利于法官提前確定賠償范圍。

2.以第三方機構的評估結果作為參考

在現(xiàn)實案件中，法官往往不具備處理專業(yè)經(jīng)濟計算問題的能力，此時可通過第三方資產(chǎn)評估公司的計算得出使用訴爭商標行為對侵權人利潤的貢獻額，并以此作為法官判賠金額的一個參考因素，可使賠償金額更具有客觀性。如在“新百倫”案中，經(jīng)過第三方資產(chǎn)評估公司的評定估算，“新百倫”中文標識在評估基準日期間內(nèi)對新百倫公司的利潤貢獻率為0.76%，即新百倫公司在被訴侵權期間因侵權所獲得的利益最少在145萬元以上，足以證明新百倫公司的侵權獲利明顯超過當時《商標法》規(guī)定的法定賠償最高限額，這也間接指出一審法院忽視了“新百倫”中文標識與新百倫公司利潤總額之間的因果關系。

（三）合理的商標許可使用費

合理的商標許可使用費是原告因侵權所受損失中可以估算的部分，其不僅代表了原告由于商標價值可以產(chǎn)生的利益，還衡量了被告因侵權行為所獲的不當利益，所以以合理的商標使用費為計算基礎，不僅兼顧原告的損失，也一定程度上避免被告因侵權行為進行獲利。但需注意的是，合理的使用許可費是雙方當事人自主協(xié)商確定的公平合理價格，若并非以此種方式確定許可使用費，則有違背公平、自愿原則之嫌。

對于商標反向混淆侵權賠償方法，部分美國學者和國內(nèi)研究者指出可在合理的商標許可使用費基礎上適當提高數(shù)額來確定賠償金額，同時配合禁令救濟。論文對此予以部分認同，原因在于：第一，在適用合理商標使用許可費的基礎上適當提高賠償數(shù)額有利于懲罰侵權人，能夠震懾潛在侵權人的侵權行為，一定程度上可以杜絕此類侵權行為的發(fā)生；第二，由于商標反向混淆侵權的特殊性，同時給予禁令并非最佳選擇，訴爭商標的后續(xù)使用應交由雙方當事人協(xié)商處理，此時法官應保持中立立場。

（四）雙方協(xié)商機制

注冊商標專用權雖作為一種私權，但由于該注冊商標在長期的經(jīng)營和使用過程中與消費者形成了穩(wěn)定的聯(lián)系，具備一定的公共屬性。因此，在商標反向混淆侵權案件中，法官除了判處侵權人對商標權人進行賠償外，對于訴爭商標的后續(xù)使用，建議采取如下觀點：對于那些主觀并非惡意，而是由于商標審查機制等客觀原因?qū)е聼o過失使用訴爭商標的侵權人，在市場已經(jīng)高度認可侵權人對訴爭商標使用的情況下，商標權人和侵權人之間可協(xié)商選擇商標許可或者商標轉(zhuǎn)讓的方式來維持對訴爭商標的使用，這種方式對于無論是商標權人還是侵權人來說都可謂是雙贏選擇。而對于明顯惡意侵犯他人注冊商標的侵權人而言，法院應判決侵權人積極賠償并同時判處停止侵權，原因在于《商標法》的立法目的在于保護商標專用權，促使生產(chǎn)、經(jīng)營者保證商品和服務質(zhì)量，維護商標信譽，以保障消費者和生產(chǎn)者、經(jīng)營者的利益。若侵權人的侵權行為明顯惡意，此時應貫徹《商標法》的立法理念，積極打擊這一類侵權行為，不能因侵權人經(jīng)濟實力強大、市場占有率高就允許其侵權行為的發(fā)生。

五、結語

近幾年來，隨著商標反向混淆侵權案件數(shù)量的增多，法官適用傳統(tǒng)商標侵權認定標準及救濟模式的弊端逐漸顯露，出現(xiàn)諸如認定標準不統(tǒng)一、賠償依據(jù)不足、法定賠償過多適用等現(xiàn)象。本文通過對相關經(jīng)典案例進行分析，提出商標反向混淆認定標準的三個關鍵因素，同時分析商標反向混淆自身所具有的特殊性以及傳統(tǒng)商標侵權救濟模式無法適用的原因，并基于此提出確定反向混淆認定標準、確定賠償基準、合理的商標許可使用費以及雙方協(xié)商機制等建議來進行制度完善，以期能進一步推動我國商標侵權制度的改進。