預印本與專利新穎性審查

屈四甫

摘 要：預印本是隨著網(wǎng)絡興起的一種電子出版物，與傳統(tǒng)紙質出版物相比，預印本未經(jīng)同行評議就將技術內(nèi)容向社會公開。預印本技術公開給申請專利的新穎性審查帶來巨大挑戰(zhàn)，因此，要在相關專利法規(guī)定中明確新穎性寬限期，滿足科學技術的發(fā)展需要，并使專利法和科學研究達到平衡。

關鍵詞：預印本;公開;新穎性;寬限性

中圖分類號：G353.1 文獻標識碼：A 文章編號：1003-5168（2021）10-0141-03

Preprint and Review System for Patent Novelty

QU Sifu

（Wuhan University Logistics Service Group，Wuhan Hubei 430072）

Abstract： Preprint is a kind of electronic publication with the rise of the Internet. Compared with traditional paper publications， preprint makes the technical content public without peer review. The disclosure of preprint technology brings great challenges to the novelty examination of patent applications. Therefore， it is necessary to specify the grace period of novelty in the relevant patent law， so as to meet the needs of the development of science and technology， and balance the patent law and scientific research.

Keywords： preprint;publicity;novelty;grace period

發(fā)明創(chuàng)造的技術內(nèi)容需要具備新穎性是專利授權必須具備的三個實質條件之一。具備新穎性的發(fā)明應不同于申請日前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過的、在國內(nèi)公開使用過的或者以其他方式為公眾所知的技術內(nèi)容，以及在申請日前由任何單位或個人向專利局提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中的文檔[1]。傳統(tǒng)的論文投稿至出版社出版并為社會公眾所知曉，通常有幾周甚至1～2年的滯后期。這為發(fā)明人與專利律師商討并向專利局提交完整的申請文本預留了充足的時間。但是，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，特別是預印本的興起，研究人員將他們的成果在互聯(lián)網(wǎng)的專業(yè)預印本網(wǎng)站上及時公開，預印本中核心技術內(nèi)容的公開將導致預印本論文否定自己發(fā)明專利的新穎性的情況發(fā)生。預印本及時公開給專利新穎性審查帶來了巨大影響。研究和討論預印本對專利新穎性的影響是一個現(xiàn)實問題。

1 預印本電子出版物的興起和現(xiàn)狀

預印本是一份研究論文的完整草稿，包含詳細的技術內(nèi)容，在進行同行評議之前發(fā)布在專業(yè)預印本平臺，供公眾分享論文草稿文檔。預印本在提交專業(yè)網(wǎng)站后經(jīng)過簡單的編輯或篩選。預印本平臺會給預印本分配一個唯一可識別的數(shù)字對象標識符（Digital Object Identifier，DOI），標識符（DOI）是唯一身份編碼，并且可顯示上傳論文的時間。通過此標識符（DOI），可實現(xiàn)預印本論文的引用和追蹤。與網(wǎng)絡博客等其他公開方式相比，預印本有唯一身份和指向。最早的預印本系統(tǒng)是1991年出現(xiàn)的arXiv（https：//arxiv.org/），專門收錄物理、數(shù)學、社會科學領域的預印本論文，并提供預印本的存檔檢索發(fā)布和交流共享服務。目前，國際上較為著名的預印本平臺還包括經(jīng)濟學領域的RePEC，圖書情況領域的E-LIS以及生物學領域的bioRxiv（https：//www.biorxiv.org/）和medRxiv（https：//www.MedRxiv.org/）[2-3]。在新型冠狀病毒防治中，bioRxiv發(fā)揮了重要作用并為大眾所知曉。幾乎所有關于新型冠狀病毒的病毒特性，預防和治療方法都首先在bioRxiv和medRxiv預印本網(wǎng)站上公開[4]。至2021年1月17日，上傳至上述兩個預印本平臺的有關新型冠狀病毒的論文達12 363篇。

預印本網(wǎng)站大多采用文責自負的原則，由作者對其文章的真實性和質量負責。為了監(jiān)督上傳到網(wǎng)站上的預印本文章質量，bioRxiv等網(wǎng)站逐步建立了文章的公開評論功能。不僅讀者可以對文章內(nèi)容進行提問和評論，作者也可以回復讀者的提問，并根據(jù)讀者評論對文章進行修改。所有評論和回復都是公開的，作者的修改稿也可以再次上傳到網(wǎng)站上，并被重新分配DOI號。目前，預印本網(wǎng)站的文章可以通過Google、百度等搜索引擎直接檢索到。此外，預印本網(wǎng)站還在全球范圍內(nèi)尋求更多的合作機會以促進科學技術的快速傳播。

同行評議環(huán)節(jié)是重要的學術出版質量控制環(huán)節(jié)。同行評議專家是研究成果質量的把關人。預印本平臺無同行評議環(huán)節(jié)，意味著研究成果的可靠性、可信性難以保障。雖然預印本的公開評價功能起到了一定的監(jiān)督作用，也增加了文章評議的透明度，但這種自發(fā)的評議方式尚缺乏統(tǒng)一的評價標準，很難對預印本文章質量進行嚴格控制。缺少同行評議是導致預印本平臺陷入輿論治理困境的根本原因。

2 預印本的公開內(nèi)容屬于專利法中的現(xiàn)有技術

在預印本出現(xiàn)之前，科學家通過信件或郵件交流成果，這種單一的相互間的同行交流，在論文出版前，其技術內(nèi)容并未被社會公眾所熟知，技術內(nèi)容處于小范圍公開狀態(tài)。研究人員將自己的論文草稿提交到預印本平臺后，技術內(nèi)容立即處于公開狀態(tài)。研究人員將自己的論文草稿提交到預印本平臺，可預先搶占本研究領域相對有利的位置，預印本系統(tǒng)也可以讓作者快速了解學術界對自己工作的反饋，同行科學家也可以通過對論文進行批評、實驗驗證、繼續(xù)擴展等方式共同進步。當然，研究人員將論文草稿投放至預印本平臺，以預印本形式公開也是形勢所迫，因為動作稍微遲凝，研究成果將花落他人之手。當前，在物理學科中，預印本平臺的地位可以說在某種程度上已超越了傳統(tǒng)的科技期刊。2017年，Science雜志將預印本評為當年10大科技成果進展之一，在當年的Google Scholarh 5-index計算機視覺領域排名中，物理預印本arXiv平臺位列第二，約80%的被引用量最多的物理學論文可在arXiv平臺上找到相應的預印本文稿，這些預印本論文的被引頻次是非預印本論文的2倍以上。

在生命科學領域，有的資助研究項目甚至提出這樣的要求：其成員必須在向同行評議的期刊投稿之前或同時，向預印本網(wǎng)站提交論文稿件。bioRxiv平臺創(chuàng)辦6年來，已收錄了8萬余篇論文，其中只有不到90篇撤稿。據(jù)Ran Blekhman統(tǒng)計分析，2017年上傳至BioRxiv平臺系統(tǒng)的預印本，一年后通過編輯以論文形式發(fā)表率基本在60%以上。由此可見，預印本文獻處于重要位置。社會第三方完全可利用預印本公開的技術內(nèi)容進行新的研究并完成發(fā)明。基于此，預印本的技術內(nèi)容公開就構成現(xiàn)有技術的一部分，后續(xù)研究者可在預印本的高起點上進行研究，避免研究重復。

3 各地區(qū)專利法寬限期的演變

發(fā)表論文和申請專利都是科研水平的體現(xiàn)形式。為了適應形勢的變化，特別是網(wǎng)絡技術如預印本的興起，各國專利局或地區(qū)專利合作組織都對專利法中的新穎性規(guī)定進行了修正。發(fā)明創(chuàng)造在實質審查時，要求申請的專利具有新穎性，即專利申請文件是在現(xiàn)有技術基礎上的創(chuàng)新和進步。發(fā)明人在發(fā)明創(chuàng)造過程中，越來越多地需要與社會的各個方面進行交往，如在展會上向公眾展示或在學術會議上與同行進行交流。技術內(nèi)容的展示或學術交流使技術內(nèi)容為公眾所熟知，成為現(xiàn)有技術的一部分，但也破壞了后續(xù)申請專利的新穎性。為此，專利法特別設計了寬限期，在申請日前某些特定條件下的公開被視為不破壞該發(fā)明專利的新穎性。

3.1 中國專利法中新穎性寬限期

中國在1984年頒布的第一部《專利法》第24條規(guī)定了不喪失新穎性公開的情形“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前六個月內(nèi)，有下列情形之一的，不喪失新穎性：在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的;在規(guī)定的學術會議或者技術會議上首次發(fā)表的;他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的?！痹谂涮椎摹秾＠▽嵤┘殑t》及《專利審查指南》中，又對各種情形提出了具體要求，并明確了如何辦理手續(xù)才能享受到《專利法》中的新穎性寬限期。

1984—2021年，《中華人民共和國專利法》歷經(jīng)1992年、2000年、2008年及2020年4次修正。其中，前3次修訂對新穎性寬限期沒有進行任何修改。在2020年10月17日通過的修正案中，除繼續(xù)保留1984年版新穎性寬限期所規(guī)定的3種情形外，還增加了如果發(fā)明是“在國家出現(xiàn)緊急狀態(tài)或者非常情況時，為公共利益目的首次公開的”，申請專利的發(fā)明在申請日以前六個月內(nèi)，不喪失新穎性。新增的不喪失新穎性的情形，為本次新冠疫情的防治提供了方便。在緊急狀態(tài)或非常情況下，公共利益優(yōu)先，專利不能成為服務公共利益的阻礙因素，因此，為了公共利益先公開技術方案，而后申請專利的，也并不喪失新穎性，并且同原有的其他情況相比，也不限制公開的形式，再次體現(xiàn)了專利法對公眾利益和個人利益之間的平衡。在這次新冠疫情中，有關新型冠狀病毒最新科學發(fā)現(xiàn)、檢測、預防和治療藥物基本都是在bioRxiv和medRxiv預印公開的。

不僅僅《中華人民共和國專利法》對發(fā)明專利的新穎性有寬限性規(guī)定，世界各國、各地區(qū)專利法普遍都有寬限期優(yōu)惠的補救措施規(guī)定，以解決由于研究者不慎或者其他錯誤導致的公開影響發(fā)明新穎性的問題，如他人未經(jīng)研究者同意而泄露技術內(nèi)容的情形。對于寬限期的規(guī)定并不統(tǒng)一[5-6]。

3.2 歐洲專利局的新穎性寬限期

雖然《歐洲專利公約》自1973年簽訂以來共進行了4次修改，但有關新穎性寬限期的內(nèi)容均未涉及，期間曾提交修正案給歐洲議會，但被議會否決，其理由是在出版之前申請專利是一種更謹慎的策略，放寬寬限性的條件將破壞新穎性的嚴肅性，會使確認發(fā)明的訴訟成本增加，目前，新穎性寬限期仍然維持1973年生效的《歐洲專利公約》第55條?！稓W洲專利公約》第55條規(guī)定了專利的新穎性寬限期，即6個月內(nèi)，并規(guī)定了2種公開類型：明顯濫用在先申請人的關系導致的公開，在政府主辦或政府承認的國際展覽會上展出的發(fā)明，才可享受寬限期的優(yōu)惠，其他任何形式的公開，如網(wǎng)絡公開、預印本文檔公開都不屬于寬限期的優(yōu)惠范圍。

3.3 美國專利局的新穎性寬限期

在2012年之前，美國一直采用先發(fā)明制，發(fā)明創(chuàng)造授予最先發(fā)明的單位或個人，發(fā)明人本人或其他人在申請日之前12個月內(nèi)做出的任何公開，包括申請專利、發(fā)表論文、公開使用或者銷售，均不影響發(fā)明專利的新穎性，同時也不構成現(xiàn)有技術參與評價發(fā)明專利的創(chuàng)造性。但修改的2013年生效的專利法采用先申請制，專利授予最先提出專利的申請人，但同時規(guī)定在申請日之前12個月內(nèi)申請人或利害關系人做出的出版物公開、使用公開或銷售公開都可享受在寬限期的新穎性優(yōu)惠，但不包括第三方在寬限期內(nèi)獨立做出的相同發(fā)明創(chuàng)造。

3.4 日本專利局的新穎性寬限期

日本為了適應國內(nèi)外形勢的變化，對專利法中新穎性寬限期的相關規(guī)定進行了頻繁修改，使寬限期的適用范圍逐步擴大，目前的專利法規(guī)定比較廣泛，除了在寬限期12個月內(nèi)的由第三方獨立做出的發(fā)明將構成現(xiàn)有技術外，其他的如在出版物上公開發(fā)表、網(wǎng)絡公開、學術團體研討會公開、展覽會公開以及違背發(fā)明人意愿的公開等，只要是在申請日之前12個月內(nèi)技術公開包括預印本的網(wǎng)上公開，都不影響發(fā)明專利的新穎性。

4 新穎性寬限期修正的適應

專利法的宗旨是鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應用，促進科學技術進步和經(jīng)濟社會發(fā)展，同時也保護專利權人的合法權益。國家通過授予技術專利權換取發(fā)明人公開技術內(nèi)容，推動科學技術在高起點上進步，鼓動研究人員將智力成果通過專利化獲取收益。但是，專利需要研究者與專利律師協(xié)商討論才能撰寫出權利大小合適的規(guī)范化文本，并非像科研論文一樣，研究者可獨立完成。專利申請與預印本公開之間存在時間差，另外專利公開也需要專利局形式審查合格并在申請日后18個月公開。為此，迫切需求采取一定措施，平衡獎勵創(chuàng)新和傳播創(chuàng)新之間關系。新修正的《專利法》第24條遠未達到這樣的要求。法律規(guī)定，“在國家出現(xiàn)緊急狀態(tài)或者非常情況時，為公共利益目的首次公開的”可以提前公開，可以通過新穎性寬限期的享受優(yōu)惠。但在其他狀態(tài)下，則不能提前公開，法律效力的不完備導致研究者無所適從。在現(xiàn)有基礎上再次實踐，并依據(jù)存在的問題盡快修改相關規(guī)定，兼顧二者利益是專利法需要解決的主要問題。

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