與在先注冊商標(biāo)近似商標(biāo)申請注冊之實(shí)質(zhì)審查研究

許 鵬

（西北民族大學(xué)，甘肅 蘭州 730000）

一、背景情況介紹

作者設(shè)想案例如下：

在先注冊商標(biāo)：中文“云天”（繁體）+英文“A”；

在后注冊商標(biāo)：中文“博客云天”（簡體）。詳見下表：

在后注冊商標(biāo) 在先注冊商標(biāo)博客云天 雲(yún)天A申請人：X住址：江西省贛州市注冊申請日：2020年05月注冊公告日：2021年01月專用權(quán)期限：2021年01月至2031年01月商品/服務(wù)內(nèi)容：43類。住所代理（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；提供野營場地設(shè)施；餐廳；臨時(shí)住宿處出租；動物寄養(yǎng)；酒吧服務(wù)；會議室出租；餐具出租；酒店住宿服務(wù)。申請人：Y住所地：深圳市福田區(qū)注冊申請日：1993年09月注冊公告日：1995年01月專用權(quán)期限：（1995年01月至2015年01月）2015年01月至2025年01月商品/服務(wù)內(nèi)容：42轉(zhuǎn)43類。臨時(shí)住宿；餐廳；旅館；酒吧。使用情況：沒有使用信息。使用情況：在先申請人已將注冊商標(biāo)使用在旗下70余家酒店，遍布深圳、北京、上海、江西等地區(qū)。

二、商標(biāo)近似分析

對于商標(biāo)是否近似，在后申請人一般以文字構(gòu)成、讀音、整體外觀、整體含義等區(qū)別來主張商標(biāo)不構(gòu)成近似。具體到本案例，結(jié)合本案分析，在后申請人可主張兩商標(biāo)在整體外觀、整體含義、整體呼叫等多方面顯著不同，不易造成混淆。

但根據(jù)作者判斷，兩商標(biāo)構(gòu)成近似，理由如下：

（一）“云天”是臆造詞，是在先申請人所獨(dú)創(chuàng)，具有極強(qiáng)的顯著性

在先注冊商標(biāo)完全包含在后注冊商標(biāo)的顯著部分“云天”，“臆造的標(biāo)志最適合被選定作為商標(biāo)，因?yàn)檫@些標(biāo)志是新創(chuàng)造的，是沒有任何含義的，一旦將其命名為某企業(yè)生產(chǎn)的某種商品或提供的某種服務(wù)，這些標(biāo)志就能很快地與商品或服務(wù)的信息聯(lián)系起來，從而成為這些商品或服務(wù)的標(biāo)志”①中華人民共和國國家工商行政管理總局商標(biāo)局商標(biāo)評審委員會在2016年12月頒發(fā)的《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》第三部分第四條第16款。，加之，在先申請人注冊商標(biāo)早于1995年獲準(zhǔn)注冊，在先申請人名下也享有多個(gè)“云天”系列商標(biāo)，申請人通過多種方式將“云天”系列商標(biāo)進(jìn)行了大量的使用及宣傳，“云天”已與在先申請人之間建立了唯一、穩(wěn)定的聯(lián)系。且在先申請人在實(shí)際使用中是根據(jù)各個(gè)經(jīng)營地點(diǎn)及各合作方之品牌名稱在“云天”添加前綴，如地名前綴的酒店有：北京云天、南昌云天、贛州云天等；如合作方品牌前綴的酒店有：優(yōu)悅云天、航空云天等，而在后注冊商標(biāo)正是“品牌+云天”的構(gòu)成方式。

因此，二者共存容易使消費(fèi)者誤認(rèn)在后注冊商標(biāo)是申請人“云天”系列商標(biāo)，雙方存在某種關(guān)聯(lián)關(guān)系，從而使得消費(fèi)者對相關(guān)服務(wù)來源產(chǎn)生混淆。

退一步講，在后注冊商標(biāo)雖與在先注冊商標(biāo)“云天”不完全相同，但對于近似商標(biāo)的比對，如相關(guān)商標(biāo)構(gòu)成要素整體上不近似的，但主張權(quán)利商標(biāo)的知名度遠(yuǎn)高于爭議商標(biāo)的，可以采取比較主要部分決定其近似與否。由于在先注冊商標(biāo)“云天”在其服務(wù)類別上已經(jīng)具有較高知名度及影響力，極易使相關(guān)公眾對在后注冊商標(biāo)商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生誤認(rèn)或者認(rèn)為其來源與在先注冊商標(biāo)人注冊商標(biāo)的服務(wù)有特定的聯(lián)系，故兩者構(gòu)成商標(biāo)法意義上的近似商標(biāo)。同時(shí)，經(jīng)分類比對，二者在服務(wù)項(xiàng)目上亦構(gòu)成相同服務(wù)。故，在后注冊申請人未經(jīng)許可突出使用爭議商標(biāo)，足以使相關(guān)公眾對其服務(wù)來源產(chǎn)生混淆，或者認(rèn)為其服務(wù)來源與在先注冊申請人的服務(wù)有特定的聯(lián)系，侵犯了在先注冊申請人注冊商標(biāo)的專用權(quán)。在后申請人在明知在先申請申請人長期在先使用并具有極高知名度的“云天”商標(biāo)/字號的情況下，仍然將爭議商標(biāo)進(jìn)行申請注冊，具有明顯的抄襲模仿及不正當(dāng)競爭惡意，有違誠實(shí)信用原則，倘若允許爭議商標(biāo)核準(zhǔn)注冊，必將給在先申請人帶來極大的損失。依據(jù)《商標(biāo)法》第四條第一款、第七條之規(guī)定，爭議商標(biāo)應(yīng)予宣告無效。

根據(jù)《商標(biāo)審理審查標(biāo)準(zhǔn)》關(guān)于文字商標(biāo)審查第十六點(diǎn)規(guī)定“商標(biāo)完整地包含他人在先具有一定知名度或者顯著性較強(qiáng)的文字商標(biāo)，易使相關(guān)公眾認(rèn)為屬于系列商標(biāo)而對商品或者服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆的，判定為近似商標(biāo)［1］?！币虼硕邩?gòu)成近似。

（二）二者核定商品/服務(wù)構(gòu)成類似

在后注冊商標(biāo)是于2020年注冊申請，其核定服務(wù)分類規(guī)則適用2020年版本《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的分類；引證商標(biāo)1是于1993年注冊申請，其核定服務(wù)分類規(guī)則是屬第七版本之前的版本《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》分類。而依據(jù)2020年《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》，爭議商標(biāo)指定使用的4301群組“安排酒店住宿，住所代理（旅館、供膳寄宿處），備辦宴席，飯店，餐館，寄宿處預(yù)訂，酒吧服務(wù)，預(yù)訂臨時(shí)住所，茶館”服務(wù)與引證商標(biāo)1核定使用的4201群組“臨時(shí)住宿，餐廳，飯館，酒吧”服務(wù)交叉檢索，屬于類似服務(wù)。

綜上，兩商標(biāo)構(gòu)成近似。

三、商標(biāo)審查分析

眾所周知，商標(biāo)局對申請注冊的商標(biāo)進(jìn)行審查，分析形式審查和實(shí)質(zhì)審查兩個(gè)步驟。

其中，形式審查只是對商標(biāo)注冊申請的文件、手續(xù)是否符合法律規(guī)定的審查。

而實(shí)質(zhì)審查的內(nèi)容，包括絕對條件（違背商標(biāo)法的禁用條款；是否具備法定的構(gòu)成要素，是否具有顯著特征等）和相對條件（是否與他人在同一種或類似商品上注冊的商標(biāo)相混同）。通過了實(shí)質(zhì)審查，才進(jìn)入初步審定公告階段。

如兩商標(biāo)構(gòu)成近似，為何在后商標(biāo)會通過實(shí)質(zhì)審查予以注冊呢？

依據(jù)現(xiàn)行《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》第三部分第四條第十六款規(guī)定：“商標(biāo)完整地包含他人在先具有一定知名度或者顯著性較強(qiáng)的文字商標(biāo)，易使相關(guān)公眾認(rèn)為屬于系列商標(biāo)而對商品或者服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆的，判定為近似商標(biāo)”，可以得知在后注冊商標(biāo)的實(shí)質(zhì)審查程序中審查員對于在先注冊商標(biāo)是否具有一定知名度或者顯著性較強(qiáng)的認(rèn)識不足，才導(dǎo)致在后商標(biāo)的成功注冊。

作為商標(biāo)的核心要件，顯著性在商標(biāo)法中是非常重要的，“顯著性概念是商標(biāo)法運(yùn)轉(zhuǎn)的樞紐”。

四、結(jié)論及建議

由于審查員對于在先注冊商標(biāo)是否具有一定知名度或者顯著性較強(qiáng)的認(rèn)識不足，直接導(dǎo)致在后商標(biāo)的成功注冊。這不僅給在先申請人的商標(biāo)純潔性帶來巨大挑戰(zhàn)，也增加了在先申請人的維權(quán)花費(fèi)。所以，建議細(xì)化并遵守實(shí)質(zhì)審查中對于商標(biāo)具有一定知名度或者顯著性較強(qiáng)的判定標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確了解每一位商標(biāo)注冊申請人及與其申請注冊商標(biāo)之近似商標(biāo)申請人的營業(yè)范圍、行業(yè)地位、所獲榮譽(yù)、市場分布、市場規(guī)模等情況，以便準(zhǔn)確判定，減少在先申請人不必要的維權(quán)花費(fèi)，同時(shí)也能減少審查員在商標(biāo)異議環(huán)節(jié)的工作量。

對于在先注冊成功的商標(biāo)，建議在先申請人在法定期限內(nèi)提起商標(biāo)異議申請，以維護(hù)自身的合法權(quán)益。