專利法實施細(xì)則及指南中有關(guān)本國優(yōu)先權(quán)內(nèi)容的試探性的修改建議

常津銘 劉華楠 張亢

摘要：本文從專利法本國優(yōu)先權(quán)的立法本意、定義、作用出發(fā)，對本國優(yōu)先權(quán)的使用情況進(jìn)行了統(tǒng)計分析，對實際審查過程中出現(xiàn)的不合理情況進(jìn)行了歸納，利用SWOT表分析了本國優(yōu)先權(quán)潛在修改方向的優(yōu)劣勢，以期為專利法實施細(xì)則和專利法審查指南關(guān)于本國優(yōu)先權(quán)相關(guān)規(guī)定的修改建言獻(xiàn)策。

關(guān)鍵詞：專利;本國優(yōu)先權(quán);SWOT

中圖分類號：D923.42 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1003-5168（2020）30-0085-04

1 引言

2018年12月23日，《專利法修正案草案》提交十三屆全國人大常委會第七次會議審議。草案加強(qiáng)對專利權(quán)人合法權(quán)益的保護(hù)，促進(jìn)專利實施和運(yùn)用，并將一批實踐證明成熟的做法上升為法律規(guī)范。在完善專利授權(quán)制度方面，草案擬新設(shè)外觀設(shè)計專利申請國內(nèi)優(yōu)先權(quán)制度，此舉也是為了加強(qiáng)對外觀設(shè)計的保護(hù)，改變了我國的本國優(yōu)先權(quán)僅能在發(fā)明和實用新型這兩種申請類型之間實行轉(zhuǎn)換的現(xiàn)實狀況?！秾＠ā分?，有《專利法實施細(xì)則》（以下簡稱“細(xì)則”）和《專利審查指南》（以下簡稱“指南”）做支撐?！秾＠ā沸薷模鼤鸺?xì)則和指南的變更。為了適應(yīng)當(dāng)前國家發(fā)展、專利制度的健全，本文擬對現(xiàn)有本國優(yōu)先權(quán)的使用情況和實際風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行分析，試探性的提出細(xì)則、指南關(guān)于本國優(yōu)先權(quán)的修改建議。

2 本國優(yōu)先權(quán)的演進(jìn)、定義和作用

中國于1985年3月19日正式加入巴黎公約，在同年實施的首部專利法中引入了外國優(yōu)先權(quán)制度，但并沒有規(guī)定本國優(yōu)先權(quán)，而且限定能夠享受優(yōu)先權(quán)的主體為外國申請人，本國申請人即使通過巴黎公約途徑也不能享受優(yōu)先權(quán)，相比之下我國申請人處于不利地位。另外，1992年修改《專利法》時，我國加入PCT一事已經(jīng)列入議事日程，一旦我國成為該條約的成員國，申請人向我國提出首次申請，隨后又就同一主題提出國際申請，如果該國際申請指定了中國，并隨后進(jìn)入中國國家階段，該申請人可以用它來取代其在中國的原始申請。這種情況相當(dāng)于申請人已經(jīng)享受了本國首次申請的優(yōu)先權(quán)，這樣會因為能否享受本國優(yōu)先權(quán)的問題上產(chǎn)生因申請途徑不同而結(jié)論有所不同的不合理現(xiàn)象[1]。為此，在1992年修改《專利法》時增加了本國優(yōu)先權(quán)，之后在第二次、第三次《專利法》的修改中均未對本國優(yōu)先權(quán)進(jìn)行實質(zhì)性的修改。目前，《專利法》第二十九條規(guī)定：申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。細(xì)則第三十二條第三款規(guī)定：申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的，其在先申請自后一申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊亍?/p>

根據(jù)實踐應(yīng)用，本國優(yōu)先權(quán)通常有以下三個作用：一是在符合單一性要求的前提下，申請人可以通過要求本國優(yōu)先權(quán)，將若干在先申請合并為一個在后申請，減少后續(xù)的維護(hù)費(fèi)用[1]。因為在后申請可以要求多項在先申請的本國優(yōu)先權(quán)，通過將多個本國優(yōu)先權(quán)合并在在后申請中以節(jié)省費(fèi)用。二是請人可以在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)實現(xiàn)發(fā)明和實用新型專利申請的相互轉(zhuǎn)換，這位申請人提供了再次選擇其認(rèn)為適合的專利申請類型的機(jī)會[1]。三是給予申請人完善和修改在先申請的機(jī)會，通過優(yōu)先權(quán)搶占申請日，后續(xù)可以對在先申請進(jìn)行一定程度的完善和修改。

3 本國優(yōu)先權(quán)的使用情況

3.1 近四年專利申請中具備本國優(yōu)先權(quán)專利申請的數(shù)量與占比趨勢

本國優(yōu)先權(quán)占比是指享有本國優(yōu)先權(quán)的申請數(shù)量與同期專利申請數(shù)量的比值。從圖1、表1可以看出，2015年，每一萬件申請中，有7件享有本國優(yōu)先權(quán);2018年，每一萬件申請中，有41件要求了本國優(yōu)先權(quán)，增長了近6倍。本國優(yōu)先權(quán)的使用情況總體趨于持續(xù)增長中，這反映出申請人、代理人對該項權(quán)利的理解程度加深，利用度穩(wěn)步提高。

3.2 本國優(yōu)先權(quán)的使用類型

本文對2015—2018年的專利申請進(jìn)行了類型分析，經(jīng)過統(tǒng)計獲知，在這四年中，在先申請為實用新型、在后申請轉(zhuǎn)為發(fā)明的申請量為4 084件，占比為11%，這反映出申請人對所申請的方案在最初可能并不確定其是否為該研發(fā)主體的核心發(fā)展方向、重點(diǎn)保護(hù)對象，但是經(jīng)過進(jìn)一步的論證或者是與市場進(jìn)一步的接洽，更加明確所做出的技術(shù)方案有加強(qiáng)保護(hù)的需要，于是轉(zhuǎn)換保護(hù)類型。數(shù)據(jù)顯示，89%的發(fā)明申請并不在于利用本國優(yōu)先權(quán)制度轉(zhuǎn)換類型，對于這些申請，申請人可能利用在先申請與在后申請之間的時間差對發(fā)明作一定程度的完善。圖3、表2中所示“發(fā)明轉(zhuǎn)實用新型”表示在先申請為發(fā)明類型，在后申請為實用新型的申請，其數(shù)量為零，這表明申請人基本上不會考慮將發(fā)明申請轉(zhuǎn)換為實用新型。這里面的原因之一可能是，實用新型審查速度雖然快于發(fā)明、創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)低于發(fā)明，但實用新型只能保護(hù)產(chǎn)品且保護(hù)期短于發(fā)明申請，申請人最初選擇了發(fā)明類型就表明其對技術(shù)方案的重視與自信，很少會轉(zhuǎn)成實用新型申請類型。

3.3 本國優(yōu)先權(quán)的法律狀態(tài)

筆者針對公開日在2015年1月1日到2017年12月31日享有本國優(yōu)先權(quán)的專利申請進(jìn)行了法律狀態(tài)信息統(tǒng)計，參見圖4和表3。同時也對這一時期不享有本國優(yōu)先權(quán)的專利申請的法律狀態(tài)進(jìn)行了分析，參見圖5和表3。可以看出，享有本國優(yōu)先權(quán)的專利申請的授權(quán)率為22.3%;不享有本國優(yōu)先權(quán)的專利申請的授權(quán)率為20%。享有本國優(yōu)先權(quán)的專利申請的授權(quán)率高出2個百分點(diǎn)，說明本國優(yōu)先權(quán)方案的申請日得以提前，對其方案的新穎性、創(chuàng)造性有實質(zhì)影響。

4 本國優(yōu)先權(quán)申請和審查過程

4.1 本國優(yōu)先權(quán)的審查

4.1.1 本國優(yōu)先權(quán)的審查與PCT國際階段的審查標(biāo)準(zhǔn)不完全一致。初審在審查本國優(yōu)先權(quán)時，會對相同主題進(jìn)行判斷。但是由于專利法、細(xì)則、指南并沒有對初審階段相同主題提出具體要求，僅僅提及明顯不一致的情形。于是初審員實際操作中，僅對優(yōu)先權(quán)進(jìn)行形式審查，并不判斷特征改變等具體修改[2]。

我國在PCT國際審查階段對于優(yōu)先權(quán)的實體審核判斷標(biāo)準(zhǔn)與PCT國際階段修改超范圍判斷標(biāo)準(zhǔn)一致[3]。即，將作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請看作是原始申請文件，將在后的國際申請看作修改后的申請文件，判斷在后的國際申請“修改不超范圍”就認(rèn)為該國際申請的優(yōu)先權(quán)成立?！靶薷某秶钡呐袛嗍且栽忌暾埼募檎w、且以本領(lǐng)域技術(shù)人員視角進(jìn)行考量，并不單從表面記述相同為依據(jù)。