論企業(yè)專利法律風(fēng)險防控體系的建設(shè)

蘇玉琪

摘 要：我國企業(yè)在運作各個階段都存在有專利風(fēng)險，在企業(yè)研發(fā)過程、專利申請授權(quán)維護過程、專利合同管理、專利技術(shù)使用以及專利運營等階段，都不同程度地具有一定專利風(fēng)險，包括企業(yè)專利管理風(fēng)險，以及專利侵權(quán)風(fēng)險。企業(yè)建設(shè)全方位的專利風(fēng)險防控體系，可從聘請專利代理所申請維護專利、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)進行企業(yè)內(nèi)部專利風(fēng)險控制以及糾紛產(chǎn)生后處理風(fēng)險著手，完善專利風(fēng)控體系，為企業(yè)發(fā)展保駕護航。

關(guān)鍵詞：專利風(fēng)險防控;企業(yè)專利管理風(fēng)險;專利侵權(quán)風(fēng)險。

隨著我國知識產(chǎn)權(quán)環(huán)境不斷改進以及我國國民法律素養(yǎng)的不斷提高，我國企業(yè)在運作過程中對專利法律風(fēng)險防控的要求也不斷提高。多方位建設(shè)專利法律風(fēng)險防控體系，才能更好地適應(yīng)市場的需求，符合各方主體的要求，增加企業(yè)自身的競爭力。

企業(yè)專利風(fēng)險主要有來自企業(yè)專利管理的風(fēng)險以及專利侵權(quán)風(fēng)險。企業(yè)專利管理風(fēng)險是從專利前端保護來考量，主要為企業(yè)內(nèi)部在專利管理過程中產(chǎn)生的，因?qū)ζ髽I(yè)自身專利保護不恰當(dāng)或不全面而產(chǎn)生的風(fēng)險。專利侵權(quán)風(fēng)險則是從專利后端運作來考量，主要為企業(yè)對外經(jīng)營運作過程中，與企業(yè)外部主體交互過程中出現(xiàn)的摩擦爭端。兩種風(fēng)險并非完全隔離，一般專利管理風(fēng)險防范不足易導(dǎo)致專利侵權(quán)風(fēng)險。從企業(yè)整體經(jīng)營運作來看，企業(yè)專利管理風(fēng)險可以從企業(yè)研發(fā)過程、專利申請授權(quán)維護過程、專利合同管理、專利技術(shù)使用以及專利運營等各個專利運作過程中細致考量。

首先，企業(yè)研發(fā)過程中會有重復(fù)研發(fā)現(xiàn)有技術(shù)、研發(fā)技術(shù)秘密公開、研發(fā)成果權(quán)利歸屬流失等風(fēng)險。重復(fù)研發(fā)現(xiàn)有技術(shù)，即為研發(fā)項目中有的為在先已被公開的專利技術(shù)。研發(fā)部門在申請立項時，會因各種原因?qū)е轮貜?fù)研發(fā)，比如專利相關(guān)工作人員未經(jīng)過專利檢索，或未經(jīng)過現(xiàn)有技術(shù)檢索，或企業(yè)未建立專利預(yù)警機制，或未形成在本行業(yè)技術(shù)繪制專利技術(shù)地圖的工作習(xí)慣，從而對本行業(yè)專利技術(shù)研發(fā)狀況了解不透徹，以致于研發(fā)重復(fù)，浪費人力物力資源，增加企業(yè)的運作成本。另有，在研發(fā)過程中，易出現(xiàn)研發(fā)成果流失的情況，有些是因為企業(yè)人員流動率大，或因為企業(yè)信息保密工作不到位，或者因為企業(yè)技術(shù)研發(fā)獎勵制度不完善，專利激勵機制作用不明顯，或?qū)＠暾垥r間把握不當(dāng)，導(dǎo)致研發(fā)成果有可能出現(xiàn)成果流失。

其次，在專利申請授權(quán)以及維護過程中易產(chǎn)生專利權(quán)利保護不當(dāng)、維護不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險。具體的，在專利申請過程中可能會產(chǎn)生專利權(quán)利保護不全的風(fēng)險。比如，在專利申請的獨立權(quán)利要求中具有非必要技術(shù)特征以外的技術(shù)特征，根據(jù)侵權(quán)技術(shù)比對等同原則，由于部分侵犯了獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征在大多數(shù)的法官的認(rèn)知中都不屬于侵權(quán)，因此，其他競爭企業(yè)可以使用略去了非必要技術(shù)特征的方案而實現(xiàn)同樣的技術(shù)效果，如此，其他競爭企業(yè)可任意使用必要技術(shù)特征而不侵權(quán)，導(dǎo)致企業(yè)申請的專利形同虛設(shè)，將技術(shù)白白送人。又比如，在專利申請過程中，將多個非獨立的發(fā)明創(chuàng)造合并到一個申請文件中，其他競爭企業(yè)則因“部分侵權(quán)”不侵權(quán)為由，任意使用其中的可單獨分離出來的發(fā)明創(chuàng)造，也導(dǎo)致企業(yè)專利技術(shù)的浪費。另外，由于產(chǎn)品的侵權(quán)證據(jù)較之工藝方法的侵權(quán)證據(jù)易于取得，因此在專利申請過程中，當(dāng)有產(chǎn)品及工藝同時申報的情況下，如果將工藝作為獨立權(quán)利要求申請保護，而產(chǎn)品作為從屬權(quán)利要求保護時，極易出現(xiàn)當(dāng)有競爭對手以專利方法生產(chǎn)專利產(chǎn)品時，因難以調(diào)取到工藝方法的侵權(quán)證據(jù)，而導(dǎo)致產(chǎn)品侵權(quán)證據(jù)舉證不足，即使舉證責(zé)任倒置也難以保證調(diào)取的證據(jù)完整。另有，在申請工作發(fā)明是，未將半成品單獨申請專利，導(dǎo)致由于工藝難取證，即使調(diào)取了半成品，也因為未申請專利保護而導(dǎo)致專利侵權(quán)證據(jù)不足，侵權(quán)不成立。另一方面，在專利維護過程中，由于代理所代理申請的合同一般到繳納第一年的年費即為合同履行完畢，企業(yè)在后續(xù)維護中，若有疏忽，則極易出現(xiàn)未即使繳納年費而導(dǎo)致現(xiàn)有專利失效的情況。

再次，企業(yè)運作中合同簽訂、履行及管理過程中也會出現(xiàn)專利相關(guān)風(fēng)險。在采購合同中，如未對所涉產(chǎn)品或服務(wù)進行專利檢索，則有可能采購到侵犯他人專利權(quán)的產(chǎn)品或服務(wù)，當(dāng)然，如果保全了采購合同、發(fā)票等相關(guān)證據(jù)，可根據(jù)“合法來源”抗辯。在銷售合同中，如所銷售的產(chǎn)品并非自主專利技術(shù)，或自由專利有被申請無效的可能，或自由專利是在其他專利基礎(chǔ)上進行改進，且并未與基礎(chǔ)專利權(quán)利所有人達成使用協(xié)議而不完全具有自由專利權(quán)屬，其銷售的產(chǎn)品則也有侵犯他人專利全的可能。特別是當(dāng)產(chǎn)品銷往國外時，由于國外專利檢索成本高，以及國內(nèi)實用新型，甚至發(fā)明在授權(quán)過程中，也不會檢索國外專利，即使在本國具有專利權(quán)屬，將具有國內(nèi)專利權(quán)屬的專利產(chǎn)品銷往國外時，也有侵犯國外他人專利權(quán)的風(fēng)險。另外，企業(yè)在生產(chǎn)過程中，有些企業(yè)為代加工企業(yè)，在接受委托加工時，對專利風(fēng)險規(guī)避條款重視不足，亦有可能導(dǎo)致后續(xù)生產(chǎn)、銷售過程中使用他人的專利生產(chǎn)方法或生產(chǎn)銷售侵犯他人專利權(quán)的產(chǎn)品。

然后，企業(yè)在使用技術(shù)時，易產(chǎn)品使用他人專利技術(shù)的侵權(quán)風(fēng)險。企業(yè)生產(chǎn)過程中，其所使用的工藝流程，如未檢索，也有可能為他人現(xiàn)有專利技術(shù)。至于生產(chǎn)設(shè)備，由于“權(quán)利用盡原則”，使用合法購買的生產(chǎn)設(shè)備本身并不會構(gòu)成對他人專利權(quán)的侵犯，但如果對合法購買的生產(chǎn)設(shè)備進行改進，或?qū)⒍鄠€生產(chǎn)設(shè)備組合使用，則有可能落入到他人的專利權(quán)的范圍，此種情況企業(yè)也易因疏忽未檢索，而不知道已侵犯了他人的專利權(quán)。

最后，企業(yè)專利運營過程中會產(chǎn)生專利資源管理不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險。有的企業(yè)專利申請量龐大，而其中有很多專利為“僵尸專利“，自己不生產(chǎn)也不使用，且不說長期不使用有可能被他人申請無效，維護龐大的專利還需要較高的專利維護成本，如繳納專利年費成本。另外，有的企業(yè)專利運營狀況不佳，大多企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理人員會忽略專利運營這部分的工作，因其工作較難開展，要了解市場專利需求及企業(yè)自身的專利狀況，即使促成了專利轉(zhuǎn)讓或許可，其決策是否為最優(yōu)決策需統(tǒng)籌考量。且在專利轉(zhuǎn)讓、許可過程中又會涉及到許多相關(guān)專利轉(zhuǎn)讓及專利許可的法律法規(guī)，權(quán)利維護、權(quán)利歸屬均需深入考量，由此工作難度加大，難以提升對此部分工作的積極性，導(dǎo)致專利運營工作不到位，專利資源管理不當(dāng)。

因此，企業(yè)在運作過程中對專利風(fēng)險的防范需綜合考量。從角色分工角度，可以從專利代理所專利申請維護、企業(yè)自身知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)進行企業(yè)內(nèi)部專利風(fēng)險控制以及糾紛產(chǎn)生后處理著手，多維度建設(shè)企業(yè)專利法律風(fēng)險防控體系。

首先，企業(yè)可與專業(yè)可靠的代理所合作，防范專利申請維護中的風(fēng)險?，F(xiàn)今知識產(chǎn)權(quán)代理所及專利代理師專業(yè)素質(zhì)良莠不齊，各個代理所的優(yōu)勢服務(wù)項目各有所長，甄選出合適的代理所能更好地為企業(yè)申請維護專利權(quán)利。主要還是代理所的專利代理師專業(yè)過硬，流程管理工作人員認(rèn)真負責(zé)。流程管理人員工作細致，可保障不錯過專利申請時機、答復(fù)時間、復(fù)審及繳費時間。代理師專業(yè)過硬，則可更好地保護權(quán)利要求范圍，在專利撰寫階段即可預(yù)見性避免可能出現(xiàn)的風(fēng)險，最大范圍保護權(quán)利要求，避免權(quán)利保護漏洞，增加授權(quán)的可能，減少專利被無效的可能，降低申請專利技術(shù)侵犯他人權(quán)利的可能，全面保護技術(shù)，避免別人侵犯自己的專利技術(shù)。另外，在與專利代理所簽訂合作協(xié)議時，可適當(dāng)增加工作時限等相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)以及違約責(zé)任，將申請過程中的風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去，降低企業(yè)運作成本。同時，還可與代理所簽訂年費繳納協(xié)議，避免漏繳年費以致專利失效。

其次，企業(yè)可貫徹《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》國家標(biāo)準(zhǔn)，在提高創(chuàng)新能力的同時，也可以很好地在企業(yè)內(nèi)部各個運作過程中防范相關(guān)專利風(fēng)險?！镀髽I(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》主要在資源管理、基礎(chǔ)管理及實施運行中對知識產(chǎn)權(quán)工作設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)病貫徹相關(guān)專利工作標(biāo)準(zhǔn)。在資源管理部分，對員工進行知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)，可樹立員工專利意識，在研發(fā)中形成檢索習(xí)慣，對創(chuàng)新技術(shù)及時事情專利，最大限度使企業(yè)技術(shù)受到保護;與員工簽訂知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議可防止職務(wù)發(fā)明技術(shù)流失;設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)預(yù)算費用，可有效激勵員工創(chuàng)新并申請專利，避免專利技術(shù)流失;對軟硬件管理形成網(wǎng)絡(luò)信息管理規(guī)范，可避免電腦中的技術(shù)秘密流失;對信息資源管理，及時搜集整理本行業(yè)專利信息，可形成有效的專利預(yù)警機制，養(yǎng)成繪制專利地圖的工作習(xí)慣，在便于研發(fā)的同時，亦可防止侵犯他人現(xiàn)有專利。在基礎(chǔ)管理部分，形成對專利權(quán)獲取、維護、運用形成標(biāo)準(zhǔn)文件，可讓企業(yè)專利工作人員形成規(guī)范工作習(xí)慣，在專利提案、檢索、權(quán)屬確認(rèn)、專利維護、專利變更等多項工作中形成標(biāo)準(zhǔn)動作，可提高與企業(yè)外部主體，如代理所之間的溝通效率，增加專利申請維護運用的工作效率。另外設(shè)立合同管理、保密工作、風(fēng)險監(jiān)控及爭議侵權(quán)處理方面形成標(biāo)準(zhǔn)動作，可有效防范專利合同、技術(shù)秘密等方面的風(fēng)險，并通過風(fēng)險監(jiān)控預(yù)見風(fēng)險，通過爭議侵權(quán)處理已形成的風(fēng)險。最后在實施和運行部分，通過對立項、研究開發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售及售后各個階段形成標(biāo)準(zhǔn)管理，可對企業(yè)運作過程中各個部門、各個工作階段形成有效管理，避免專利風(fēng)險。

最后，對已形成的爭議糾紛積極應(yīng)對，配合公司內(nèi)部律師或外聘律師以及專利代理師，主動化解已形成的專利風(fēng)險。這里的爭議糾紛包括專利無效糾紛及專利侵權(quán)糾紛。其中專利侵權(quán)糾紛包括對競爭對手侵犯自己專利技術(shù)，以及企業(yè)侵犯別人的專利技術(shù)的爭議糾紛。律師或代理人在處理專利糾紛，可根據(jù)實際情況，對糾紛申請或抗辯理由仔細審查，選擇最有效的糾紛處理策略，權(quán)衡各方主體利益得失，積極化解，平息糾紛。

綜上所述，企業(yè)專利法律風(fēng)險防控是一個系統(tǒng)的防范工程，專利管理中任何一細微處的遺漏或失誤都可能導(dǎo)致后續(xù)爭議糾紛發(fā)生的可能。企業(yè)只有全方位建設(shè)企業(yè)專利風(fēng)險防控體系，完善企業(yè)專利管理體系，才能盡可能地減少專利法律風(fēng)險，為企業(yè)的發(fā)展保駕護航。

參考文獻

[1] 國家知識產(chǎn)權(quán)專利復(fù)審委員會.以案說法--專利復(fù)審/無效典型案例指引[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2018.

[2] 石楠楠.專利侵權(quán)事由研究.哈爾濱商業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文，2019.

[3] 毛慧恒.企業(yè)專利權(quán)的發(fā)展與保護--解開等同原則“面紗”[J].科技經(jīng)濟與管理科學(xué)，2016（08）.

[4] 潘春英.企業(yè)專利申請中的風(fēng)險管理與防范[J].柴油機設(shè)計與制造，2014（01）.

[5] 子浩.赴美會展的專利侵權(quán)風(fēng)險及其應(yīng)對--以在內(nèi)華達州經(jīng)驗為例[J].電子知識產(chǎn)權(quán)，2019（04）.

[6] 尹若凝.我國專利運營風(fēng)險與防范法律問題研究.哈爾濱工程大學(xué)碩士學(xué)位論文，2016.

[7] 丁建春.張麗.專利保護攻防實戰(zhàn)手冊[M].北京：法律出版社，2020（05）.

[8] 江蘇省知識產(chǎn)權(quán)局.企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理實物[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2016.

[9] 柳靖.蘇科岑.科技型小微企業(yè)專利運營法律風(fēng)險及其防控策略[J].黑龍江工業(yè)學(xué)院學(xué)報，2019（11）.

[10] 蔣志宏.我國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險防范研究[J].科技管理研究，2010（12）.