抵觸申請(qǐng)?jiān)趯＠贫戎杏泻巫饔?？?）

楊敏鋒

抵觸申請(qǐng)?jiān)趯＠贫戎械淖饔貌⒎莾H為防止重復(fù)授權(quán)，而是用于判斷新穎性。在專利制度中，抵觸申請(qǐng)、新穎性、禁止重復(fù)授權(quán)以及先申請(qǐng)?jiān)瓌t其實(shí)都是在“授予創(chuàng)新者專利保護(hù)”這一基本原則下，在“主體”“時(shí)間”“公開范圍”和“保護(hù)范圍”四個(gè)變量不同時(shí)給出的相應(yīng)解決方案。至于抵觸申請(qǐng)和現(xiàn)有技術(shù)之間的一些差異，如是否可以進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)/抵觸申請(qǐng)抗辯，以及是否可以用于判斷創(chuàng)造性，則本質(zhì)上是政策問題，而不是法律問題。

抵觸申請(qǐng)與現(xiàn)有技術(shù)

在討論抵觸申請(qǐng)時(shí)，還有一個(gè)繞不過去的概念就是“現(xiàn)有技術(shù)”。根據(jù)《專利法》第22條，抵觸申請(qǐng)不屬于現(xiàn)有技術(shù)，但在新穎性判斷上，雙方具有相同的“江湖地位”。但是，根據(jù)《專利法》第22條和第62條，現(xiàn)有技術(shù)可以用來判斷創(chuàng)造性，在侵犯專利權(quán)訴訟案件中還能用來進(jìn)行“現(xiàn)有技術(shù)抗辯”，而抵觸申請(qǐng)不能使用在這兩項(xiàng)“新業(yè)務(wù)”上。不過在實(shí)踐中，抵觸申請(qǐng)雖然不能用于判斷創(chuàng)造性，但也已經(jīng)成功“拿下一血”，可以進(jìn)行“抵觸申請(qǐng)抗辯”。

第一，用于創(chuàng)造性判斷。

抵觸申請(qǐng)的出現(xiàn)是由于專利申請(qǐng)從提交到公開需要花費(fèi)一定的時(shí)間，如在這期限內(nèi)如果有人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造也提起了專利申請(qǐng)，這就構(gòu)成了抵觸申請(qǐng)。抵觸申請(qǐng)和現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別有時(shí)只差1cm。如果在先申請(qǐng)的公開日早于在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日（包括同日），則構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，而如果晚于在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日一天，則構(gòu)成抵觸申請(qǐng)。從這點(diǎn)來看，抵觸申請(qǐng)和現(xiàn)有技術(shù)之間并不存在不可逾越的鴻溝，如美國(guó)專利法和《歐洲專利公約》就都將抵觸申請(qǐng)納入現(xiàn)有技術(shù)的范疇。

在抵觸申請(qǐng)不屬于現(xiàn)有技術(shù)的國(guó)家，抵觸申請(qǐng)不能用來評(píng)價(jià)創(chuàng)造性基本不存在爭(zhēng)議。歐洲和美國(guó)雖然規(guī)定抵觸申請(qǐng)屬于現(xiàn)有技術(shù)，但在抵觸申請(qǐng)是否能用來判斷創(chuàng)造性上的規(guī)定也并不相同?！稓W洲專利公約》規(guī)定，抵觸申請(qǐng)并不能用來判斷創(chuàng)造性，而美國(guó)則相反。美國(guó)Rich法官在In Re Bass案中認(rèn)為，“在某一目的是現(xiàn)有技術(shù)，在所有目的、所有法院和專利局也是現(xiàn)有技術(shù)。”

由于美歐兩大巨頭的立場(chǎng)并不相同，故《巴黎公約補(bǔ)充條約》也只能做出妥協(xié)，規(guī)定締約方除了應(yīng)規(guī)定在先申請(qǐng)?jiān)谂袛嘈路f性時(shí)應(yīng)作為現(xiàn)有技術(shù)外，可以自行決定在判斷非顯而易見性時(shí)是否也作為現(xiàn)有技術(shù)。根據(jù)美國(guó)和歐洲的實(shí)踐，抵觸申請(qǐng)是否能用來判斷創(chuàng)造性更多是一種政策性考量，允許用抵觸申請(qǐng)來判斷創(chuàng)造性則意味著提高了創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)。

第二，用于現(xiàn)有技術(shù)抗辯。

至于抵觸申請(qǐng)是否可用來進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)抗辯，在規(guī)定抵觸申請(qǐng)屬于現(xiàn)有技術(shù)的國(guó)家應(yīng)當(dāng)沒有太多爭(zhēng)議。在抵觸申請(qǐng)不屬于現(xiàn)有技術(shù)的國(guó)家，則還需進(jìn)一步論證。在專利訴訟中，如果行為人明顯實(shí)施的是屬于公共領(lǐng)域的技術(shù)，在面臨侵犯專利權(quán)訴訟時(shí)還需要通過專利無效程序來救濟(jì)，則對(duì)行為人過于苛刻。不過，法院由于不能夠直接否定專利權(quán)的效力，故出現(xiàn)了現(xiàn)有技術(shù)抗辯這種變通做法。

在判斷一項(xiàng)技術(shù)方案是否與現(xiàn)有技術(shù)相同時(shí)，判斷規(guī)則相對(duì)比較簡(jiǎn)單明確，在全國(guó)數(shù)十家擁有專利管轄權(quán)的法院中統(tǒng)一裁判標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)比較容易實(shí)現(xiàn)。目前，在最高人民法院和各地方高級(jí)人民法院頒布的司法政策性文件和法院的相關(guān)判決中，已經(jīng)可以參照現(xiàn)有技術(shù)/現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)來評(píng)判抵觸申請(qǐng)抗辯，當(dāng)然各法院在對(duì)如何歸納抗辯理由時(shí)存在一些差異。

三類專利可互為抵觸申請(qǐng)

我國(guó)的專利分為發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)三種，其中發(fā)明和實(shí)用新型保護(hù)的是技術(shù)方案，而外觀設(shè)計(jì)保護(hù)的是藝術(shù)設(shè)計(jì)，雙方屬于不同的“陣營(yíng)”。發(fā)明和實(shí)用新型可以互為抵觸申請(qǐng)當(dāng)無疑義，而發(fā)明/實(shí)用新型與外觀設(shè)計(jì)之間是否可以適用抵觸申請(qǐng)抗辯就成為一個(gè)需要研究的問題。

第一，互為抵觸是否有合理性。

我國(guó)《專利法》第22條和23條對(duì)發(fā)明/實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)的抵觸時(shí)申請(qǐng)分別作出了規(guī)定，從法條的表面含義來看，雙方不能互為抵觸申請(qǐng)。在實(shí)務(wù)中，一些復(fù)審委的決定和法院的判決也持相同的觀點(diǎn)。

不過，從專利制度的本意來看，抵觸申請(qǐng)可以用來破壞新穎性，而判斷新穎性的標(biāo)準(zhǔn)本質(zhì)上就是看在后申請(qǐng)中的信息是否已經(jīng)被在先申請(qǐng)公開。雖然說發(fā)明/實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)中公開信息的載體有所不同，前者為權(quán)利要求書和說明書（包括說明書附圖），后者圖片/照片和簡(jiǎn)要說明，但這些不同的載體在公開信息這一功能上不應(yīng)當(dāng)存在本質(zhì)差異。

以前文的圖2為例，假定在先申請(qǐng)公開的內(nèi)容為A。如果該在先申請(qǐng)為發(fā)明/實(shí)用新型，則要求保護(hù)的是其中的“技術(shù)部分B”；如果在先申請(qǐng)為外觀設(shè)計(jì)，則要求保護(hù)的是其中的“藝術(shù)部分C”。“技術(shù)”和“藝術(shù)”屬于不同的領(lǐng)域，故B和C范圍不同，不會(huì)構(gòu)成“重復(fù)授權(quán)”。不過，B和C是否重復(fù)并不會(huì)對(duì)A的范圍產(chǎn)生影響。認(rèn)為外觀設(shè)計(jì)和發(fā)明/實(shí)用新型不能成為抵觸申請(qǐng)的觀點(diǎn)，只關(guān)注了抵觸申請(qǐng)?jiān)诮怪貜?fù)授權(quán)方面的功能，但忽略了其在判斷新穎性上的功能。

更進(jìn)一步地說，如將“抵觸”視為一種“沖突”而不是“重復(fù)”，則可以發(fā)現(xiàn)，權(quán)利的類型不同也不構(gòu)成障礙?！秾＠ā返?3條第3款規(guī)定，外觀設(shè)計(jì)不得與他人在申請(qǐng)日前已經(jīng)取得的合法權(quán)利相沖突。這里的在先權(quán)利包括商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)、肖像權(quán)已經(jīng)知名商品特有的包裝或者裝潢等。這些在先權(quán)利中，商標(biāo)權(quán)和著作權(quán)等屬于知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的“近親”，肖像權(quán)則屬于其他領(lǐng)域的“遠(yuǎn)親”?！敖H”和“遠(yuǎn)親”都擁有無效外觀設(shè)計(jì)授權(quán)的資格，而同屬專利領(lǐng)域的“自家兄弟”發(fā)明和實(shí)用新型卻沒有資格，這恐怕難以自圓其說。

在美國(guó)，海關(guān)與專利上訴法院（CAFC的前身）在No.8188判決中就以外觀設(shè)計(jì)專利和隨后申請(qǐng)的發(fā)明專利申請(qǐng)的兩個(gè)螺旋實(shí)施例相同，認(rèn)為外觀設(shè)計(jì)構(gòu)成發(fā)明專利的抵觸申請(qǐng)，駁回了該發(fā)明專利申請(qǐng)。同樣，寧波市中院在“安裝架”侵犯實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案中認(rèn)為，外觀設(shè)計(jì)可以成為實(shí)用新型的抵觸申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)，理由是雙方的保護(hù)范圍存在交集。

第二，構(gòu)成抵觸是否有可能性。

當(dāng)然，理論上可以構(gòu)成抵觸申請(qǐng)并不意味著在實(shí)踐中可以輕易實(shí)現(xiàn)。外觀設(shè)計(jì)保護(hù)的是“藝術(shù)”，而發(fā)明/實(shí)用新型保護(hù)的是“技術(shù)”，雙方在進(jìn)行比對(duì)時(shí)會(huì)遇到一些難以克服的問題。

在一個(gè)常見的產(chǎn)品權(quán)利要求中，公開的信息通常包括該產(chǎn)品包含了哪些部件、各部件之間的連接關(guān)系、部件之間如何配合，從而實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)功能。以蒸汽熨斗為例，如果發(fā)明/實(shí)用新型的權(quán)利要求中提到了某個(gè)按鈕，則會(huì)標(biāo)明該按鈕的名稱（如注水開關(guān)是電源開關(guān)），并在名稱后面附上附圖標(biāo)記。相關(guān)公眾通過查閱說明書和附圖，可以很清楚的理解該按鈕的功能。

不過，外觀設(shè)計(jì)專利的圖片/照片和簡(jiǎn)要說明中，并不能提及技術(shù)方面的內(nèi)容。即使外觀設(shè)計(jì)和發(fā)明/實(shí)用新型的圖片實(shí)質(zhì)性相似，但外觀設(shè)計(jì)圖片給出的信息只包括該產(chǎn)品的形狀、圖案和色彩，不會(huì)涉及到技術(shù)方面的內(nèi)容。在一個(gè)蒸汽熨斗外觀設(shè)計(jì)專利中，六視圖和立體圖等視圖并不會(huì)告知公眾該產(chǎn)品上的某個(gè)按鈕是電源開關(guān)、注水開關(guān)還是純裝飾用，除非該按鈕的作用能夠從視圖中直接地、毫無疑義地給出。

另外，外觀設(shè)計(jì)保護(hù)的是從“外部”可以看到的設(shè)計(jì)，不包括產(chǎn)品內(nèi)部。如果發(fā)明/實(shí)用新型專利中還涉及到產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)，那外觀設(shè)計(jì)專利也會(huì)由于未能公開這些內(nèi)部結(jié)構(gòu)信息而無法成為抵觸申請(qǐng)。綜合來說，外觀設(shè)計(jì)恐怕只能成為一些結(jié)構(gòu)相對(duì)比較簡(jiǎn)單的發(fā)明/實(shí)用新型的抵觸申請(qǐng)，對(duì)結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的發(fā)明/實(shí)用新型則恐怕會(huì)力不從心。

同樣，發(fā)明/實(shí)用新型成為外觀設(shè)計(jì)的抵觸申請(qǐng)也是困難重重。外觀設(shè)計(jì)一般需要提交六面視圖，充分公開該外觀設(shè)計(jì)在各個(gè)不同視角下的形狀。發(fā)明/實(shí)用新型提交的附圖中，通常表現(xiàn)的是其正面、重要部位以及內(nèi)部的形狀結(jié)構(gòu)，不涉及其他視角。如在“蒸汽清潔機(jī)（NKT-140）”外觀專利侵權(quán)案中，被告以其實(shí)施的是一項(xiàng)在先實(shí)用新型專利為由進(jìn)行抗辯。法院認(rèn)為，該實(shí)用新型專利的6幅視圖均為一面體圖片，且有3幅是關(guān)于產(chǎn)品內(nèi)部構(gòu)造的剖面圖，并未完全揭示被告產(chǎn)品的外部形狀，現(xiàn)有技術(shù)抗辯不能成立。

余論

專利制度在權(quán)利的獲取和保護(hù)方面存在的眾多具體規(guī)則，實(shí)際上是根據(jù)專利制度的立法宗旨，針對(duì)各個(gè)不同的具體情形所給出的解決方案。用數(shù)學(xué)語言來說，就是在“變量”不同時(shí)所獲得的不同的“解”。“新穎性”“現(xiàn)有技術(shù)”“抵觸申請(qǐng)”“禁止重復(fù)授權(quán)”以及“先申請(qǐng)?jiān)瓌t”，就是在“主體”“時(shí)間”“公開范圍”和“保護(hù)范圍”4個(gè)變量不同的情況下，所給出的不同的解。

專利制度的重要宗旨是保護(hù)創(chuàng)新，而創(chuàng)新能力和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相關(guān)，處于不同發(fā)展階段的國(guó)家對(duì)創(chuàng)新保護(hù)的需求存在明顯差異。同時(shí)，與創(chuàng)新相關(guān)的重要概念“創(chuàng)造性/非顯而易見性”的確定標(biāo)準(zhǔn)更是存在較多的不確定性。僅在本文所討論的狹窄范圍內(nèi)，各個(gè)國(guó)家的具體規(guī)定之間就存在諸多的不同之處。這些不同在很多時(shí)候恐怕并不是法律問題，而是政治問題。事實(shí)上，“知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的設(shè)置和運(yùn)營(yíng)關(guān)系到一個(gè)國(guó)家公共政策的選擇，與當(dāng)時(shí)的社會(huì)需求不可分割?！币苍S，從政治的高度去學(xué)習(xí)和研究專利，能夠更好地幫助我們了解整個(gè)專利制度。

（作者系北京市萬慧達(dá)律師事務(wù)所律師）

鏈接：

北京市萬慧達(dá)律師事務(wù)所創(chuàng)建于2003年9月，在全國(guó)擁有3家分所，專業(yè)團(tuán)隊(duì)350余人，核心專家20余人，服務(wù)全球的數(shù)千家客戶，業(yè)務(wù)覆蓋知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律服務(wù)的全部領(lǐng)域。迄今為止，萬慧達(dá)律所已有30余起案件被收入最高法院公報(bào)、年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)十大案件或五十件經(jīng)典案件；另有幾十件案件被評(píng)為地方工商、海關(guān)或法院的年度十佳/優(yōu)秀案件。

萬慧達(dá)律所撰寫、編輯或翻譯出版了眾多著作，如《馳名商標(biāo)和著名商標(biāo)的法律保護(hù)》《商標(biāo)法》《中國(guó)商標(biāo)報(bào)告》《中國(guó)專利報(bào)告》等，并積極參與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的制定、重要知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)的制定和修訂，以及各類專業(yè)研討活動(dòng)。萬慧達(dá)律所連續(xù)多年被國(guó)際專業(yè)媒體評(píng)為中國(guó)區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)第一梯隊(duì)，連續(xù)多年獲得媒體或相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)選的中國(guó)杰出知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟團(tuán)隊(duì)、最佳律所、十佳律所等榮譽(yù)稱號(hào)。