淺談準(zhǔn)確全面應(yīng)用法條在發(fā)明專利一審審查中的重要性

顧瑜尉　柳洋洋

關(guān)鍵詞 發(fā)明專利 實質(zhì)審查 準(zhǔn)確性 全面性

作者簡介：顧瑜尉、柳洋洋，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作江蘇中心，知識產(chǎn)權(quán)師，研究方向：專利審查。

中圖分類號：D923.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標(biāo)識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.04.119

我國發(fā)明專利申請量大，結(jié)案周期長，常常受到申請人的詬病，日益增長的發(fā)明專利申請量和審查資源不足之間的矛盾突出。在有限的審查資源下，如何高效地完成實質(zhì)審查任務(wù)成為了時下需要解決的問題。在踐行充分溝通的同時，保證專利審查的質(zhì)量同樣必不可少。

除了在第一次審查意見通知書（下稱“一通”）中通過充分檢索獲得有效對比文件，以及在通知書中正確引導(dǎo)申請人之外，如何準(zhǔn)確與全面地使用法條，保證審查意見通知書的準(zhǔn)確性和嚴(yán)謹(jǐn)性也屬于重中之重。司法文書中無論是敘述事實，闡述理由，擺出結(jié)論，還是使用語言文字，都必須保持精確。與之類似的，通過準(zhǔn)確地使用專利法及其實施細則，在堅持以“三性評判”為主線的原則下，合理運用其他法條，可以避免因為法條使用不當(dāng)而導(dǎo)致的審查程序延長。除了要注意法條使用的優(yōu)先級以外，對于審查邏輯的合理把握也可以避免因?qū)彶橐庖姺磸?fù)而導(dǎo)致的審查程序拖沓。

同時，對于具備授權(quán)前景的發(fā)明專利，在發(fā)出一通時，要進行全面審查，指出形式缺陷，不僅有助于提高行政效率，還能幫助申請人獲得保護范圍清晰合理且權(quán)利穩(wěn)定的授權(quán)。

在審查意見通知書中準(zhǔn)確使用法條關(guān)系到專利法的正確實施，可以提高與申請人的溝通效率，如果認(rèn)定不準(zhǔn)確，表達不清楚，可能會引起申請人的疑惑和誤解，導(dǎo)致申請人錯誤的修改方向，造成申請人合理保護范圍的縮小，或者是審查周期延長。

一、準(zhǔn)確性

在審查意見通知書中準(zhǔn)確使用法條關(guān)系到專利法的正確實施，可以提高與申請人的溝通效率，如果認(rèn)定不準(zhǔn)確，表達不清楚，可能會引起申請人的疑惑和誤解，導(dǎo)致申請人錯誤的修改方向，造成申請人合理保護范圍的縮小，或者是審查周期延長，下面將通過具體案例進行進一步的分析說明。

案例1：

一通：在指出權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的同時指出權(quán)利要求1-5之間不具備單一性。

一通后，申請人修改權(quán)利要求并意見陳述。

二通：繼續(xù)發(fā)出不具備創(chuàng)造性和單一性的審查意見。

申請人意見陳述，擬授權(quán)。

其中指出不具備單一性的權(quán)利要求為：

權(quán)利要求1涉及一種肽。

權(quán)利要求2涉及含有權(quán)利要求1所述肽的復(fù)合物。

權(quán)利要求3涉及表面含有權(quán)利要求1所述肽的組織修復(fù)用支架。

權(quán)利要求4涉及利用權(quán)利要求1所述肽的組織修復(fù)用支架的表面處理方式。

權(quán)利要求5涉及含有權(quán)利要求1所述肽的處理液。

對專利申請設(shè)置單一性的目的主要有：防止申請人以一件申請的費用同時申請一項以上的發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，?gòu)成不當(dāng)?shù)美?便于專利文獻的分類、管理和檢索。顯然以上案例中的五組發(fā)明并不屬于明顯不具備單一性的情形，其技術(shù)領(lǐng)域相同，且根據(jù)后續(xù)的評述可知，權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的缺陷容易被克服，因此一通中的做法屬于投機取巧。由于濫用單一性，會給申請人后續(xù)修改帶來困惑，若申請人將不具備新創(chuàng)性的權(quán)利要求刪除，而保留未評述的權(quán)利要求，勢必會延長審查周期。

案例2：

某精華液，其由人胎盤提取液、蝸牛分泌物濾液等組成。具有修復(fù)曬傷皮膚，促進細胞新生的功效。審查員在一通中評述了創(chuàng)造性，同時還指出了申請的形式缺陷。一通回案后，審查員發(fā)現(xiàn)組合物中的人胎盤提取物屬于人的組織產(chǎn)品，根據(jù)衛(wèi)生部2016年12月頒布的《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》，其中表1第390項明確規(guī)定了人的細胞、組織或人源產(chǎn)品為化妝品中國家明令禁止使用的組分，人胎盤提取物在實際使用時因為缺乏相關(guān)病毒檢查項，存在可能安全風(fēng)險的因素。同時胎盤是與人身相關(guān)的特殊物，其來源受限、涉及道德問題，并有傳播肝類、艾滋病等病原體的危險，其應(yīng)用受到限制。因此，審查員在二通中指出了本申請屬于《專利法》第5條規(guī)定的不授予專利權(quán)的范圍。

于本案中，在發(fā)出一通時，未能全面兼顧組合物中成分的安全性，因此，導(dǎo)致了一通中使用法條的不準(zhǔn)確，在審查程序上，使得一通的通知書基本上成為無效通知書，無形之中延長了審查周期。在法條的使用順序上，《專利法》第5條、第25條等條款的優(yōu)先級要高于“三性評判”，因此，如何正確選擇在一通中應(yīng)用的法條顯得同樣重要。

案例3：

一種某植物葉片離體再生體系建立的方法，審查員指出權(quán)利要求并未對采集時間進行任何限定，而說明書記載季節(jié)對污染率影響巨大，最佳時間為3-4月份，因此權(quán)利要求得不到說明書的支持。

設(shè)置不支持法條的初衷是權(quán)利要求范圍概括不合理，不能預(yù)期所有的方式均能解決本申請所要解決的技術(shù)問題，而顯然說明書中的實施例僅僅是對取樣最佳時間的篩選，是對時間的進一步優(yōu)選，而并非是除了最佳的3-4月份取樣的其它時間不能解決本申請所聲稱的技術(shù)問題，可見，權(quán)利要求并不存在不支持的問題，對于不支持的質(zhì)疑未能緊扣發(fā)明所解決的技術(shù)問題來判斷，存在過度質(zhì)疑的情況，屬于有事實而無法律論證。簡單列舉實施例和權(quán)利要求范圍差異就直接得出不符合《專利法》第26條第4款規(guī)定的結(jié)論，實質(zhì)上僅是完成了事實調(diào)查，而缺乏了必要的分析和論證，這樣的審查意見通知書顯然是缺乏依據(jù)的，造成審查效能低下。

案例4：

一種花蕾期延長品種的選育方法，包括對該花某花期延長植株進行篩選，用60Co- 射線進行輻射誘變處理，處理后的植株進行扦插繁殖，挑選優(yōu)良植株的步驟。審查員在一通中指出：通過輻射誘變處理產(chǎn)生新品種依賴于在該誘變條件下所產(chǎn)生的基因的隨機突變，然后再結(jié)合扦插繁殖選育獲得某花期延長新品種，即該突變實際上是DNA復(fù)制過程中的一個或者幾個堿基的變化，具有突變方向偶然、突變位點不確定性的特點，具有隨機性。因此，該權(quán)利要求不具備實用性。

實用性是指發(fā)明或者實用新型申請的主題必須能夠在產(chǎn)業(yè)上制造或使用，并且能夠產(chǎn)生積極的效果。本案記載了對某花期延長植株進行篩選，即已經(jīng)獲得某花期延長植株，而后通過輻射誘變處理及扦插繁殖挑選優(yōu)良植株，這樣，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠合理預(yù)期誘變后篩選亦能夠獲得某花期延長植株，因此，該技術(shù)方案具備實用性。在遇到權(quán)利要求中含有輻射誘變等步驟時，不能想當(dāng)然的認(rèn)為其不具備實用性，要仔細分析技術(shù)方案整體，判斷該輻射誘變的結(jié)果是否可以預(yù)期，進而準(zhǔn)確判斷其是否具備實用性，避免發(fā)出錯誤的通知書，造成行政資源浪費。

案例5：

A案：某禽病病毒的檢測方法，審查員在一通中評述了權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性。

B案：某抗過敏液，權(quán)利要求2請求保護權(quán)利要求1所述抗過敏液的應(yīng)用，其特征在于所述抗過敏液在消除某產(chǎn)品過敏源上的應(yīng)用。審查員在一通中指出權(quán)利要求2屬于不授權(quán)客體中的預(yù)防或治療疾病范疇，不符合《專利法》第25條的規(guī)定。

以上兩個案件中，A案的檢測方法以離體樣品為對象，并且以獲得同一主體疾病診斷結(jié)果或健康狀況為直接目的，即獲得禽病病毒的診斷結(jié)果，屬于疾病的診斷方法，而審查員未指出其不符合《專利法》第25條的規(guī)定。B案中，權(quán)利要求2實際上是指使用抗過敏液處理含有過敏原的某產(chǎn)品，屬于產(chǎn)品加工和處理的過程，即并不是以人體為實施對象，實際上不屬于不授權(quán)客體中的預(yù)防或治療疾病范疇，不應(yīng)在一通中指出不符合《專利法》第25條規(guī)定的缺陷。

從以上幾個案例可以看出：在一通中，法條使用得不準(zhǔn)確，會造成在后續(xù)通知書中法條更換，或者審查順序混亂，審查意見反復(fù)。使用準(zhǔn)確的法條得出合理的審查結(jié)論，一方面可以提高審查的效率，另一方面也提升了專利審查的質(zhì)量。準(zhǔn)確的法條運用可以傳遞給申請人正確的信息，方便后續(xù)審理，提高審查效能。

二、全面性

對有授權(quán)前景的案件進行全面審查，有助于引導(dǎo)申請人的修改方向，加速審查過程，提高審查效率。

案例6：

A案：在一通中評述了全部權(quán)利要求的創(chuàng)造性，但對比文件未公開本申請的發(fā)明點，關(guān)于創(chuàng)造性的評述略顯牽強。申請人通過修改合并了從屬權(quán)利要求，審查員在二通中指出從屬權(quán)利要求引用關(guān)系錯誤的形式問題，申請人修改后授權(quán)。

B案：某指甲油組合物和應(yīng)用方法，審查員在一通中認(rèn)定權(quán)利要求1僅對某化合物進行了寬泛的限定，本領(lǐng)域技術(shù)人員難以預(yù)期權(quán)利要求1所涵蓋的組合物均具有與實施例中組合物相同或類似的技術(shù)效果，同時還在通知書中指出了不清楚等形式缺陷。申請人通過修改權(quán)利要求后獲得授權(quán)。

以上兩個案件均屬于明顯具備授權(quán)前景的案件，A案在發(fā)出一通時沒有全面審查，導(dǎo)致了溝通次數(shù)的增多，審查周期的延長;而B案在一通中進行全面審查，并且針對授權(quán)范圍給出了適當(dāng)指引，使案件在一通后就完成結(jié)案，明顯縮短了審查周期。因此，對于有授權(quán)前景的案件，建議一通進行全面審查，指出申請文件中存在的全部缺陷，申請人在克服審查員指出的缺陷后，一通后即可授權(quán)，從而達到縮短審查周期，盡快結(jié)案、提高工作效率、節(jié)約行政資源的目標(biāo)。

三、結(jié)語

盡可能地在第一次審查意見通知書中進行準(zhǔn)確、全面的審查，是對審查員業(yè)務(wù)能力的考驗。通過以上案例可以看出，當(dāng)前審查員對于某些法條的認(rèn)識和運用還不夠到位，審查員還需要從自身素質(zhì)出發(fā)，通過學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等方面提升自身的綜合能力。通過能力的提升，使得在面對每一個案件時，能對案件有一定的預(yù)期和把握，使法條的運用了然于心，靈活運用法條，正確把握結(jié)案方向，縮短結(jié)案周期，提升審查效能。

注釋：

①同第一作者。

參考文獻：

[1]范冬梅.關(guān)于在實際審查中踐行程序節(jié)約原則的思考[J].中國發(fā)明與專利，2018，15（10）： 89-93.