“反向混淆”的法律規(guī)制

趙春杰

一、“反向混淆”概述

“反向混淆”一詞來(lái)源于美國(guó)司法實(shí)踐之中，較為典型的反向混淆案件發(fā)生在大企業(yè)擅自使用小企業(yè)的商標(biāo)權(quán)，并且通過(guò)大量宣傳使得相關(guān)公眾誤認(rèn)為產(chǎn)品或服務(wù)的提供者是侵權(quán)人的情況。反向混淆與傳統(tǒng)的混淆主要區(qū)別體現(xiàn)在被告會(huì)對(duì)該商標(biāo)的投入廣泛地宣傳使用。在美國(guó)首次被認(rèn)定為反向混淆的案例是1977年的Big O一案，原告Big O Tire Dealers，Inc是一家輪胎采購(gòu)商，其在14個(gè)州擁有輪胎經(jīng)銷(xiāo)商。1973年秋天該公司開(kāi)始生產(chǎn)輪胎，并開(kāi)始在該類(lèi)產(chǎn)品上使用、推廣“Big O Big Foot 60”與“Big O Big Foot 70”商標(biāo)。被告Goodyear公司是當(dāng)時(shí)世界上最大的輪胎制造商，其于1973年末三個(gè)月中開(kāi)始在雪地摩托車(chē)的履帶上使用“Bigfoot”商標(biāo)。后來(lái)Goodyear公司雖然發(fā)現(xiàn)原告對(duì)該商標(biāo)在先使用的事實(shí)，但是仍未能有效從原告那里得到授權(quán)許可，反而在電視平臺(tái)上做了大量的宣傳。在該案中，原告并未主張或舉證被告有攀附原告商譽(yù)的故意，而是主張被告的行為在事實(shí)上造成了相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。在該案中，美國(guó)第十巡回上訴法院認(rèn)為萊哈姆法中并未規(guī)定反向混淆的條款，但是需要遵循保護(hù)既定商品名稱(chēng)和防止公眾混淆的政策，因此希望能夠從普通法的角度將其納入至保護(hù)范圍之內(nèi)，法院認(rèn)定被告通過(guò)不正當(dāng)使用商標(biāo)的行為進(jìn)行不公平競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)者對(duì)在先使用者的商品來(lái)源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，最終判決被告承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)賠償與懲罰性賠償金。

“反向混淆”本質(zhì)上是商業(yè)經(jīng)營(yíng)中擅自長(zhǎng)期使用他人的商標(biāo)，其導(dǎo)致的結(jié)果是商標(biāo)權(quán)人逐漸喪失對(duì)該商標(biāo)的控制權(quán)，權(quán)利人難以在后續(xù)的使用中發(fā)揮該商標(biāo)區(qū)別于其他市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者的效用；侵權(quán)人的使用方式最終會(huì)切斷商標(biāo)權(quán)與權(quán)利人之間的聯(lián)系。各國(guó)對(duì)于“反向混淆”都予以一定程度上的規(guī)制，原因在于如果不加以禁止則將放任大公司通過(guò)在后使用的方式侵占小公司注冊(cè)商標(biāo)權(quán)。但一些案件中過(guò)度保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的利益將有損利益衡量原則，在很多“反向混淆”案例中，原告雖然對(duì)該商標(biāo)享有權(quán)利，但并未通過(guò)更多的市場(chǎng)宣傳、持續(xù)經(jīng)營(yíng)使得該注冊(cè)商標(biāo)發(fā)揮應(yīng)有的核心功能，即發(fā)揮識(shí)別來(lái)源的功能。換句話(huà)說(shuō)，法院側(cè)重于保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)持有人對(duì)商標(biāo)享有的期待性的識(shí)別功能。

二、“反向混淆”的構(gòu)成要件

實(shí)踐中，出現(xiàn)了很多類(lèi)似“反向混淆”的案件，但是需要依據(jù)現(xiàn)有的侵權(quán)框架加以分析，“反向混淆”案件卻是少之又少，比較典型的有“藍(lán)色風(fēng)暴案”“新百倫案”“IPAD案”。從多數(shù)案例中分析“反向混淆”案件的構(gòu)成要件，對(duì)于理論發(fā)展、實(shí)際判斷有著進(jìn)一步的推動(dòng)意義。本文認(rèn)為，“反向混淆”的構(gòu)成要件由以下三方面構(gòu)成。

第一，他人享有確定的、穩(wěn)定的商標(biāo)權(quán)利；他人商標(biāo)并非通過(guò)搶注等方式獲得，且獲得了商標(biāo)注冊(cè)證。在“微信商標(biāo)”一案中，有不少觀點(diǎn)認(rèn)為該案也是“反向混淆”案例，但是該案中創(chuàng)博亞太公司并未獲得相應(yīng)的商標(biāo)注冊(cè)權(quán)，不符合“反向混淆”的首要構(gòu)成要件。在該案中，北京高院認(rèn)為“微信”的本身含義即為短消息、短信息、及時(shí)信息等類(lèi)似含義，其屬于暗示性的詞匯，本身固有的顯著性較弱。他人將該商標(biāo)注冊(cè)在“信息傳送、電話(huà)業(yè)務(wù)、電話(huà)通信”等方面，如果未能通過(guò)使用獲得更強(qiáng)地顯著性的話(huà)，則不能當(dāng)然地發(fā)揮區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的功能。因此，被異議商標(biāo)由于缺乏顯著特征而被駁回注冊(cè)。

第二，侵權(quán)人的行為容易使相關(guān)公眾對(duì)商標(biāo)權(quán)利產(chǎn)生混淆的高度蓋然性。例如，在“藍(lán)色風(fēng)暴”一案，百事可樂(lè)公司將“藍(lán)色風(fēng)暴”商標(biāo)用于宣傳廣告、產(chǎn)品包裝上突出使用，已經(jīng)屬于商標(biāo)性使用的范疇。法院認(rèn)為，“藍(lán)色風(fēng)暴”一詞屬于臆造性詞匯，本身固有的顯著性較強(qiáng)，百事可樂(lè)公司在相同產(chǎn)品上使用“藍(lán)色風(fēng)暴”商標(biāo)的行為，容易使相關(guān)公眾對(duì)“藍(lán)色風(fēng)暴”產(chǎn)品的來(lái)源產(chǎn)生誤認(rèn)。而在“非誠(chéng)勿擾”一案中，江蘇電視臺(tái)在節(jié)目中雖然使用“非誠(chéng)勿擾”一詞以便區(qū)分節(jié)目來(lái)源，是為商標(biāo)性使用的行為。但是“非誠(chéng)勿擾”屬于現(xiàn)有詞匯，并非通過(guò)臆造想象而成，本身所具有的固有顯著性較弱。該案中法院認(rèn)為，即使原告與被告使用的“非誠(chéng)勿擾”一詞構(gòu)成商品類(lèi)似、商標(biāo)近似的前提下，仍然不足以造成相關(guān)公眾對(duì)服務(wù)來(lái)源產(chǎn)生混淆的可能性。判斷是否會(huì)使相關(guān)公眾對(duì)商標(biāo)權(quán)利產(chǎn)生混淆的因素有雙方是否具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系、原告在先使用商標(biāo)的程度、涉案商標(biāo)與引證商標(biāo)的顯著性強(qiáng)弱等等。

第三，有關(guān)該商標(biāo)的知名度是由侵權(quán)人所推高的。“反向混淆”案例不同以往的商標(biāo)侵權(quán)案件，具有一些特殊情節(jié)。一般是大型企業(yè)寄希望于該商標(biāo)能為未來(lái)市場(chǎng)打下重要的識(shí)別、宣傳基礎(chǔ)，這些企業(yè)通過(guò)對(duì)他人商標(biāo)進(jìn)行大規(guī)模的宣傳推廣，不斷在產(chǎn)品上積攢聲譽(yù)，使得相關(guān)公眾誤認(rèn)為商標(biāo)權(quán)來(lái)源于侵權(quán)方，發(fā)生了權(quán)利歸屬以及產(chǎn)品來(lái)源的混淆。值得注意的是，主觀上的使用意圖并不會(huì)影響“反向混淆”構(gòu)成要件。侵權(quán)人在主觀上并未有攀附商譽(yù)、不當(dāng)謀求知名度的動(dòng)機(jī)，但是其使用商標(biāo)未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)權(quán)人同意，所以在主觀上具有故意或者重大過(guò)失。商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定是一種事實(shí)判斷，不會(huì)因?yàn)橹饔^上故意與否而有所不同，是否故意也只對(duì)侵權(quán)賠償有所影響。

三、“反向混淆”的法律規(guī)制

商標(biāo)法57條第2項(xiàng)能規(guī)制“反向混淆”案件，這一條款沒(méi)有明確提及商標(biāo)法所禁止的混淆行為到底是正向還是反向混淆行為，但“反向混淆”的本質(zhì)還是會(huì)讓消費(fèi)者產(chǎn)生混淆的狀況。按照國(guó)內(nèi)外司法實(shí)踐來(lái)看，對(duì)于符合上述特征的案件一般能夠依據(jù)現(xiàn)有法律認(rèn)定侵權(quán)的話(huà)，那么需要解決的難題則是有關(guān)賠償?shù)姆矫?。例如，從商?biāo)權(quán)利激勵(lì)角度來(lái)看，賦予商標(biāo)權(quán)并不意味著給予其相應(yīng)的壟斷權(quán)。商標(biāo)的保護(hù)范圍也要受到顯著度與知名度的影響，即使依照商標(biāo)法57條認(rèn)定行為人的行為屬于商標(biāo)侵權(quán)的話(huà)，也是要在個(gè)案解決侵權(quán)賠償這一難題。此外，行為人的主觀意圖將會(huì)影響賠償?shù)挠?jì)算方法與認(rèn)定。例如在“斐樂(lè)”案中，該案系運(yùn)用懲罰性賠償判決的結(jié)果。法院認(rèn)為被告理應(yīng)知曉斐樂(lè)公司注冊(cè)商標(biāo)的知名度和在先使用的事實(shí)，其不僅不合理避讓使用與斐樂(lè)公司近似的商標(biāo)標(biāo)識(shí)，而且在多家電商平臺(tái)廣為使用、宣傳與他人商標(biāo)整體近似的標(biāo)識(shí)，主觀惡意明顯，且對(duì)消費(fèi)者造成嚴(yán)重的混淆誤認(rèn)，應(yīng)按照被告因侵權(quán)獲利的三倍確定賠償數(shù)額。

(一)明確侵權(quán)所得利益的邊界

使用他人商標(biāo)所獲利潤(rùn)如何計(jì)算是實(shí)務(wù)中的一個(gè)疑難點(diǎn)。根據(jù)2013年商標(biāo)法第63條，法院可以在個(gè)案中選擇適用以下賠償計(jì)算方法:原告實(shí)際損失、被告侵權(quán)所獲利益、商標(biāo)許可費(fèi)。對(duì)于惡意侵權(quán)的還可按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額。

在“新百倫”案中，法院認(rèn)為NewBalance公司未經(jīng)原告周樂(lè)倫授權(quán)就擅自將“新百倫”予以商業(yè)化使用的行為屬于侵犯原告周樂(lè)倫的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)，一審法院綜合考慮被告使用“新百倫”的范圍與方式，最終認(rèn)定被告NewBalance公司向原告周樂(lè)倫賠償?shù)臄?shù)額應(yīng)占其獲利總額的二分之一，即9800萬(wàn)元。本文認(rèn)為這種判決思維十分不妥。首先，本案中被告本身也是擁有多項(xiàng)商標(biāo)權(quán)的，其使用“新百倫”商標(biāo)并非為了謀取不當(dāng)利益、攀附原告商標(biāo)商譽(yù)。此外被告在產(chǎn)品銷(xiāo)售方面并未單純使用“新百倫”商標(biāo)，被告組合使用“NewBalance/新百倫”“NB/新百倫”或“NewBalance新百倫及NB圖形”等標(biāo)識(shí)。其次，“NewBalance”商標(biāo)的顯著性、知名度都很高，因此相關(guān)消費(fèi)者對(duì)于“新百倫”商標(biāo)的注意力程度會(huì)降低很多，即使去掉“新百倫”標(biāo)識(shí)也并不會(huì)影響被告公司的產(chǎn)品繼續(xù)發(fā)揮識(shí)別來(lái)源的功能，也不會(huì)影響消費(fèi)者繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)來(lái)源于被告公司的產(chǎn)品。再次，結(jié)合被告積極推動(dòng)“新百倫”等商標(biāo)的使用事實(shí)，使得這些商標(biāo)能夠與被告的產(chǎn)品產(chǎn)生密切聯(lián)系；通過(guò)使用、推廣這些商標(biāo)也間接發(fā)揮了商標(biāo)的商品質(zhì)量保障功能，被告一定程度上通過(guò)自身的努力賦予這些商標(biāo)獲得了較高的市場(chǎng)美譽(yù)度，在這種情況下“新百倫”享有較高的美譽(yù)度對(duì)于原告而言并未有什么損害。

因此，單純地依據(jù)侵犯他人商標(biāo)權(quán)而確定侵權(quán)獲利的方式是不正確的，抑或說(shuō)是需要進(jìn)一步細(xì)化的，例如對(duì)于他人所付出的努力要依據(jù)公平原則予以排除在侵權(quán)獲利的范疇之內(nèi)。因此該案在二審中運(yùn)用商標(biāo)貢獻(xiàn)率的判斷方法最終確定原告僅能獲得500萬(wàn)的賠償金額。然而，商標(biāo)貢獻(xiàn)率在理論與實(shí)踐中還有很多的空白點(diǎn)需要完善，需要更多的研究加以支撐。

(二)適當(dāng)運(yùn)用懲罰性賠償規(guī)則

在一些案件，“反向混淆”與惡意侵權(quán)的界限并非是明晰的，此處需要界定什么是惡意侵權(quán)的概念。所謂的惡意侵權(quán)即是指明知沒(méi)有商標(biāo)權(quán)而在相同或類(lèi)似商品上使用與他人相同或近似的商標(biāo)，其本質(zhì)類(lèi)似于假冒他人的注冊(cè)商標(biāo)，主觀上希望利用商標(biāo)權(quán)人已經(jīng)打下的品牌知名度從而達(dá)到有利于銷(xiāo)售自己產(chǎn)品的一種行為，在這種情況下會(huì)對(duì)消費(fèi)者的認(rèn)知造成嚴(yán)重的混淆危害，因此法律規(guī)制也更為嚴(yán)厲。有一些因素可以證明是否為惡意侵權(quán)，比如是否對(duì)商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)注冊(cè)、商標(biāo)權(quán)利提出異議或無(wú)效，是否設(shè)計(jì)出與他人商標(biāo)權(quán)整體外觀上近似的標(biāo)志，他人的商標(biāo)權(quán)是否在先具有一定知名度，他人的商標(biāo)權(quán)的顯著度能否天然地阻止他人使用等因素。

“反向混淆”案例的出現(xiàn)都并非是偶然因素所造成的，被告方缺乏正當(dāng)使用的主觀意圖。例如，在“新百倫”案中，被告明知沒(méi)有權(quán)利卻去使用“新百倫”商標(biāo)，而且“NewBalance”的中文名稱(chēng)并不與“新百倫”這一臆造性詞匯有著當(dāng)然聯(lián)系。此外，在周樂(lè)倫“新百倫”商標(biāo)的初審公告時(shí)，NewBalance公司的關(guān)聯(lián)公司也曾提出異議，后來(lái)該異議被國(guó)家商標(biāo)局駁回，這就說(shuō)明被告在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)、廣泛使用“新百倫”商標(biāo)之前就已經(jīng)知悉存在“新百倫”這一注冊(cè)商標(biāo)權(quán)。因此，本案中的NewBalance公司即使不屬于惡意侵權(quán)的情況，其長(zhǎng)期使用“新百倫”造成相關(guān)公眾混淆的意圖較為明顯，所以為了維護(hù)我國(guó)商標(biāo)注冊(cè)制度以及商標(biāo)權(quán)人的利益，在實(shí)際審判中需要法官加大對(duì)被告的懲罰力度，以加強(qiáng)大型企業(yè)審慎、合理避讓他人商標(biāo)權(quán)的義務(wù)。

四、結(jié)語(yǔ)

商標(biāo)法對(duì)于“反向混淆”這一問(wèn)題已經(jīng)有了初步的解決方案，實(shí)踐中的難點(diǎn)在于侵權(quán)賠償?shù)挠?jì)算，首先，要綜合考慮是否為典型的“反向混淆”案例，結(jié)合多重因素考慮賠償?shù)挠?jì)算方法。其次，要對(duì)商標(biāo)貢獻(xiàn)率一題有更加深入的研究，如何依據(jù)商標(biāo)貢獻(xiàn)率做出合理的判決。