專利法不正當行為原則的功效及正當性研究

于海東 徐棣楓

[摘?要]作為一種司法創(chuàng)制原則，美國專利法不正當行為原則在規(guī)制不正當專利申請、提升專利申請授權(quán)質(zhì)量方面發(fā)揮著積極作用。但對該制度進行本土化的前提是需要充分論證該制度下的信息披露義務(wù)以及專利不可執(zhí)行性的正當性。專利契約論下的對價和正義原則能夠?qū)@兩方面給予充分證實：專利契約論下的實質(zhì)對價要求專利申請人的信息披露義務(wù)應(yīng)延伸至專利申請人所知悉的與專利申請的可專利性相關(guān)的所有信息;在正義原則之下，專利權(quán)人對其通過不正當行為而獲取的專利權(quán)的主張行為使其不正當行為延伸至司法程序，法院拒絕向其提供司法救濟是正義原則的應(yīng)有之義。

[關(guān)鍵詞]不正當行為原則;專利質(zhì)量;信息披露義務(wù);不可執(zhí)行性

[中圖分類號]?DF523.2[文獻標識碼]A?[文章編號]1008—1763（2019）05—0144—09

Abstract：As a judicial doctrine， the US inequitable conduct doctrine plays an active role in regulating improper patent applications and improving the quality of patent applications. However， the premise of localization of this doctrine is to fully demonstrate the legitimacy of the information disclosure obligations and the unenforceability of the patent under the doctrine. The principles of consideration and justice under the patent contract theory can fully demonstrate these two aspects： the substantive consideration under the patent contract theory requires that the patent applicant's information disclosure obligation should extend to the patent applicant's knowledge of all the information related to the patentability of the patent application. And under the principle of justice， the patentees claim for patent rights obtained through misconduct is intended to obtain benefits that should not belong to it， and the courts refusal to provide relief to the patentee is in accordance with the requirements of this principle.

Key words： inequitable conduct doctrine; patent quality; information disclosure obligation; unenforceability

隨著中國創(chuàng)新型國家建設(shè)的不斷深入，專利申請量與日俱增，呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長的態(tài)勢，但這并沒有帶來專利申請質(zhì)量的同等提升。同時，以“一句話權(quán)利要求”為代表的非正常專利申請現(xiàn)象也較為突出，這進一步惡化了專利申請的整體質(zhì)量水平。低質(zhì)量專利申請的大量存在不僅造成專利申請和審查資源的浪費，而且還阻礙技術(shù)的普及推廣，損害公平的市場競爭秩序。針對專利申請長期存在的質(zhì)量問題，中國出臺了一些政策性措施，但都尚難從根本上解決該問題，因此，急需創(chuàng)設(shè)或者引入一種具有更強糾錯能力的長效機制。意在確保和提升專利申請質(zhì)量的美國不正當行為原則就是一個可供借鑒的制度安排。

一?美國專利法之不正當行為原則

在美國，不正當行為原則并不是一項成文法規(guī)則，無論是以往的專利立法，還是當前適用的專利法案，均沒有具體的條款對其進行明確規(guī)定，See 35 U.S.C，2006，1-376.

其是美國最高法院通過對Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.案See Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.， 290 US 240，243-47 （1933） 、Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co.案See Hazel-Atlas Co. v. Hartford Co.， 322 U.S. 238，240，243-251 （1944）.和Precision Instrument Manufacturing. Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co.案See Precision Co. v. Automotive Co.， 324 U.S. 806，807-20（1945）.三案的審理逐漸創(chuàng)設(shè)出來的司法判例規(guī)則?；诰S護公共利益的需要，最高法院在這些案件中認為，專利申請人負有向美國專利商標局披露與其專利申請的可專利性相關(guān)的所有事實的義務(wù)，并且對該義務(wù)的違反將導(dǎo)致不正當行為原則的適用，進而法院可拒絕向其提供侵權(quán)救濟。對于不正當行為原則的作用，最高法院認為該原則不僅可以防止違法者享受其違法獲利，而且還可以使公眾免受因欺騙等不正當行為而獲得的壟斷專利權(quán)的侵害。See Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.， 290 US 240，243-47（1933）; Hazel-Atlas Co. v. Hartford Co.， 322 U.S. 238，240，243-251（1944）; Precision Co. v. Automotive Co.， 324 U.S. 806，807-20（1945）.由此可見，不正當行為原則意在解決通過欺騙性手段獲取專利權(quán)的行為對后續(xù)司法程序的影響問題。不正當行為原則也并非是一項全新的司法判例規(guī)則，而是源于一項更為古老的普通法原則——“不潔之手”，該原則要求到法院尋求司法救濟的當事人必須善意行事、“兩手干凈”，否則法院將拒絕向其提供禁令等公平救濟。See Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.， 290 US 240，243-47（1933）.

在Precision案之后，美國專利商標局起草并通過了第56號條例，明確規(guī)定包括專利申請人在內(nèi)的與專利申請與審查相關(guān)的個體均負有“誠信和善意”義務(wù)，需向美國專利商標局披露其所知悉的對專利申請的可專利性有重要影響的信息。See 37 C.F.R. § 1.56（a） （1977）.在該條例以及Precision案的指引下，美國法院通過大量案件的審理不斷發(fā)展并完善了不正當行為原則，逐步梳理出了不正當行為原則的構(gòu)成要件：重要性標準與意圖標準。所謂“重要性”是指專利申請人向美國專利商標局所隱藏的、誤導(dǎo)性陳述的、或者錯誤提供的信息屬于重要信息;而所謂“意圖”則是指專利申請人在專利申請與審查過程中對美國專利商標局所持有的欺騙等主觀意圖。

關(guān)于“重要性標準”，美國通過司法實踐以及相關(guān)專利立法發(fā)展出了不同的測試標準來認定信息是否屬于重要信息，這些標準包括：主觀“要是沒有”測試（subjective“but for” test ）See American Cyanamid Co. v. Federal Trade Commission， 363 F.2d 757 （6th Cir. 1966）.、客觀“要是沒有”測試（objective“but for” test）See Corning Glass Works v. Anchor Hocking Glass Corp.， 253 F. Supp. 461， 469 （D. Del. 1966）.、“但可能會”測試（“but it may have”test）See SCM Corp. v. Radio Corp. of Am.， 318 F. Supp. 449 （S.D.N.Y. 1970）.、“理性審查員”測試（reasonable examiner test）See Am. Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons， Inc.， 725 F.2d 1350， 1362 n.2 （Fed. Cir. 1984）.以及“初步證據(jù)/不一致”測試（prima facie/inconsistent test）See Dayco Prods.， Inc. v. Total Containment， Inc. （Dayco 1）， 258 F.3d 1317（Fed. Cir. 2001）.。雖然上述標準在對信息是否屬于重要信息的認定尺度上越來越嚴格，但美國后期的司法實踐又重新回到較為寬松的“理性審查員”標準，這顯示出美國司法更傾向于拒絕向通過不正當行為獲取專利權(quán)的權(quán)利人提供救濟，意在堅決懲治在專利申請過程中存在不正當行為的權(quán)利人，從而使公共利益免受不法利益的侵害。

除了對重要性進行認定外，法院還需要就專利申請人是否具有欺騙或者誤導(dǎo)專利商標局的主觀意圖進行認定。See Baxter Int'l， Inc. v. McGaw， Inc.， 149 F.3d 1327 （Fed. Cir. 1998）.當根據(jù)包括善意證據(jù)在內(nèi)的全部證據(jù)來審視時，法院必須在確認專利申請人之行為有足夠的違法性的基礎(chǔ)上來認定專利申請人有意對專利商標局進行欺騙或誤導(dǎo)。See Kingsdown Med. Consultants， Ltd. v. Hollister Inc.， 863 F.2d 867， 876 （Fed. Cir. 1988）.然而，欺騙意圖并不必然通過直接證據(jù)來證明，See Hycor Corp. v. Schueter Co.， 740 F.2d 1529， 1540 （Fed. Cir. 1984）.與被指控行為相關(guān)的明確且令人信服的環(huán)境證據(jù)亦足以用來證明具有欺騙意圖。See Baxter Int'l， Inc. v. McGaw， Inc.， 149 F.3d 1329 （Fed. Cir. 1998）.美國司法實踐關(guān)于構(gòu)成不正當行為的主觀意圖的認定標準經(jīng)歷了“實際知道”標準、“重大過失”標準和“應(yīng)當知道”標準。在“實際知道”標準下，要求專利申請人存在明顯且無可爭議的欺騙意圖;See United States v. Am. Bell Tel. Co.， 128 U.S. 315， 356 （1888）.在“重大過失”標準下，虛假陳述的事實加上一定的證據(jù)就足以推斷出存在欺騙意圖，同時，亦允許從案件的其他相關(guān)事實和情況來對意圖進行推斷;See Norton v. Curtiss， 433 F.2d 779， 795-96 （C.C.P.A. 1970）.在“應(yīng)當知道”標準下，如果有證據(jù)表明專利申請人知道或應(yīng)該知道隱瞞的信息對專利審查意義重大，就可以推斷出意圖，甚至法院后期都不再要求專利申請人對重要性有了解或者存在關(guān)于重要性的警示的情況下也可以推斷出意圖。See FMC Corp. v. Hennessy Indus. Inc.， 836 F.2d 521， 526 n.6 （Fed. Cir. 1987）.從“實際知道”標準到“重大過失”標準再到“應(yīng)當知道”標準，顯示出了美國司法實踐對主觀意圖的認定標準要求越來越寬松，也折射出司法對不正當行為零容忍的價值取向。

當重要性和欺騙意圖均達到最低標準要求時，法院就需要平衡這兩個構(gòu)成要件，以確定被指控的不正當行為是否足具違法性以使專利不應(yīng)被執(zhí)行。See Star Scientific， Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co.， 537 F.3d 1367 （Fed. Cir. 2008）.如果隱瞞或者虛假提供的信息非常重要，即使沒有太多的意圖證據(jù)，這種平衡也會導(dǎo)致不正當行為的成立;同理，如果存在強烈的意圖證據(jù)，當隱瞞或者虛假提供的信息不是很重要時，可能也會認定不正當行為成立。See Am. Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons， Inc.， 725 F.2d 1350， 1363 （Fed. Cir. 1984）.這種平衡做法被稱為“滑動比例測試”，其首次在1981年的Digital Equipment Corp. v. Diamond案中被適用。在該案中，美國第一巡回法院試圖在不同的意圖和重要性標準中尋找中間地帶，并在意圖和重要性之間建立了這種“滑動比例測試”。See Digital Equipment Corp. v. Diamond， 653 F.2d 701 （1st Cir. 1981）.法院通過這種測試來審查不正當行為的構(gòu)成要件，以基于有較強證據(jù)支持的構(gòu)成要件來使證據(jù)力不足的另一構(gòu)成要件通過測試。理論上，滑動比例測試應(yīng)僅限于在有明確且令人信服證明重要性和意圖的證據(jù)的情況下使用，See Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer， Inc.， 326 F.3d 1226， 1234 （Fed. Cir. 2003）.但在實踐中，有時候通過使用該測試能使缺少明確證據(jù)支持的意圖通過測試從而認定不正當行為成立。正如聯(lián)邦巡回法院所指出的那樣，滑動比例測試在一定程度上混淆并稀釋了意圖和重要性的認定標準。See Therasense， Inc. v. Becton， Dickinson & Co.， 649 F.3d 1276， 1288 （Fed. Cir. 2011）.

當法院認定專利權(quán)人在專利申請的審查期間存在不正當行為時，就會認定與該不正當行為相關(guān)的權(quán)利要求不具有可執(zhí)行性，并拒絕對其禁令、賠償?shù)日埱筇峁┧痉ň葷Ｍ瑫r，與一項專利權(quán)利要求相關(guān)的不正當行為往往還會玷污該專利的其他權(quán)利要求，從而使得整個專利都無法被執(zhí)行。See East Chicago Machine Tool Corp. v. Stone Container Corp.， 181 USPQ 748 （N.D. Ill. 1974）.但構(gòu)成不正當行為的后果還遠非如此，法院在歷史個案中也曾認定不正當行為亦會使母案申請、分案申請等具有“直接和必要的相關(guān)性”的其他專利不具有可執(zhí)行性。See Consolidated Aluminum Corp. v. Foseco Int'l Ltd.， 910 F.2d 804 （Fed. Cir. 1990）.

二?不正當行為原則提升專利申請授權(quán)質(zhì)量的能力

不正當行為原則被視為是美國專利法這一復(fù)雜制衡系統(tǒng)中的關(guān)鍵制度，雖然其是專利侵權(quán)訴訟程序中針對專利侵權(quán)主張的一種抗辯原則，但是其利用杠桿機制通過使不正當行為人無法獲得司法救濟而促使其必須忠實履行該原則下的信息披露義務(wù)。不正當行為原則通過促使專利申請人向?qū)＠麑彶閱T提供與專利申請的可專利性相關(guān)的重要信息，有針對性地解決了由于現(xiàn)有技術(shù)檢索不充分等而導(dǎo)致的審查不徹底問題，進而提高了專利審查授權(quán)質(zhì)量，而這一效果是通過不正當行為原則與生俱來的信息產(chǎn)生機制與信息驗證機制來實現(xiàn)的。

（一）不正當行為原則的信息產(chǎn)生機制

不正當行為原則本質(zhì)上是一種信息披露規(guī)則，其要求專利申請人向?qū)彶閱T提供與要求保護的專利申請的可專利性相關(guān)的信息，這在專利申請人與審查員之間形成了一種信息產(chǎn)生機制?；诓徽斝袨樵瓌t而產(chǎn)生的信息是專利審查最為重要的信息來源，這是因為這些信息是從對專利申請要求保護的技術(shù)方案最為了解的主體獲得的，包括直接參與研發(fā)的發(fā)明人、直接負責(zé)專利申請文件撰寫的代理人等。相對于審查員，這些人不僅對專利申請的技術(shù)方案更熟悉，而且對現(xiàn)有技術(shù)情況也更了解，因此，更容易提供與專利申請的可專利性更相關(guān)的審查信息。

不正當行為原則的信息產(chǎn)生機制還使審查員能夠接觸到其不易獲取的信息。雖然專利審查員能夠檢索世界范圍內(nèi)的大部分專利數(shù)據(jù)庫和一些專業(yè)技術(shù)文獻數(shù)據(jù)庫，但是，他們無法隨時獲得所有技術(shù)文獻，例如專業(yè)出版物、論文，或技術(shù)本身，如計算機代碼或研發(fā)設(shè)備。See Peter S. Menell， A Method For Reforming the Patent System， 13 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 487， 504 （2007）.由于信息的滯后性，審查員亦很難獲得與新興技術(shù)領(lǐng)域相關(guān)的信息。此外，在案件審查壓力下，審查員一般無暇顧及從其他渠道獲取可用的信息，獲取諸如使用公開等非出版物公開的信息將是成本高昂的一項工作。為了更充分地對專利申請進行理解并對可專利性進行客觀評價，審查員還有必要依靠申請人向他們共享與專利申請相關(guān)的潛在銷售要約、技術(shù)會議報告、產(chǎn)品測試數(shù)據(jù)等。相對于審查員，專利申請人處于更便利的位置來提供這些信息。

不正當行為原則通過將信息的產(chǎn)生責(zé)任施加在低成本提供者上來促進有價值信息的產(chǎn)生。雖然信息產(chǎn)生責(zé)任給申請人造成了一定成本負擔(dān)，但是，該原則通過僅要求申請人提供其所掌握的信息而無需進行強制性的現(xiàn)有技術(shù)檢索而將成本限制在了比較合理的范圍內(nèi)。更為重要的是，雖然專利審查員具備本領(lǐng)域的一般技術(shù)知識，但是相較于申請人，其就專利申請技術(shù)方案的了解要遠遜于申請人，進而導(dǎo)致審查員在獲取現(xiàn)有技術(shù)信息的成本上要遠高于申請人。See R. Polk Wagner， Reconsidering Estoppel： Patent Administration and the Failure of Festo， 151 U. PA. L. REV. 159， 213 （2002）.即使審查員能夠獲取與申請人所掌握的信息相同或相似的信息，但審查員也需要通過研究學(xué)習(xí)這些信息才能對這些信息與專利申請的相關(guān)性進行充分評估。而在理想狀態(tài)下，對于申請人已經(jīng)過濾掉的不相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)，審查員可能還需要重復(fù)進行檢索與分析，這將導(dǎo)致審查資源的嚴重浪費。

不正當行為原則不僅能夠產(chǎn)生可供審查員直接使用的審查信息，而且還具有產(chǎn)生二維信息的效果：基于不正當行為原則而產(chǎn)生的信息可以向?qū)徖韱T指出與所要求保護的技術(shù)方案的可專利性相關(guān)的不同技術(shù)領(lǐng)域，從而引導(dǎo)審查員在不同技術(shù)領(lǐng)域進行更高效的現(xiàn)有技術(shù)的檢索與分析。See In re ICON Health & Fitness， Inc.， 496 F.3d 1374， 1379-80 （Fed. Cir.2007）.同時，這些信息亦可能會包含或提示一些技術(shù)啟示，而這些技術(shù)啟示足以使審查員對專利申請作出授權(quán)或者不予授權(quán)的決定。二維信息無疑能夠拓寬審查員的專利檢索與審查視野，為審查員進行更為客觀的可專利性評價提供事實依據(jù)。

通過強制產(chǎn)生這些有價值的信息，不正當行為原則對解決當前廣泛存在的專利質(zhì)量問題能夠發(fā)揮積極作用。該原則不僅能夠為審查員提供與專利申請的可專利性息息相關(guān)的有用信息，而且還能夠提供其可能不易獲取或無法獲取的審查信息。而且此類信息越多，越有利于甄別專利申請相對于現(xiàn)有技術(shù)所做出的客觀技術(shù)貢獻，專利審查授權(quán)質(zhì)量也就越好。此外，產(chǎn)生這些信息的時間成本負擔(dān)也并非由審查員承擔(dān)，因此相應(yīng)地也就增加了審查員進行有效審查的時間，這進一步地有利于專利審查授權(quán)質(zhì)量的提升。

（二）不正當行為原則的信息驗證機制

不正當行為原則要求申請人在與專利局締結(jié)專利契約的過程中必須基于“誠信和善意”原則誠信行事、不得欺詐，既不能對信息進行虛假、誤導(dǎo)性陳述，亦不能有意隱藏任何與披露內(nèi)容的真實性相關(guān)的信息。不正當行為原則所提供的懲罰性機制，猶如懸在申請人頭上的達摩克利斯之劍，使其不得不放棄可能的不誠信披露意圖。同時，相對于審查員，申請人由于更專業(yè)于其所申請的技術(shù)領(lǐng)域，更有能力來驗證所披露信息的真實性。由于不正當行為原則的這種誠信和充分披露的要求，在理想狀態(tài)下，審查員無需質(zhì)疑申請人的意見陳述的真實性，亦無需投入時間和資源來對信息進行驗證，他們都是自我認證的。從這一角度來講，不正當行為原則亦具有信息驗證的功能。

不正當行為原則的信息驗證功能還具有外部性。構(gòu)成不正當行為的法律后果是使其專利不具有可執(zhí)行性，任何侵權(quán)主張都得不到司法救濟，這種潛在的風(fēng)險使得申請人不僅需向?qū)彶閱T保證其專利申請以及意見陳述的真實性，而且還需要向?qū)＠滞獠康钠渌鐣姳ＷC所披露的信息是準確的。See Clarisa Long， Patent Signals， 69 U. CHI. L. REV. 625， 658 （2002）.將專利視為專利申請人研發(fā)動向的指示器的社會公眾完全可以依賴不正當行為原則來初步解決其可能存在的針對專利申請的真實性而產(chǎn)生的任何質(zhì)疑。正如前面已經(jīng)論證的內(nèi)部驗證功能，相對于每個社會公眾，通過專利申請人來驗證這些信息的成本要低得多。

不正當行為原則的信息驗證功能進一步地有助于專利申請授權(quán)質(zhì)量的提升。不正當行為原則下的懲罰性機制，促使申請人有足夠的動力進行誠信披露，因此，提交給審查員的信息質(zhì)量也相應(yīng)地得到提升，審查員據(jù)此作出的可專利性評價也就更客觀。此外，依據(jù)該原則，審查員也無需再浪費有限的時間來驗證信息的真實性，相應(yīng)地會有更多的時間來對專利申請進行審查。

三?不正當行為原則下信息披露義務(wù)的正當性

（一）不正當行為原則下的信息披露義務(wù)

由于專利申請的單方程序性質(zhì)，美國專利商標局對專利申請人施加了“誠實和善意”義務(wù)，以使其充分披露所知悉的、對專利申請的可專利性具有重要價值的相關(guān)信息。1977年，美國專利商標局修改了第56號條例，以澄清專利申請人所承擔(dān)的“誠實和善意”義務(wù)。該項修正案規(guī)定：“發(fā)明人、所有準備或參與專利申請以及與發(fā)明人有聯(lián)系的律師或代理人、受讓人或者其他有責(zé)任承擔(dān)申請的所有人，都對專利商標局負有誠實和善意義務(wù)，并且均有義務(wù)披露其所知悉的、對專利審查具有重要價值的信息?！盨ee 37 C.F.R. § 1.56（a） （1991）.

不正當行為原則所施加的信息披露義務(wù)不僅適用于申請人、發(fā)明人，美國第56號條例還將該義務(wù)擴充到與專利申請和審查相關(guān)的所有主體，這包括了撰寫專利申請或參與專利審查的專利律師或代理人。這項義務(wù)也適用于實質(zhì)上參與專利申請與審查、并與發(fā)明人或其雇主有關(guān)聯(lián)的其他人。

美國的司法審判實踐顯示出不正當行為原則所要求披露的信息范圍相當廣泛。在Walker Process Equipment v. Food Machinery & Chemical Corp.案中，最高法院認為專利申請人未披露的在先使用公開是對可專利性的絕對障礙，要不是該信息被保留，涉案專利就不會被授權(quán)。See Process Equipment v. Food Machinery & Chemical Corp.， 382 U.S. 172， 174-75 （1965）.在SCM Corp. v. Radio Corp. of America案中，專利申請人基于現(xiàn)有技術(shù)對其發(fā)明做了對比實驗，然后提交了一份宣誓書，但該宣誓書只公開了支持其發(fā)明的測試結(jié)果而保留了不利的測試結(jié)果，法院認為申請人的這一不當行為足以使法院不去執(zhí)行其專利。See SCM Corp. v. Radio Corp. of Am.， 318 F. Supp. 449 （S.D.N.Y. 1970）.在Dayco Prods.， Inc. v. Total Containment， Inc.案中，專利權(quán)人被指控在其他專利申請中公開了與涉案專利實質(zhì)相似的技術(shù)，同時，其他專利的審查員基于一項現(xiàn)有技術(shù)將其他專利進行了駁回，但專利權(quán)人在涉案專利的審查過程中并未將這些事實向?qū)彶閱T進行告知，聯(lián)邦巡回法院認定專利權(quán)人所被指控的行為構(gòu)成不正當行為。See Dayco Prods.， Inc. v. Total Containment， Inc. （Dayco I I）， 329 F.3d 1364-68 （Fed. Cir. 2003）.在Hazel-Atlas案中，法院發(fā)現(xiàn)專利權(quán)人精心設(shè)計了一個騙局，通過與其專利代理律師一起撰寫并假裝以另一專家的名義發(fā)表文章的方式欺騙美國專利商標局，目的是為克服專利商標局所指出的涉案專利所具有的授權(quán)缺陷。See Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co.， 322 U.S. 238 （1944）.

由此可見，不正當行為原則之下需要披露的信息既包括在專利申請日之前已經(jīng)存在的現(xiàn)有技術(shù)，又包括與專利申請的可專利性相關(guān)的實驗數(shù)據(jù)等信息;披露義務(wù)不僅限于與涉案專利，在有同族專利的情況下，該義務(wù)還會延及同族專利;不僅要求申請人需要積極披露其所掌握的可專利性信息，而且其還阻止申請人進行虛假或者誤導(dǎo)性披露。因此，不正當行為原則下的信息披露義務(wù)與專利法中說明書公開制度是完全不同的兩種信息披露制度，前者側(cè)重于對可專利信息的披露，而后者則側(cè)重于對專利申請所保護的技術(shù)方案的披露。

（二）專利契約論對不正當行為原則下信息披露義務(wù)正當性的證成

專利契約論是專利制度的一項基礎(chǔ)性理論，是專利制度正當性的基石，其揭示了專利制度的本質(zhì)是發(fā)明人與社會公眾之間達成的一種契約。劉春田主編.知識產(chǎn)權(quán)法[M].北京：高等教育出版社，2010：165.專利法進入近現(xiàn)代時期以后，隨著專利權(quán)日益被視為私法上的財產(chǎn)權(quán)，民事契約理論的分析范式開始深刻地影響專利實踐。楊德橋.專利權(quán)社會契約理論及其對專利充分公開制度的證據(jù)[J].北京化工大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版），2018（2）：46.早在19世紀初，美國法院就開始嘗試通過援引專利民事契約論作為審理及認定案件的理論依據(jù)，并通過在個案中的具體適用來豐富和發(fā)展該理論。1911年，在Century Electric Co. V. Westinghouse Electric & Mfj.Co.案中，美國法院將專利表述為是政府與申請人之間通過要約與承諾的方式簽訂的契約：申請人以公開發(fā)明技術(shù)方案的方式向政府發(fā)出請求給予專利授權(quán)的要約，而政府基于對其專利申請的可專利性的認可而承諾保證其享有一定期限的專有權(quán)。See Bruce W. Bugbee. Genesis of American Patent and Copyright Law [J]. Public Affairs Press，1967： 164.民事契約論將發(fā)明人申請專利與國家授予專利的過程視為是契約的要約與承諾過程，其更精準地詮釋了“以公開換保護”這一專利法原則。

根據(jù)專利契約論，發(fā)明人向社會公眾公開其專利與國家代表社會公眾向發(fā)明人授予專利是一種對價關(guān)系，這被稱為專利對價理論。“對價”作為一種交易原則，是民事契約理論的核心概念，對價的存在是判斷契約是否成立和允諾可否執(zhí)行的根基，對價被視為契約法上的理論和規(guī)則之王，支配著契約法的全部規(guī)則和體系。劉承韙.英美法對價原則研究：解讀英美合同法王國中的“理論與規(guī)則之王”[M].北京：法律出版社，2006：13.專利契約論中的對價理論能夠為專利法中的很多制度安排提供理論基礎(chǔ)。對價理論的首要功能是其支持了專利法中的披露公開制度，其要求專利權(quán)人獲得專利壟斷權(quán)的對價是需要對其發(fā)明進行公開，而不能既要追求對壟斷權(quán)的獲取，又欲通過隱藏的方式而將發(fā)明據(jù)為私有。中國《專利法》第二十六條第三款就規(guī)定了公開要求。中國《專利法》第26條第3款。

專利對價理論還要求這種對價必須做到充分。在民事契約論之下，基于契約自由原則，對價的“充分性”只強調(diào)交易雙方所交換的是有價值的事物即可，而不去關(guān)注交易事物的價值是否等同，民事主體可依其意思自治來決定交易事物的價值等同與否。而專利契約論之下的專利對價理論不僅強調(diào)形式上的充分性，而且還關(guān)注實質(zhì)上的等同。專利制度對專利要進行充分公開的要求就體現(xiàn)了這種對價關(guān)系的充分性：根據(jù)該要求，專利說明書應(yīng)當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準。中國《專利法》第26條第3款。此外，對價的“充分性”還強調(diào)專利權(quán)人所獲得的專利的保護范圍與其技術(shù)貢獻相適應(yīng)，專利權(quán)利要求的保護范圍的大小應(yīng)當與專利權(quán)人所公開的范圍相一致，這被稱為“等同補償原則”。中國《專利法》第二十六條第四款所規(guī)定的內(nèi)容就充分體現(xiàn)了這一點。中國《專利法》第26條第4款。

從上面的分析可知，關(guān)于披露公開制度的現(xiàn)有理論主要論證的是專利說明書公開制度，但本文認為，如果將披露公開制度僅局限性地解讀為專利說明書公開制度，則仍無法真正實現(xiàn)專利契約論所追求的實質(zhì)對價。這是因為在大多數(shù)情況下僅依據(jù)專利說明書所披露的內(nèi)容是無法就公開是否符合對價的要求作出正確評判的。在對專利的“新穎性”和“創(chuàng)造性”進行評判時，不僅需要依據(jù)專利權(quán)利要求書和說明書所記載的內(nèi)容來確定專利申請人所要求保護的技術(shù)方案，而且還需要依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)來審視該要求保護的技術(shù)方案是否被現(xiàn)有技術(shù)所公開以及是否相對于現(xiàn)有技術(shù)顯而易見?，F(xiàn)有技術(shù)一般很少被專利申請文件所記載，各國的專利審查實踐亦表明審查員絕大多數(shù)情況下都是依靠于專利檢索工具來獲知現(xiàn)有技術(shù)情況的。而受限于有限的專利審理時限、審查員自身對相關(guān)技術(shù)的認知程度、現(xiàn)有技術(shù)獲取渠道的單一性等，審查員有時很難獲取到最為相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)，進而將無法對專利的新穎性、創(chuàng)造性等授權(quán)條件做出正確的評判。由于未獲知最為相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)，并進而被認定具有新穎性、創(chuàng)造性而獲得授權(quán)的專利，實質(zhì)上可能并不符合專利契約論所要求的實質(zhì)對價，原因在于其保護范圍可能延及了現(xiàn)有技術(shù)，并獲得了與其技術(shù)貢獻不相稱的保護范圍。

現(xiàn)代專利制度之下的專利說明書制度要求專利申請人在提交專利申請時完整公開其發(fā)明，專利申請人意欲保護的技術(shù)方案需要在這一日通過專利說明書進行固定，而在申請日之后法律則不再要求申請人繼續(xù)通過說明書公開其技術(shù)方案。即使在申請日之后，申請人出于修改權(quán)利要求等目的而需要適應(yīng)修改專利說明書的，該修改也不能超出申請日提交的原專利申請文件所公開的范圍，不得引入新的技術(shù)內(nèi)容。中國《專利法》第33條。由此可見，現(xiàn)行專利制度中的專利說明書對發(fā)明的公開屬于一種靜態(tài)的公開。但是，完整的創(chuàng)新過程往往涉及發(fā)明的構(gòu)思、原型設(shè)計、市場化研究、研發(fā)修正、大規(guī)模量產(chǎn)等環(huán)節(jié)，而專利申請日之前，創(chuàng)新過程中的大部分工作可能都還尚未開始或者完成，而現(xiàn)行的專利法并不強制要求專利申請人對申請日后的相關(guān)研發(fā)信息進行披露，但這些信息明顯是與發(fā)明的可專利性息息相關(guān)的，因為申請日后的測試可能會證明發(fā)明無法制造或者使用，不具有專利法所要求的實用性，或者經(jīng)實驗證明僅基于專利說明書所記載的信息無法實施其發(fā)明，不滿足專利法所要求的充分公開的要求。此外，相對于現(xiàn)有技術(shù)，如果專利說明書所記載的發(fā)明很難被認定具有專利法所要求的創(chuàng)造性，但是，申請日后通過市場推廣獲得了商業(yè)上的巨大成功，而這明顯又屬于可被認定具備創(chuàng)造性的典型情形。再者，基于節(jié)約和效率原則，專利法并不要求對發(fā)明的方方面面進行描述，申請人只需要就與發(fā)明的可專利性相關(guān)的信息進行充分公開，但申請人并非審查員，其基于自身認知所認定的可專利性信息可能與審查員的認定存在偏差，其基于自身認知所進行的公開可能并不是審查員所希望看到的信息，隨著專利審查過程的展開，申請人可能會對其認知進行自我糾正，并會發(fā)現(xiàn)影響可專利性但并未被記載在專利說明書中的信息。因此，如果不要求申請人提交這些信息，而是僅基于專利說明書所記載的信息則可能無法對公開是否符合專利對價理論的要求做出客觀評價。

為了解決這種非實質(zhì)性對價問題，要求專利申請人除了承擔(dān)專利說明書公開披露義務(wù)以外，還需要承擔(dān)披露其已經(jīng)獲知的與其專利審查相關(guān)的資料或信息的義務(wù)，可能是一項比較有效的解決途徑。相對于專利審查員，申請人對其做出改進的技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)更為了解，其往往也正是基于對現(xiàn)有技術(shù)所存在的問題的清晰認識才提出了相應(yīng)的解決方案。因此，要求申請人承擔(dān)披露現(xiàn)有技術(shù)的義務(wù)，不僅具有現(xiàn)實可行性，而且也是專利契約論所追求的實質(zhì)對價的必然要求。在世界各國現(xiàn)行的專利法中，美國專利法就對專利申請人等規(guī)定了信息披露義務(wù)，即信息公開聲明（Information Disclosure Statement，IDS）制度。該制度要求專利申請人、發(fā)明人、專利代理人等與專利申請相關(guān)的所有人均負有向美國專利商標局披露可能影響其專利申請可專利性的信息的義務(wù)，而且該項義務(wù)貫穿專利申請?zhí)岢鲋畷r直至專利被授權(quán)之時。雖然該項制度并不要求申請人等有進行現(xiàn)有技術(shù)檢索的義務(wù)，但是其要求申請人等需要基于“誠信和善意”義務(wù)披露其所知悉的所有可能影響可專利性的信息，而不能有所隱瞞或者進行欺騙性、誤導(dǎo)性披露，否則將承擔(dān)不利后果。

四?不正當行為原則下專利不可執(zhí)行性的正當性

（一）不正當行為原則下的專利不可執(zhí)行性

根據(jù)美國專利司法實踐，如果法院經(jīng)過審理認定專利權(quán)人在涉案專利申請審查過程中存在違反法定“誠信與善意”義務(wù)、通過欺詐獲取專利權(quán)的不正當行為時，就會拒絕向其提供司法救濟，并使其專利權(quán)不具有可執(zhí)行性，即法院可依專利侵權(quán)訴訟中的被告所提出的抗辯而駁回專利權(quán)人的侵權(quán)主張。對于不正當行為成立的情況下所能影響的專利權(quán)的范圍，美國通過司法判例發(fā)展出了不同的標準。

當法院最終認定專利權(quán)人存在不正當行為時，若該不正當行為與一項或者多項權(quán)利要求相關(guān)，法院就會認定整個專利都不具有可執(zhí)行性。在East Chicago Machine Tool Corp. v. Stone Container Corp.案中，地區(qū)法院認為雖然考慮到不正當行為雖只涉及一件專利的一項權(quán)利要求，但這種污點將使同一專利的其他權(quán)利要求也無法得以執(zhí)行。See East Chicago Machine Tool Corp. v. Stone Container Corp.， 181 USPQ 744 （N.D. Ill. 1974）.聯(lián)邦巡回法院在Kearney案中亦曾論證道：“一旦法院得出結(jié)論認為發(fā)生了不正當行為，所有權(quán)利要求——不僅僅是與不正當行為直接相關(guān)的特定權(quán)利要求——都將無法得以執(zhí)行。”See In re Clark， 522 F.2d 623， 626， 187 USPQ 209， 212 （CCPA 1975）.因此，美國的司法判例歷史表明玷污一項權(quán)利要求的不正當行為將會感染該專利的其余未受玷污的權(quán)利要求，從而使得整個專利都無法被執(zhí)行。

但不正當行為的消極影響又不僅限于一件專利權(quán)，針對涉及一件專利申請的不正當行為是否會影響其他相關(guān)的待審專利申請或者已授權(quán)專利，美國法院在其他案件的判決中也給予了回答。在Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.案中，法院根據(jù)衡平原則——“不潔之手”原則，在一起專利侵權(quán)訴訟中認定涉訴的五件專利均不具有可執(zhí)行性。See Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.， 290 U.S. 240 （1933）.在僅涉及其中三件專利的在先訴訟中，原告通過向證人賄賂而使其保留與其中一件專利相關(guān)的在先使用公開證據(jù)，并進而獲得了在先訴訟的勝訴。同時，涉訴的五件專利都是同一機器的重要組成部分。依據(jù)這兩個因素，法院認定原告在在先訴訟中針對三件專利的“不潔之手”對本訴訟中所指控的侵權(quán)行為的每一個訴由都有直接影響，因此所有專利都不具有可執(zhí)行性。See Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.， 290 U.S. 246 （1933）.

美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Consolidated Aluminum Corp. v. Foseco Int'l Ltd.案中提出在確定一件專利申請中存在的不正當行為是否會導(dǎo)致其他涉訴專利也無法執(zhí)行時首先應(yīng)考慮衡平原則（向法院尋求救濟的人必須“兩手干凈”）。See Consolidated Aluminum Corp. v. Foseco Int'l Ltd.， 910 F.2d 809 （Fed. Cir. 1990）.在該案中，法院認定存在不正當行為的一件專利對被告所質(zhì)疑的其他三件專利具有“直接和必要的相關(guān)性”，因此依據(jù)“不潔之手”原則認定所有涉案專利均不可執(zhí)行。See Consolidated Aluminum Corp. v. Foseco Int'l Ltd.， 910 F.2d 810 （Fed. Cir. 1990）.

在East Chicago Machine Tool Corp. v. Stone Container Corp.案中，法院也進行了相同的認定。在該案中，原告在專利商標局審查其母案申請的過程中，未向?qū)＠虡司峙断嚓P(guān)的現(xiàn)有技術(shù)。在該申請被授權(quán)后，原告放棄了該專利并繼續(xù)提交了續(xù)展專利申請。在放棄母案專利之前，原告還提交了另外兩件分案申請。專利商標局對該三件續(xù)展專利申請和分案申請分別進行了授權(quán)。然而，法院認為所有這三件專利都是無法執(zhí)行的，因為它們均來自于包含欺詐性權(quán)利要求的原始專利申請。法院認為盡管在這些專利的審查過程中沒有直接、不正當?shù)奈埸c，但這些專利仍不可執(zhí)行。See East Chicago Machine Tool Corp. v. Stone Container Corp.， 181 USPQ 748 （N.D. Ill. 1974）.

由此可見，不正當行為的成立不僅會使直接相關(guān)的權(quán)利要求及其整個專利不具有可執(zhí)行性，而且不可執(zhí)行性可能還會延及其他同族專利，包括續(xù)展、部分續(xù)展或分案申請專利，只要其他專利滿足“直接和必要關(guān)系”測試即可。如果發(fā)明主題以某種方式相關(guān)例如如果它們是相同發(fā)明的一部分或者是相互支持的發(fā)明，或者這些專利在相同的訴由中直接相關(guān)，則該測試被認為是滿足的。See In re Jerabek， 789 F.2d 886 （Fed. Cir. 1986）.

（二）專利契約論對不正當行為原則下專利不可執(zhí)行性的正當性的證成

產(chǎn)權(quán)契約觀念產(chǎn)生于奉行自由和正義等價值理念的近代資本主義社會，是被賦予了新的精神內(nèi)核的契約觀念。這種新的精神內(nèi)核包括契約自由、契約正義及契約效率等基本內(nèi)容，并通過產(chǎn)權(quán)制度的具體內(nèi)容體現(xiàn)出來。楊紅軍.知識產(chǎn)權(quán)制度變遷中契約觀念的演進及其啟示[J].法商研究，2007（2）：86.正義是人類社會普遍公認和追求的最高價值。關(guān)于“正義”的具體內(nèi)涵，查士丁尼將其界定為：正義乃是使每個人獲得其應(yīng)得的東西的永恒不變的意志。[古羅馬]查士丁尼.法學(xué)總論——法學(xué)階梯[M].張企泰，譯，北京：商務(wù)印書館，1995：1.依據(jù)查士丁尼對正義內(nèi)涵的界定來看，如果一個人通過契約獲得了其應(yīng)得的東西，那么這種交換或者說對價就是正義的，用于承載該對價的契約也就符合契約正義原則;而如果其獲得的并不屬于其應(yīng)得的東西，那么這種對價就是非正義的，相應(yīng)的契約也就不具有正義性。依據(jù)契約正義原則來審視專利審查：專利申請是否被授權(quán)并不能作為衡量契約正義與否的標準，原因在于被授權(quán)僅能表示初步具備了形式正義，但并不能因此而認定具備了實質(zhì)正義。從社會價值的視角將真正有社會價值的發(fā)明的公開作為社會授予專利權(quán)的對價———其重點不在于專利申請書這種技術(shù)公開的法律形式，而是專利申請人為獲得壟斷權(quán)必須為社會提供某種有價值的技術(shù)。李潔瓊.從專利社會契約論角度重新審視專利制度——評彼得·達沃豪斯《知識的全球化管理》[J].中山大學(xué)法律評論，2016，14（3）：244.因此，專利契約理論之下的正義應(yīng)指實質(zhì)正義，其是指授權(quán)專利客觀上不具有可專利性缺陷，其有效性不受專利審查員的主觀認知、對比文件的相關(guān)性等影響。對于只具備形式正義而不具備實質(zhì)正義的專利授權(quán)，由于其授權(quán)的專利在客觀上并不符合法定的授權(quán)條件，專利權(quán)人因此獲得的也就是其不應(yīng)得的東西，相應(yīng)的專利權(quán)也就屬于非正義的權(quán)利，其向社會作出的專利公開也就不屬于正義的對價，或者說不屬于契約正義原則所要求的對價，即無對價。

“對價”是英美契約合同法上的效力原則，直接決定著合同的成立、生效與否。合同無“對價”無效。徐瑄.知識產(chǎn)權(quán)對價論的理論框架——知識產(chǎn)權(quán)法為人類共同知識活動激勵機制提供激勵條件[J].南京大學(xué)法律評論，2009（春季卷）：91.“‘契約必守是契約的一般原則，但契約正義原則又注定了在一定條件下可以為實現(xiàn)正義而解除契約。觀念上的知識產(chǎn)權(quán)契約也不例外。權(quán)利人向社會作出的發(fā)明具備新穎性、先進性及實用性的承諾必須實現(xiàn)，在其違背諾言時，社會理所當然地可以解除合同，撤銷其已經(jīng)獲得的權(quán)利或宣告已經(jīng)獲得的權(quán)利無效。”楊紅軍.知識產(chǎn)權(quán)制度變遷中契約觀念的演進及其啟示[J].法商研究，2007（2）：86.現(xiàn)代專利法中的很多制度均是基于契約正義原則進行設(shè)計的。專利無效宣告審查制度是各國普遍設(shè)置的授權(quán)后糾錯程序，社會公眾或利益相關(guān)方可通過該程序?qū)栴}專利提出無效宣告請求。中國《專利法實施細則》第65條?；诓粷M足對價理論要求或者不符合契約正義原則的專利授權(quán)的侵權(quán)主張行為，現(xiàn)代專利法中也設(shè)置有現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度，抗辯一旦成功，專利權(quán)人的侵權(quán)指控將無法獲得司法救濟，從而使其專利權(quán)不具有可執(zhí)行性。中國《專利法》第62條。由此可見，無論是無效宣告審查制度，還是現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度，其具體的制度設(shè)計均體現(xiàn)了契約正義原則的要求：對于不正義的專利授權(quán)，無效宣告審查制度將對授權(quán)專利進行無效，而現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度則認定專利權(quán)不具有可執(zhí)行性，即均是對專利權(quán)的有效性或者可執(zhí)行性進行的否定性評價，從而拒絕向權(quán)利人提供其本不應(yīng)得到的權(quán)利。

不正當行為原則是美國特有的一項司法救濟制度，從本質(zhì)上來看，該原則要求申請人承擔(dān)披露義務(wù)意在防止專利權(quán)人通過專利申請中的欺騙行為來獲取不正當利益，因為通過欺騙行為而使本不具備授權(quán)條件的專利申請獲得授權(quán)不符合契約正義原則的要求。專利權(quán)人基于其不正當獲取的專利權(quán)提出專利侵權(quán)主張時，無論被告是否存在侵權(quán)，其權(quán)利主張行為都意在獲取本不應(yīng)屬于其的利益，法院拒絕向其提供救濟符合專利契約正義原則的要求。此外，從專利契約對價維度來審視，基于不正當行為而獲取的專利權(quán)，因其本質(zhì)上屬于不應(yīng)當被授予的權(quán)利，從對價標的維度來看，其不是一項合法的權(quán)益，不具備對價交易的前提條件;從對價充分性的維度來看，其未向社會公眾提供增量的可用技術(shù)信息，未向社會提供實質(zhì)性貢獻，作為契約另一方的社會公眾因并未獲得專利權(quán)人提供的對價，因此亦無需向?qū)＠麢?quán)人進行對價給付，即無需承擔(dān)未經(jīng)許可而不得使用其專利的義務(wù)，法院拒絕向不正當行為專利權(quán)人提供救濟即是對這一對價結(jié)果的確認。此外，從專利契約的締結(jié)過程來看，如果專利申請人故意向?qū)＠指嬷摷偾闆r，或者故意隱瞞真實情況，從而誘使專利局做出授予專利權(quán)的錯誤意思表示的，此行為可被認定為欺詐，并依法可產(chǎn)生可撤銷的法律效果。司法機關(guān)因?qū)＠謾?quán)審查體制的原因無權(quán)對專利契約的有效性進行直接否定，但在專利侵權(quán)訴訟程序中的被告主張不正當行為抗辯的情況下，拒絕向不正當行為專利權(quán)人提供司法救濟也符合民事欺詐制度的價值追求。因此，專利契約論也為不正當行為成立時專利的不可執(zhí)行性的正當性提供了理論基礎(chǔ)。

五?結(jié)?論

不正當行為原則雖然是一種司法審判規(guī)則，但其通過事后懲治的機制將其功效延伸至專利申請的審查授權(quán)程序中，從而使其不僅能夠規(guī)制不正當行為人的權(quán)利主張行為，而且還能夠震懾不正當專利申請行為，總體提升專利申請的授權(quán)質(zhì)量水平。不正當行為原則自其創(chuàng)制已近90年，至今仍是美國為確保專利申請質(zhì)量而采納的最為有效的制度之一。作為一種規(guī)制不正當專利申請、確保專利申請質(zhì)量的長效機制，不正當行為原則是中國力求改觀專利申請長期存在的質(zhì)量問題的最為優(yōu)選的制度設(shè)計選項之一。專利契約論下的實質(zhì)對價原則以及正義原則能夠充分論證不正當行為原則之下的信息披露義務(wù)以及專利不可執(zhí)行性的正當性，這為移值和設(shè)計本土化的不正當行為抗辯制度提供了正當性基礎(chǔ)，為后續(xù)可能的制度移植及設(shè)計掃清了理論障礙。