防御性注冊——商標保護也當“合縱連橫”

劉淑均

防御商標和聯(lián)合商標在我國仍是學理概念，尚未得到法律的認定。但在實踐中，進行防御性商標注冊的企業(yè)并不鮮見。

大白兔奶糖又在搞事情了！5月22日，繼與美加凈聯(lián)合推出奶糖味的潤唇膏之后，上海冠生園食品有限公司（下稱上海冠生園）再次跨界，與氣味圖書館聯(lián)合推出了大白兔奶糖味香水。據(jù)China IP記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大白兔奶糖香水一經(jīng)推出，短短幾天內(nèi)，天貓“氣味圖書館”旗艦店的銷量已經(jīng)達到了20000+件。

作為IP雜志記者，看到大白兔香水的推出不禁生疑，奶糖生產(chǎn)商做香水生意，商標在香水類商品上核準注冊了嗎？通過在國家知識產(chǎn)權(quán)局商標局檢索平臺檢索，China IP記者發(fā)現(xiàn)，從商標注冊類別來看，上海冠生園不僅在第三類（包括化妝品、香水等）商品上申請注冊了“大白兔”及類似商標，該商標的注冊甚至已經(jīng)覆蓋了商標分類表的絕大多數(shù)類別;從商標注冊時間來看，自我國第一版《商標法》（1983年版）開始施行，上海冠生園就著手進行“大白兔”及類似商標的注冊。除了對主商標進行多類別保護，上海冠生園還注冊了“大黑兔”“大花兔”“大灰兔”“大紅兔”“金兔”“銀兔”等多個商標，幾乎把所有兔子“一網(wǎng)打盡”，這家國民奶糖生產(chǎn)商對商標的重視程度簡直超乎想象。

上海冠生園這種商標注冊方式，被稱作“防御性商標注冊”。防御性商標分為聯(lián)合商標和防御商標，聯(lián)合商標是指同一民事主體在相同或類似的商品上注冊多個近似商標，防御商標是指同一民事主體在相同或類似商品上注冊相同商標。防御商標和聯(lián)合商標在我國仍是學理概念，尚未得到法律的認定。但在實踐中，進行防御性商標注冊的企業(yè)并不鮮見，例如阿里巴巴集團注冊了“阿里爸爸”“阿里媽媽”“阿里爺爺”“阿里奶奶”等“家族”商標;小米科技有限責任公司注冊了“桔米”“黃米”“綠米”“藍米”等多種“米”商標。在各大企業(yè)紛紛“山寨”自家商標的玩法背后，是前人因忽略防御性商標注冊而掉過的“坑”。

經(jīng)典案例：忽視防御性商標注冊之殤

（一）“伊利馬桶”案：你的牛奶，他的馬桶

1991年10月8日，伊利公司在牛奶等商品上注冊了“伊利”商標，經(jīng)過多年的宣傳使用，該商標于1999年被國家工商行政管理總局認定為馳名商標。2000年6月2日，自然人尤成和在衛(wèi)生器械和設備等商品上申請注冊標識為“伊利+圖形”組合商標。也就是說，一旦核準注冊，牛奶界的馳名商標“伊利”可以被他人用在馬桶上……

伊利公司意識到這一后果的可怕之處，從2000年起開始了漫漫“護標”之路，從向商標局提出異議到行政訴訟二審，窮盡了整個商標注冊程序。2009年，北京市高級人民法院以“‘伊利+圖形'組合商標會減弱‘伊利作為馳名商標的顯著性”為由，最終判決撤銷商標評審委員會“核準注冊”的裁定，“伊利”商標逃過被“馬桶”淡化的命運。雖然伊利公司維權(quán)成功，但“殺敵一千，自損八百”，九年的維權(quán)之路，付出的維權(quán)成本可想而知。此案凸顯了防御商標注冊的重要性，即同一商標的多類別注冊非常有利于對主營業(yè)務的品牌保護。

（二）“泡椒鳳爪”案：被迫更名，烏龍纏身

2019年5月8日，有友食品股份有限公司（下稱有友食品）在上海證券交易所成功上市。泡椒鳳爪是有友食品的主導產(chǎn)品，據(jù)報道，2016-2018年在同類產(chǎn)品市場上的銷售占比均超過75%，該公司因此被戲稱為“鳳爪一哥”。然而，在商標問題上，“鳳爪一哥”也曾遭遇滑鐵盧。1997年，有友食品在第29類（加工過的肉、食物蛋白等）、第42類（餐館、咖啡館等）商品上核準注冊使用“有友”商標。2004年，有友食品通過申請，又被核準在第29類（不包括肉類）商品上使用“YOYO”商標。多年來，有友食品一直在泡椒鳳爪等商品上使用“有友”、“Y0Y0”商標。

2006年，有友食品想在第29類肉食類商品上注冊“YOYO”商標，卻發(fā)現(xiàn)該商標已經(jīng)被一家臺灣公司搶注。這意味著有友食品可以在第29類素食類商品上使用“YOYO”商標，而其主導產(chǎn)品“泡椒鳳爪”卻不能再使用了，因此該公司只能使用新的英文商標“YUYU”。新商標推出使用后，“泡椒鳳爪”一度遭到消費者的質(zhì)疑，以為該商品是仿冒品，商家和生產(chǎn)商收到大量投訴。據(jù)報道，有友食品董事長兼總經(jīng)理鹿有忠在接受采訪時透露，“考慮到向臺灣公司買回商標可能會付出高昂代價，公司最終棄用‘YOYO商標，全面啟用‘YUYU，以此徹底解決目前容易混淆的局面?！?/p>

有友食品在成立之初對商標申請缺乏前瞻性，忽略了主商標“有友”的聯(lián)合商標和防御商標的注冊，同時又使用他人的商標并進行大肆宣傳，最終導致多年培育的品牌成果“付之東流”，不得不重新建立新的商標品牌。

（三）“阿迪王”案：李逵與李鬼和解

成立于2006年的阿迪王公司是外貿(mào)代工出身，因其旗下主打的“阿迪王”商標、標志與國際知名運動品牌“阿迪達斯”酷似，由一家名不見經(jīng)傳的小鞋廠搖身一變?yōu)槿珖忻摹吧秸踝印薄＜幢闶琼斨吧秸边@頂帽子，阿迪王公司也試圖進一步打開市場——成為倫敦奧運會的贊助商、在湖南衛(wèi)視投放廣告、進軍NBA等，并為此進行了一系列宣傳活動，在三四線城市迅速發(fā)展市場。據(jù)報道，截至2012年底，阿迪王公司的年利潤已經(jīng)破億元，這個“山寨王子”在短短幾年內(nèi)賺了個盆滿缽滿。

實際上，2006年，“阿迪王”商標被申請注冊時，最初的申請人并不是阿迪王公司，直至2008年，尚處于申請中的“阿迪王”商標才被轉(zhuǎn)讓至阿迪王公司名下。阿迪達斯公司作為正主，自然不能坐視這一“山寨”商標申請注冊，并在法定期限內(nèi)向商標局提出商標異議申請，但被商標局駁回，后向商標評審委員會申請復審，亦被駁回。2012年，阿迪達斯公司提起行政訴訟，該案最終以阿迪王公司向商標局提出撤回“阿迪王”商標注冊申請而告終。據(jù)報道，之所以出現(xiàn)這一結(jié)果，是因為阿迪達斯公司與阿迪王公司在審理進行過程中達成了和解協(xié)議。阿迪王公司將不再使用“阿迪王”中文商標及相關標志，取而代之的是英文標識“ADIVON”。

兩個公司持續(xù)多年的恩怨，最終以和解落幕，但整體來看，阿迪達斯公司還是受損失的一方。近年來，“傍名牌”的搶注現(xiàn)象愈演愈烈，忽視防御性商標的注冊，往往意味著市場份額的損失。從該案來看，阿迪達斯公司作為“李逵”幾乎完全沒有打擊到“李鬼”，相反，在糾紛背后，阿迪王公司逐漸樹立起了自身品牌，為其后續(xù)發(fā)展做好了鋪墊。

實踐中，類似案件不在少數(shù)。例如，頂級汽車品牌“勞斯萊斯”也曾遭到馬桶生產(chǎn)企業(yè)的覬覦，企圖將“勞斯萊斯”的類似商標注冊在相關產(chǎn)品上;江蘇省紅太陽食品有限公司起初只注冊了蛋品類的“紅太陽”商標，后被其他企業(yè)搶注了“紅太陽”風鵝、琵琶鴨等類別的商標，致使紅太陽公司出品的風鵝、琵琶鴨只能使用“紅洲牌”商標;騰訊因為忽視了“QQ”商標的全類注冊，想要發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)時，卻發(fā)現(xiàn)相關商品上的“QQ”商標已經(jīng)歸了奇瑞公司……由上述案例可見，防御性商標的注冊在商標反淡化、商標維權(quán)以及品牌延伸發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用，其對企業(yè)發(fā)展的關鍵性作用不容忽視。

專家解讀：防御性商標注冊存續(xù)的法律問題

（一）防御性商標是否適用“惡意注冊”條款

企業(yè)認識到防御性商標的重要性，但作為實現(xiàn)商標禁用權(quán)的有效途徑，此類商標“不以使用為目的”的特性使得其在商標注冊中受到挑戰(zhàn)。

2019年4月23日，第十三屆全國人大常委會第十次會議通過了《關于修改〈中華人民共和國建筑法〉等八部法律的決定》，其中對《中華人民共和國商標法》的6個法條作了修改。這是繼2013年8月30日第三次修改后，對《商標法》進行的第四次修改，修改條款自2019年11月1日起施行。此次修改增加了規(guī)制商標惡意注冊的內(nèi)容，在第四條第一款增加“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回”的規(guī)定。防御性商標在企業(yè)發(fā)展的過程中是因禁止他人侵權(quán)、搭便車等目的而存在，這與注冊商標的“使用義務”似乎背道而馳。那么，防御性商標的注冊行為是否落入了“惡意注冊”的規(guī)制范疇呢？為此，ChinaIP記者采訪了上海大學法學院副教授、知識產(chǎn)權(quán)學院副院長袁真富副博士。

袁真富從立法原意出發(fā)，解讀“惡意注冊”條款立法目的。國家知識產(chǎn)權(quán)局在20 19年5月9日發(fā)布的《商標法修改相關問題解讀》—文中明確表示，“在囤積注冊行為的規(guī)制方面，法律中僅有原則性規(guī)定，缺乏直接的、明確的、可操作性的條款，導致實際操作中打擊力度不夠。本次修改是從源頭上制止惡意申請注冊行為，使商標申請注冊回歸以使用為目的的制度本源?！睋?jù)此，袁真富表示，“可以確信，《商標法》第四條中規(guī)定的‘不以使用為目的的惡意商標注冊申請，初衷主要是精準打擊惡意囤積的商標申請行為。事實上，從新《商標法》第四條‘惡意的限定來看，可以認為，類似防御性商標的注冊申請，不在第四條前述規(guī)定所規(guī)制的范圍內(nèi)。企業(yè)為有效保護商標尤其是其核心商標，而采取防御性的商標申請，屬于國際上通行的策略性措施，不應受到不合理的抑制?！?/p>

但是，在袁真富看來，如何區(qū)分防御性商標申請和惡意商標申請，有時并不是那么容易，特別是在商標申請的初審階段。他指出：“即使是防御性商標申請，理論上也應當有一個數(shù)量的管控，如果申請數(shù)量龐大到天量，似乎也超出了防御目的。如何合理地結(jié)合申請人自身的經(jīng)營狀況和相關的行為等因素，來判斷是否屬于商標惡意申請，仍然有待于未來在《關于規(guī)范商標申請注冊行為的若干規(guī)定》中加以明確規(guī)范，尤其是結(jié)合審查實務和司法實踐進行經(jīng)驗總結(jié)?！?/p>

（二）防御性商標如何避免“撤三”風險

闖過了商標注冊這一關，防御性商標依然面臨著被撤銷的威脅。我國《商標法》四十九條第二款規(guī)定，“注冊商標……沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標?！薄俺啡贫取笔乔謇黹e置商標資源的有效手段，但同時也是防御性商標的“天敵”。實踐中，申請人往往出于保護目的申請大量防御性商標，但并未投入使用。當他人以“連續(xù)三年停止使用”為由提起撤銷時，此類商標因未“使用”往往面臨被撤銷的結(jié)局。

在金仲能訴國家工商行政管理總局商標評審委員會撤銷復審行政糾紛案中，法院并未采納拉科斯特公司提交的證據(jù)材料（包括在指定期間內(nèi)將涉案商標使用于雜志、包裝盒等材料），以“連續(xù)三年停止使用”為由，撤銷商標評審委員會的復審裁定，導致拉科斯特公司在第16類商品上注冊的“鱷魚”商標最終被撤銷。該案是防御商標遭遇“撤三”的典型案例，判決反映了法院對于“商標使用”認定的嚴格態(tài)度。這個案例是否表明防御性商標在“撤三”制度之下就毫無生存空間呢？現(xiàn)實倒也不是如此悲觀，北京萬慧達（上海）律師事務所合伙人梁思思博士接受了China IP記者的采訪，在防御性商標避免被“撤三”這個問題上為企業(yè)支招。

梁思思承認，防御性商標的注冊目的在于“防御”，使用頻率較低，遭遇“撤三”的風險較大。但她認為，這一風險可以避免，并向China IP記者介紹了三種方式：“第一，商標在贈品上的使用屬于

（商標使用、企業(yè)可以在經(jīng)營主營商品的同時，將帶有防御性商標的商品授權(quán)給具有生產(chǎn)能力的企業(yè)加工，在銷售主營商品時，其他商品作為贈品一同銷售。第二，商標注冊人在其慶典活動上的贈品或紀念品上使用商標，也是一種被視為面向廣大消費者的‘商標使用、在國家工商行政管理總局商標評審委員會、恒大地產(chǎn)集團有限公司訴江西恒大高新技術(shù)股份有限公司撤銷復審行政糾紛一案中，法院采納了這一觀點。第三，《最高人民法院關于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》規(guī)定，商標權(quán)人自行使用、他人經(jīng)許可使用以及其他不違背商標權(quán)人意志的使用，均可認定為《商標法》第四十九條第二款所稱的使用。因此，將防御性商標許可給其他主體使用，符合‘商標使用的情形?！?/p>

此外，梁思思強調(diào)，“在防御性商標的使用過程中，一定要注意證據(jù)的保存。商標局發(fā)布的《商標審查及審理標準》中規(guī)定了‘商標使用在指定商品/服務上的具體表現(xiàn)形式，企業(yè)可依據(jù)自身情形結(jié)合該規(guī)定，對防御性商標進行‘商標使用?！?/p>