關(guān)于實(shí)用新型優(yōu)先權(quán)審查中“相同主題”的探究

王麗杰,呂愛飛

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心，北京 100096)）

1 引言

優(yōu)先權(quán)，源自1883年簽訂的《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》，目的是便于締約國國民在其本國提出專利或者商標(biāo)申請后，可以向其他締約國提出申請[1]。而在我國，《專利法》第二十九條也規(guī)定了發(fā)明或?qū)嵱眯滦驮谥袊拖嗤闹黝}提出專利申請后，符合相關(guān)條件的也可以享有優(yōu)先權(quán)，這也正體現(xiàn)了在先申請?jiān)瓌t和保護(hù)發(fā)明創(chuàng)造的積極性。

2 相同主題的理解

在我國，《專利審查指南》中有明確解釋：相同主題的發(fā)明或者實(shí)用新型，是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果相同的發(fā)明或者實(shí)用新型[2]。

所謂的相同，并不意味著在文字記載或者敘述方式上完全一致，只要在先申請中闡明了在后申請的權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案即可。也就是說，對于在后申請的權(quán)利要求的每一項(xiàng)技術(shù)方案，都應(yīng)記載在該在先申請的申請文件中，但不是必須記載在該在先申請的權(quán)利要求書中，也可以記載在該在先申請的說明書中。值得注意的是，由于說明書摘要不具有法律效力，不能是記載在說明書摘要中的內(nèi)容。

3 發(fā)明專利申請中相同主題的審查方式

3.1 發(fā)明初審中相同主題的判斷

《專利審查指南》明確規(guī)定了“初步審查中,審查員只審查在后申請與在先申請的主題是否明顯不相關(guān),不審查在后申請與在先申請的實(shí)質(zhì)內(nèi)容是否一致”[2]?？梢哉f，在后申請的主題是否與在先申請主題一致，可以通過發(fā)明名稱判斷主題是否相同即可，通常情況下，發(fā)明創(chuàng)造名稱一致，就認(rèn)為主題相關(guān)；若不一致，則可認(rèn)定為主題不相關(guān)。

3.2 發(fā)明實(shí)質(zhì)審查中相同主題的判斷

根據(jù)專利審查指南實(shí)質(zhì)審查部分規(guī)定，在優(yōu)先權(quán)主題是否相關(guān)的判斷中，需要將在后申請的每一項(xiàng)技術(shù)方案與在先申請的權(quán)利要求書和說明書（不包括摘要）整體進(jìn)行比較。如果一項(xiàng)技術(shù)方案未完整記載在在先申請中，只是組成此技術(shù)方案的技術(shù)特征分別記載在不同的在先申請中，則此技術(shù)方案不能夠享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

可見，在發(fā)明初審中,優(yōu)先權(quán)主題相關(guān)的審查主要是形式方面，通過發(fā)明名稱即可判斷主題是否相關(guān)。而在發(fā)明實(shí)質(zhì)審查過程中進(jìn)一步核實(shí)技術(shù)方案，涉及到技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)比對核實(shí)，其在后申請是否涉及相同主題的判斷原則更類似于新穎性的判斷方式。

4 實(shí)用新型審查中優(yōu)先權(quán)主題的判定方式

在我國，實(shí)用新型專利審查只進(jìn)行初步審查，沒有像發(fā)明專利申請一樣的實(shí)質(zhì)審查。而優(yōu)先權(quán)審查，《專利審查指南》實(shí)用新型部分中只是規(guī)定“使用本部分第一章第6.2節(jié)的規(guī)定”,即實(shí)用新型初步審查中的優(yōu)先權(quán)審查標(biāo)準(zhǔn)與發(fā)明初步審查中的優(yōu)先權(quán)審查標(biāo)準(zhǔn)是完全一樣的[3]?？梢?，在后申請的主題是否與在先申請主題一致，也可以通過實(shí)用新型名稱判斷主題是否相同即可，若主題名稱相同，就可判定為主題相關(guān)。

但專利優(yōu)先權(quán)的目的在于，避免有抄襲其他國家的專利申請者，搶先在中國提出申請取得注冊的可能。而根據(jù)現(xiàn)行的實(shí)用新型專利申請審查方式，當(dāng)做出優(yōu)先權(quán)結(jié)論后，經(jīng)初步審查合格后便可授權(quán)，直接進(jìn)入公告，顯然僅通過實(shí)用新型名稱審查主題是否相關(guān)，不免會出現(xiàn)誤判而導(dǎo)致優(yōu)先權(quán)結(jié)論錯(cuò)誤的情況。

因此,盡管《專利審查指南》中明確規(guī)定了實(shí)用新型和發(fā)明初審的優(yōu)先權(quán)主題判定原則相一致,但是由于發(fā)明初審后面還有實(shí)質(zhì)審查，會進(jìn)一步具體核實(shí)優(yōu)先權(quán)的結(jié)論是否正確；但實(shí)用新型專利審查要求短平快，初步審查也無法做到發(fā)明實(shí)質(zhì)審查時(shí)優(yōu)先權(quán)主題是否相關(guān)的深度核實(shí)。因此，為了適應(yīng)實(shí)用新型專利申請的審查需要，同時(shí)優(yōu)先權(quán)主題判定的結(jié)論盡量準(zhǔn)確，筆者認(rèn)為在實(shí)用新型專利審查中，應(yīng)通過發(fā)明名稱、大致對比權(quán)利要求書、說明書及說明書附圖來判斷在后申請與在先申請主題是否明顯不相關(guān)。

但大致對比權(quán)利要求書、說明書及說明書附圖的比對程度如何，不免具有一定的主觀性，不同人的審查核實(shí)程度不同、判斷標(biāo)準(zhǔn)不一致，會帶來一定的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一致；為此，根據(jù)上面的分析，筆者將實(shí)用新型審查過程中優(yōu)先權(quán)主題相關(guān)的判斷分下面幾種情況。

4.1 主題名稱相同、附圖相同

若在后申請與在先申請的實(shí)用新型名稱完全相同，同時(shí)說明書附圖完全相同，實(shí)用新型審查中可以直接給出優(yōu)先權(quán)成立的結(jié)論。

4.2 主題名稱相同、附圖部分相同

【案例1】

本申請和在先申請的實(shí)用新型名稱分別為“一種防蚊棒”和“推拉窗防蚊棒”，二者具有相同的發(fā)明主題“防蚊棒”，且具有相同的說明書附圖，其技術(shù)方案具有相關(guān)性，該在先申請與在后申請的主題相關(guān)，可以作出優(yōu)先權(quán)成立的結(jié)論。

4.3 主題名稱類似、附圖不同

【案例2】

本申請和在先申請的權(quán)利要求1及附圖對比如下表1。

案例分析：實(shí)用新型名稱中均有“迷走神經(jīng)”，僅從實(shí)用新型名稱不能明顯判斷在先與在后申請的主題是否明顯不相關(guān)，通過大致對比權(quán)利要求書、說明書及說明書附圖發(fā)現(xiàn)，沒有一幅相同的附圖，進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)權(quán)利要求保護(hù)的方案完全不同，說明書記載完全不同，此時(shí)可以判斷，本案屬于在后申請與在先申請的主題明顯不相關(guān)的情形。

4.4 主題名稱不同、附圖部分相同

【案例3】

本申請和在先申請的權(quán)利要求1對比如下表2。

表1

表2

上述案例中，僅從實(shí)用新型名稱無法判斷在先與在后申請的主題是否明顯不相關(guān)，通過大致比對在后申請與在先申請的說明書附圖發(fā)現(xiàn)，兩件申請的說明書附圖1-6完全相同，附圖7-9不相同，其中本申請的技術(shù)方案（對應(yīng)圖7）在在先申請中完全沒有提及，說明書中也沒有記載，以此可以判斷二者屬于主題明顯不相關(guān)的情形。

5 結(jié)語

綜上，筆者認(rèn)為，在實(shí)用新型專利審查中，對于“相同主題”的審查，應(yīng)結(jié)合發(fā)明名稱與權(quán)利要求書、說明書或說明書附圖進(jìn)行簡單核實(shí)，除非在后申請請求保護(hù)的技術(shù)方案在在先申請中完全未記載，一般均可認(rèn)為“相同主題”，給出優(yōu)先權(quán)成立的結(jié)論。