淺論專利禁止反悔原則的適用

劉艷芳

【摘 要】專利禁止反悔原則是民法中誠(chéng)實(shí)信用原則在專利中的體現(xiàn)，也是專利公示的必然結(jié)果。本文對(duì)該原則的概念、法理基礎(chǔ)、適用現(xiàn)狀進(jìn)行分析，并結(jié)合審查實(shí)踐和典型案例對(duì)專利禁止反悔原則適用的完善提出了建議。

【關(guān)鍵詞】專利；禁止反悔；法律適用

一、專利禁止反悔原則的概念

專利禁止反悔原則是指專利權(quán)人在申請(qǐng)、審查和無(wú)效過(guò)程中聲明的對(duì)保護(hù)范圍的限制，必須被繼承到專利侵權(quán)訴訟中，不得反悔。專利禁止反悔原則可以分為專利審查歷史禁止反悔原則（prosecution history estoppel）、專利轉(zhuǎn)讓人禁止反悔原則（assignor estoppel）、專利被許可人禁止反悔原則（licensee estoppel）。

2010年1月1日開(kāi)始實(shí)施的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》首次對(duì)專利禁止反悔原則作出了明確規(guī)定。該解釋第6條規(guī)定：“專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無(wú)效宣告程序中，通過(guò)對(duì)權(quán)利要求、說(shuō)明書的修改或者意見(jiàn)陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持”。但如何在實(shí)踐中具體把握這一原則仍有待研究。

二、專利禁止反悔原則適用的法理基礎(chǔ)

1.誠(chéng)實(shí)信用原則

專利禁止反悔原則是民法中誠(chéng)實(shí)信用原則在專利中的體現(xiàn)，旨在防止專利權(quán)人采用出爾反爾的策略，即在專利審批過(guò)程中為了獲得專利權(quán)而對(duì)其保護(hù)范圍進(jìn)行了某種限制，或者強(qiáng)調(diào)權(quán)利要求中某個(gè)技術(shù)特征對(duì)于確定其新穎性、創(chuàng)造性如何重要；在侵權(quán)訴訟中又試圖取消所作的限制，或者強(qiáng)調(diào)該技術(shù)特征可有可無(wú)，試圖擴(kuò)大其保護(hù)范圍，從而“兩頭得利”。

2.專利文件的公信力

根據(jù)《專利法》第五十九條第一款的規(guī)定，發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)。權(quán)利要求書的作用是確定專利權(quán)的保護(hù)范圍，即通過(guò)向公眾表明構(gòu)成發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案的全部技術(shù)特征，使公眾能夠清楚地知道實(shí)施何種技術(shù)會(huì)侵犯專利權(quán)，從而在為專利權(quán)人提供有效合理保護(hù)的同時(shí)，確保公眾享有實(shí)施技術(shù)的自由。專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)具有足夠的法律確定性和可預(yù)見(jiàn)性，尊重公示力是維護(hù)社會(huì)公眾信賴?yán)娴男枰?。由專利文件的公示作用所產(chǎn)生的公信力構(gòu)成了專利制度的基礎(chǔ)，如果專利權(quán)人所主張的專利保護(hù)范圍超出了專利文件的范圍，就應(yīng)當(dāng)被視為違反了這種公信力。在這個(gè)意義上，專利禁止反悔原則禁止一切不符合專利文件公信力的行為。專利文件公信力的必然結(jié)果就是對(duì)等同原則產(chǎn)生了限制，而不是由對(duì)等同原則加以限制推導(dǎo)出專利文件必須具有公信力從而需要引入專利禁止反悔原則的適用[2]。

以上法理基礎(chǔ)使得專利禁止反悔原則具有獨(dú)立于等同原則的特性。

三、專利禁止反悔原則的適用情形及建議

1.在專利審批的實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中

在實(shí)審程序中，可能會(huì)出現(xiàn)申請(qǐng)人對(duì)于同一事實(shí)前后意見(jiàn)陳述截然相反，或者對(duì)之前所作的修改予以反悔，從而將已刪除或放棄的方案重新納入請(qǐng)求保護(hù)范圍的情形。對(duì)于在專利實(shí)審階段出現(xiàn)的這種情況，能否應(yīng)用專利禁止反悔原則予以制止，存在兩種觀點(diǎn)。一種觀點(diǎn)認(rèn)為，在專利實(shí)審階段可以引入專利禁止反悔原則進(jìn)行審查，便于將一些可能會(huì)影響后續(xù)程序的問(wèn)題在實(shí)審階段予以克服和解決，由此有助于提高整個(gè)專利審批工作的效率。另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，如果在專利實(shí)審階段應(yīng)用專利禁止反悔原則，那么對(duì)于申請(qǐng)人的每一次修改和意見(jiàn)陳述都提出了太高要求，并不適用當(dāng)前的實(shí)際情況。

筆者認(rèn)為，在實(shí)審程序中，專利還處于尚未被授權(quán)的審批階段，申請(qǐng)人具有與審查員進(jìn)行“討價(jià)還價(jià)”的權(quán)利，并可以通過(guò)多次意見(jiàn)陳述和修改來(lái)逐漸地將權(quán)利要求限定至合適的保護(hù)范圍。即使在這一階段申請(qǐng)人對(duì)已放棄的技術(shù)方案重新納入請(qǐng)求保護(hù)的范圍，由于專利權(quán)尚未形成，申請(qǐng)人還未獲得任何權(quán)益，因此并不會(huì)造成申請(qǐng)人“兩頭得利”。實(shí)際上，申請(qǐng)人有可能出于澄清事實(shí)或者策略調(diào)整等原因作出反悔，在專利實(shí)審階段，雖然這種反悔有可能會(huì)使得之前的工作成為徒勞，浪費(fèi)一定的行政資源，但未對(duì)專利權(quán)的穩(wěn)定性造成不良影響，某些情況下對(duì)于查明事實(shí)、保護(hù)申請(qǐng)人真正想要保護(hù)的發(fā)明、平衡申請(qǐng)人和社會(huì)公眾利益還起到積極的意義。如果在實(shí)審階段嚴(yán)格要求專利禁止反悔，一旦申請(qǐng)人做出了不必要的限縮修改或者不符合事實(shí)的陳述，就將失去補(bǔ)救的機(jī)會(huì)。因此，對(duì)于申請(qǐng)人在實(shí)審階段將已刪除或放棄的部分方案重新納入請(qǐng)求保護(hù)范圍的情形，筆者建議不使用專利禁止反悔原則予以制止，而是“以其最后一次的陳述為準(zhǔn)”進(jìn)行審查。

2.在復(fù)審程序中

復(fù)審程序具有法律救濟(jì)的性質(zhì)，目的是糾正實(shí)審程序中可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤，給申請(qǐng)人提供救濟(jì)的機(jī)會(huì)。與實(shí)審程序類似，復(fù)審程序發(fā)生之時(shí)，尚未產(chǎn)生專利權(quán)的授予，兩者都屬于授權(quán)程序，對(duì)法律的適用應(yīng)該是一致的，因此，筆者建議與專利審批的實(shí)質(zhì)審查階段類似，在復(fù)審程序內(nèi)部或者實(shí)審程序和復(fù)審程序之間出現(xiàn)的“反悔”不引入專利禁止反悔原則予以制止，也“以其最后一次的陳述為準(zhǔn)”。

3.在無(wú)效程序中

無(wú)效程序發(fā)生在專利授權(quán)之后，授權(quán)程序已經(jīng)給予申請(qǐng)人充足的時(shí)機(jī)進(jìn)行修改和意見(jiàn)陳述，一經(jīng)授權(quán)公告，專利權(quán)的保護(hù)范圍即已確定，專利權(quán)人就有責(zé)任履行其為獲得專利權(quán)所作出的放棄部分方案的承諾。如果專利權(quán)人在無(wú)效程序中對(duì)授權(quán)程序中通過(guò)修改或者意見(jiàn)陳述作出的放棄予以反悔，既有違誠(chéng)實(shí)信用原則，又破壞了專利的公示力，一般是不能被允許的，應(yīng)適用專利禁止反悔原則予以制止。

目前，專利禁止反悔的適用包括兩種準(zhǔn)則，一種是“彈性阻卻”，另一種是“完全阻卻”?！皬椥宰鑵s”是指，專利禁止反悔原則對(duì)等同原則的適用在通常情況下只產(chǎn)生有限的影響，其影響的范圍是彈性的，其影響的程度視具體情況而定，可以很大，即基本上排除適用等同原則的可能性，也可以為零，即基本上不影響等同原則的適用。與“彈性阻卻”相對(duì)的是“完全阻卻”，“完全阻卻”是指如果認(rèn)定對(duì)權(quán)利要求的某個(gè)技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)適用專利禁止反悔原則，那么對(duì)該技術(shù)特征來(lái)說(shuō)，就完全不能適用等同原則。美國(guó)Festo案體現(xiàn)了這兩種觀點(diǎn)的角逐：美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院最初在Festo案中主張“完全阻卻”準(zhǔn)則，之后美國(guó)最高法院在最終判決中采用了“彈性阻卻”準(zhǔn)則，從而建立了新的專利禁止反悔原則的適用標(biāo)準(zhǔn)。美國(guó)最高法院在該案判決中認(rèn)為：“我們清楚地表明等同原則和禁止反悔原則都是已經(jīng)確立的法律，改變這些法律的職責(zé)屬于國(guó)會(huì)而非法院，根本性地改變這些規(guī)則可能破壞發(fā)明人對(duì)自己財(cái)產(chǎn)權(quán)利的合理預(yù)期……依照在先原則，發(fā)明人沒(méi)有理由預(yù)知他們修改權(quán)利要求的行為意味著對(duì)所有等同物的放棄。如果他們?cè)缰朗沁@樣的話，可能會(huì)對(duì)駁回申請(qǐng)的決定提起上訴，而不是對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改，沒(méi)有理由對(duì)那些依賴原有規(guī)則的人使用新的更加嚴(yán)厲的禁止反悔原則”?！皬椥宰鑵s”準(zhǔn)則兼顧了實(shí)質(zhì)公平和利益平衡，被廣為認(rèn)可，但“彈性阻卻”的適用也帶來(lái)了新的問(wèn)題：哪些技術(shù)方案被推定為放棄，也就是說(shuō)彈性阻卻中“阻卻”了哪些技術(shù)方案，特別是哪些技術(shù)方案被推定為放棄，這往往有很大的爭(zhēng)議。“彈性”程度所帶來(lái)的法官的自由裁量權(quán)是否過(guò)大也是進(jìn)一步需要解決的問(wèn)題。

對(duì)于“彈性阻卻”原則中的“彈性”，筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在明確放棄的內(nèi)容邊界和明確保護(hù)的內(nèi)容邊界之間，并判斷被控侵權(quán)產(chǎn)品與兩個(gè)邊界的接近程度，具體接近程度的判斷可以借助于創(chuàng)造性高度的顯而易見(jiàn)性。

四、結(jié)語(yǔ)

專利禁止反悔原則的適用在我國(guó)仍屬于起步階段，我國(guó)專利制度建立時(shí)間尚短，立法和司法解釋尚未作出明確的實(shí)踐執(zhí)行規(guī)定，這也促使我們對(duì)其進(jìn)行更為深入的研究，以平衡專利權(quán)人和社會(huì)公眾的利益、合理運(yùn)用該原則、保障我國(guó)專利制度的健康發(fā)展。

【參考文獻(xiàn)】

[1]尹新天.專利權(quán)的保護(hù)[M].知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2005.