對專利授權(quán)、無效及侵權(quán)訴訟程序中專利權(quán)人不一致陳述的處理方式探討

劉書芝

一件專利在其生命周期內(nèi)，可能會經(jīng)歷很多程序。發(fā)明創(chuàng)造在經(jīng)授權(quán)程序后才能得到專利權(quán)。特別的，發(fā)明專利還需經(jīng)實質(zhì)審查才能獲得授權(quán)。有的專利非常具有商業(yè)價值，但在授權(quán)之后，很可能會經(jīng)歷無效及侵權(quán)程序。有時，專利權(quán)人為了自身利益，在不同的程序中可能會對權(quán)利要求相同的事項進行不同的甚至相反的陳述。這些程序中的陳述的相互影響，以及如何處理不同程序中的不同陳述以保證公平公正，都是值得探討的問題。

專利授權(quán)、無效程序中的陳述對侵權(quán)訴訟的影響及處理方式

在專利授權(quán)、無效程序中，專利申請人、專利權(quán)人為了避免專利申請被駁回或?qū)＠粺o效，通常會進行答辯和意見陳述，以爭辯專利申請或?qū)＠稀秾＠ā返囊?guī)定。尤其當(dāng)專利授權(quán)、無效程序中涉及不清楚問題、新穎性、創(chuàng)造性缺陷時，專利申請人、專利權(quán)人還會對權(quán)利要求的相關(guān)技術(shù)內(nèi)容進行澄清，或?qū)?quán)利要求中的特征、技術(shù)術(shù)語進行解釋說明。特別是為了與現(xiàn)有技術(shù)相區(qū)別，專利申請人、專利權(quán)人常常會爭辯權(quán)利要求中的特征、技術(shù)術(shù)語與對比文件中的某特征不同或無關(guān)，或者對權(quán)利要求中的用語進行限縮性解釋，以與現(xiàn)有技術(shù)相區(qū)別。

但在侵權(quán)程序中，專利權(quán)人為了獲得更大的保護范圍，有可能又對權(quán)利要求進行擴充性解釋，采用與專利授權(quán)、無效程序中不同的陳述，將在專利授權(quán)、無效程序中明確放棄的技術(shù)方案，又重新納入到權(quán)利要求范圍內(nèi)。

為了防止專利權(quán)人出爾反爾、兩頭獲利，司法機關(guān)在侵權(quán)訴訟中確定專利權(quán)人的權(quán)利要求范圍時，通常采用禁止反悔原則，以對等同原則做出限制，保證公平公正?！敖狗椿谠瓌t”是指在專利審批和無效程序中，專利權(quán)人通常會進行意見陳述或修改權(quán)利要求，專利權(quán)人通過陳述或修改明確放棄的內(nèi)容，在專利侵權(quán)訴訟中不得再次納入到權(quán)利要求的保護范圍內(nèi)。[1]

禁止反悔原則并不是我國現(xiàn)行《專利法》中所明文規(guī)定的法律原則，而是在專利侵權(quán)訴訟實踐和司法解釋中體現(xiàn)并在司法界得到普遍認(rèn)可的原則。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號）第六條規(guī)定：“專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持。”最高人民法院的上述規(guī)定中明確了在侵權(quán)訴訟中禁止反悔原則的適用。各級法院都應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)守該規(guī)定，在專利侵權(quán)訴訟中對出爾反爾的專利權(quán)人采用禁止反悔原則，不允許其反悔。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（法釋〔2016〕1號）第六條又規(guī)定：“人民法院可以運用與涉案專利存在分案申請關(guān)系的其他專利及其專利審查檔案、生效的專利授權(quán)確權(quán)裁判文書解釋涉案專利的權(quán)利要求。專利審查檔案，包括專利審查、復(fù)審、無效程序中專利申請人或者專利權(quán)人提交的書面材料，國務(wù)院專利行政部門及其專利復(fù)審委員會制作的審查意見通知書、會晤記錄、口頭審理記錄、生效的專利復(fù)審請求審查決定書和專利權(quán)無效宣告請求審查決定書等?！庇缮鲜鲆?guī)定可以看出，專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)、無效程序中的陳述，在侵權(quán)訴訟中不僅適用于禁止反悔原則，且對權(quán)利要求的保護范圍本身就有限定作用。

根據(jù)最高人民法院司法解釋中的上述規(guī)定，如果專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)、無效程序中進行限縮性陳述，在侵權(quán)訴訟中又進行擴展解釋，試圖將已經(jīng)放棄的技術(shù)方案重新納入權(quán)利要求保護范圍時，法院就會以禁止反悔原則否定專利權(quán)人的主張。

專利授權(quán)程序中的陳述對無效程序的影響及處理方式

針對專利授權(quán)程序中的陳述對于無效程序的影響及處理方式，目前還沒有明確的規(guī)定。

由于專利授權(quán)程序和無效程序都是對權(quán)利要求可專利性的審查或挑戰(zhàn)，為了避免駁回或無效，專利申請人、專利權(quán)人通常不會進行擴大性解釋，而往往會在兩個程序中均進行限縮性解釋。因此，通常不會出現(xiàn)申請人、權(quán)利人在授權(quán)程序中先行進限縮性陳述而后又在無效訴訟程序中進行擴展性陳述的情況。

權(quán)利人在專利授權(quán)程序中的陳述與無效程序中的陳述如出現(xiàn)不一致，通常是因為權(quán)利人對一些事項承認(rèn)或自認(rèn)的反悔。例如，在涉案專利中的權(quán)利要求中限定了特征A和B，在授權(quán)程序中，審查員認(rèn)為對比文件中公開的特征A和B即為特征A和B，專利申請人承認(rèn)對比文件中的特征A就相當(dāng)于涉案專利中的特征A，即承認(rèn)了對比文件公開了特征A，而爭辯涉案專利中B與對比文件中的B不同；但在無效程序中，專利權(quán)人又做出了不同的陳述，爭辯涉案專利中的特征A和B與對比文件中的特征A和B均不相同。那么，這種在授權(quán)程序中自認(rèn)的情況是否具有效力，又是否應(yīng)當(dāng)適用禁止反悔呢？《專利法》及其審查指南中沒有關(guān)于這方面的規(guī)定。由于專利侵權(quán)訴訟中的禁止反悔原則起源于普通民法中的禁止反悔，我們不妨先來看一下民法中的相關(guān)規(guī)定。

《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第八條第一款規(guī)定：“訴訟過程中，一方當(dāng)事人對另一方當(dāng)事人陳述的案件事實明確表示承認(rèn)的，另一方當(dāng)事人無需舉證。但涉及身份關(guān)系的案件除外?！?/p>

《最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋》（法釋〔2015〕5號）第九十二條規(guī)定：“一方當(dāng)事人在法庭審理中，或者在起訴狀、答辯狀、代理詞等書面材料中，對于己不利的事實明確表示承認(rèn)的，另一方當(dāng)事人無需舉證證明。對于涉及身份關(guān)系、國家利益、社會公共利益等應(yīng)當(dāng)由人民法院依職權(quán)調(diào)查的事實，不適用前款自認(rèn)的規(guī)定。自認(rèn)的事實與查明的事實不符的，人民法院不予確認(rèn)?！?/p>

盡管上述規(guī)定是民事訴訟中的相關(guān)司法解釋，但其司法精神和原則應(yīng)當(dāng)是一脈相承的。如果專利權(quán)人在授權(quán)程序中已經(jīng)自認(rèn)對其不利的事實，則在無效程序中就應(yīng)當(dāng)不允許其反悔，除非其能提供證據(jù)證明原先在授權(quán)程序中的陳述與事實不符。

侵權(quán)訴訟程序中的陳述對無效程序的影響及處理方式

很多無效程序是在侵權(quán)訴訟程序之后進行的。同樣的，在侵權(quán)程序中，專利權(quán)人為了自己的利益會對權(quán)利要求進行解釋，尤其是會對一些特征進行擴展性解釋，或者主張涉嫌侵權(quán)的爭議等同物為權(quán)利要求的等同特征，以將涉嫌侵權(quán)的標(biāo)的物納入到權(quán)利要求的保護范圍中。但在無效程序中，為了維持專利權(quán)的有效，專利權(quán)人可能對同一特征做出不同的陳述，例如對同一特征做出限縮性陳述，或者爭辯上述爭議等同物與涉案專利中的相應(yīng)特征不同。

上述專利侵權(quán)訴訟中的禁止反悔原則，適用于對明確放棄方案重新納入到權(quán)利要求范圍內(nèi)的反悔，即對權(quán)利要求先限縮后擴張的反悔禁止，并沒有規(guī)定侵權(quán)訴訟中先擴張而無效程序中后限縮的情況應(yīng)如何處理。不過，我們?nèi)钥山梃b民法中的相關(guān)規(guī)定。

《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第九條規(guī)定：“下列事實，當(dāng)事人無須舉證證明：（一）自然規(guī)律以及定理、定律；（二）眾所周知的事實；（三）根據(jù)法律規(guī)定推定的事實；（四）根據(jù)已知的事實和日常生活經(jīng)驗法則推定出的另一事實；（五）已為人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確認(rèn)的事實；（六）已為仲裁機構(gòu)生效裁決所確認(rèn)的事實；（七）已為有效公證文書所證明的事實。前款第二項至第四項規(guī)定的事實，當(dāng)事人有相反證據(jù)足以反駁的除外；第五項至第七項規(guī)定的事實，當(dāng)事人有相反證據(jù)足以推翻的除外。”

因此，根據(jù)公平公正的原則，對于侵權(quán)訴訟中先擴張而無效程序中后限縮的情況，無效程序可以根據(jù)侵權(quán)訴訟的進展情況，建議做如下處理：

一、如果侵權(quán)訴訟判決已經(jīng)生效，則應(yīng)當(dāng)以人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確認(rèn)的事實為準(zhǔn)，不得對權(quán)利要求的同一特征做出限縮性陳述。以裁判所確認(rèn)的事實為基礎(chǔ)，涉案專利如果不符合《專利法》中新穎性、創(chuàng)造性等無效條款，則應(yīng)當(dāng)宣判專利權(quán)無效。

二、如果侵權(quán)訴訟判決未生效，則在侵權(quán)訴訟程序中應(yīng)當(dāng)適用禁止反悔原則，禁止將權(quán)利人在無效程序中明確放棄的方案重新納入到權(quán)利要求的范圍內(nèi)，并判定侵權(quán)不成立。

以對等同特征的禁止反悔為例。在侵權(quán)訴訟中，專利權(quán)人會主張涉嫌侵權(quán)的技術(shù)方案的特征C為涉案專利權(quán)利要求中的特征C的等同特征。如果法院認(rèn)可了專利權(quán)人的主張，并以此最終判定侵權(quán)成立，那么，在后續(xù)的無效程序中，如果專利權(quán)人又主張對比文件中的相同特征C與涉案專利權(quán)利要求中的特征C不相同也不等同，則應(yīng)當(dāng)以侵權(quán)訴訟中專利權(quán)人的陳述為準(zhǔn)，不能做出相反的解釋。

再以對權(quán)利要求范圍的解釋適用禁止反悔為例。在侵權(quán)訴訟中，專利權(quán)人對涉案專利權(quán)利要求中的特征D做出解釋和澄清，而將特征D的范圍解釋得較寬。按照專利權(quán)人的上述陳述，特征D為涉嫌侵權(quán)的技術(shù)方案的特征D1的上位概念。如果法院接受了專利權(quán)人的主張，并以此最終判定侵權(quán)成立，那么，在后續(xù)的無效程序中，專利權(quán)人也不得對特征D重新進行限縮性解釋，從而將對比文件中的特征D1排除在特征D的范圍之外。

簡而言之，在無效程序中也應(yīng)當(dāng)適用禁止反悔原則，專利權(quán)人在無效程序中所做出的陳述，不得違背其在侵權(quán)訴訟中已經(jīng)認(rèn)定的事實和對權(quán)利要求做出的陳述。

小結(jié)

總之，無論是無效程序還是侵權(quán)訴訟程序，都應(yīng)當(dāng)采用禁止反悔原則，不能讓專利權(quán)人為了自身利益而對權(quán)利要求的同一事項在不同的程序中做出不一致甚至相反的陳述。如果專利權(quán)人在不同的程序中的陳述自相矛盾、出爾反爾，則應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)不利后果。

專利申請人或?qū)＠麢?quán)人也應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)言慎行，注意自己的陳述所產(chǎn)生的后果，特別是要注意在授權(quán)程序中的意見陳述不要對權(quán)利要求范圍產(chǎn)生不利影響。一方面，不要輕易承認(rèn)或自認(rèn)對自己不利的事實，另一方面，也要保持意見陳述的一致性，不要在不同的程序中對相同事項進行不同的甚至自相矛盾的陳述。