美國法中涉外專利之訴的法律適用與執(zhí)行
——基于管轄與禁令執(zhí)行的分析

趙 雷

在某些種類的訴訟中適用他國法律，是許多國家的法院常見的一種司法實踐。例如，當事人在發(fā)生法律爭端之前或發(fā)生爭端后，可以協(xié)商一致，選定雙方都認同的法院或適用的法律，這時，在發(fā)生訴訟時法院可能會同意雙方的約定，選擇約定的法律作為適用法。另一種常見的情形可能是，涉訴法院根據(jù)國際私法準則，選擇相應的他國法律作為審判的適用法。一個重要的問題是，在專利權(quán)利和技術(shù)日益成為國際經(jīng)濟活動的重要內(nèi)容的今天，可否在訴訟中適用別國的專利法，對涉及別國頒發(fā)的專利的訴訟在本國的法院合并進行審理？如果答案是肯定的，是否應當適用別國的專利法進行審理？這一問題是許多國家司法實踐中的熱點問題，本文在我國的背景下,分析這一實踐的可能性。

我國的既往的涉外專利訴訟中多忽視對他國法律的法律適用問題，①王承志：《論涉外知識產(chǎn)權(quán)審判中的法律適用問題》，載《法學評論》2012年第1期，第133-139頁?！渡嫱饷袷玛P(guān)系法律適用法》關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)法律適用的相關(guān)規(guī)定尚需進一步的解讀與完善。②齊愛民、何培育：《涉外知識產(chǎn)權(quán)糾紛的法律適用——兼評〈涉外民事關(guān)系法律適用法〉相關(guān)規(guī)定》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2011年第2期，第120-124頁。雖有學者對我國涉外知識產(chǎn)權(quán)的法律適用問題進行了討論，但是這些討論將知識產(chǎn)權(quán)案件一概而論，③同注釋①。而專利法和版權(quán)法、商標法存在區(qū)別，在其它國家的實踐中，版權(quán)和專利訴訟中涉外專利的法律適用也存在顯著的差異，不宜不加區(qū)分，統(tǒng)一對待。

美國的涉外專利訴訟，在本文意指在美國法院發(fā)起的專利訴訟中，涉及非美國當事人或非美國授予的專利的相關(guān)訴訟。對他國授予的專利侵權(quán)是否可以在美國起訴一直是美國司法活動中的熱點，這個問題同時涉及知識產(chǎn)權(quán)和國際私法問題。本文對這一問題的美國相關(guān)成文法、判例法的相應進展進行分析，并進而提出美國的司法實踐的理性同樣適用于我國的法律實踐，在我國的同類涉外專利訴訟中，適宜的方法是對基于同一事實的本國專利的權(quán)利主張和別國專利的權(quán)利主張可以合并審理，但對基于外國專利主張權(quán)利的案件應考慮適用外國專利法律，這樣一種法律選擇是符合我國利益的理想選擇。

一、問題的背景

一段時間以來，對于作為國際經(jīng)濟活動的重要內(nèi)容的專利權(quán)，專利權(quán)利人一直面臨專利權(quán)的境外執(zhí)行和保護問題，跨越國界時的權(quán)利界定與保護問題一直是歐美各國司法實務中的熱點。以美國為例，在所有的專利案件中，有約24%的案例為涉外專利訴訟，并且這些案例中約4%的案例完全依賴于禁令的境外執(zhí)行，④Marketa Trimble, Cross-Border Injunctions in U.S. Patent Cases and Their Enforcement Abroad, 13 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 331,337 (2009).因而涉外專利訴訟在專利爭端中占有相當?shù)谋壤?/p>

涉外專利及相應訴訟的大量存在是因為僅僅獲得一個國家的專利，通常不能對專利技術(shù)提供充分的保護。眾所周知，當今的專利很可能是在多國同時申請并被分別授予。并且，即使獲得多國專利，并不必然意味著專利權(quán)利在其它國家就必然受到充分的保護。專利權(quán)利人面臨著在其它國家進一步維護、執(zhí)行其專利權(quán)利的問題。理論上，專利權(quán)利人在其權(quán)利受到可能的侵犯時，可以在各專利授予國分別進行訴訟。但現(xiàn)實是，在本土之外進行訴訟意味著更多的風險、更高的費用和更大的不確定性。在不同國家就同一技術(shù)的專利分別起訴，不但意味著當事人更大的經(jīng)濟投入，也構(gòu)成對司法資源的浪費。此外，涉外專利訴訟中，起訴地法院對專利訴訟的訴訟時效、證據(jù)規(guī)則乃至訴訟判決后的賠償數(shù)額、執(zhí)行和救濟方式、救濟力度都存在差異，專利訴訟的法律效果越來越多地取決于各國的程序法。這也促成了當事人“選購管轄地”（forum shopping）的現(xiàn)象。比如，大體而言我國專利訴訟的經(jīng)濟賠償和美國同類訴訟的賠償，就存在顯著差異，而至少在一定時期內(nèi)，美國法律提供的賠償數(shù)額和執(zhí)行力度可能要強于我國。對于許多擁有美國專利的專利權(quán)利人，一個現(xiàn)實的途徑就是，同時就某多國授予的專利糾紛在美國法院一并提起訴訟。

因而，問題是美國法律是否允許其法院把涉及外國專利的訴訟納于其管轄之下？如果這類管轄得以應用，美國法院如何適用法律，其判決的執(zhí)行前景如何？一個進一步的問題是，我國法院是否可以適用美國專利法律進行相應判決？何為其法理基礎？結(jié)合美國法律判例的最新進展，本文對此作出分析，以期闡明這一重要問題，并提出對我國相應實踐的建議。

二、基于異籍管轄權(quán)之理性

美國專利法為聯(lián)邦法，因而其專利案件的管轄應在聯(lián)邦管轄權(quán)的框架內(nèi)進行分析。最常見的聯(lián)邦管轄權(quán)是聯(lián)邦問題管轄權(quán)——所有涉及聯(lián)邦問題的訴訟——直接歸屬聯(lián)邦法院管轄。判斷訴訟是否屬于聯(lián)邦管轄，一個簡單的判斷方法就是查看是否存在聯(lián)邦法律對特定的問題的規(guī)制——美國聯(lián)邦法律屬于上位法，在其規(guī)制的問題上具有排除地方法律管轄的效力。美國聯(lián)邦憲法直接規(guī)定了聯(lián)邦政府對專利事務的管理權(quán)力，因而專利訴訟屬于聯(lián)邦法院的原初管轄范圍。

但是，前述的管轄權(quán)的成立是針對美國政府頒發(fā)的專利，單純對外國專利的侵權(quán)并不在《美國專利法》第1338條款規(guī)定的專利侵權(quán)的范圍之內(nèi)，不屬于聯(lián)邦問題。因而，對涉外專利的訴訟，外國專利的專利權(quán)人必須尋求其它途徑解決管轄問題。

如果管轄權(quán)不能因聯(lián)邦問題的存在而直接建立，則通常可以因訴訟雙方的住所的差異性——原被告雙方來自不同的州或國家——而建立異籍性管轄（diversity jurisdiction）。異籍性管轄的確立基于《聯(lián)邦民事訴訟法》第1332條，該條款規(guī)定聯(lián)邦地區(qū)法院在下列情形下享有對訴訟的管轄權(quán)：民事訴訟中爭議數(shù)額或價值超過75000美元，且訴訟雙方每一個原告與每一個被告分屬不同的州或不同的國家。其中，若當事人是自然人，自然人屬于某州是指他是（1）某州的州民；且（2）定居在該州，而如果當事人是公司，則屬于某州是指該公司在該州注冊成立，或其主要的經(jīng)營機構(gòu)位于該州。在以上情形，原告可以因雙方住址的差異為依據(jù)而向聯(lián)邦法院起訴，要求聯(lián)邦法院因異籍性管轄審理本不屬于聯(lián)邦問題的案件。

若干聯(lián)邦地區(qū)法院根據(jù)異籍性管轄對外國專利侵權(quán)的案件進行了審理， 在Baker-Bauman v. Walker 一案中，原告訴稱被告侵犯了原告的四項專利，包括一項中國專利，一項澳大利亞專利和兩項美國專利。聯(lián)邦地區(qū)法院判定鑒于異籍性管轄的條件滿足，法院可以對這一侵犯外國專利的專利侵權(quán)案件進行合并審判。聯(lián)邦地區(qū)法院對其判決解釋道：根據(jù)《聯(lián)邦民事訴訟法》第1332條（a）, 民事訴訟法對基于侵犯外國專利權(quán)提起的訴訟，并無例外規(guī)定，只要滿足異籍性管轄的條件，法院就應實施管轄。實際上，聯(lián)邦法院經(jīng)常性地對基于外國法律提請的訴訟進行管轄。⑤No.3:06cv017,2007 WL1026436,at*1 (S.D.Ohio Mar.29,2007).比如，在Fairchild Semiconductor Corp. v. Third Dimension（3D）Semiconductor, Inc.一案中，被告擁有一項美國專利，一項中國專利，原告要求法院判定原告無需付給被告專利使用費。聯(lián)邦地區(qū)法院判定，根據(jù)異籍性管轄的規(guī)定，原告和被告分屬于不同的州，法院可以行使異籍性管轄，并進而可以對案件中涉及的中國專利的有效性進行審理。⑥589 F.Supp.2d 84, 85-87 (D. Me. 2008).同樣，在Voda v. Cordis Corp.一案中，聯(lián)邦巡回上訴法院指出，雖然上訴法院不支持存在附屬性管轄的主張，但異籍性管轄可能存在并成為一個獨立可行的對外國專利侵權(quán)行使管轄的基礎。⑦476 F.3d 887，905（Fed.Cir.2007）因而如果滿足異籍性管轄的條件，原告僅根據(jù)其外國專利權(quán)利就可能在美國聯(lián)邦法院提起專利侵權(quán)之訴。⑧See Andrew S. Kerns, Fight or Flight: Traversing the Extraterritorial. Battlefield of Modern United States Patent Law, 63 BAYLOR L. REV.462, 481-82 (2011).

三、基于附屬性管轄之理性

異籍性管轄之外，另一種可能的途徑是通過附屬性管轄實現(xiàn)對涉外專利糾紛的審理。簡言之，鑒于國外授予專利和美國專利基于同樣的技術(shù)，且訴求基于同樣的事實，專利權(quán)人可以主張美國境內(nèi)和境外侵權(quán)行為的關(guān)聯(lián)而主張附屬管轄（supplemental jurisdiction ）。

（一）何為附屬管轄

具體而言，附屬管轄是指如果聯(lián)邦法院對起訴的爭議沒有原初的管轄權(quán)時，原告可以主張其特定的權(quán)利主張和其在聯(lián)邦法院具有管轄權(quán)的訴求起因于相同的法律事實而具有關(guān)聯(lián)性和附屬性 ，因而要求聯(lián)邦法院合并管轄，一并審理。因而異籍性管轄之外，附屬性管轄是另外一種可能的對外國頒發(fā)的專利行使管轄的途徑。如果專利權(quán)人同時擁有本國專利，同時又在其他國家基于同一技術(shù)和產(chǎn)品獲得專利，則其在本國進行專利訴訟之時，通過把別國專利訴訟“附屬”于本國專利訴訟，要求把本國專利和別國專利訴訟合并審理，這是非常方便適宜并符合司法經(jīng)濟的舉措，對專利訴訟的被侵權(quán)人尤其具有誘惑力。

與異籍性管轄不同，附屬性管轄并非嚴格的法定權(quán)利，當原告主張附屬性管轄時，是否適用取決于法院對特定因素的衡量，法院可以允許或拒絕適用附屬性管轄。⑨383 U.S. 715,726 (1966).通常而言，主張存在附屬管轄原告需要說明“本來不具有聯(lián)邦管轄權(quán)的權(quán)利主張和具有法定聯(lián)邦管轄權(quán)的主張緊密相關(guān)，從而根據(jù)《美國憲法》第3條之規(guī)定二者不宜分別訴訟”。⑩28 U.S.C. section 1367(a)(2006）.而滿足上述要求，一個基本的條件是具有法定原初管轄的訴求和主張附屬管轄的訴求涉及的主要法律事實是共同的。換言之，是相同的特定法律事實行為引起了兩類不同的法律主張，而其中一類法律主張在特定法院因具有法定的管轄權(quán)可以審理時，另一類法律主張可以經(jīng)法官的裁定而同案審理。比如，在Ortman v.Stanray Corp. 一案中，原告因被告侵犯其美國專利而提起訴訟，并且，原告訴稱被告同時侵犯了其在巴西、加拿大和墨西哥基于同一技術(shù)獲得的專利。?371 F.2d 154,155(7th Cir.1967).第七聯(lián)邦上訴法院指出：原告所有的權(quán)利主張都基于被告在美國境內(nèi)和境外同時做出的相似行為，因而附屬性管轄可以成立。因而，如果基于外國專利權(quán)的主張和本國專利主張起源于重合和部分重合的法律事實時，美國法院可能適用附屬性管轄，并案審理。

（二）附屬管轄適用：五要素分析

然而，近來美國聯(lián)邦巡回上訴法院在其判例中適度收緊了通過附屬管轄的方式對涉及他國授予的專利進行審理的要求。在Voda v. Cordis Corp.一案中，聯(lián)邦地區(qū)法院對涉及他國專利的侵權(quán)主張基于附屬管轄進行了審理。?Voda v. Cordis Corp., 476 F.3d 887, 896 (2007).經(jīng)上訴后，聯(lián)邦上訴法院判定地方法院關(guān)于附屬管轄的裁定無效。該案中，原告沃達擁有關(guān)于某新型導管的專利，在獲得美國頒發(fā)的專利的同時他也分別在英國、法國、德國、加拿大和巴西為該發(fā)明申請并獲得專利。他指控被告Cordis公司生產(chǎn)、在美國、英國、加拿大、法國和德國銷售類似導管的行為侵犯其美國和他國獲得的專利。?Voda v. Cordis Corp., 2004 WL 3392022 (W.D. Okla. Aug. 2, 2004), at *1.聯(lián)邦地區(qū)法院認定法院對原告的外國專利侵權(quán)請求有附屬管轄權(quán)，準許原告可以一并起訴，并判定被告侵犯了原告的美國專利，?Voda v. Cordis Corp., 2004 WL 3392022 (W.D. Okla. Aug. 2, 2004), at *1.但對于聯(lián)邦地區(qū)法院是否對別國專利的侵權(quán)有附屬管轄權(quán)這一裁定，被告上訴到巡回上訴法院。上訴法院認為地區(qū)法院沒有衡量確立附屬管轄要求的各因素。聯(lián)邦上訴法院多數(shù)派意見認為，附屬管轄成立需要衡量多種因素，只有綜合衡量各要素后，分析結(jié)論傾向于要求法院適用附屬管轄時，法院才能適用附屬管轄。?Voda v. Cordis Corp., 476 F.3d 887, 896 (2007).由兩個法官構(gòu)成的多數(shù)派觀點認為附屬管轄是否成立需分析如下五個要素：

首先是禮讓與協(xié)作的因素。多數(shù)派觀點認為，國家間的禮讓不是絕對的義務，也不僅僅是友好的姿態(tài)，相反是一種合作精神，在分析是否對別國專利侵權(quán)具有管轄時應衡量聽審該案是否損害別國政府的權(quán)力。?Id. at 900 (citing Société Nationale Industrielle Aérospatiale v. U.S. Dist. Court for the S.D. of Iowa, 482 U.S.522, 543 n.27 (1987)).該案中，原告沒有證明美國法院有國際義務聽審；原告沒有充分說明美國法院是比別國更適宜的地方來審理對別國專利的侵權(quán)；原告也沒證明別國的法院會不充分地保護該國頒發(fā)的專利權(quán)利。并且，附屬管轄審理對別國專利的侵權(quán)，會損害別國政府的主權(quán)。?Id. at 902.審理對別國專利的侵權(quán)訴訟就像是要求本國法院判定由他國認定的土地財產(chǎn)的邊界，并判定是否有人侵入了由他國政府認定的該邊界，這樣的審理是對別國政府權(quán)力的干涉和不尊重。因而禮讓與協(xié)作這一因素不支持適用管轄。?Id. at 901.

多數(shù)派法官指出是否適用附屬管轄，公平因素是另一個需要考量的因素，多數(shù)派認為國家行為因素要求法院不宜聽審外國法院的專利的有效性，使用附屬管轄可能對被指稱的侵權(quán)人構(gòu)成不公正，因為被告不能以專利無效進行辯護。?Id. at 904.

國際條約的義務和要求是另一個必須考慮的因素。多數(shù)派觀點認為，《巴黎公約》等明確提出要維持各國專利系統(tǒng)的獨立性，而各主要國際條約并沒有明確要求一個國家聽審別國頒發(fā)的專利相關(guān)的訴訟。?Id. at 899.

另外兩個因素是司法經(jīng)濟因素和便利性因素的考慮。多數(shù)派觀點認為外國法院對美國法院關(guān)于外國專利審理的不確定的態(tài)度可能導致合并審理未必是經(jīng)濟的。?Id. at 903.多數(shù)派觀點認為，只有美國加入新的國際公約，或者地區(qū)法院在審理過程中發(fā)生的事件改變了其對國際協(xié)作、司法經(jīng)濟、便利或公平的分析結(jié)論時，或許會改變上述分析結(jié)論，使附屬管轄成立。多數(shù)派觀點并沒否定美國聯(lián)邦法院可以通過附屬管轄審理涉外專利侵權(quán)，他們提出應當具體案情具體分析，以判決是否可以應用附屬管轄。

（三）附屬管轄適用的爭議

Voda一案中作為少數(shù)派的紐曼法官強烈地反對多數(shù)派的分析，認為所有可能的專利侵權(quán)都起源于緊密相關(guān)的行為這一事實，以及協(xié)作、司法經(jīng)濟、公平等因素的分析都指向于應該合并審理該案 。紐曼指出，本案中，在美國聯(lián)邦地區(qū)法院這一單一的論壇合并審理已經(jīng)顯示出了顯著的司法經(jīng)濟優(yōu)勢。

紐曼法官指出，適用外國法審理案件并不損害國際協(xié)作，國家行為原理也不適于本案。?Id. at 905-906.實際上，美國法院一直在使用別國的、復雜的法律審理相關(guān)訴訟，使用別國的專利法審理案件并不應構(gòu)成例外。?Id. at 906-909.她指出，美國最高法院并不鼓勵在專利訴訟中使用和其它領(lǐng)域的案件不同的法律規(guī)則，因而外國的專利法不應被區(qū)別對待，沒有不可以審理外國專利訴訟的理由。主張涉及外國專利相應訴訟涉及復雜的外國法律和事實，并不足以拒絕聯(lián)邦法院衡量相關(guān)因素以適用附屬管轄。?Id. at 910.

聯(lián)邦上訴法院多數(shù)派的觀點，偏離了在附屬管轄這一問題上的慣常的標準，與專利附屬性管轄判例法并不一致，并且，多數(shù)派觀點并沒有給出其分析偏離既有判例法的理由。因而，聯(lián)邦上訴法院多數(shù)派的觀點引起了廣泛的爭議。

在附屬管轄問題上，多數(shù)派觀點的一個疏漏之處在于沒有考慮到對境外專利的審理的“附屬性”，也即境外專利的有效性和侵權(quán)與否都依賴、附屬于原初管轄，以美國具有管轄權(quán)的美國專利的有效性和是否存在侵權(quán)為前提。比如本案中，地區(qū)法院認定被告對原告的美國專利存有侵權(quán)，雖然這不意味著對外國專利的侵權(quán)必然存在，但是，應該說侵權(quán)的可能性因為對美國專利的侵權(quán)存在而大為增加。因為，基于同樣的技術(shù)和產(chǎn)品，而侵權(quán)指控又是起源于同樣的法律事實（本案中被告在各國銷售的所有的產(chǎn)品由同一家工廠生產(chǎn)），所以對境外專利侵權(quán)的指控是存在堅實的基礎的。

多數(shù)派觀點的主要考慮是國際禮讓與協(xié)作，多數(shù)派觀點認為由美國法院用外國法審理針對外國專利的侵權(quán)是對外國政府行為的審查和權(quán)力的侵犯。實際上，這是一種有失偏頗的觀點。一般認為“國家行為”是指政府基于為實現(xiàn)特定政治和經(jīng)濟利益而制定的政策做出的行為，?See Minnington Mills, Inc. v. Conggoleum Corp., 595 F.2d 1287,1294(3d Cir.1979).而國家行為原則是指一國法院不能審查一個外國主權(quán)者在其自己的管轄范圍內(nèi)基于其現(xiàn)行政策所作行為的合法性，從而損害外國國家行為的效力。?Underhill v. Hernandez, 168 U.S. 250, 252 (1897).但是在涉外專利訴訟中，針對國家行為這一原則的分析非常有必要對專利訴訟和單純的專利授予進行區(qū)分。實際上授予專利這一行為，作為一種常規(guī)的法定行為本身已經(jīng)不再具有多少具體的政策意義。一項專利申請一旦滿足法定的最低要求，政府專利授予機構(gòu)并沒有多少衡量和選擇的余地，只能授予專利。專利的授予不是基于特定的、特殊的政策，而是基于固定化的、不具有特殊指向性的法律。專利賦予專利所有人的壟斷權(quán)力是普遍、統(tǒng)一的、法定的，不再是基于特定的國家政策，因而國家行為的意味較少。正像托馬斯教授指出的那樣，授予專利的行為更多的是政府的一種消極反應，而不是一種主動行為。?John R.Thomas, Litigation. Beyond the Technological Frontier: Comparative Approaches to Multinational Patent. Enforcement, 27 LAW &POL’Y INT’L BUS. 277，337.因而專利授予行為和專利訴訟是不同的行為，國家行為的成分較少。

并且，即使專利授予行為屬于國家行為，國家行為原理和管轄權(quán)的存在并無必要關(guān)聯(lián)，法院只有在其決定其具有管轄權(quán)并開始審理案件之后才需要考慮是否是國家行為這一因素。?See Peter Nicholas, The Use of Preclusion Doctrine, Antisuit Injunctions, and Forum Non Conveniens Dismissals inTransnational Intellectual Property Litigation, 40 Va. J. Int’l L. 331, 359-366 (1999).此外，根據(jù)廣為接受的國際私法原理和實踐，一國法院常常需要根據(jù)別國法律，在特定的案件中合并審判相應的法律問題，專利法完全可以照此辦理。并且，作為相對產(chǎn)生、發(fā)展得較晚、較新的一門部門法，專利法或許是諸多部門法里面在各國法律之間最為接近、統(tǒng)一的一門法律，并不比別的部門法更復雜和難以應用。更有學者指出，本國法院執(zhí)行、承認別國的專利，實際上恰恰是一種對別國認定的權(quán)利的支持，因而是一種國際禮讓、協(xié)作行為，尤其是當侵權(quán)人的可供執(zhí)行的財產(chǎn)僅僅存在于本國時。只有這樣才能實現(xiàn)對權(quán)利人的必要的公平，這是最重要的禮讓和協(xié)作。?John R. Thomas et al., Brief for Amici Curiae Law Professors in Support of the Appellee (Jan K. Voda, M.D.), July 29, 2005, at 25 et seq.故而，從美國的最新判例來看，雖然對涉外專利的管轄略有收緊，但適用寬松的管轄實現(xiàn)境外專利的保護還是具有較強的支持。

四、涉外禁令

專利權(quán)的價值與其受到侵害后的救濟緊密相關(guān)，極大地決定于各國對專利權(quán)利的執(zhí)行。如果說建立對涉外專利訴訟的管轄是實現(xiàn)對專利境外保護的必要前提，鑒于專利權(quán)利的類物權(quán)特征，對法院判決的執(zhí)行則是對專利權(quán)利的最直接保護。而專利訴訟的執(zhí)行手段中，禁令的執(zhí)行是一種主要的措施和手段，甚至被認為是防止專利侵權(quán)和保證專利權(quán)具有獨占性的唯一手段。?The Supreme Court,2005 Term Leading Cases, Availability of Injunctive Relief, 120 Harv. L. Rev. 332.美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Smith Int’l , Inc. v. Hughes Tool Co.案中進一步指出，如果沒有禁令之力，專利的獨占性效力將會消滅，美國立法所追求的促進有用技術(shù)發(fā)展的目標也將會受到嚴重損害。?Smith Intern., Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F. 2d 1573，1577-80.實踐證明，如果不能快速地獲得有效禁令，專利權(quán)的價值會大打折扣。?在Smith International Inc v. Hughes Tool Company一案中，法院的判決指出，如果沒有禁令的快速執(zhí)行，專利人由專利權(quán)獲得的價值將被壓縮，其發(fā)明的動機會減弱。參見 718 F.2D 1573,1578 (Fed.Cir.1983).因而，涉外禁令是涉外專利訴訟的另一重要內(nèi)容和關(guān)鍵節(jié)點。

在法庭的專利侵權(quán)訴訟中，為避免侵權(quán)的繼續(xù)發(fā)生，尋求法院禁令通常是專利權(quán)所有人的主要訴求之一。被侵權(quán)人常常在美國法院起訴并要求對境外的侵權(quán)行為進行救濟，而美國法院也常?；貞@種訴求，在涉外專利訴訟中毫不吝嗇地發(fā)出禁令。?152 F.3d 1342,1366-67.禁令的法律依據(jù)來源于《美國專利法》第271條。對于禁令的境外效力，在John Hopkins University v. Cellpro，Inc.一案中，聯(lián)邦巡回上訴法院指出“如果禁止某些境外活動對防止、避免對美國專利侵權(quán)是必要的，則禁令可以及于該境外活動，即使這些活動本身可能并不構(gòu)成侵權(quán)”。?Lumitex, Inc. v. Sheffmed Trade Services Ltd., No. 1:04-CV-2225, slip op. at 2 (N.D. Ohio June 21, 2005) (order granting permanent injunction).

從內(nèi)容上看，涉外禁令的內(nèi)容通常是對該條款的重述，如法院的禁令要求被告“停止制造、應用、出售、預售任何該專利涵蓋的相應工具”，?Prima Tek II, L.L.C. v. Oriental Connection Trading Co., No. 04-214-MJR, slip op.at 4-5 (S.D. Ill. May 3, 2004) (order granting permanent injunction); see also 35 U.S.C. § 271(b)-(c).“停止直接或間接的生產(chǎn)、應用、出售、預售、進口、幫助或鼓勵他人直接或間接的生產(chǎn)任何會侵犯，或有助于侵犯原告的有效專利權(quán)的產(chǎn)品”。?No. 2-04CV-417-TJW at 3.對于發(fā)生在境外的侵權(quán)，禁令較為常見的內(nèi)容是禁止生產(chǎn)、進口，禁止在美國境內(nèi)的銷售。在3M Co.v.Asia Sun（Taiwan）,Inc.一案中法院發(fā)布禁令，不但禁止我國臺灣地區(qū)公司進口或在美國銷售其侵權(quán)的產(chǎn)品，用同樣方法生產(chǎn)類似產(chǎn)品，并且法院用更寬泛的語言，禁止被告以“其它”方式侵犯該專利。?02 Micro Int’l Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co., No. 2-04-CV-32, slip op. at 2 (E.D. Tex. Mar. 21, 2007) (final judgment granting permanent injunction), vacated, 521 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2008).有的禁令在要求停止侵權(quán)行為之外，還可能要求被告采取一定的主動補救行為，比如在Micro Int’l Ltd. v. Beyond Innovation Tech.Co.一案中，法院的禁令在要求被告停止侵權(quán)之外，還要求被告“在其相關(guān)產(chǎn)品上明確標示該產(chǎn)品不得在美國銷售、在美國應用或被進口到美國”。?Marketa Trimble, Cross-Border Injunctions in U.S.Patent Cases and Their Enforcement Abroad, 13 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 331,338.從效果上看，禁令可能并不直接明確其境外適用，但其效果卻等同于要求境外執(zhí)行。這類判例中，禁令本身的語言并無特殊之處，但是從具體案情來看，這樣的禁令其實是在對境外的活動進行管制。比如，在Litecubes, LLC v. Northern Light Products, Inc.一案中，被告為加拿大某公司，該公司出售一種可以用于勾兌酒水的物質(zhì)給美國客戶。被告辨稱，其所有的生產(chǎn)和銷售行為都發(fā)生在美國境外，其雖然銷售該產(chǎn)品給美國客戶，但是銷售完全發(fā)生在境外。該產(chǎn)品的銷售是按照裝運港船上交貨（f.o.b.）條款發(fā)送給美國客戶的，所以該產(chǎn)品的所有權(quán)的轉(zhuǎn)移也發(fā)生在美國境外，因而美國不具有管轄權(quán)。但是美國聯(lián)邦上訴法院顯然不認同這種辯解，不認為侵權(quán)發(fā)生地的事實對客體管轄具有任何影響。上訴法院認為，當產(chǎn)品按照裝運港船上交貨條款在加拿大境內(nèi)發(fā)貨時，銷售也在買家的住所同時發(fā)生。?Litecubes, LLC. v. Northern Light Products, Inc, 2006. U.S. Dist. LEXIS 60575 (E.D. Mo, August 25, 2006) .因此，法院頒發(fā)禁令，而該禁令的效果實際上及于完全發(fā)生在美國境外的行為。

涉外專利訴訟的禁令還可能及于在境外發(fā)起的、經(jīng)由網(wǎng)絡而發(fā)生的專利侵權(quán)活動。此時，完全發(fā)生在境外的行為同樣可能受到禁令的管制。根據(jù)判例法，一般來看網(wǎng)上的單純產(chǎn)品介紹通常不構(gòu)成侵權(quán)，但如果產(chǎn)品介紹和價格同時列在網(wǎng)頁上，則很可能就會構(gòu)成許諾銷售而被認為構(gòu)成侵權(quán)。比如在Biometrics, LLC v.New Womyn, Inc.一案中，因為被告網(wǎng)頁上包含對產(chǎn)品的描述，同時還標示了該產(chǎn)品的價格，法院認定該行為足以構(gòu)成許諾銷售（offer to sell），從而構(gòu)成侵權(quán)。?Biometrics, LLC v. New Womyn, Inc., 112 F. Supp. 2d 869, 875 (E.D. Mo. 2000).此外，在網(wǎng)上應用專利產(chǎn)品和方法也可能單獨或同時構(gòu)成誘導、共同侵權(quán)等，針對這些活動的禁令的效果同樣不局限于美國境內(nèi)。

簡言之，為了防止對專利的侵權(quán)，美國法院并不局限其禁令于發(fā)生于美國境內(nèi)的活動，禁令為專利的域外效能提供了一種可能的法律救濟方式。但對于涉外禁令，由于遙遠的地理位置造成的影響，會讓禁令的威懾力大為遞減。有些當事人完全處于境外，此時，美國法院禁令的可執(zhí)行性完全依賴于境外法院的配合。而為了獲得別國法院的配合，需要滿足的一個必要條件是最終性問題，即判決、裁定等已經(jīng)生效、不再具有可上訴性。?Marketa Trimble, Cross-Border Injunctions in U.S.. Patent Cases and Their Enforcement Abroad, 13 MARQ. INTELL. PROP. L. REV.331,348-49.一旦滿足最終性要求，并且法院認定外國法院的判決不具有懲罰性質(zhì)，在對等的條件下，法院通常會執(zhí)行他國法院的有效判決和裁定。?Id. at 349-355.

五、結(jié)論

經(jīng)濟的全球化和專利權(quán)利保護的區(qū)域化在當今國際法律框架下存在不可避免的矛盾。如何充分地保護自己的發(fā)明創(chuàng)新、實現(xiàn)國家和企業(yè)、個人的最大利益，我們必須仔細衡量自己的法律政策，這一問題對擁有較多先進技術(shù)的技術(shù)輸出國尤其重要，而我們國家正逐漸向技術(shù)先進國、技術(shù)輸出國轉(zhuǎn)變，因而也面臨這一問題。雖然美國新近的判例法收緊了涉外專利附屬性管轄的適用，但對相關(guān)案件分析的基本框架并未發(fā)生變化，這一分析框架對我們分析類似問題具有重要的參考價值。

以美國的經(jīng)驗來看，美國涉外專利訴訟中，對于發(fā)生在美國境外的可能的專利侵權(quán)行為，有兩種可能的政策和法律適用選擇。一種方法是采取對其本國法的擴張解釋，用美國的本國法律規(guī)范審理發(fā)生在境外的專利的侵權(quán)行為。這種政策選擇是直接的法律擴張行為，是對別國事務的法律較強干涉，并且與國際法慣例和實踐不相吻合。另一種可能的法律適用選擇，就是遵循現(xiàn)今為國際私法所承認的方式，即應用別國的專利法律對該國專利的侵權(quán)案件附加審理。在其它法律部門，這是一種常見的實踐，符合司法經(jīng)濟性的要求，并且是一種相對溫和的法律政策選擇。這一法律政策選擇可以有效地對專利權(quán)利提供境外保護。這一政策選擇可以為我國的相應實踐所借鑒。此外，用好法院禁令同樣可以起到良好的涉外效果，至少為權(quán)利救濟提供了一種可能的途徑，可以實現(xiàn)對專利權(quán)利的域外保護。

本文討論的問題，涉及國際私法的一般原則，因而并不僅限于一國法律的適用。其背后的理性之一，就是探討對專利權(quán)利的進一步的、統(tǒng)一性的保護。在我國的經(jīng)濟、技術(shù)水平日益提升，專利的頒發(fā)日益增多、逐漸成為技術(shù)先進國的國情下，探討這一問題具有重要的理論和現(xiàn)實的實踐價值。