淺談標準必要專利禁令救濟問題

摘 要 標準必要專利是一種必要的、不可替代的專利，其具有的“共享性”和“私權(quán)性”雙重屬性使得禁令問題一直備受學術(shù)界和司法界的關(guān)注。本文結(jié)合相關(guān)文獻和司法實踐，厘清標準必要專利禁令救濟理論淵源，從利益平衡角度分析標準必要專利禁令救濟問題。

關(guān)鍵詞 標準必要專利 禁令救濟 FRAND原則 利益平衡

作者簡介：鄒亞，電子科技大學經(jīng)濟與管理學院，碩士研究生，研究方向：知識產(chǎn)權(quán)管理。

中圖分類號：D924.3 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.10.027

一、引言

標準必要專利（Standard-Essential Patent）是一種必要的、不可替代的專利，即經(jīng)營者在實施標準時難以繞過的、必須采用的專利技術(shù)。近年來，經(jīng)濟競爭已呈現(xiàn)出“技術(shù)專利化，專利標準化，標準許可化”的趨勢，實際上就是一場標準的競爭。為了提高自身在行業(yè)中的市場支配地位，引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展，專利權(quán)人爭先將其專利納入標準，但隨之引發(fā)許可費和禁令救濟等問題。為此，標準制定組織（Standard-Setting Organizations）通常要求專利納入標準時，標準必要專利權(quán)人承諾以公平、合理和無歧視（Fair， Reasonable and Non-discriminatory，F(xiàn)RAND）條款許可其專利。

標準必要專利的“共享性”和“私權(quán)性”雙重屬性使得禁令問題一直備受學術(shù)界和司法界的關(guān)注。從專利的私權(quán)角度出發(fā)，專利權(quán)人有權(quán)在其專利遭受侵權(quán)時尋求禁令救濟。但從標準的共享角度出發(fā)，標準的本質(zhì)在于技術(shù)的統(tǒng)一和共享，標準必要專利權(quán)人不能拒絕實施者對標準的采用，因此不能尋求禁令救濟。本文結(jié)合相關(guān)研究文獻和司法判例，厘清標準必要專利禁令救濟理論淵源，從利益平衡角度分析標準必要專利禁令救濟問題，認為標準必要專利權(quán)利人的FRAND協(xié)議仍然允許其尋求禁令救濟。

二、國內(nèi)外研究述評

（一）禁令救濟理論的源與流

禁令救濟中的禁令是從英美法系中移植過來的，是衡平法上的一種救濟形式，意指法院做出的要求當事人為或者不為特定行為的命令。①禁令最早體現(xiàn)在訴訟法中，起源于羅馬法的禁止令狀（interdicere），是早期行為保全制度的體現(xiàn)。②只有在當事人的損害賠償通過普通法得不到救濟時，才能獲得衡平法的禁令救濟。③因此，禁令并不是為了處罰過去的侵權(quán)行為，而是對未來可能發(fā)生的侵權(quán)行為的預防性救濟。在我國知識產(chǎn)權(quán)制度中，訴前停止侵權(quán)是立法機關(guān)為彌補我國民事訴訟法中財產(chǎn)保全和先予執(zhí)行制度的不足而通過的一項重要訴訟救濟手段，也被廣泛地適用于知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中。④

（二）標準必要專利是否適用禁令的討論

就標準必要專利是否適用禁令問題，許多學者就此展開探討。標準必要專利權(quán)利人承諾以FRAND條款授權(quán)其專利后，不應被允許尋求或執(zhí)行禁令，因為使用禁令會促進專利的劫持（hold up）并產(chǎn)生許可費疊加（royalty sacking）問題。⑤因此，專利權(quán)人在做出FRAND承諾時，就放棄了尋求禁令的權(quán)利，只要實施方有意愿使用該專利，標準必要專利權(quán)人不可以拒絕許可。

上述觀點忽視了在標準化領(lǐng)域中標準必要專利持有人所面臨的重大限制，所謂的劫持和許可費疊加的風險被夸大了。⑥絕對的禁令將會招致標準實施者的機會主義，從而降低專利權(quán)人的研發(fā)意愿。⑦因此，在不違反FRAND合同的情況下，標準必要專利權(quán)人可以尋求并強制執(zhí)行一項禁令。標準必要專利的禁令救濟應當受到合理的限制，但是這種限制可能會鼓勵對其發(fā)明創(chuàng)造的搭便車行為，減少標準實施者善意協(xié)商許可條款的積極性。⑧

三、利益平衡是標準必要專利禁令救濟的核心

（一）FRAND承諾與禁令救濟的關(guān)系

FRAND承諾是標準組織為了平衡各方利益而制定的專利許可政策。FRAND承諾其本質(zhì)上應該被看成一個合理的強制許可協(xié)議：對于任何使用技術(shù)的相關(guān)方只要其愿意，標準制定組織參與者有義務提供“frand offer”（使用專利技術(shù)的純貨幣政策）。⑨因此，一旦做出FRAND承諾，標準必要專利權(quán)人就放棄了禁令救濟。默示許可理論很好的應證了上述觀點。該理論認為默示許可成立后，專利權(quán)人無權(quán)提起諸如要求停止侵權(quán)、損害賠償?shù)仍V訟請求。⑩因此，已經(jīng)做出FRAND承諾后，不該再尋求禁令救濟。

將FRAND承諾視為專利默示許可，但標準必要專利默示許可原則并不排除禁令救濟，對于不履行FRAND許可的行為，標準必要專利權(quán)人有權(quán)尋求禁令救濟。 從意思自治角度理解FRA ND承諾，無論從FRAND制度角度還是標準組織成員各方利益出發(fā)，都無法得出放棄禁令救濟是FRAND許可承諾的應有或者暗含之意。

（二）標準必要專利禁令救濟核心——利益平衡

標準必要專利兼有“共享性”和“私權(quán)性”雙重屬性。技術(shù)標準作為一種公用的技術(shù)規(guī)范，要求凡是接受這一規(guī)范的企業(yè)必須按照要求實施該標準，強調(diào)公共利益。相反，專利是一種私權(quán)利，專利權(quán)人享有實施其專利技術(shù)的獨占性權(quán)利，強調(diào)個人利益。一個是為了促進經(jīng)濟發(fā)展的公共利益，一個是受法律保護的私人利益，二者在利益上存在著矛盾。標準必要專利權(quán)人在申請禁令救濟時，勢必會觸及各方利益。因此，如何在借鑒FRAND原則基礎(chǔ)上，調(diào)和各方利益是標準必要專利禁令救濟時應該考慮的核心問題。

在這一問題上，可從司法判例中得到一些啟示。美國最高法院對eBay Inc. v. MercExchange， L.L.C一案做出的裁決之后，法院被要求采用傳統(tǒng)的四要素規(guī)則，以確定現(xiàn)行專利所有者是否有權(quán)申請禁令救濟。四要素包括：原告遭受了不可挽回的損失；法律上提供的補救措施，如金錢補償均不足以挽回損失；在衡量原告和被告所遭受的困境之下，衡平法的補救措施即永久禁令是有必要的；永久性禁令的頒發(fā)不會危害到公共利益。在本案之后，美國法院在禁令規(guī)則上具有充分的自由裁量權(quán)。德國聯(lián)邦最高法院在“橘皮書標準”案中表示，專利權(quán)人在沒有正式的FRAND承諾的基礎(chǔ)上，尋求對自愿被許可方的禁令，被視為濫用支配地位。而對于那些不愿意或者拒絕做出互惠許可承諾的實施者，標準必要專利權(quán)人可以尋求禁令的保護。因此，法院應考慮標準必要專利權(quán)人和標準實施者雙方的在FRAND承諾上的善意狀態(tài)，豛并且充分考量各方利益損失。FRAND承諾并不排除禁令救濟，只要專利權(quán)人滿足許可善意，同時頒發(fā)禁令不會危害社會公共利益，法院應考慮授予專利權(quán)人禁令救濟的權(quán)利。endprint

四、結(jié)語

標準必要專利權(quán)人在其專利遭到侵權(quán)后，是否可以尋求禁令救濟是一個充滿不確定性的問題。但法院可以通過衡量標準必要專利權(quán)人和標準實施者在FRAND承諾上的善意狀態(tài)，充分考量各方利益，以利益平衡為核心，兼顧標準必要專利權(quán)人、標準實施者及社會公眾利益，盡量減少標準必要專利權(quán)人因禁令救濟而帶來利益損害，公平維護各方利益。

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