從商標法域外適用和國際禮讓看涉外定牌加工中的商標侵權問題

張偉君+張韜略

涉外定牌加工是在一國境內(nèi)實施的商業(yè)行為。一國法院依據(jù)本國商標法對涉外定牌加工中的商標侵權行為加以禁止，并非屬于該國商標法的域外適用，被告以本國商標法不應適用于域外銷售行為作為侵權抗辯理由甚至請求排斥本國法院的管轄，難以成立。即便被告是受國外合法的注冊商標權人的委托加工出口涉案商品，一國法院也無須根據(jù)“國際禮讓”原則適用外國法而對國外的合法商標權予以尊重或禮讓。只要堅持商標權地域性原則，我國法院在審理涉外定牌加工商標侵權糾紛案件中既沒有必要尋求本國法的域外適用，也沒有必要考慮外國法下的知識產(chǎn)權或保護外國權利人的利益，這樣既可以保持法律規(guī)則的穩(wěn)定性而不至于顧此失彼，又可以維護法律規(guī)則的公平性而不至于厚此薄彼。

美國商標法；涉外定牌加工；地域性原則；域外適用；國際禮讓

D923.43A011015

一、 為何要討論商標法域外適用問題

涉外定牌加工商標侵權糾紛案的爭議焦點是：被告在中國境內(nèi)加工制造的產(chǎn)品上使用了原告在中國境內(nèi)享有注冊商標權的商標， 如果這些產(chǎn)品只是出口到國外（沒有在中國境內(nèi)銷售，也沒有返銷回國內(nèi)），是否違反了中國《商標法》的規(guī)定，侵害了商標權人的注冊商標專用權。雖然涉案的商標在進口國往往是由國外的委托商享有商標權的，但由于涉嫌侵權的行為，無論是受托加工侵權產(chǎn)品的行為，還是出口該侵權產(chǎn)品的行為，都是發(fā)生在中國境內(nèi)，對于這樣的商標侵權糾紛，當然應該直接適用中國《商標法》來判定這些行為是否構成侵權，而不存在將中國《商標法》延伸到域外適用的問題。

但是，有學者認為：“涉外定牌加工爭議只是一個商標法的域外適用問題?！彼e出了美國商標法“域外適用”的判例來予以佐證：“對于在國內(nèi)生產(chǎn)而銷往國外的產(chǎn)品，在國外侵犯商標權①的情況下，美國法院仍然對此有管轄權，并給予商標權人救濟。典型的判例如美國最高人民法院在1952年判決的Steele v. Bulova Watch Co.案，聯(lián)邦第五巡回上訴法院在1983年判決的American Rice， Inc. v. Arkansas Rice Growers Coop. Assn案等”，該學者據(jù)此得出：“美國商標法長期以來考慮域外因素，涉外定牌加工行為在美國完全有可能構成商標侵權而受到商標法的規(guī)制?！?②

對于“涉外定牌加工行為在美國完全有可能構成商標侵權”的結論，筆者并不覺得奇怪。但是，筆者奇怪的是：“對于在國內(nèi)（美國）生產(chǎn)而銷往國外的產(chǎn)品”，美國法院對此享有管轄權，適用美國商標法來審理商標侵權糾紛案件，這難道不是理所當然的嗎？為何美國法官還要費力討論商標法的“域外適用”問題呢？是美國法官多此一舉，還是上述文章的闡述有什么問題？對于涉外定牌加工行為的侵權判定，與商標法的“域外適用”之間究竟有何關系？涉案商品是在境外銷售的，是否可以成為在境內(nèi)貼牌加工涉案商品免于承擔商標侵權責任的理由？本文試對此一探究竟，并進一步分析涉外定牌加工商標權侵權糾紛案件中，是否應該考慮所謂的“域外因素”，是否應該對外國商標法以及國外合法注冊的商標權予以“禮讓”？

二、 美國商標法域外適用的主要情形和條件

要澄清上述問題，有必要先來考察一下：美國商標法的域外適用判例，是否都屬于涉外定牌加工商標侵權糾紛呢？筆者為此仔細核實了上述 “典型判例”的案情。

對于Steele v. Bulova Watch Co.案，該學者在闡述該案案情時指出：

原告Bulova公司（紐約公司）是全球最大的手表生產(chǎn)商之一，其在美國和墨西哥都有對Bulova手表進行宣傳和銷售，其在美國也對“Bulova”標識進行了商標注冊。被告Steel在1922年開始手表業(yè)務，并在1926年知曉了Bulova商標，隨后其將業(yè)務轉移至墨西哥，在發(fā)現(xiàn)“Bulova”標識在墨西哥沒有商標注冊，其很快在1933年獲得了墨西哥的商標注冊（但在1952年墨西哥最高人民法院認定該商標注冊無效）。Steele在美國組裝手表并貼上“Bulova”標識，最后全部銷往墨西哥。阮開欣：《涉外定牌加工商標侵權問題新探 ——以商標法域外適用為視角》，載《中華商標》，2015年第12期，總第220期，第73頁。

按照這個描述，被告Steele實施的侵權行為（組裝、貼牌、出口）全部發(fā)生在美國。但是，這個事實描述并不符合實際。其真實的情形是：Steele在墨西哥城從事手表生意。他把表殼和表面以零件的形式進口到了墨西哥，在墨西哥組裝產(chǎn)品，未經(jīng)Bulova的授權加貼了“Bulova”字樣的商標，并在墨西哥進行銷售。參見United States Supreme Court：STEELE v. BULOVA WATCH CO.， （1952），No. 38，Argued： November 10， 1952， Decided： December 22， 1952，http：//caselaw.findlaw.com/ussupremecourt/344/280.html，原文是：Petitioner， a United States citizen residing in San Antonio， Texas， conducted a watch business in Mexico City where， without Bulovas authorization and with the purpose of deceiving the buying public， he stamped the name “Bulova” on watches there assembled and sold. 參見陳堅律師的博客：STEELE v. BULOVA WATCH CO.，http：//blog.sina.com.cn/s/blog_6da6567f0100qfn0.html， 2008年10月27日。以及楊松才：《論美國知識產(chǎn)權法的域外適用》，載《法學雜志》，2007年第5期，第113頁。顯然，因為被告Steele并未在美國實施生產(chǎn)加工和銷售涉案產(chǎn)品的行為，這些行為都是發(fā)生在境外（墨西哥），因此，審理該案的地區(qū)法院認為，“被告沒有在美國境內(nèi)的非法行為，因此（美國法院）沒有管轄權”陳堅律師的博客：STEELE v. BULOVA WATCH CO.，http：//blog.sina.com.cn/s/blog_6da6567f0100qfn0.html， 2008年10月27日。。這樣，才產(chǎn)生了美國商標法是否可以進行域外適用（適用于在墨西哥進行的“侵權”行為）的問題。然而，這個案件并非屬于涉外定牌加工產(chǎn)生的糾紛。

該學者在《涉外定牌加工商標侵權問題新探 ——以商標法域外適用為視角》一文中提到的美國法院關于商標法域外適用的另幾個案件，也與涉外定牌加工無關。比如，1956年美國Vanity Fair Mills， Inc.公司訴加拿大The T. Eaton Co. Limited and John David Eaton公司一案中，被告Eaton公司是在加拿大注冊的“VANITY FAIR”內(nèi)衣商標的權利人，它在加拿大使用自己的商標進行銷售，并警告其他加拿大公司進口和銷售美國產(chǎn)“VANITY FAIR”內(nèi)衣。原告VANITY FAIR公司在美國起訴，要求被告Eaton公司對其在加拿大的行為承擔侵權責任。阮開欣：《涉外定牌加工商標侵權問題新探 ——以商標法域外適用為視角》，載《中華商標》，2015年第12期，總第220期，第74頁。另參見：http：//openjurist.org/234/f2d/633/vanityfairmillsvteatonco，234 F.2d 633，109 U.S.P.Q. 438，Vanity Fair Mills， Inc.， PlaintiffAppellant， v. The T. EATON CO. Limited and John David Eaton， DefendantsAppellees. No. 251， Docket 23831. United States Court of Appeals Second Circuit. Argued： April 4， 5， 1956. Decided： June 1， 1956.由于該案涉案的行為是發(fā)生在加拿大，這才產(chǎn)生了美國商標法是否可以對域外行為進行適用的爭議，顯然，這與貼牌加工出口完全是兩碼事。

該文提到的1977年的Wells Fargo & Co.公司訴Wells Fargo Express Co.公司一案阮開欣：《涉外定牌加工商標侵權問題新探 ——以商標法域外適用為視角》，載《中華商標》，2015年第12期，總第220期，第75頁。所涉及的是“Wells Fargo” 金融服務商標（中文翻譯為“富國銀行”），與貼牌加工出口問題更沒有可比性。被告Wells Fargo Express公司本身就是在美國營業(yè)的公司，1961年在內(nèi)華達州設立之初是提供旅行支票，1968年開始從事電子保護裝置等的研發(fā)。只是因為該公司是屬于在歐洲的列支敦士頓設立的Wells Fargo Express Company， A.G.公司 （從事放貸業(yè)務）在美國的子公司，原告在該案起訴一年之后，又依據(jù)“長臂管轄”把Wells Fargo Express Company， A.G.公司同時列為被告，才有了美國商標法對該“A.G.”公司在美國境外的行為是否可以適用，美國法院是否對此享有管轄權的問題。556 F.2d 406 （1977），Wells Fargo & Company， a corporation， and Baker Industries， Inc.， a corporation， PlaintiffsAppellants， v. Wells Fargo Express Company， a corporation， and Wells Fargo Express Company， AG， a Liechtenstein Corporation， DefendantsAppellees. United States Court of Appeals， Ninth Circuit.April 22， 1977. http：//www.leagle.com/decision/1977962556F2d406_1903.xml/WELLS%20FARGO%20&%20CO.%20v.%20WELLS%20FARGO%20EXP.%20CO.

該文提到的2005年的McBee v. Delica Co.， Ltd.一案阮開欣：《涉外定牌加工商標侵權問題新探 ——以商標法域外適用為視角》，載《中華商標》，2015年第12期，總第220期，第75頁。的案情，同樣也無關涉外定牌加工，嚴格來說該案甚至并不是一個商標侵權糾紛。該案原告Cecil McBee 是美國著名的爵士音樂家，被告日本Delica公司將“Cecil McBee”在日本注冊為服裝商標，并在日本銷售該品牌的青春少女服裝。原告基于《蘭姆法》（The Laham Act）在美國起訴被告虛假署名（false endorsement）和淡化。地區(qū)法院認為對于被告在日本的行為缺乏管轄權，因此駁回了原告的訴求。陳堅律師的博客：McBEE v. DELICA Co.，參見：http：//blog.sina.com.cn/s/blog_6da6567f0100qfmz.html， 2008年10月29日。同時參見：417 F.3d 107 （2005），Cecil McBEE， Plaintiff， Appellant， v. delica co.， Ltd.， Defendant， Appellee. United States Court of Appeals， First Circuit. Heard： June 9， 2005. Decided： August 2， 2005.http：//www.leagle.com/decision/2005524417F3d107_1512.xml/McBEE%20v.%20DELICA%20CO.，%20LTD，這才是所謂 “商標法域外適用”問題的由來。

可以看出，上述案件涉及的都是被告在美國境外實施的行為。根據(jù)商標權的地域性原則，一般來說，美國的權利人（原告）是無法依據(jù)美國商標法對這些行為提出侵權指控的。但是，因為美國法中存在所謂“長臂管轄”的規(guī)則，原告才試圖據(jù)此來對美國境外的行為主張權利。而從上述案件的判決結果來看，美國法院依據(jù)美國商標法對境外“侵權”行為實施“域外適用”還是很謹慎的，往往需要權衡各種因素才會得出最后結論。美國法院需要權衡考量的基本案件事實包括：（1）被告是否為美國人或美國公司；（2）域外行為對美國貿(mào)易的影響；以及（3）是否會導致與外國法律的沖突。雖然這三個考慮因素不單獨具有決定性，不會因為某個因素不符合而排除域外適用，但法院也不會局限于僅僅調(diào)查或考慮這三個因素。參見701 F.2d 408，218 U.S.P.Q. 489， American Rice， Inc.， PlaintiffAppellee， v. The Arkansas Rice Growers Cooperative Association， d/b/a Riceland Foods， DefendantAppellant.No. 822146.United States Court of Appeals， Fifth Circuit. March 28， 1983. http：//openjurist.org/701/f2d/408/americanriceincvarkansasricegrowerscooperativeassociation，第18段。也有人認為，“《蘭姆法》僅在侵權行為對美國商業(yè)產(chǎn)生實質(zhì)性影響時才賦予了對外國被告的域外管轄權”。陳堅律師的博客：McBEE v. DELICA Co.，參見：http：//blog.sina.com.cn/s/blog_6da6567f0100qfmz.html， 2008年10月29日。

因此，美國商標法確實是有可能適用于域外行為的。但是，所謂“美國商標法長期以來考慮域外因素”，只能理解為美國商標法對于被告在美國境外實施的行為具有域外適用的可能性，法院最終同意域外管轄的情形并不常見。而且，這些所謂域外適用的案件大多不是涉外定牌加工的情形，即涉嫌侵權的行為并不是在美國境內(nèi)發(fā)生的，因此，我們無法從上述判例中就得出涉外定牌加工商標侵權糾紛是屬于商標法域外適用問題的結論。

三、 美國商標法對涉外定牌加工行為的適用

那么，美國法院是否處理過涉外定牌加工商標侵權糾紛的案件？涉外定牌加工與商標法的域外適用究竟有何關系呢？

如前所述，美國法院對于域外商標侵權行為的管轄以及美國商標法對于域外商標侵權行為的適用有著一定限制和適用條件，比如，被告在境外實施的行為對美國商業(yè)產(chǎn)生了實質(zhì)性影響考慮的因素包括被告是否美國人或美國公司，域外行為對美國貿(mào)易的影響以及與是否會導致外國法律的沖突。這三個考慮因素不單獨具有決定性，不會因為某個因素不符合而排除域外適用。參見701 F.2d 408，218 U.S.P.Q. 489，American Rice， Inc.， PlaintiffAppellee， v. The Arkansas Rice Growers Cooperative Association， d/b/a Riceland Foods， DefendantAppellant.No. 822146.United States Court of Appeals， Fifth Circuit. March 28， 1983.http：//openjurist.org/701/f2d/408/americanriceincvarkansasricegrowerscooperativeassociation，第18段。，于是，一些涉及在美國生產(chǎn)制造而出口到美國境外銷售商品的商標侵權糾紛案件中，被控侵權的被告反而會以涉案商品只是在美國境外銷售，所以“不會對美國商業(yè)產(chǎn)生實質(zhì)性影響”為理由，提出美國法院不能對此進行管轄以及美國商標法無法適用于這樣的案件的侵權抗辯。這似乎確實就把在美國生產(chǎn)并出口的商品是否會侵犯美國商標權的問題，與所謂的美國商標法域外適用問題聯(lián)系了起來。

在美國法院審理的涉及商標法域外適用的案件中，《涉外定牌加工商標侵權問題新探 ——以商標法域外適用為視角》阮開欣：《涉外定牌加工商標侵權問題新探 ——以商標法域外適用為視角》，載《中華商標》，2015年第12期，總第220期，第74頁。一文中提到的1983年American Rice， Inc. 訴Arkansas Rice Growers Coop. Assn案，被告涉嫌侵權的行為確實屬于涉外定牌加工的情形。該案案情是這樣的：

原告美國大米公司（ARI，位于德克薩斯）和被告阿肯薩斯大米種植者合作社（Riceland）都是美國農(nóng)民進行市場營銷的合作組織，都將美國大米加工、包裝后出口到沙特阿拉伯銷售。美國Blue Ribbon Mills公司自1966年開始就將帶有“Abu Bint” （文字商標，阿拉伯語“女孩”的意思）以及女孩形象（圖形商標）的大米銷往沙特阿拉伯。原告在1975年收購了這家公司并受讓了上述商標，上述女孩形象的圖形商標在聯(lián)邦注冊，“Abu Bint”文字商標（包括英文和阿拉伯文）在德州注冊；原告從1972年起試圖在沙特注冊“Abu Bint”商標，被沙特商標局駁回（還在法院審理中）；沙特不識字的公眾主要根據(jù)女孩圖案（由紅、黃、黑三色組合）識別來自ARI的大米。701 F.2d 408，218 U.S.P.Q. 489， American Rice， Inc.， PlaintiffAppellee， v. The Arkansas Rice Growers Cooperative Association， d/b/a Riceland Foods， DefendantAppellant.No. 822146.United States Court of Appeals， Fifth Circuit.March 28， 1983. http：//openjurist.org/701/f2d/408/americanriceincvarkansasricegrowerscooperativeassociation，第25段。

1978年被告開始向沙特阿拉伯出口銷售“BintalArab（即阿拉伯女孩）”牌的大米。該品牌名稱是沙特經(jīng)銷商Alamoudi創(chuàng)立的，但被告享有在沙特以外的獨占使用權。一開始，這個大米包裝的主要顏色是“綠、黃、黑”，但是1981年，根據(jù)Alamoudi的要求，Riceland將顏色搭配改成了“紅、黃、黑”，與ARI公司的近似。這樣，沙特的商人、裝卸工人和消費者常常把“BintalArab”大米與原告的“Abu Bint”相混淆，甚至Alamoudi告訴其客戶兩者是同一個大米。④⑤⑥⑧⑨⑩701 F.2d 408，218 U.S.P.Q. 489， American Rice， Inc.， PlaintiffAppellee， v. The Arkansas Rice Growers Cooperative Association， d/b/a Riceland Foods， DefendantAppellant.No. 822146.United States Court of Appeals，F(xiàn)ifth Circuit.March 28， 1983. http：//openjurist.org/701/f2d/408/americanriceincvarkansasricegrowerscooperativeassociation，第6、8段；第9段以及注釋5；第10段；注釋5；第12段；第18段；第13段。

從上述描述來看，被告Riceland公司根據(jù)沙特經(jīng)銷商的要求在美國境內(nèi)生產(chǎn)加工涉案的“BintalArab”大米出口到沙特銷售——這一點與我們通常所說的涉外定牌加工出口的表現(xiàn)是一致的。該案的原告ARI公司于1981年10月5日向地方法院起訴被告Riceland公司違反了美國商標法關于制止來源混淆（false designation of origin）的規(guī)定即美國法典：15 U.S.C. 1125： （a） Civil action。（1） Any person who， on or in connection with any goods or services， or any container for goods， uses in commerce any word， term， name， symbol， or device， or any combination thereof， or any false designation of origin， false or misleading description of fact， or false or misleading representation of fact， which （A） is likely to cause confusion， or to cause mistake， or to deceive as to the affiliation， connection， or association of such person with another person， or as to the origin， sponsorship， or approval of his or her goods， services， or commercial activities by another person， or （B） in commercial advertising or promotion， misrepresents the nature， characteristics， qualities， or geographic origin of his or her or another person's goods， services， or commercial activities， shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.，同時違反《德克薩斯州欺騙性商業(yè)行為法》（Texas Deceptive Trade Practice Act）Business and Commerce Code， Title 2. Competition and Trade Practices， Chapter 17. Deceptive Trade Practices， Sec14.4163， http：//www.statutes.legis.state.tx.us/SOTWDocs/BC/htm/BC.17.htm，構成商業(yè)欺詐行為。經(jīng)過證據(jù)聽證，1982年3月2日審理該案的地方法院同意了原告頒發(fā)初始禁令（preliminary injunction）的請求：禁止被告在其涉案大米的銷售、包裝、出口和宣傳中以任何方式直接或間接使用涉案商標近似的文字和圖案。④

根據(jù)美國商標法，在判定是否構成商標侵權時，一般都要分析被告的行為是否“容易導致混淆”（likely to cause confusion），因此，審理該案的地方法院法官在說明其頒發(fā)初始禁令的理由中指出：“有證據(jù)表明存在實際混淆”（There is some evidence of actual confusion）⑤。由于涉案的商品是銷往沙特阿拉伯的，因此，這里所謂的“實際混淆”實際上是指“這種使用會導致沙特阿拉伯的消費者產(chǎn)生混淆，以至于相信或認為Riceland公司的大米與ARI公司有關或是ARI公司提供的”⑥。因此，從表面上看，該地方法院似乎是對美國境外的商標侵權行為實施了管轄，并依據(jù)美國商標法頒發(fā)了禁令。于是，被告提起上訴說：“地方法院認為對本案有權依據(jù)《蘭姆法》頒發(fā)禁令并認為不能適用‘不方便審理的法院原則（Forum non conveniens）參見薛波：《元照英美法詞典》，北京：法律出版社，2003年，第575頁：“不方便審理的法院，如法院認為案件由另一法院審理對雙方當事人更為方便且更能達到公正的目的，可不予受理。法院在做出這項決定時，必須綜合考慮：取得證據(jù)的方便程度、減少證人到庭的困難和費用、勘驗現(xiàn)場的可行性以及其他各種使審判方便、快捷、節(jié)約的實際問題。此外，要有至少兩個法院對案件有管轄權，即原告可任擇其一起訴時，法院才能行使這項裁量權”。另參見徐偉功：《加拿大不方便法院原則的實踐》，載《北京市政法管理干部學院學報》，2002年第4期，第46頁。 ，這是錯誤地適用了法律”。⑧

但是，美國聯(lián)邦第五巡回上訴法院在審理這個上訴案時認為地方法院的決定并沒有錯，并針對被告的上訴理由進行了分析和反駁。

首先，被告在美國境內(nèi)實施的商業(yè)行為受美國商標法的規(guī)制。雖然如被告所言，“涉嫌侵權的大米最終銷售地是在沙特阿拉伯，這些大米也并沒有返銷回美國”⑨，但是該法院的判決指出⑩：《蘭姆法》賦予商標注冊人對任何人……“在商業(yè)活動中使用”（use in commerce）——即似是而非地模仿一個注冊商標的行為提起一項民事訴訟的權利，如果是涉及對商品的銷售、許諾銷售或配送美國法典：15 U.S.C. Sec 1114（1）（a）.。該判決還指出：被告在沙特的銷售行為對于美國商業(yè)的影響并非是微不足道的。因為被告的每一個行為，從大米的加工和包裝到運輸和配送，都是屬于商業(yè)行為（activities within commerce），而被告在沙特的銷售行為，必然影響原告——因為原告的大米也是在美國加工、包裝、運輸和配送的。這些商業(yè)行為無疑都受到美國國會頒布法律的規(guī)制。僅僅因為非法行為的最終完成（consummation）是在外國國土上，并不足以支持被告的主張。②③④701 F.2d 408，218 U.S.P.Q. 489， American Rice， Inc.， PlaintiffAppellee， v. The Arkansas Rice Growers Cooperative Association， d/b/a Riceland Foods， DefendantAppellant.No. 822146.United States Court of Appeals， Fifth Circuit.March 28， 1983. http：//openjurist.org/701/f2d/408/americanriceincvarkansasricegrowerscooperativeassociation，第19段； 第20段；第21段；第25段.可見，被告加工生產(chǎn)侵犯商標權的商品并出口到國外銷售的行為并非不受美國法律的管轄，恰恰相反，因為如前所述，即便侵權商品不是在美國生產(chǎn)而是在國外生產(chǎn)和銷售的情況下，如果這種行為會對美國的商業(yè)產(chǎn)生實質(zhì)性影響，美國法院都有可能依據(jù)美國商標法判決該行為侵權，那么，在涉嫌侵犯商標權的產(chǎn)品是在美國生產(chǎn)加工的情況下——即該商標是在美國境內(nèi)的“商業(yè)活動中使用”（uses in commerce），這時，就算涉案商品是出口到美國境外銷售，無疑美國法院可以依據(jù)美國商標法判定其侵權的。因此，在這種情況下，與其說這是美國法院對境外發(fā)生的侵權行為實施域外管轄，不如說是依據(jù)美國商標法對被告在美國境內(nèi)商業(yè)活動中使用他人商標的侵權行為進行審理。

其次，即便被告在美國境外（沙特）使用涉案標識不違法，也不足以排斥美國法的適用。被告Riceland主張： 原告的商標“Abu Bint”也尚未在沙特阿拉伯注冊，而Alamoudi已經(jīng)在沙特使用自己的“Bint alArab”商標不止一年，根據(jù)沙特阿拉伯的法律，Alamoudi享有使用該商標的平行權利（concurrent right），被告自然也是如此。由于Riceland在沙特阿拉伯的行為并未違法，因此美國地方法院不應該頒發(fā)禁令，否則就會與外國法相沖突。②對此，上訴法院的判決指出：一方面，被告的理由最多表明在沙特有權使用該商標的是Alamoudi，而不是被告自己，因為根據(jù)被告自己翻譯的《沙特阿拉伯商標注冊法典》，Alamoudi可能獲得的權利是“不可轉讓的”；而且即便被告可以享有使用這個商標的權利，但該權利并非像注冊商標權那樣屬于法定權利（legal right），并不具有對抗原告權利的優(yōu)先地位（not superior）。另一方面，原告ARI自1972年以來一直在沙特為其商標Abu Bint尋求注冊，該注冊申請爭議案件目前正在該國法院審理，沙特法院并沒有說Riceland擁有使用Bint alArab商標的法定權利，也沒有說這些商標未對ARI的Abu Bint商標構成侵權。因此，維持地方法院的禁令，在美國禁止被告損害原告在沙特的商業(yè)利益，并不會對沙特主權或法律的侵犯，被告的反對理由不能成立。③

再者，正是因為本案適用的是美國法而不是外國法，所以也沒有“不方便審理的法院”原則適用的空間。該上訴法院的判決指出：“因為本案適用的是美國法而不是外國法，本案沒有足夠的事實能夠讓一個美國的原告跑到外國法院去起訴。本案中，一家美國公司依據(jù)本國商標法和反不正當競爭法尋求救濟，來制止另一家美國公司在本國和境外實施的非法行為，這已經(jīng)足以讓我們確信地方法院駁回被告的動議并非是濫用其裁量權?！雹?

從美國法院的上述判決理由來看，對于在美國境內(nèi)加工、包裝和配送的商品，雖然該商品是出口到國外市場銷售的，但是，由于原告（商標權人）也在美國境內(nèi)從事相同商品的加工、包裝和配送等商業(yè)活動，被告的商品即使是在國外市場銷售的，也會實際上損害原告的利益，因為原告也可以在國外市場銷售同樣的商品或者原告也有在國外市場銷售同樣商品的機會，被告使用與原告相同或者相近似的商標的行為，很有可能造成公眾的混淆（雖然這種混淆主要是發(fā)生在美國境外），所以，美國法院是可以依據(jù)美國商標法頒發(fā)禁令的。

總之，對于涉外定牌加工出口中的商標侵權糾紛，因為被告的貼牌加工行為就是在美國境內(nèi)進行的商業(yè)活動，美國法院原則上是可以適用美國商標法來做出侵權裁判并頒發(fā)禁令的，即便相關公眾可能的混淆是發(fā)生在美國境外，即使被告使用涉案商標是基于國外委托方的許可而國外委托方在該國享有合法使用該商標的權利，被告的行為總會有損于美國境內(nèi)同樣生產(chǎn)加工同類商品的商標權人的利益，使得美國的商標權人向國外市場出口該同類商品的機會喪失或減少，也使得外國消費者對來自美國的商品發(fā)生來源的混淆。被告企圖以美國商標法不適用于域外銷售行為作為抗辯理由，難以成立。這對于中國法院審理類似案件是有借鑒意義的。中國法院應該認識到涉外定牌加工就是在中國境內(nèi)進行的商業(yè)活動，而不應該再強調(diào)涉外定牌加工行為不是中國境內(nèi)發(fā)生的商標使用行為，也不應該再強調(diào)涉外定牌加工出口到國外市場銷售不會造成相關公眾的誤認和混淆，而放任這種行為不受中國《商標法》的約束。

四、 涉外定牌加工商標糾紛是否應該適用“國際禮讓”原則？

在上述ARI訴Riceland一案中，美國法院依據(jù)《蘭姆法》禁止本案被告的侵權行為，確實還考慮了被告在國外市場并不享有合法的注冊商標權（雖然涉嫌侵權商品的國外委托方或進口商享有使用涉案商標的權利）的因素。那么，在涉外定牌加工商標侵權糾紛中，如果被告在國外市場中對其使用的商標擁有合法的注冊商標權可以來對抗原告使用的商標，被告在美國境內(nèi)的行為是否依然會被美國法院所禁止，其答案并不確定因為本案不屬于這種情形，所以，無法得出在這種情況下美國法院就一定會判決被告的行為不構成侵權的結論。。這其實是一國法院在審理民事侵權糾紛案件時，是否應該根據(jù)“國際禮讓”原則對于外國法以及國外合法的權利予以尊重或禮讓的問題。

禮讓原則是以“國際禮讓”（ Comitas Gentium）說以及“既得權”理論為理論基礎的國際私法原則，是一國法院適用外國法的依據(jù)。創(chuàng)立國際禮讓說的荷蘭國際私法學者胡伯指出：“主權國家對于另一國家已在其本國有效實施的法律，出于禮讓，應保持其在境內(nèi)的效力，只要這樣做不損害自己國家及臣民的權益”Ernest G. Lorenzen， Selected Articles on the Conflict of Laws， 1947， pp. 162180.轉引自王承志：《論涉外知識產(chǎn)權審判中的法律適用問題》，載《法學評論》，2012年第1期，第135頁。，“在外國境內(nèi)獲得的權利應予執(zhí)行”。英國學者戴賽在此基礎上發(fā)展出來的“既得權”理論強調(diào)：“依據(jù)任何文明國家的法律正當獲得的任何權利，英格蘭法院均應予以承認；通常情況下，也應予執(zhí)行。”Albert Venn Dicey，A Digest of the Law of England with Reference to the Conflict of Laws，1896，pp. 2332.轉引自王承志：《論涉外知識產(chǎn)權審判中的法律適用問題》，載《法學評論》，2012年第1期，第135頁。然而，正如有學者指出的那樣，禮讓原則在知識產(chǎn)權侵權糾紛中難以發(fā)揮作用，其原因在于知識產(chǎn)權的地域性和權利客體的可復制性。以商標權為例，由于商標權具有地域性，商標本身具有可復制性，這就使得不同的民事主體在不同的法域對用于同一種商品的相同商標可分別享有商標權。這一特點使得商標侵權案件原則上只能適用法院地法（內(nèi)國法），而不能適用外國法。龍湘元、周詳：《禮讓原則在商標侵權糾紛中的適用問題——起涉外商標糾紛引發(fā)的法律思考》，載《電子知識產(chǎn)權》，2013年Z1期，第120121頁。

但是，在分析了上述美國判例后，有學者提出了這樣的看法：

在判斷定牌加工的商品在國外是否侵權，應該適用國外的商標法，這也是國際私法中禮讓原則的體現(xiàn)。首先需考慮原告在產(chǎn)品目的國是否具有商標權，如該標識的商標權在目的國是由被告享有的，那么在目的國不可能存在商標侵權行為，在我國的定牌加工行為不應受到本國商標法規(guī)制。阮開欣：《涉外定牌加工商標侵權問題新探 ——以商標法域外適用為視角》，載《中華商標》，2015年第12期，總第220期，第76頁。還有類似的觀點是這樣表述的：“結合美國蘭姆法域外適用的司法實踐，在判定國內(nèi)企業(yè)的涉外定牌加工是否構成商標侵權時，所應當考慮的域外因素包括：若銷售國的商標權并不是原告享有的，而是定牌加工委托人享有的，那么在銷售國不可能存在商標侵權行為，在我國的定牌加工行為也不應當構成侵權?！眳⒁娎钚穹f：《如何判定涉外定牌加工商標侵權行為》，載《中國知識產(chǎn)權報》，2016年8月26日第7版。

其言下之意是，即便涉外定牌加工商標侵權糾紛可以依據(jù)本國法判定被告的行為構成侵犯原告在本國享有的商標權，但是，如果原告在進口國不享有商標權，而被告享有商標權，那么應該依據(jù)禮讓原則適用該外國法而不是適用本國法，最終就不應該判被告的行為侵權。換句話說，在涉外定牌加工商標侵權糾紛中，被告在國外享有的注冊商標權可以用來對抗原告在本國享有的商標權。筆者認為，該學者的這個論斷其實并不符合美國法院判例的本意，如前所述，在ARI訴Riceland案中，美國法院并沒有因為被告在美國境外（沙特）使用涉案標識不違法而排斥美國法的適用，就算被告的委托人在美國境外享有注冊商標權，美國法院也不見得會 “禮讓”外國法而判決被告不構成侵權。

不過，這樣的觀點，在我國部分法院有關涉外定牌加工商標侵權案的判決中卻已經(jīng)有所體現(xiàn)。在上海申達音響電子有限公司與玖麗得電子（上海）有限公司侵犯商標專用權糾紛一案（2009）滬高民三（知）終字第65號。中，上海市第一中級人民法院在判斷被告玖麗得公司在本案中所實施的行為是否構成商標侵權時就考慮了以下因素：玖麗得公司使用的商標是美國朱利達電子有限公司按照美國法律取得的在美國境內(nèi)享有注冊商標專用權的商標，且其首次使用上述商標的時間早于原告申達公司成立時間及其商標在中國注冊的時間。（2008）滬一中民五（知）初字第317號。在無錫艾弗國際貿(mào)易有限公司訴鱷魚恤有限公司確認不侵犯注冊商標專用權糾紛案中，上海市浦東新區(qū)人民法院在分析原告的定牌加工出口行為是否侵犯了被告的注冊商標專用權時，也結合了以下事實來進行綜合判斷：新加坡鱷魚公司在韓國享有“Crocodile及圖”等注冊商標專用權，該公司出具的《授權書》對韓國亨籍公司通過韓國艾弗公司向原告定牌加工的行為進行了確認，因此，原告使用涉案商標具有合法授權。（2010）浦民三（知）初字第146號。而有的法院的判決在對國外商標的“尊重”上更進了一步，連國外的未注冊商標也得以成為對抗在中國的注冊商標權的依據(jù)。在香港雨果博斯有限公司（Hugo Boss Hong Kong Limited）與武夷山市喜樂制衣有限公司商標侵權糾紛案中，福建省高級人民法院認為：被上訴人喜樂制衣公司受意大利New Boss Sas Di Longo Salvatore服裝進出口公司的委托，在國內(nèi)為其定牌加工標有“New Boss Collection”商標的西服，而該公司已向其公司所在國意大利專利商標局申請注冊訟爭的“New Boss Collection”商標，該商標至今雖未獲注冊，但也未被駁回申請。因各國均無法限制未注冊商標在本國的在先使用權，故該公司在意大利有權使用訟爭的“New Boss Collection”未注冊商標。（2007）閩民終字第459號。在上述案件中，中國境內(nèi)的加工商均是受國外商標權人的委托在中國境內(nèi)生產(chǎn)制造涉案商品，雖然被告在國外依法享有注冊商標權或者說在國外享有使用涉案商標的權利，并不是這些法院認定國內(nèi)加工商的行為不構成商標侵權的唯一因素，但起碼也是一個重要的考量因素?？梢哉f，在這些判決中，我國法院雖然并不是從國際禮讓的角度來分析問題，但已經(jīng)體現(xiàn)了對外國商標權的尊重，在一定程度上已經(jīng)適用了外國商標法來權衡國內(nèi)加工商的行為是否構成侵權。

但是，我國人民法院長期以來是堅持商標權地域性原則和涉外知識產(chǎn)權侵權糾紛不適用外國法的規(guī)則的。陳景川法官2005年在《人民司法》中撰文指出：由于知識產(chǎn)權法及知識產(chǎn)權的地域性特點， 在知識產(chǎn)權侵權和權屬領域， 并不存在法律沖突。對知識產(chǎn)權國際保護有較大影響的以保護工業(yè)產(chǎn)權的巴黎公約、伯爾尼保護文學和藝術作品公約等多邊條約為基干所建立起來的國際保護制度， 所確認的是以內(nèi)國法保護外國人知識產(chǎn)權的方法。因此， 在涉外知識產(chǎn)權侵權、權屬案件以及不正當競爭案件中， 通常應以被請求保護國的國內(nèi)法保護外國人的知識產(chǎn)權。陳景川：《涉外知識產(chǎn)權民事法律關系 的法律適用》，載《人民司法》，2005年第5期，第3536頁。在2005年11月召開的全國法院知識產(chǎn)權審判工作座談會上，蔣志培法官在會議總結發(fā)言中談道：知識產(chǎn)權涉外民事侵權案件一般不存在適用外國法律的問題，必須直接依據(jù)國內(nèi)法裁判案件，這是知識產(chǎn)權法律地域性最基本的要求。蔣志培：《要處理好知識產(chǎn)權審判中的三個關系》，載《人民司法》，2006年第1期，第910頁。我國不少法院在涉外定牌加工商標侵權糾紛案件的審理中，也堅持了這樣的理念。在美國耐克國際有限公司訴浙江省畜產(chǎn)進出口公司、浙江省嘉興市銀興制衣廠和西班牙CIDESPORT公司商標權侵權糾紛一案中，深圳市中級人民法院認為：雖然西班牙CIDESPORT公司在西班牙對NIKE商標擁有合法的專有使用權，但是商標權作為知識產(chǎn)權具有地域的特性，在中國法院擁有司法權的范圍內(nèi)，原告取得NIKE商標的專有使用權，被告在未經(jīng)原告許可的情況下，就不得以任何方式侵害原告的注冊商標專用權。（2001）深中法知產(chǎn)初字第55號。在寧波保稅區(qū)瑞寶國際貿(mào)易有限公司訴慈溪市永勝軸承有限公司商標侵權糾紛案中，浙江省高級人民法院認為，雖然永勝公司系接受美國公司的委托在生產(chǎn)的軸承上使用在美國注冊的“RBI”商標，但由于美國公司對“RBI”商標在中國境內(nèi)并不享有注冊商標專用權，永勝公司在軸承上使用“RBI”商標的行為已經(jīng)侵犯了瑞寶公司對“RBI”商標享有的專用權。（2005）浙民三終字第284號在廣東佛山市泓信貿(mào)易有限公司訴廣州海關行政處罰糾紛案中，原告的產(chǎn)品是受阿聯(lián)酋“HENKEL”商標的合法持有人委托生產(chǎn)的，但是，廣州市中級人民法院認為，商標專用權具有地域性，第三人（廣東省深圳市恩同實業(yè)有限公司）是“HENKEL”商標在中國的合法權利人，原告以其取得境外同類商品同一商標持有人的委托，生產(chǎn)、出口“HENKEL” 標識的機動車用鹵鎢燈的行為不構成商標侵權的辯解理由不能成立。（2005）穗中法行初字第10號在萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司訴浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司商標侵權糾紛一案中，被告亞環(huán)公司受墨西哥儲伯公司委托在中國生產(chǎn)帶有“PRETUL”商標的掛鎖，寧波市中級人民法院一審判決認為：地域性是知識產(chǎn)權的基本特征之一，其基本含義是依據(jù)不同國家產(chǎn)生的知識產(chǎn)權是相互獨立的，沒有域外效力。在商標權領域，則體現(xiàn)為商標權人依據(jù)各國法律規(guī)定，分別取得獨立的商標權，同一商標在各國取得商標權的效力僅在各國法律所及的范圍內(nèi)得到承認，即商標權沒有域外效力。儲伯公司雖在墨西哥就第6類商品上取得了“PRETUL”商標權，但因該商標未在我國注冊，其在墨西哥取得的該商標權不受我國法律保護。而萊斯公司現(xiàn)依法在我國受讓取得了“PRETUL及橢圓圖形”注冊商標，應受我國法律保護。（2011）浙甬知初字第56號。浙江省高院的二審判決也支持了一審法院的觀點：萊斯公司依法在我國受讓取得了第3071808號“PRETUL及橢圓圖形”注冊商標，該注冊商標專用權現(xiàn)仍在有效期內(nèi)，應受我國法律保護。而案外人儲伯公司雖在墨西哥等國注冊了“PRETUL”或“PRETUL及橢圓圖形”商標，但因上述商標未在我國注冊，其在墨西哥取得的商標權不受我國法律保護。參見：（2012）浙知終字第285號。

筆者支持上述觀點和判決理由。筆者以為，知識產(chǎn)權的地域性原則是各國知識產(chǎn)權保護的基石，為世界各國所遵循，不可輕易動搖。從知識產(chǎn)權制度的發(fā)展歷史來看，地域性原則是一個主權國家的知識產(chǎn)權法保護本國權利人權益或者說維護本國利益的重要手段比如，就限制權利人權利的“權利用盡”規(guī)則而言，在歐盟就內(nèi)外有別。在歐盟范圍內(nèi)，為了歐盟市場一體化，放棄了地域性原則，采用權利的國際用盡；而在歐盟范圍外，則仍然堅持地域性原則，并未采用權利的國際用盡。，知識產(chǎn)權保護國際公約所確立的最低保護標準、國民待遇原則和最惠國待遇原則等都絲毫沒有動搖知識產(chǎn)權的地域性，即便在發(fā)達國家大力推動知識產(chǎn)權制度全球化和一體化的今天，也沒有一個國家會出于“國際禮讓”的考慮來尊重或保護依據(jù)他國法律產(chǎn)生的知識產(chǎn)權，全球一體化的“世界專利權”或“國際商標權”仍然是一個遙遙無期的空想，對于我國這樣一個發(fā)展中大國而言，更不應該跟隨此風而輕言“禮讓”。如果說真的有什么知識產(chǎn)權司法政策的話，“地域性原則”就是我國各級法院在審理知識產(chǎn)權涉外侵權糾紛案件時最應該堅持的基本政策。當然，如果在我國境內(nèi)產(chǎn)生的注冊商標權確實是違背了誠實信用原則而“惡意搶注”了國外商標，這理該可以依據(jù)《商標法》去撤銷或無效該注冊商標。但是，如果國外的商標權人一開始無視中國市場的存在，不積極在中國注冊其商標或者自己懈怠維權，或者也沒有什么合法理由來撤銷或者無效在中國已經(jīng)注冊的商標，我國法院就應該理直氣壯地維護中國商標權人的權益，根本沒有必要害怕背上“支持惡意搶注”或者“保護不誠信行為”的惡名而諱疾忌醫(yī)，因為這就是知識產(chǎn)權地域性的必然結果。否則，如果有人在國外成功注冊了中國企業(yè)的商標（比如：HUAWEI或HAIER，以及已經(jīng)發(fā)生的“東風”案（2015）蘇知民終字第00036號民事判決書。——下文將繼續(xù)分析此案），然后以貼牌加工的方式在中國境內(nèi)生產(chǎn)相關產(chǎn)品出口到該國，中國法院是“禮讓”一下而放其一馬，還是依據(jù)中國商標法禁止這種涉外定牌加工出口行為呢？有意思的是，早在2004年，北京市高級人民法院在《關于涉外知識產(chǎn)權民事案件法律適用若干問題的解答》中，其就第十八個問題“在侵犯著作權、不正當競爭糾紛案件中，雙方當事人均為我國自然人、法人，或者在我國均有住所，侵權行為發(fā)生在外國的，應如何適用法律？”的回答是：“侵犯著作權、實施不正當競爭糾紛案件，雙方當事人均為我國自然人、法人，或者在我國均有住所，侵權行為發(fā)生在外國的，可以適用我國的著作權法、反不正當競爭法等法律”。參見：京高法發(fā)[2004]49 號，2004年2月18日，載《電子知識產(chǎn)權》，2004年第5期，第62頁?？梢?，我國法院的司法理念已經(jīng)發(fā)展到我國知識產(chǎn)權法律對發(fā)生在外國的侵權行為也可以適用的程度了，這幾乎和美國法院適用美國商標法對域外侵權行為實施管轄有異曲同工之處。如果按照這樣的解釋，我國法院甚至可以直接對在國外發(fā)生的侵權行為依照中國法來處理，那么，這種涉外定牌加工行為必然會被認定為侵權。筆者認為，應該讓道德的歸道德，讓法律的歸法律，法官不能為了含混的道德觀念而背棄了清晰的法律規(guī)則。只要各國恪守知識產(chǎn)權地域性的基本規(guī)則，只認可本國知識產(chǎn)權而否認外國知識產(chǎn)權在本國境內(nèi)的效力，不同國家的知識產(chǎn)權效力的沖突就無從產(chǎn)生，對于涉外定牌加工商標侵權糾紛而言，也不至于因為要“禮讓”外國商標權而 “忽略”國內(nèi)商標權。因此，上述“在目的國不存在商標侵權行為，在我國的定牌加工行為不應受到本國商標法規(guī)制”的觀點，筆者難以茍同。與此觀點相適應，在已有的涉外定牌加工商標侵權糾紛案中，被告以其使用的商標是委托方在國外合法注冊的商標為由來提出抗辯時，我國部分法院雖然沒有明說因此而不判定被告侵權在“PRETUL”商標案中，最高人民法院（2014）民提字第38號判決書以“亞環(huán)公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實現(xiàn)識別該商品來源的功能，故其所貼附的標志不具有商標的屬性，在產(chǎn)品上貼附標志的行為亦不能被認定為商標意義上的使用行為”為由認定其不構成侵權。，但卻毫無疑問成為法官判定被告行為不構成侵權的重要因素之一或有力心理支撐，從而放棄了知識產(chǎn)權保護的地域性原則，也放棄了對我國注冊商標權人利益的保護?！斑@些法院的判決以維護中國境內(nèi)加工企業(yè)利益為由，判定定牌加工行為不構成侵權，這與其說是在保護廣大中國加工企業(yè)的利益，不如說是在保護少數(shù)外國委托加工者的利益，卻犧牲了中國商標權人的利益和商標地域保護的基本原則。這是得不償失的。”張偉君等：《涉外定牌加工在我國商標法中的法律性質(zhì)——兼論商標侵權構成的判定 》，載《知識產(chǎn)權》，2014年第2期，第38頁?？傊?，只要堅持商標權地域性原則，我國法院在審理涉外定牌加工商標侵權糾紛案件中既沒有必要尋求本國法的域外適用，也沒有必要考慮外國法下的知識產(chǎn)權或保護外國權利人的利益，這樣既可以保持法律規(guī)則的穩(wěn)定性而不至于顧此失彼，又可以維護法律規(guī)則的公平性而不至于厚此薄彼。

五、 “東風案”評析：涉外定牌加工商標糾紛是否應該考慮國外商標權的合法性？

在上文提及的“東風”案的一審判決中，常州市中級人民法院認為：“（被告）常佳公司依照委托人提供的印尼商標證書生產(chǎn)制造涉案柴油機配件且全部出口印尼，其在我國境內(nèi)不進入市場流通領域的附加商標行為，在我國境內(nèi)不具有識別商品來源的功能，不構成商標法意義上的商標使用行為，故常佳公司的行為不構成商標侵權?！背Ｖ菔兄屑壢嗣穹ㄔ好袷屡袥Q書（2014）常知民初字第1號。但是，江蘇省高院關于 “東風”案的二審判決卻做出了完全相反的判決結論。根據(jù)該案二審法官對該案的評析，江蘇高級人民法院關鍵在于考慮了該案的幾個特殊事實，其中包括：（1）上柴公司“東風”牌柴油機自上世紀60年代起就出口印尼等多個國家和地區(qū)。（2）印尼PT ADI公司惡意搶注與上柴公司商標相同的中文“東風”商標。（3）上柴公司與印尼PT ADI公司就‘東風商標權屬在印尼法院進行過長期訴訟。②③孫莉：《對涉外定牌加工行為商標侵權認定的再思考——評上海柴油機股份有限公司與江蘇常佳金峰動力機械有限公司侵害商標權糾紛案》，載于江蘇省高級人民法院官方微信：“知產(chǎn)視野”，2015年12月29日。用該法官的說法是：“基于以上事實，在分析判斷常佳公司的行為是否構成商標侵權時需要考慮兩個因素：一是印尼PT ADI公司注冊“東風”商標是否具有不正當性；二是常佳公司在接受境外委托時是否盡到必要審查注意義務，特別是在其知曉“東風”商標知名度且其曾經(jīng)承諾不再侵權的情況下，是否應負有更高的注意義務?！雹凇皷|風”案二審的合議庭認為：“對涉外定牌加工業(yè)務糾紛的解決，……還要……倡導誠信的商標注冊氛圍，遏制惡意搶注行為的發(fā)生，……有效防止境內(nèi)外惡意搶注他人具有一定影響商標特別是馳名商標的不誠信行為的發(fā)生?！雹劢K高級人民法院的法律依據(jù)是2013年修正的《商標法》第七條第一款規(guī)定：“申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則”以及第十三條關于禁止搶注馳名商標的規(guī)定。筆者完全同意人民法院的司法判決應該倡導商標誠信注冊、遏制商標惡意搶注的觀點，但是，這樣的觀點并不能適用于本案。筆者認為：印尼PT ADI公司注冊“東風”商標具有不正當性，或者說上柴公司與印尼PT ADI公司之間存在商標爭議，無法成為常佳公司涉外定牌加工行為構成商標侵權的實質(zhì)性理由。

首先，即便涉案雙方存在商標注冊糾紛，但是，商標糾紛的一方當事人（印尼PT ADI公司）根本不是本案（民事糾紛）的當事人，在該當事人并未參與案件審理未提出任何抗辯的情況下，我國法院憑什么去判斷其注冊是誠信不誠信，惡意不惡意？即便是惡意注冊，但是該商標注冊糾紛無疑只有印尼法院享有管轄權，而中國法院鞭長莫及，以中國《商標法》為依據(jù)去審查國外注冊的商標是否合法更難以成立，因為同一個商標在不同國家的知名度不一定相同，一個商標在外國有知名度在中國不一定有知名度，反過來也是如此。中國法院絕不應該去保護一個外國馳名商標，而要求外國法院保護中國馳名商標同樣也不可能實現(xiàn)——這是商標權的地域性所決定了的，全世界還沒有一個國家的法院可以對他國的商標注冊糾紛行使管轄權的。而本案的基本事實是：印尼PT ADI公司1987年在印尼注冊的“東風”商標于2009年被印尼最高法院再審維持注冊。所以，從法理上說，基于商標權的地域性，江蘇高級人民法院沒有必要在本國民事侵權糾紛案件中考慮一個國外注冊商標的合法性或正當性；從事實上講，即使要考慮被告使用的商標在國外是否享有合法權利，印尼最高人民法院的判決也已經(jīng)做出了肯定的最后回答，江蘇高級人民法院沒有權利去否定該商標在印尼注冊的合法性和正當性。因此，假如說國外的商標權需要得到考慮和尊重，那么，印尼最高人民法院的判決結論就應該得到尊重，江蘇高級人民法院在沒有經(jīng)過全面審理的情況下怎么能一定“有理由相信”一個國外已經(jīng)是合法注冊的商標就是“惡意搶注”呢？（2015）蘇知民終字第00036號判決：盡管經(jīng)過多次訴訟，上柴公司的訴請最終被駁回，但本院基于以上因素的考慮，仍然有理由相信印尼PT ADI公司的注冊行為不具有正當性?？偛荒芤贿呎f要考慮外國商標權的正當性，一邊又根本不顧及該國法院已經(jīng)確認了該商標的合法性，這顯然是自相矛盾的。事實上，根據(jù)最高人民法院的判決，一方使用的商標是否惡意搶注，與涉外定牌加工行為是否構成商標侵權，并不存在因果關系，在“PRETUL”案中，被告亞環(huán)公司稱原告受讓的商標屬于許浩榮惡意搶注墨西哥“PRETUL及橢圓圖形”商標，但最高人民法院在沒有認定原告使用的商標屬于惡意搶注的情況下，依然判決被告的涉外定牌加工行為不構成侵權。最高人民法院（2014）民提字第38號判決認為，許浩榮是否構成惡意搶注，取決于墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及橢圓圖形”注冊商標權利人儲伯公司是否向其主張權利及是否有惡意搶注的事實和法律依據(jù)等前提條件，雖許浩榮所在公司與儲伯公司曾有相關貿(mào)易關系，但在儲伯公司未參加本案訴訟，亞環(huán)公司亦未舉證證明儲伯公司是否向許浩榮主張權利的情況下，原審法院對其上訴理由不予支持并無不當。 而如果按照江蘇高級人民法院的觀點，“對于國內(nèi)商標權人涉嫌惡意搶注境外商標，……所有貼牌加工產(chǎn)品均出口的，國內(nèi)商標權人亦不能阻卻國內(nèi)加工企業(yè)從事涉外定牌加工業(yè)務”（2015）蘇知民終字第00036號判決：如果國內(nèi)加工企業(yè)明知或應知國內(nèi)商標具有一定影響或為馳名商標，而境外委托人涉嫌惡意搶注，卻仍然接受其委托的，應認定國內(nèi)加工企業(yè)存在過錯，應承擔相應的民事責任。同理，對于國內(nèi)商標權人涉嫌惡意搶注境外商標，且有證據(jù)表明國內(nèi)加工企業(yè)已經(jīng)對境外委托盡到必要審查或合理注意義務，所有貼牌加工產(chǎn)品均出口的，基于誠實信用原則，國內(nèi)商標權人亦不能阻卻國內(nèi)加工企業(yè)從事涉外定牌加工業(yè)務。，顯然“國內(nèi)商標權人惡意搶注境外商標”成為國內(nèi)加工企業(yè)不構成侵權的關鍵因素，這樣的話，涉外定牌加工商標侵權糾紛案件的爭議焦點問題從是否構成侵權變成了商標權是否具有正當性的問題，這恐怕是有點荒唐的事實上，該案主審法官也承認：“有一種觀點認為，在判斷是否構成侵權時，應當注意考量國內(nèi)商標權人以及境外委托人是否存在惡意搶注商標的情形，司法對惡意搶注行為應持鮮明的反對態(tài)度，但該觀點以惡意搶注作為判斷標準，亦可能造成裁判結果的不確定性?！眳⒁妼O莉：《對涉外定牌加工行為商標侵權認定的再思考——評上海柴油機股份有限公司與江蘇常佳金峰動力機械有限公司侵害商標權糾紛案》，載于江蘇省高級人民法院官方微信：“知產(chǎn)視野”，2015年12月29日?？梢?，該判決在這個問題上的思路和立場也并不確定。。因此，江蘇高級人民法院的這個裁判邏輯也難說和最高人民法院的邏輯是一致的。

其次，江蘇高級人民法院的判決直接以“常佳公司應當知曉上柴公司涉案商標系馳名商標，也應當知曉上柴公司與印尼PT ADI公司就‘東風商標在印度尼西亞長期存在糾紛，且其曾經(jīng)承諾過不再侵權，但其仍受托印尼PT ADI公司貼牌生產(chǎn)，未盡到合理注意與避讓義務”為理由，判決其構成侵權④⑤（2015）蘇知民終字第00036號。，看似振振有詞，卻經(jīng)不起推敲。如果說被告“受托印尼PT ADI公司貼牌生產(chǎn)”行為本身就構成侵權，那么其“應當知曉上柴公司涉案商標系馳名商標，也應當知曉上柴公司與印尼PT ADI公司就‘東風商標在印度尼西亞長期存在糾紛，且其曾經(jīng)承諾過不再侵權”等等事實不過是錦上添花，最多說明因為被告存在“惡意”而加重其損害賠償責任罷了；如果說被告“受托印尼PT ADI公司貼牌生產(chǎn)”行為本身并不構成侵權或者并不一定構成侵權，那么，也無法因為有了這些“應當知曉”或“曾經(jīng)承諾”的事實就可以認定其構成侵權。如前文所述，“東風”商標在印度尼西亞長期存在注冊糾紛，并不是得出被告的涉外定牌加工行為是否侵權的理由。更何況，該印尼注冊商標已經(jīng)在2009年被該國最高人民法院確認維持，就算按照江蘇高級人民法院相關判決的一貫做法，“國內(nèi)加工企業(yè)接受境外委托時，應當對境外委托人在境外是否享有注冊商標專用權或者取得合法授權許可進行必要的審查，如果其已盡到必要審查義務，就應當認定其不存在過錯”④，那么本案中被告在涉案產(chǎn)品上使用“東風”商標出口印尼，也已盡到必要審查義務而不存在過錯，因為依據(jù)印尼法院的判決該商標在印尼的注冊顯然是合法的。但是，在無法否定印尼注冊的“東風”商標是合法的前提下，江蘇高級人民法院卻要求被告認識到“境外委托人委托貼牌的商標本身不具有正當性”進而要求其“施加更高的注意義務”⑤，這顯然在邏輯上難以成立。最后，即使被告之前曾經(jīng)承諾不侵權（2008年），但是，假如被告的行為不會構成侵權，這種承諾也無法成為其行為構成侵權的理由，原告最多只能依據(jù)《合同法》提起違約之訴，而且說不定被告會提起宣告合同無效的請求，甚至原告執(zhí)意執(zhí)行該承諾的話說不定還會有“協(xié)議限制競爭”的嫌疑。可見，江蘇高級人民法院回避涉外定牌加工行為（在相同商品上使用相同商標）本身是否構成侵權的分析，卻以所謂的“未盡到合理注意與避讓義務”作為侵權構成要件，只不過是為了得到自己想要的侵權結論，卻既不愿意依據(jù)《商標法》的既有規(guī)則去分析，不認為按照地域性原則保護中國注冊商標權人的權益（即涉外定牌加工本身就可以構成商標侵權）是合理的該案主審法官在評析該案時指出：涉外定牌加工行為認定構成侵權的理由是，根據(jù)商標法的規(guī)定，只要貼牌的商標相同或近似、商品相同或類似，就認定構成商標侵權；……在本案審理過程中，江蘇高院認為上述觀點僅從單一角度進行分析，并沒有考慮到我國在全球化國際貿(mào)易分工與合作中主要從事制造與加工業(yè)的現(xiàn)實，也沒有考慮到現(xiàn)實存在的諸如境內(nèi)外商標權人惡意搶注的情形，因此很難普遍適用于個案中出現(xiàn)的不同情形。參見孫莉：《對涉外定牌加工行為商標侵權認定的再思考——評上海柴油機股份有限公司與江蘇常佳金峰動力機械有限公司侵害商標權糾紛案》，載于江蘇省高級人民法院官方微信：“知產(chǎn)視野”，2015年12月29日。，但是，如果遵循最高人民法院確立的“涉外定牌加工不構成商標使用”的規(guī)則又顯然會與自己在本案中想要的結論發(fā)生矛盾，于是只好顧左右而言他，另外生硬地制造一套似是而非的規(guī)則罷了。

第三，江蘇高級人民法院認為被告的行為“實質(zhì)性損害”了原告利益，卻把原因歸結到國外商標權人的“惡意搶注”上，其邏輯難以自洽。江蘇高級人民法院的判決中有兩處分析了“實質(zhì)性損害”：（1）如果境外企業(yè)或個人違反誠實信用原則，涉嫌在境外惡意搶注在我國具有一定影響的商標特別是馳名商標，并委托國內(nèi)加工企業(yè)貼牌加工生產(chǎn)的，應當認定境外委托人的行為不具有正當性，實質(zhì)性損害了我國商標權人的合法利益；（2）印尼PT ADI公司的注冊行為不具有正當性，其返回中國委托貼牌生產(chǎn)，且貼附與上柴公司“東風”商標相同的商標，明顯給上柴公司造成實質(zhì)性損害。（2015）蘇知民終字第00036號。我們暫且同意：在本案中原告上柴公司在印尼市場中銷售“東風”柴油機確實遭到了來自被告的貼牌加工產(chǎn)品的沖擊，這必然導致其經(jīng)濟收益的實際損失。但是，需要進一步思考的是：這個“實質(zhì)性損害”究竟是怎么產(chǎn)生的？是因為印尼公司“惡意搶注”而導致的，還是因為被告的貼牌加工行為而導致的？從上述判決原文可以看出，江蘇高級人民法院似乎認為“實質(zhì)性損害我國商標權人（上柴公司）利益”的根本原因是在于“境外惡意搶注”或者說“注冊行為不具有正當性”，而實施損害的主體是“境外企業(yè)或個人（印尼PT ADI公司）”。但是，不要忘記：本案要討論的是被告（國內(nèi)貼牌加工商）的行為是否合法，是否侵權，是否損害了原告上柴公司的利益，而不是境外注冊行為是否合法。江蘇高級人民法院把“實質(zhì)性損害”的原因最終歸結到境外注冊行為的惡意或不當上，顯然已經(jīng)脫離了案件爭議的重點和焦點，更何況這樣的結論顯然與外國法院的最終判決結論明顯沖突。其實，如果我們把問題聚焦到涉外定牌加工行為本身上，并非就難以得出被告的行為實質(zhì)性損害了原告利益的結論。如前文所述美國法院在ARI訴Riceland一案中的分析所言一樣，原告和被告在中國境內(nèi)都是同一產(chǎn)品的生產(chǎn)制造商，其行為是屬于商業(yè)活動，即使被告的產(chǎn)品不在中國境內(nèi)銷售而是出口到國外，但這必然影響原告方在國外的市場進而影響其在中國境內(nèi)的生產(chǎn)活動并有損其商業(yè)利益。本案主審法官“考慮到我國在全球化國際貿(mào)易分工與合作中主要從事制造與加工業(yè)的現(xiàn)實”，不愿意直接認定被告的涉外定牌加工行為本身就損害了原告（中國商標權人）的利益，卻又“考慮到境外商標權人惡意搶注的情形”，張偉君：《〈商標法〉關于“商標的使用”定義條款由來、含義及其評價》，載《中國知識產(chǎn)權》，2016年第4期，總第110期，第56頁。以及張偉君等：《涉外定牌加工在我國商標法中的法律性質(zhì)——兼論商標侵權構成的判定》，載《知識產(chǎn)權》，2014年第2期，第39頁。就把造成損害的原因歸結到境外商標權人的惡意搶注上，最終據(jù)此認定被告的涉外定牌加工行為損害了原告的利益，這樣的說理其實是繞了一個大彎，把本身簡單的法律道理復雜化了，而且會落下把法律問題政策化甚至政治化的話柄，費力而不討好。

總之，江蘇高級人民法院“東風”商標案的判決一方面不愿意直接依據(jù)《商標法》的既有規(guī)則判決被告侵權，另一方面又不愿意循著最高院“涉外定牌加工中的使用不構成商標使用”的思路判決被告不侵權；一方面不想說境外委托人惡意搶注商標與被告的貼牌加工行為構成侵權之間存在直接的因果關系，一方面又以境外委托人惡意搶注中國馳名商標作為本案基本和關鍵事實，來證明被告未盡到“合理注意義務”并“實質(zhì)性損害”了原告利益，從而判定被告涉外定牌加工行為構成侵權，但卻回避了涉外定牌加工行為究竟是否屬于“在相同商品上使用相同商標”的實質(zhì)性問題。筆者完全能夠理解江蘇高級人民法院在此案判決中面臨的各種窘迫。這個困境的癥結在于一些法院在審理涉外定牌加工商標侵權糾紛案件時，把《商標法》中既有的規(guī)則和邏輯放棄掉了，而最高人民法院確立的“涉外定牌加工中的使用不構成商標使用”的規(guī)則進一步把涉外定牌加工商標侵權問題的解決引入了死胡同，從而在面對具體的“東風”案時，江蘇高級人民法院若再套用最高院的規(guī)則就會得出與適用該規(guī)則所希望實現(xiàn)的結果（判決不侵權有助于糾正惡意搶注商標、維護國內(nèi)加工商利益，也不會對國內(nèi)商標權人利益造成損害等）相反的結論，就不得不尋找新的規(guī)則和所謂的新“標準”。然而，法律畢竟不是可以任人玩捏的游戲，試圖用一個漏洞百出的標準去替代另一個并不周密的標準，只會把原有的規(guī)則解釋得越發(fā)混亂。如果每面對一個特定的案件，法官就發(fā)展出一套新的解釋規(guī)則，那么，法律規(guī)則就成了任人打扮的小姑娘。

其實，對于在中國境內(nèi)的涉外定牌加工行為，完全可以按照《商標法》規(guī)定的商標侵權構成要件去分析。如果貼牌加工商未經(jīng)中國商標權人的許可，在相同的商品上使用了與注冊商標相同的商標，中國法院就應該認定被告的行為可以構成侵權（筆者的另外一篇文章對此已經(jīng)有更為細致的分析）張偉君：《〈商標法〉關于“商標的使用”定義條款由來、含義及其評價》，載《中國知識產(chǎn)權》，2016年4月總第110期，第56頁。以及張偉君等：《涉外定牌加工在我國商標法中的法律性質(zhì)——兼論商標侵權構成的判定》，載《知識產(chǎn)權》，2014年第2期，第39頁。。如美國法院在ARI訴Riceland一案中的分析所言，因為被告對涉案商品的加工、包裝、配送、出口等行為都是在中國境內(nèi)發(fā)生的商業(yè)行為，被告使用涉案商標當然屬于商標權專用權控制的使用行為，被告涉嫌侵權的行為應該屬于對商標的使用，這種使用無疑會對同樣在國內(nèi)從事相同產(chǎn)品的生產(chǎn)的國內(nèi)商標權人的利益造成損害。所以，江蘇高級人民法院完全沒有必要建立一套新的規(guī)則來判定被告的行為構成侵權。當然，在被告的國外委托方在國外享有同樣的注冊商標權的情況下，是否需要出于對外國商標權的尊重和對外國商標法的禮讓而豁免被告的侵權責任，以避免出現(xiàn)被中國法院被判侵權的行為而在進口國卻完全是合法的沖突情形？如前文所述，“國際禮讓”并非一項法律義務，一國法院應該可以根據(jù)個案來進行權衡C. Ryan Reetz：《序》，見[美]帕德羅·J.馬丁內(nèi)茲弗拉加：《國際私法程序中禮讓的新作用》，李慶明譯，謝新勝校，北京：中國社會科學出版社，2011年，第45頁。。從商標權的地域性原則出發(fā)，筆者以為并不存在禮讓的需要，中國法院審理商標侵權案件，一般并不需要考慮該商標在國外的權利歸誰享有，其權利取得是否正當?shù)鹊?。如果說處理法律糾紛也要講點政策和政治，要維護好本國企業(yè)利益，那么，這就是最簡單實用的合乎法律邏輯的辦法。而美國法院在ARI訴Riceland一案的判決已經(jīng)告訴我們他們用的就是這個辦法：即便被告在美國境外（沙特）使用涉案標識不違法，也不足以排斥美國法的適用，被告在美國的行為照樣被處以禁令?！懊绹孟駧缀鯖]有將其珍貴的禮讓授予其他主權者?！眳⒁奀. Ryan Reetz：《序》，見[美]帕德羅·J.馬丁內(nèi)茲弗拉加：《國際私法程序中禮讓的新作用》，李慶明譯，謝新勝校，北京：中國社會科學出版社，2011年，第1頁。

六、 結論

涉外定牌加工是在一國境內(nèi)實施的商業(yè)行為，一國法院依據(jù)本國商標法對涉外定牌加工中的商標侵權行為加以禁止，并非屬于該國商標法的域外適用，被告以本國商標法不應適用于域外銷售行為作為侵權抗辯理由甚至請求排斥本國法院的管轄，難以成立。即便被告是受國外合法的注冊商標權人的委托加工出口涉案商品，一國法院也無須根據(jù)“國際禮讓”原則適用外國法而對國外的合法商標權予以尊重或禮讓。雖然在目的國不存在商標侵權行為，但在我國的定牌加工行為也仍應受到本國商標法規(guī)制，這是商標權地域性的基本要求。

江蘇高級人民法院關于“東風”商標侵權案的判決已經(jīng)表明，一旦遇到我國企業(yè)的商標在國外被他人成功注冊的情形，繼續(xù)適用最高院在“PRETUL”商標侵權案中確立的“涉外定牌加工不構成商標使用”的規(guī)則就會有損我國企業(yè)利益。涉外定牌加工商標侵權糾紛的判定應該回歸商標侵權判定的基本規(guī)則和原理，而不應再以所謂的司法政策為導向左右搖擺。只要堅持商標權地域性原則，我國法院在審理涉外定牌加工商標侵權糾紛案件中既沒有必要尋求本國法的域外適用，也沒有必要考慮外國法下的知識產(chǎn)權或保護外國權利人的利益，這樣既可以保持法律規(guī)則的穩(wěn)定性而不至于顧此失彼，又可以維護法律規(guī)則的公平性而不至于厚此薄彼。

如果涉外定牌加工不被認為是侵犯商標權的商業(yè)活動，表面上是保護了國內(nèi)加工商的一點利益，而漁翁得利的其實是外國商標權人（委托加工方），卻有損于中國合法商標權人的利益——其在國外的市場不僅因為有外國商標權的存在而被打壓或消滅，更因無法通過中國國內(nèi)的司法救濟而阻止其他企業(yè)的貼牌加工出口，其今后在國外市場的發(fā)展空間就被徹底堵死。而如果中國法院在堅持商標權地域性的基礎上認定涉外定牌加工出口是侵權行為，這樣即使外國商標權人享有在國外的商標權，也難以委托中國境內(nèi)的其他加工商生產(chǎn)同類產(chǎn)品，從而可以引導國外的商標權人和中國商標權人達成協(xié)議，委托中國的商標權人在中國境內(nèi)生產(chǎn)其所需要的產(chǎn)品出口，有助于中國商標權人擴大國際市場空間，最終也并不會從整體上減少外國商標權人委托中國企業(yè)進行貼牌加工生產(chǎn)的商業(yè)交易活動，而且有助于減少在外國市場上出現(xiàn)的中國制造的商品因為商標權主體的國內(nèi)外不一致而帶來的來源混淆。這樣，中國法院可以在無須評判國外注冊的商標是否具有正當性或者是否惡意注冊的前提下，就實現(xiàn)同樣的判決效果，而且這樣的判決既不會違背商標法基本規(guī)則，也沒有不尊重國外合法注冊商標權和不符合“國際禮讓”原則的問題。

Some of the international OEMrelated activities such as manufacture and exportation are still commercial activities conducted within a jurisdiction. Therefore， Chinese courtsapplication of Chinese trademark laws to prohibit OEMrelated activities that are allegedly infringing a Chinese trademark cannot be classified as extraterritorial application of Chinese laws. Defendants argument to exclude the application of Chinese laws and the jurisdiction of the Chinese court can not be supported on the grounds that the relevant products are sold outside China. Even when OEMrelated activities are consigned by a trademark holder whose trademark has been legally registered in foreign countries， Chinese courts do not have to apply the foreign laws to follow the “international comity （Comitas Gentiu）” principle. As long as they abide the principle of territoriality of trademark rights， it is not necessary for Chinese courts to extraterritorially apply Chinese laws to OEMrelated trademark infringement disputes， not to mention considering the protection of intellectual property rights or the interests of foreign rights holders under foreign laws.

the Lanham Act；International OEMrelated activities；principle of territoriality；extraterritoriality application of trademark law；Comitas Gentiu

方紅玫