專利侵權(quán)訴訟，誰為律師費買單？

李棣森++China+IP

2016年12月8日，北京握奇數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司訴恒寶股份有限公司發(fā)明專利侵權(quán)案塵埃落定，北京知識產(chǎn)權(quán)法院判決原告握奇公司勝訴，并作出共計5000萬的賠償金判決，刷新了北京知識產(chǎn)權(quán)法院建院以來專利侵權(quán)案件所判決之賠償金額的紀錄。值得一提的是，5000萬的判賠金額中包含了由被告承擔原告100萬元的律師費用。對此，法院特別指出，判決由被告承擔原告的100萬元律師費用之依據(jù)在于案件代理的必要性、難易程度、律師的實際付出等，是綜合考量上述因素而對律師費數(shù)額做出的合理認定。本案一經(jīng)判決即引發(fā)熱議，不少業(yè)內(nèi)人士表示，本案對專利侵權(quán)損害賠償案件中律師費用的認定提出了明確的指引。

無獨有偶，同樣是2016年12月8日，在遙遠的大洋彼岸，美國懷威律師事務(wù)所（White and Williams LLP）贏得了一起源于德克薩斯州東區(qū)，由"非執(zhí)業(yè)實體"（NPE）發(fā)起、針對懷威客戶及一些其他企業(yè)的案件。法庭不但判決NPE方賠償律師費，還極為罕見地判決NPE方的律師事務(wù)所一同承擔律師費的賠償責任。該判決對于美國專利侵權(quán)訴訟中律師費賠償方式的認定具有極為深遠的意義，因為其認定，如果“專利蟑螂”的律師惡意追究案件，則其應(yīng)為對方律師費承擔連帶責任?；趯Ρ景傅年P(guān)注，China IP記者對本案的主辯律師Frank Bruno及勝訴方GUST公司的CEO及創(chuàng)始人David S. Rose先生進行了專訪，深入了解了本案背后的故事。

懷威所代理的本案被告Gust公司以在線眾籌為主營業(yè)務(wù)，原告AlphaCap Ventures則是一個NPE，亦被稱為“專利蟑螂”，以專利為其唯一的資產(chǎn)，將起訴其他公司專利侵權(quán)視為其僅有的業(yè)務(wù)。2015年，原告AlphaCap在德克薩斯州東區(qū)的起訴了Gust及其他九名在線眾籌行業(yè)的企業(yè)，指控被告侵犯了其三項美國專利。面對指控，其他九名被告在短時間內(nèi)紛紛選擇和解，而只有Gust拒絕而選擇應(yīng)訴。從案件伊始，Gust就堅持主張涉案專利是無效的，并要求AlphaCap支付因這種毫無價值的訴訟而產(chǎn)生的律師費。

由于原被告雙方，即AlphaCap和Gust都與德克薩斯沒有任何聯(lián)系，故而作為Gust的委托代理人，懷威律師團隊主張將案件從德克薩斯州東區(qū)轉(zhuǎn)移到Gust的住所所在地紐約南區(qū)，這里也是Gust員工辦公場所的所在地。該主張成功得到了德克薩斯州法院的支持，法院認為該案在德克薩斯州沒有當事人或證據(jù)，例如文件或證人，因此亦沒有理由將案件保留于此。

案件移送紐約后，Gust向法院主張本案為35 U.S.C.§285的例外情形，并為法院采納。本案Cote法官認定AlphaCap的訴訟在客觀上不合理，因為參照美國最高法院的判例Alice v. CLS Bank，涉案專利是無效的。同時，法官還認定AlphaCap在主觀上動機不良：它發(fā)起訴訟的目的不是為了因有效專利被侵權(quán)而追討合理的費用，而是榨取一點騷擾費。

最后，懷威代表Gust證明了AlphaCap的律師是這起“毫無意義”的訴訟的共犯，惡意提起本次訴訟。因此，法院最終判決Gust在此次訴訟中獲勝，并根據(jù)28 U.S.C.§1927，判決AlphaCap的代理律所Gutride Safier LLP對所需賠償?shù)穆蓭熧M承擔連帶責任。

“法院的這項裁決具有重要意義，因為它認定如果‘專利蟑螂的律師惡意追究案件，則其應(yīng)為對方律師費承擔連帶責任，這將在很大程度上阻止律師代表NPE通過毫無意義的專利訴訟實現(xiàn)從合法企業(yè)敲詐的目的?！闭劶氨景冈诿绹鴮＠V訟律師費賠償問題上的里程碑意義，Bruno律師難掩其自豪與喜悅。在采訪中，Bruno律師和Rose先生亦與China IP記者暢談了案件訴訟過程中的策略與部署，并分享了其認為本案將會為中國企業(yè)帶來的啟示。

China IP：本案最突出的亮點在哪里？

Bruno：這個案件有著很重要的意義，因為法院裁定原告AlphaCap Ventures以及為其提供代理服務(wù)的Gutride Safier的律師共同負責被告Gust的律師費。在美國法律制度中，無論哪一方在訴訟中獲勝，每一方都要支付其各自的法律費用。只有在特殊情況下，敗訴方才需要承擔獲勝方的律師費，其中，由律師事務(wù)所承擔勝訴方律師費的情形則更不常見。

China IP：本案最終判定對方律所需賠償?shù)穆蓭熧M數(shù)額是如何計算得來的？您認為這種計算方式及其最終確定的數(shù)額是否合理？

Bruno：作為被告Gust的代理律師，我們向法院提供了詳細的結(jié)算報告，并相應(yīng)地附加了我們所做的解釋。此外，在案件伊始之際，法院就將預判利率定為9%，并以待確定的利率作為判決后的利息計算標準。本案中，我們的律師費總計超過55萬美元。我們認為，這項裁決是公平合理的，因為即使原告人及其律師此后承認了該訴訟的確是毫無價值的，這仍不能規(guī)避其提起并繼續(xù)此項訴訟的行為本身的不合理性。

China IP：本案中，根據(jù)美國法律，獲得律師費的"勝訴方"所指代的具體含義是什么？

Bruno：根據(jù)美國法律，除非特別規(guī)則適用，否則無論哪一方在訴訟中獲勝，每一方都要支付其各自的法律費用。在美國專利法中，只有當案件根據(jù)35 U.S.C.§285.被判定為“例外”時，勝訴方才可以從對方收取律師費。一方成為勝訴方有以下幾種方式：（1）當事人通過陪審團的裁決勝訴； （2）當事人在簡易判決中勝訴； （3）對方不起訴或者撤訴。在本案中，當案件從德克薩斯移送到紐約時，原告就迅速撤銷了對Gust的案件，使Gust成為勝訴方，并有資格根據(jù)35 U.S.C.§285.將負擔律師費的責任轉(zhuǎn)移給對方。

China IP：在整個案件的訴訟過程中，特別是針對應(yīng)由對方律所承擔相應(yīng)的律師費賠償責任這一主張，您在訴訟策略以及程序安排等方面做出了哪些努力？從哪些方面進行了布局和考量？或者有哪些特別的安排？

Bruno：首先，從案件開始，我們告訴原告，Gust不會為和解支付任何金額，因為我們認為涉案專利是無效的，并且要求他們支付我們的律師費。我們將這些信件往來提交給法院作為索取律師費的證據(jù)，以證明我們的立場是一貫并合理的。其次，我們在案件之初就提議將案件從德克薩斯移送到紐約，目的是能夠?qū)讣杆俳鉀Q。另外，我們收集了重要證據(jù)，證明了原告是所謂的“專利蟑螂”，例如，證據(jù)顯示原告沒有資產(chǎn)或收入，并向其他被告低價收取和解費用，同時原告律師的律師費是從案件中所贏取費用中提成的。上述的所有都促成了法院在本案對律師費的判決。

China IP：本案對于律師費賠償方式的判決，將會對今后的專利侵權(quán)案件產(chǎn)生怎樣的影響？其里程碑意義體現(xiàn)在哪些方面？

Bruno：這項決定將導致“專利蟑螂”及其律師在提起類似訴訟之前更加慎重，三思而后行。在過去，最糟糕的結(jié)果是“專利蟑螂”可能拖欠被判罰的律師費。對此“專利蟑螂”不必擔心，因為他們本就沒有資產(chǎn)可供償付。但本案的判決意味著今后代表“專利蟑螂”的律師事務(wù)所可能需要對律師費負責，這些律師事務(wù)所有著實際的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，有資產(chǎn)用于支付律師費。在這種情況下，預計未來他們將不太可能帶來新的訴訟。

Rose：不能說大多數(shù)，但可以說許多“專利蟑螂”案件是在原告無法支付足額律師費的情況下，由原告律師所采取的從裁決金額中提成的方式來獲取律師費，并且律師通常能夠獲得最終裁決金額的1/3。因為對任何一方都沒有什么不利的一面，并且在大多數(shù)情況下，前幾個愿意和解的被告所支付的“騷擾費”就已經(jīng)足夠抵消成本，故而NPE及其律師很容易因有利可圖而發(fā)起這類案件。在本案中原告律師明知訴訟毫無意義卻仍然向前推進，法庭在經(jīng)濟上向原告律師追責，透過本案的判決發(fā)出的明確訊息將可能阻止其他律師與“專利蟑螂”客戶在今后的合作。

China IP：您認為本案的判決對于中國企業(yè)和知識產(chǎn)權(quán)從業(yè)者來說能帶來哪些啟示？

Bruno：首先，中國公司在美國起訴專利侵權(quán)，應(yīng)該找到合格的專利律師，并在案件開始之初就進行徹底的調(diào)查，包括審查涉案專利以及了解原告等等。就像在我們的案例中，我們的調(diào)查顯示AlphaCap是“專利蟑螂”，這為我們制定防御措施提供了很大幫助。其次，如果你被一個“專利蟑螂”起訴，考慮反擊，而不是和解。雖然這不能保證你會贏得律師費，但如果涉案專利確實很弱，那么贏得律師費對你而言則是很可能的。例如本案，原告在訴訟開始后僅僅幾個月內(nèi)將和解金額降低為零，但我的客戶拒絕接受該要約，并繼續(xù)要求律師費。第三，從案件開始就提出索要律師費的請求，同時收集能夠指證原告是“專利蟑螂”的證據(jù)并提交法院。最后，在案件中占據(jù)合理的立場進行訴訟，并盡快根據(jù)案情結(jié)束案件。

Rose：專利是用來保護創(chuàng)新發(fā)明的。濫用法律系統(tǒng)、利用專利來騷擾無辜企業(yè)是一個很壞（自本案后也可能會是一個很昂貴）的想法。

China IP：透過本案，對于同樣深受NPE困擾的中國企業(yè)而言，在訴訟策略方面，您有什么建議或者獨到的見解？

Bruno：基于本案來看，首先，我并不建議中國企業(yè)在德克薩斯州東區(qū)設(shè)立辦公室，因為這將增加將“專利蟑螂”訴訟從德克薩斯州轉(zhuǎn)移到紐約的可能性。相反，我建議在紐約南部的紐約市設(shè)立辦事處，也就是本案法院判決的所在地。在此需要提到的是，美國最高法院的TC Heartland LLC v. Kraft Food Brands Group LLC一案將于2017年宣判，目前所有專利律師都在密切關(guān)注此案，因為此案的判決可能嚴重限制專利案件的原告將管轄法院選擇到被告被并入或有營業(yè)場所的州的權(quán)利。無論如何，出于管轄方面的考慮，應(yīng)當在紐約市注冊或擁有辦公室。其次，在案件開始時，企業(yè)需要與專利律師討論并就訴訟預算達成一致?！皩＠搿蓖ǔＣ闇仕麄兤谕麜芸旌徒獾男」?。這些小公司可能沒有足夠的資金進行大規(guī)模的“戰(zhàn)斗”，所以實踐中我們倡導《孫子兵法》中的“善之善者”即“不戰(zhàn)而屈人之兵，善之善者也”。在訴訟中，這種形式通常表現(xiàn)在早期解決--即本案中的通過甄別和攻擊其弱點迫使原告放棄案件。例如本案中，原告希望在德克薩斯州提起訴訟，所以我們很快將案件移送紐約。一旦案件轉(zhuǎn)移到紐約，原告隨即放棄了案件，Gust最終贏得了律師費。

不幸的是，NPEs利用專利撐起他們的主要業(yè)務(wù)。完全規(guī)避NPE訴訟幾近不可能，而且非常困難。然而，中國公司可以考慮通過以下幾種方法管理或減輕NPE訴訟風險：

第一，早期開展知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查和法律分析。在美國銷售產(chǎn)品之前，建議至少對產(chǎn)品的某些功能進行徹底的自由操作分析，以評估潛在的知識產(chǎn)權(quán)風險。

第二，認真對待NPE的請求信。起訴前，一些（但不是全部）NPE可能會向其目標公司發(fā)出請求信，指控專利侵權(quán)，并聲稱如果不滿足某些要求（例如繳納許可費），就會起訴。中國公司應(yīng)該認真對待這些信件，密切關(guān)注并評估NPE侵權(quán)的指控，分析涉案專利的有效性，并迅速有效地做出響應(yīng)。在某些情況下，利用雙邊專利復審（IPR， inter-parte review，類似我國專利申請無效程序）而不是利用法庭來無效對方專利也是一個可行的選擇。

第三，加入防御性專利聚合（DPA， defensive patent aggregation）。

第四，目前已有保險公司銷售專利侵權(quán)險，以防公司被控專利侵權(quán)，其中涵蓋“專利蟑螂”案件。

堅守陣地！ 正如法官在本案中所指出的，任何選擇應(yīng)訴的被告都會贏得這一案件。但是，由于原始被告中的另外九家企業(yè)都已經(jīng)選擇和解，所以這起案件花費的時間更長，成本更高，因為我們一家公司不得不承擔全部成本。