全球化背景下專利申請(qǐng)文件的撰寫對(duì)策（中）

關(guān)鍵詞

專利申請(qǐng)

文件撰寫

對(duì)策

基于歐洲審查實(shí)務(wù)特點(diǎn)的撰寫對(duì)策

基于歐洲專利審查過程中嚴(yán)格的修改條件以及歐洲對(duì)專利創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)，本文對(duì)專利說明書的撰寫方法，作以下說明。

1.滿足修改規(guī)定的實(shí)施例記載法

（1）歐洲專利申請(qǐng)過程中的修改規(guī)定

歐洲的修改條件比日本、美國的修改條件更加嚴(yán)格，在歐洲專利條約123（2）中，有“The European patent application or Europeanpatent may not be amended in such a way that itcontains subject-matter which extends beyond thecontent of the application as filed.（歐洲專利申請(qǐng)或者歐洲專利經(jīng)修改后不得包含超出原始提交時(shí)的申請(qǐng)內(nèi)容的客體）”的規(guī)定。而且在歐洲審查指南中，超過最初申請(qǐng)對(duì)象的判斷標(biāo)準(zhǔn)為 “是否能夠直接并且明確地（directly and unambiguously）從最初申請(qǐng)時(shí)披露的發(fā)明內(nèi)容導(dǎo)出”。此處 “直接并且明確”的標(biāo)準(zhǔn)是指EPO在申請(qǐng)人修改權(quán)利要求中“不得超出原始申請(qǐng)說明書范圍內(nèi)”的基本原則。

權(quán)利要求的修改以權(quán)利要求的范圍擴(kuò)大（變更），或者權(quán)利要求的縮小為目的。下文以，審查時(shí)經(jīng)常會(huì)以權(quán)利要求縮小為目的的修改進(jìn)行討論。

把說明書中記載的技術(shù)特征加入到權(quán)利要求中進(jìn)行修改時(shí)，根據(jù)上述“直接并且明確”的標(biāo)準(zhǔn)，容易被認(rèn)定為超出原始申請(qǐng)說明書范圍的修改是中等概括修改，或在說明書中沒有披露的技術(shù)特征的組合為目的的修改。

中等概括（intermediate generalisation）修改是指在說明書中披露的技術(shù)特征的組合中，一部分的技術(shù)特征獨(dú)立地分離出來，用分離出的技術(shù)特征作為修改的構(gòu)成要件。在歐洲審查指南中，分離出的技術(shù)特征與其他技術(shù)特征不存在結(jié)構(gòu)上或功能上的組合關(guān)系，才允許從原始披露的特征組合中摘取作為獨(dú)立的具體特征。比如，在說明書中技術(shù)特征A、B和C組合被披露時(shí)，A+B的構(gòu)成組合在說明書沒有提及的情況下，說明書公開技術(shù)特征A以及B分離出技術(shù)特征A+B的限定是不允許的。

反過來說，在說明書中公開了較多的技術(shù)特征的情況下，這些技術(shù)特征任意組合的限定修改也不一定是允許的。歐洲專利局是不允許在說明書中沒有充分依據(jù)的情況下，在原始披露中將未公開的技術(shù)特征進(jìn)行組合的限定修改。例如，說明書中分別描述了技術(shù)特征A以及技術(shù)特征B，但沒有說明技術(shù)特征A和技術(shù)特征B的組合實(shí)施例，那么技術(shù)特征（A+B）為限定目的的修改是不允許的。

（2）不可以點(diǎn)代面地進(jìn)行撰寫

在上文（1）的闡述中，在向歐洲申請(qǐng)的說明書中披露了較多的技術(shù)特征，分離出該特征的一部分申請(qǐng)修改時(shí)，申請(qǐng)人要對(duì)修改行為屬于中等概括允許的情況進(jìn)行說明。而一般情況下，在日本的申請(qǐng)實(shí)務(wù)中，撰寫專利說明書時(shí)不一定考慮到歐洲實(shí)務(wù)的修改要求，從而導(dǎo)致進(jìn)入到歐洲專利申請(qǐng)時(shí)，會(huì)產(chǎn)生許多不符合規(guī)定的情形。

日本實(shí)務(wù)中撰寫典型的專利說明書（特別是機(jī)械或者電器領(lǐng)域）時(shí)，為避免被狹義解釋的風(fēng)險(xiǎn)，描述權(quán)利要求的范圍時(shí)要特別注意用詞表述。在“發(fā)明實(shí)施例”部分中，許多技術(shù)說明都通過附圖來體現(xiàn)，實(shí)際上，在附圖中顯示的實(shí)施例由很多技術(shù)特征組成，但申請(qǐng)人以點(diǎn)代面，通過個(gè)別實(shí)施形式進(jìn)行說明，忽略了整體概括。所以在審查階段中，如果申請(qǐng)人想用最小范圍的技術(shù)限定來回避現(xiàn)有技術(shù)，將說明書披露的個(gè)別實(shí)施例中的一部分技術(shù)特征分離出來，以全面概括式修改技術(shù)思想，這樣的情況被認(rèn)定為不允許的中等概括修改，很可能不符合“在原始說明書中的權(quán)利要求范圍”的修改規(guī)定。

以申請(qǐng)文件說明書為例，例如，獨(dú)立權(quán)利要求1具有技術(shù)特征A的情況下，圖1表示技術(shù)特征A+B+……（實(shí)施例1）以及圖2表示技術(shù)特征A+C+……（實(shí)施例2），概念圖1顯示的是說明書披露了兩“點(diǎn)”，為實(shí)施例1和實(shí)施例2，這兩者實(shí)施例是以技術(shù)特征A+B或者技術(shù)特征A+C及其他多種技術(shù)特征的組合的形式被披露，技術(shù)特征A的技術(shù)思想是一個(gè)“面”，而技術(shù)特征A+B是一個(gè)“點(diǎn)”。所以，技術(shù)特征A+B或者技術(shù)特征A+C的技術(shù)思想在申請(qǐng)后作為限定添加到權(quán)利要求中，而實(shí)施例1和實(shí)施例2中“兩點(diǎn)”式內(nèi)容披露是不符合中等概括的修改規(guī)定的，會(huì)被認(rèn)定為超出原始申請(qǐng)對(duì)象的范圍而被駁回。

為了避免出現(xiàn)中等概括不允許的修改行為，需要改變典型的日本實(shí)務(wù)（或者中國實(shí)務(wù)）的專利說明書的撰寫方法。在專利說明書撰寫過程中，用文字說明附圖時(shí)，不能以點(diǎn)代面地僅描述個(gè)別實(shí)施例（點(diǎn)），而應(yīng)該描述涵蓋該實(shí)施例的多種形式的集合（面），通過全面概括的方式描述技術(shù)特征。

（3）以多層次的技術(shù)思想撰寫專利申請(qǐng)文件

在上文（2）的闡述中，筆者闡述了不能僅對(duì)說明書附圖中披露的內(nèi)容進(jìn)行說明，而要對(duì)多個(gè)實(shí)施形式的技術(shù)思想進(jìn)行全面概括的撰寫。但是實(shí)際情況中，在向歐洲專利局申請(qǐng)專利時(shí)，申請(qǐng)人不能預(yù)測(cè)后續(xù)將會(huì)如何修改專利的權(quán)利要求，因此在撰寫專利文件時(shí)，可以考慮未來可能修改的方向，將大部分技術(shù)思想的中位概念，多層次地在說明書中披露，這樣更有利于申請(qǐng)人在審查過程中進(jìn)行修改。

例如，權(quán)利要求1具有技術(shù)特征A的情況下，通過實(shí)施例1（技術(shù)特征A+B+C+D+……）顯示的圖1，以及實(shí)施例2（技術(shù)特征A+B+C+E+……）顯示的圖2，以及實(shí)施例3（技術(shù)特征A+B+F+G+……）顯示的圖3來披露發(fā)明的內(nèi)容。在此種情形下，如概念圖2顯示，以技術(shù)特征A+B的技術(shù)思想，技術(shù)特征A+B+C的技術(shù)思想，技術(shù)特征A+B+F的技術(shù)思想……的方式，盡可能多層次地分離技術(shù)思想，把這些技術(shù)思想作為多層次架構(gòu)的“面”在說明書中進(jìn)行概括說明。

（4）實(shí)施例披露基準(zhǔn)點(diǎn)應(yīng)對(duì)質(zhì)量及數(shù)量進(jìn)行充分說明

如（2）的論述，附圖是對(duì)具有“面”（眾多實(shí)施例的集合）的概括性技術(shù)思想中的“點(diǎn)”進(jìn)行披露，由于附圖的實(shí)施例相當(dāng)于“面”上的“點(diǎn)”，故本論文中對(duì)個(gè)別實(shí)施例的技術(shù)披露標(biāo)準(zhǔn)，稱為“披露基準(zhǔn)點(diǎn)”。在容易滿足歐洲專利局專利申請(qǐng)的修改規(guī)定的前提下，應(yīng)當(dāng)確保披露基準(zhǔn)點(diǎn)的質(zhì)量和數(shù)量。

質(zhì)量和數(shù)量上充分披露為基準(zhǔn)準(zhǔn)備附圖。專利說明書中的附圖撰寫一般以發(fā)明者提供的設(shè)計(jì)圖為基礎(chǔ)，而發(fā)明者的設(shè)計(jì)圖是為說明發(fā)明中的一個(gè)實(shí)施例而提供的，并沒有考慮到歐洲專利審查過程中的修改規(guī)定，所以根據(jù)歐洲專利修改規(guī)定，從權(quán)利要求披露的基準(zhǔn)角度來看，這樣的設(shè)計(jì)圖在質(zhì)量上、數(shù)量上都不夠充分?？紤]到為披露發(fā)明內(nèi)容而存在的附圖，為了能夠覆蓋全面的技術(shù)思想，需要準(zhǔn)備一定數(shù)量的附圖說明（在數(shù)量上，能夠達(dá)到充分披露的基準(zhǔn)）。當(dāng)然，即使數(shù)量多，但附圖說明的質(zhì)量很低也是不行的，所以也要同時(shí)提高披露內(nèi)容的質(zhì)量基準(zhǔn)。

披露的數(shù)量基準(zhǔn)按照說明對(duì)象的技術(shù)思想范圍（技術(shù)廣度），以及該技術(shù)思想包含的下位技術(shù)思想的數(shù)量來決定。比如，若獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)思想領(lǐng)域較廣，那么僅僅用一張技術(shù)設(shè)計(jì)圖紙作為內(nèi)容披露，從數(shù)量上來看就是不充分的。同時(shí)，即使是完全相同的技術(shù)思想，該技術(shù)思想具體的下位技術(shù)也會(huì)有許多不同實(shí)施方式，這種情況下，增加技術(shù)特征的披露，對(duì)下位技術(shù)概念進(jìn)行充分說明是非常必要的。特別在撰寫上期所說的橋頭堡權(quán)利要求時(shí)，下位技術(shù)概念中不同的實(shí)施例也會(huì)得到充實(shí)，同時(shí)要確保披露基準(zhǔn)的數(shù)量。一方面，在保證提高披露基準(zhǔn)點(diǎn)的數(shù)量的同時(shí)，也要考慮到各個(gè)披露基準(zhǔn)點(diǎn)之間的距離，在獨(dú)立權(quán)利要求技術(shù)思想最廣的領(lǐng)域內(nèi)，將披露基準(zhǔn)點(diǎn)緊湊地集中在特定的技術(shù)領(lǐng)域是較為低效率的披露方式。為了提高披露基準(zhǔn)點(diǎn)在技術(shù)思想范圍內(nèi)的價(jià)值，應(yīng)適當(dāng)?shù)胤稚⑴痘鶞?zhǔn)點(diǎn)位置。例如，在概念圖3所示的案例中，需要對(duì)技術(shù)特征A+B進(jìn)行說明，實(shí)施例1和實(shí)施例2中除了構(gòu)成要素X1及構(gòu)成要素X2以外，其他的技術(shù)構(gòu)成要素都是相同的。由于二者的技術(shù)相似部分過大，選擇這樣的披露基準(zhǔn)點(diǎn)進(jìn)行實(shí)施例說明并不適當(dāng)。實(shí)施例3與實(shí)施例1具有較大差異，并且包括需要說明的技術(shù)特征A+B，對(duì)于本案例來說，選擇其為披露基準(zhǔn)點(diǎn)是可取的。在撰寫說明書時(shí)，選擇分離散布的披露基準(zhǔn)點(diǎn)可以減少說明書和附圖的整體數(shù)量，與此同時(shí)，可以披露多樣的技術(shù)思想，制作出性價(jià)比較高的專利說明書。

綜上所述，專利說明書中不應(yīng)直接使用發(fā)明者的設(shè)計(jì)圖，而應(yīng)考慮技術(shù)思想的內(nèi)容，充分保證披露基準(zhǔn)點(diǎn)的質(zhì)量和數(shù)量來準(zhǔn)備必要的附圖說明。

（5）以“橫串方式”撰寫說明書

一般在專利說明書中，實(shí)施例是以“第1實(shí)施例→第2實(shí)施例→第3實(shí)施例……”的順序進(jìn)行撰寫，在本文中，將這樣的撰寫方式稱為“縱串方式”?！翱v串方式”是指如概念圖4所示，各不同的實(shí)施例就如同團(tuán)子，縱向地、自上而下地進(jìn)行說明，因其形態(tài)，筆者以“縱串方式”來描述此種撰寫方式。說明對(duì)象作為“點(diǎn)”的實(shí)施例時(shí)，雖然以“縱串方式”撰寫的說明書能夠更清晰明了地將技術(shù)思想傳達(dá)給讀者。但是在上文（2）及（3）的情況中，此種撰寫方式披露技術(shù)思想容易發(fā)生重復(fù)說明。

在一般的專利說明書撰寫中，申請(qǐng)人為了避免重復(fù)說明，會(huì)使用以下類似的表述“第2實(shí)施例的……裝置，……的部分以外和第1實(shí)施例是相同的，所以此處與第1實(shí)施例相同的技術(shù)結(jié)構(gòu)不再重復(fù)說明，只針對(duì)第1實(shí)施例不同的部分做說明”等。但是，用這個(gè)方法避免重復(fù)說明意味著針對(duì)第2實(shí)施例以后的各實(shí)施例中的技術(shù)特征中的固有組合，不配以文字說明。如上文（1）中闡述，在向歐洲申請(qǐng)專利時(shí)，如果修改該限定的技術(shù)組合構(gòu)成沒有在原始說明書中披露，會(huì)以“超過原始申請(qǐng)說明書的范圍”為理由駁回該修改。

所以，用上文（2）及（3）的方式說明技術(shù)思想時(shí)，為了不省略文字說明，同時(shí)避免重復(fù)說明，需要一種新的說明書撰寫方法。

在本論文中，筆者建議一種“橫串方式”撰寫說明書，與一般的“縱串方式”不同，該方法是將較多的實(shí)施方式（披露基準(zhǔn)點(diǎn)）并列說明?！皺M串方式”如概念圖5所示，把各實(shí)施例作為團(tuán)子，將各實(shí)施例相同的內(nèi)容橫向排列，通過橫串的方式將各個(gè)實(shí)施例聯(lián)系起來。筆者將這種撰寫思路稱為“橫串方式”。

例如，概念圖5中所示，實(shí)施例1具有技術(shù)特征A+B+C，實(shí)施例2具有技術(shù)特征A+B+D，實(shí)施例3具有技術(shù)特征A+E+F，實(shí)施例是圖示1～3中的情況，可以用“橫串方式”說明各個(gè)實(shí)施例，如：“在若干個(gè)實(shí)施例（實(shí)施形態(tài)）中，如實(shí)施例圖1～3中所示，具有技術(shù)特征A。在若干個(gè)實(shí)施例中，如實(shí)施例圖1～2所示，同時(shí)具有技術(shù)特征A和技術(shù)特征B。如實(shí)施例圖1所示，具有技術(shù)特征A、B以及C。如實(shí)施例圖2所示，具有技術(shù)特征A、B以及D，如實(shí)施例圖3所示，具有技術(shù)特征A、E以及F?！?/p>

通過這種方法來描述技術(shù)特征，能避免重復(fù)說明，同時(shí)又可以用文字說明上位概念的技術(shù)思想（技術(shù)特征A），中位概念的技術(shù)思想（技術(shù)特征A+B）以及下位概念的技術(shù)思想（技術(shù)特征A+B+C，技術(shù)特征A+B+D，技術(shù)特征A+E+F）。因?yàn)樵谡f明書中，已經(jīng)通過文字來說明中位概念的技術(shù)思想（技術(shù)特征A+B），所以在歐洲審查階段，再把這樣的技術(shù)思想添加到權(quán)利要求中，這樣的修改不會(huì)被認(rèn)為是中等概括修改，從而獲得允許。另外，在說明書中，也通過文字對(duì)下位概念的技術(shù)思想進(jìn)行了說明，在歐洲審查階段中，以組合各實(shí)施例中技術(shù)特征為目的的修改也可能不被認(rèn)為是“超過原始說明書內(nèi)容范圍”的情形，所以此種修改被允許的可能性很大。

在實(shí)際案例中，各實(shí)施例中可能具有更多的技術(shù)特征，實(shí)施例中的技術(shù)關(guān)系也更加復(fù)雜，相比概念圖5所顯示的簡單案例，“橫串方式”比“縱串方式”能夠更清晰地描述實(shí)施例中的技術(shù)特征，可見其具有更明顯的優(yōu)勢(shì)。

2.為了主張創(chuàng)造性的發(fā)明效果記載方法

在歐洲實(shí)務(wù)中，發(fā)明創(chuàng)造性的判斷是用問題解決法（the problem-and–solution approach）來判斷的，該判斷方法重視發(fā)明解決的技術(shù)問題。因此，在歐洲進(jìn)行審查的專利說明書撰寫中，技術(shù)問題以及發(fā)明效果的記載是非常重要的，在問題解決法中的技術(shù)問題由與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的關(guān)系決定。

所以，原始申請(qǐng)書中的記載，不一定直接影響審查階段中的創(chuàng)造性判斷，但是在提交申請(qǐng)后，很難將技術(shù)問題以及發(fā)明的效果通過事后修改追加到專利說明書中。在審查過程中，申請(qǐng)人至少向?qū)＠种鲝埮c原始申請(qǐng)說明書中披露的技術(shù)效果相關(guān)的意見，因創(chuàng)造性證據(jù)被采用的可能性存在。若申請(qǐng)人認(rèn)為可能會(huì)向歐洲申請(qǐng)專利，那么申請(qǐng)時(shí)應(yīng)該在申請(qǐng)文件中充分披露技術(shù)問題及其發(fā)明效果。

但在專利說明書中，按照歐洲專利審查規(guī)定撰寫技術(shù)問題及發(fā)明效果，可能會(huì)在向美國申請(qǐng)專利時(shí)產(chǎn)生被限定權(quán)利要求范圍解釋的風(fēng)險(xiǎn)，所以按照在上期闡述撰寫專利技術(shù)問題以及發(fā)明效果的方法，可以僅作為專利說明書中的實(shí)施例說明進(jìn)行描述。

注：《全球化背景下專利申請(qǐng)文件的撰寫對(duì)策（上）》見《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)雜志》第108期。