論失效專利應(yīng)用及侵權(quán)風險防范

文/李文江

論失效專利應(yīng)用及侵權(quán)風險防范

文/李文江

專利保護期限的規(guī)定，使專利在保護期滿或其他法定原因而進入公有領(lǐng)域，成為社會公眾可自由使用的智力成果。截止2004年，世界上累計專利數(shù)量已達到6 000萬件左右，但失效專利達到近3 000萬件。面對仍然具有較高應(yīng)用價值的失效專利，發(fā)達國家予以了極大的關(guān)注。據(jù)調(diào)查，依靠專利立國的日本，通過國際專利貿(mào)易和進一步利用失效專利，不僅縮短了近60%的研發(fā)時間，而且節(jié)約了80%的研發(fā)費用。與發(fā)達國家相比，我國對失效專利的再利用明顯落后，意識不強，一定程度上造成了資源浪費。如何有效利用低成本的失效專利，對我國專利研發(fā)和技術(shù)更新都具有十分重要的現(xiàn)實意義。

一、失效專利的涵義

所謂失效專利，顧名思義就是失去“效力”的專利。但是，此失去的“效力”并非專利效力的全部，僅指法律效力。因此，失效專利的解釋是專利法意義上的，筆者贊成從法律層面解釋失效專利。

首先，有效的專利不僅具有知識產(chǎn)權(quán)共有的特征，而且具有法律性、技術(shù)性、市場性三大特性。那么，失效專利雖然失去了法律性，但并非喪失了專利的全部效用，其技術(shù)性和市場性依然存在。因此，部分學者認為，對失效專利的解釋應(yīng)該縮小范圍，失效專利只是到期專利及放棄專利權(quán)的專利。

其次，從失效專利的英文表達方式看，查閱我國學者的文獻，有三種表現(xiàn)形式：顧東蕾認為失效專利的英文是invalid patent；劉洪文獻中失效專利的英文表達為disabled patent；還有一種英文表達方式expired patent。上述三種方式中，invalid，disabled是指無用，沒有效用，無法使用等意思；expired是過期的意思，過期的專利只是失效專利的一種?？梢姡鲜鋈N方式的表述都不準確。英國知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站上將失效專利表述為Patents Not in Force，即不受法律保護的專利。

由上分析可見，失效專利是基于該專利已經(jīng)喪失專利權(quán)和申請權(quán)而言的，專利權(quán)人因為失去了壟斷性權(quán)利，專利技術(shù)進入公共領(lǐng)域，成為公知技術(shù)。

二、失效專利產(chǎn)生的原因

要弄清失效專利是否存在應(yīng)用價值及其價值大小，首先應(yīng)該系統(tǒng)分析失效專利產(chǎn)生的原因。在此，筆者分析認為有以下四個方面的原因：

（一）專利保護期屆滿失效

給專利規(guī)定保護期限，是世界各國的共性規(guī)定，既體現(xiàn)了法律對專利保護的積極態(tài)度，又可以理解為法律對專利權(quán)作出了時間限制。我國《專利法》將發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計三種專利的保護期限作出了區(qū)別性規(guī)定，即發(fā)明專利保護20年，實用新型和外觀設(shè)計保護10年。該保護期就是專利權(quán)存在的有效期限，超出保護期，專利技術(shù)即進入公共領(lǐng)域，成為任何人都可以免費使用的社會資源?！秾＠ā返?2條、第43條和第44條分別規(guī)定了專利權(quán)的保護期限和專利權(quán)在保護期限屆滿前終止的情形。2010年《專利法實施細則》第6條還提到了已失效專利的恢復制度，填補了《專利法》的立法疏漏。

（二）專利權(quán)人主動放棄專利權(quán)

據(jù)筆者研究，讓專利權(quán)人主動放棄權(quán)利的情形有以下兩種：

1.專利申請人放棄專利申請權(quán)

此情形依據(jù)專利申請案是否公開分為兩個階段：第一階段，專利申請未公開之前申請人撤回申請，僅視為放棄申請權(quán)，因此不產(chǎn)生失效專利。第二階段，專利申請被公開后申請人撤回了申請，因為申請內(nèi)容被公開，擬申請的專利技術(shù)自然成為公知技術(shù)，因此，產(chǎn)生了失效“專利”。此“專利”雖然并不是真正意義上的專利，即沒有被授予專利權(quán)，但是申請人也無法通過商業(yè)秘密進行保護。

2.專利權(quán)人放棄專利權(quán)。

此專利權(quán)的放棄劃分為被動放棄和主動放棄兩種形式：第一，被動放棄。一是因為繳納專利年費是專利權(quán)人的法定義務(wù)，如不能按時足額繳納就可能失去專利權(quán)；二是專利權(quán)因無人繼承而被動放棄。專利權(quán)轉(zhuǎn)移包括轉(zhuǎn)讓和繼承兩種方式，但部分專利無人繼承，當然也就無人繳納專利年費，此時該專利就淪為失效專利。第二，主動放棄，即專利權(quán)人以書面聲明方式主動放棄專利權(quán)。主動放棄的理由，客觀上是因為世界上技術(shù)發(fā)展日新月異，新的專利技術(shù)不斷代替舊的專利技術(shù)。據(jù)資料顯示，英國現(xiàn)有專利中，保護期限維持10年以上的不足一半，維持到屆滿者也不足18%；法國現(xiàn)有專利中，維持10年以上的僅25%，維持到屆滿者不足5%；德國專利的實際保護壽命，平均不足9年，維持屆滿者僅占4%。我國發(fā)明專利保護期限維持到屆滿的幾乎沒有。這些被放棄的專利就是失效專利。

（三）未在我國申請的國外專利

依據(jù)專利的地域性和《世界保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》，《專利法》屬于本國法，在國外已經(jīng)申請的專利，只有在我國成功申請才能受到我國的專利法保護。在國外享有專利權(quán)的專利權(quán)人，即使在我國申請專利，也需要在優(yōu)先權(quán)期內(nèi)進行，否則，也可能喪失在我國申請專利的機會，使國外的有效專利成為我國的失效專利?，F(xiàn)實中，部分外國專利權(quán)人甚至跨國公司并沒將在國外享有專利權(quán)的專利全部在我國申請，也就是說，我國企業(yè)免費使用外國專利成為可能。但值得強調(diào)的是，我國企業(yè)利用該專利生產(chǎn)的專利產(chǎn)品在本國銷售沒有問題，但如果出口到該專利權(quán)人享有專利權(quán)的國家，勢必構(gòu)成侵權(quán)。

（四）專利因被宣告無效而失效

為了消除問題專利，我國《專利法》規(guī)定了7項理由，任何人、任何時候都可以請求專利復審委員會宣告專利權(quán)無效。被宣告無效的專利，意味著自始都不存在，自然淪為失效專利。

此外，基于我國實施“及時公開和延遲審查”的專利審查原則，因此，一些專利申請出現(xiàn)已公開但未獲授權(quán)。嚴格意義來講，此類專利申請并應(yīng)該視為失效專利，但是，被公開的非專利技術(shù)，類似于被無效的專利。對于此類技術(shù)，需要具體分析，一是屬于存在技術(shù)缺陷的，應(yīng)該分析缺陷原因，其應(yīng)用價值或許存在局限性；二是如果因為申請文件本身問題致使申請失敗，那么，該申請案可能存在較大的利用價值。

三、失效專利應(yīng)用的價值和策略

通過分析失效專利產(chǎn)生的原因，我們知道這些專利雖然失去了法律保護，但仍然具有一定的應(yīng)用價值，我國企業(yè)應(yīng)珍惜并研究應(yīng)用策略。

（一）失效專利的應(yīng)用價值

首先，專利失效后，其核心技術(shù)進入公共領(lǐng)域。我國企業(yè)直接實施，不僅不會構(gòu)成侵權(quán)，而且可以省去一大筆使用或轉(zhuǎn)讓費用。

其次，應(yīng)用失效專利有利于了解行業(yè)技術(shù)動態(tài)。一般情況下，失效專利并非意味著專利技術(shù)處于落后狀態(tài)，實際上看，失效專利仍然代表本行業(yè)技術(shù)的領(lǐng)先水平。因此，通過分析失效專利的技術(shù)特征、技術(shù)分布和專利產(chǎn)品的走向，有利于投資者作出科學的投資取舍。

其三，利用失效專利進行深度開發(fā)。分析、研究失效專利的一個重要目的就是對失效專利進行二次開發(fā)，有利于現(xiàn)有技術(shù)的升級換代。進一步說，部分失效專利的技術(shù)應(yīng)用比較成熟，市場對專利產(chǎn)品的銷售環(huán)境和消費者反饋情況也比較明朗，因此，有利于投資者充分利用失效專利技術(shù)，在較高的起點上開發(fā)出更實用、更具有前瞻性的技術(shù)方案。

其四，失效專利的價值不僅包括專利本身的應(yīng)用，其價值評估結(jié)果也具有一定的借鑒意義。其已有的價值評估結(jié)果，不僅有利于確定相關(guān)專利的價值，而且對相關(guān)專利許可使用費、專利轉(zhuǎn)讓費及侵權(quán)賠償數(shù)額的確定都具有重要的參考價值。

（二）失效專利實際應(yīng)用的方法與策略

面對尚存在應(yīng)用價值的失效專利，我國企業(yè)如何充分利用并挖掘其潛能，筆者認為，應(yīng)該從4個方面研究應(yīng)用方法和策略：

第一，如果未充分實施的專利淪為失效專利，這是我國可以直接實施的對象。一方面，全面分析失效專利技術(shù)所處的技術(shù)狀態(tài)和市場周期，充分應(yīng)用失效專利；另一方面，面對高于失效專利產(chǎn)品的新產(chǎn)品，企業(yè)可以依靠消費習慣和市場認可度，維持失效專利產(chǎn)品相對較高的市場占有率，例如失效的藥品專利，雖然醫(yī)藥技術(shù)在不斷的發(fā)展，但人的病痛并沒有太多的改變，仍然可以通過使用藥品失效專利產(chǎn)生經(jīng)濟利益。

第二，對于尚有技術(shù)潛能的失效專利，其應(yīng)用價值更為可觀。部分失效專利，或因暫時專利產(chǎn)品不被市場接受，或因國外專利失去了在我國申請的有利時機等，在我國市場尚有較大潛能，必然成為我國企業(yè)角逐的對象。如2003年，通用公司狀曾起訴我國奇瑞公司汽車對其旗下SPARK汽車外觀侵權(quán)，最后卻因為原始車型是韓國現(xiàn)代公司的一款車型，而且該車型并沒有在中國申請專利，那么對中國來講就是失效專利，最后不了了之。

第三，為本企業(yè)產(chǎn)品升級換代提供技術(shù)依據(jù)。企業(yè)將與自身產(chǎn)品相關(guān)的失效專利產(chǎn)品進行分析，即使失效專利已經(jīng)不具有繼續(xù)實施的現(xiàn)實價值，但其技術(shù)特征仍然可以為企業(yè)技術(shù)革新提供技術(shù)依據(jù)，促進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級換代。如荷蘭飛利浦公司曾經(jīng)申請了錄音機系列的一些專利，但由于市場原因放棄了相關(guān)專利，從而成為了失效專利，但此后日本將其失效專利產(chǎn)品進行技術(shù)改善，不僅申請了新的專利，而且研制并推出了適銷對路的專利產(chǎn)品。

第四，解決了從屬專利的麻煩。我國《專利法》第50條規(guī)定，如果一項專利的實施有賴于他專利的實施，而且此項專利的實施比所賴專利具有顯著經(jīng)濟意義的，可以請求強制許可。所賴于實施的專利稱為從屬專利。如果通過檢索發(fā)現(xiàn)從屬專利已經(jīng)屬于失效專利，那么，專利權(quán)人不僅免去了請求專利強制許可的麻煩，而且節(jié)約了許可使用費用。

四、獲取失效專利的途徑

便查詢。

以上3個途徑都是通過網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫獲得失效專利及其法律狀態(tài)，但是，如果我國的企業(yè)真的選準了失效專利，在實施之前，仍然需要進一步核實該專利的真實法律狀態(tài)，確保不存在侵權(quán)風險。

五、應(yīng)用失效專利的風險及防范

面對全球龐大的專利信息，如何查詢失效專利的具體情況。筆者據(jù)考察認為，主要有3個途徑：

（一）通過官方網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫獲得失效專利

通過此途徑查詢有三步：第一步，查詢對應(yīng)專利。我們可以選擇世界知識產(chǎn)權(quán)組織或主要國家的專利數(shù)據(jù)庫及網(wǎng)絡(luò)檢索入口進行查詢，因為這些官方網(wǎng)站及檢索主頁均面向社會公開。依據(jù)查詢主題，通過相應(yīng)的檢索方法，得到檢索結(jié)果。第二步，依據(jù)檢索結(jié)果，判斷專利的法律狀態(tài)，即判斷所檢索的專利是否為失效專利。一般歐洲專利局數(shù)據(jù)庫中的專利有以下幾種法律狀態(tài)標示中一種的，即為失效專利：Withdrawn，Deemed withdrawn，Refused，Terminated，Before grant，Ceased，Expired，Revoked，Surren?dered。其法律狀態(tài)可以在頁面上INPADOCLegal status中獲取。第三步，補充檢索，即因部分國家的專利信息不能直接獲得，需要進行二次檢索或多次檢索，就需要通過這些國家知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng)站的法律檢索入口再次檢索對應(yīng)專利，獲得其法律狀態(tài)，比如我國和德國，通過國家公布的鏈接頁面，檢索其法律狀態(tài)，即可判斷其是否為失效專利。

（二）通過專業(yè)專利軟件獲得失效專利

專利信息量大，應(yīng)用需求量也大，客觀上需要建立專利軟件，專門服務(wù)專利需求者查詢專利信息。專業(yè)的專利軟件，不僅直接提供了專利檢索和專利分析的路徑，而且可以幫助企業(yè)判斷專利檢索結(jié)果的法律狀態(tài)。目前國內(nèi)外有大量的專利軟件可供大家選擇，如國內(nèi)東方靈盾中外專利檢索及分析平臺、中國知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng)、中國知識產(chǎn)權(quán)出版社專利信息分析系統(tǒng)、臺灣連穎科技股份有限公司的系統(tǒng)等；國外的湯姆森、Aurekr、Delphion和Vivisino等。

（三）其他獲得失效專利的方式

我國企業(yè)查詢并獲得失效專利，除了上述兩種渠道，還可以通過我國的《專利公報》，尤其是國家知識產(chǎn)權(quán)局自1985年以來建設(shè)的《中國失效專利光盤數(shù)據(jù)庫》和中國專利發(fā)展公司出版的《中國失效專利說明書全文》光盤版等查詢。世界上部分國家也非常重視失效專利的查詢和利用，如英國和歐洲專利局也都建立了失效專利數(shù)據(jù)庫，方

（一）失效專利應(yīng)用中存在的侵權(quán)風險

被確認為失效的專利是不受法律保護的，但是失效專利在制度上、時間上仍然存在不確定性。因此，失效專利應(yīng)用中可能存在侵權(quán)風險。

1．制度上的不確定性可能造成的侵權(quán)風險

首先，因為侵權(quán)而失效的專利。我國專利法規(guī)定，對實用新型和外觀設(shè)計專利申請只作形式審查，不作實質(zhì)審查，因此，此兩類專利失效的原因大多是因為與在先權(quán)利相沖突，那么，如果應(yīng)用失效專利就勢必侵犯在先權(quán)利。

其次，我國專利法規(guī)定了禁止重復授權(quán)原則，允許就同樣的發(fā)明既申請發(fā)明專利又申請實用新型專利，先獲得實用新型專利，等發(fā)明專利審查通過后，專利權(quán)人必須書面申明放棄實用新型專利。此情此景，實用新型專利就成為失效專利。此專利形式上看是失效專利，實質(zhì)上是被另一有效專利所取代，并非真正意義上的失效專利，那么，此失效專利被應(yīng)用必然侵犯專利權(quán)。

其三，我國專利法規(guī)定了專利無效宣告制度，其宣告和維持的過程曠日持久，專利是否真正無效需要經(jīng)過專利復審委員會、知識產(chǎn)權(quán)法院多次判定。如果依據(jù)其中某一個環(huán)節(jié)的判斷結(jié)果就視為失效專利使用，也可能造成專利侵權(quán)。

其四，在已失效專利的恢復制度上，一些國家的規(guī)定與我國存在差異。一是權(quán)利恢復的理由。美國《專利法》第137條明確規(guī)定，專利權(quán)恢復有“不可避免的”和“非故意的”兩個理由。同時滿足即符合恢復條件。英國《專利法》第28條第3款（b）1中規(guī)定，專利權(quán)恢復的條件是當事人“非故意”延誤期限。我國《專利法實施細則》第6條第1款的規(guī)定，既存在對對已失效專利的恢復的事由規(guī)定不明，又對申請恢復已失效專利的主體范圍規(guī)定不明，僅以“當事人”的稱謂統(tǒng)而概之，缺乏可操作性，不利于保護當事人的權(quán)益。二是關(guān)于專利權(quán)恢復的主體，英國《專利法》第28條第2款和印度《專利法》第60條均賦予權(quán)利共有人之一辦理專利權(quán)利恢復的權(quán)利。我國《專利法實施細則》第119條的規(guī)定始終未提及專利權(quán)利共有人是否可以辦理權(quán)利恢復手續(xù)。

2．使用失效的改進專利可能出現(xiàn)的侵權(quán)風險

對于可申請專利的發(fā)明而言，既包括基礎(chǔ)發(fā)明，又包括改進發(fā)明。如果改進發(fā)明是以現(xiàn)有的有效專利為基礎(chǔ)，那么，該改進發(fā)明專利的實施必然受到基礎(chǔ)發(fā)明專利的制約。一旦改進發(fā)明專利失效，其使用同樣受到基礎(chǔ)發(fā)明專利的制約。如果使用該失效專利，就會產(chǎn)生侵權(quán)風險。

3．使用專利組合中的失效專利可能出現(xiàn)的侵權(quán)風險

專利申請人在申請專利時，為了切實保護專利技術(shù)，通常既就整體專利技術(shù)方案申請專利，又將專利產(chǎn)品的各部件申請若干專利，作為核心專利的防御專利。核心專利被實施后，部分專利權(quán)人會放棄對防御專利的維護，使其淪為失效專利。但是，對此失效專利的應(yīng)用，有可能構(gòu)成對核心專利的等同侵權(quán)。

4．專利保護期限的不確定性可能造成侵權(quán)風險

世界各國的專利制度雖然規(guī)定了專利保護期限，但部分國家為了保護專利權(quán)人利益，又規(guī)定允許對特殊專利延期保護，如美國在藥品等專利的保護中，對補償專利申請時行政審批的期限進行了規(guī)定，首先，1984年頒布并實施《藥品價格競爭和專利期限補償法》，其第二篇中規(guī)定，基于人用藥品、醫(yī)療器械、食品等專利產(chǎn)品的生產(chǎn)需要經(jīng)過政府審批或許可，而政府審批需要一定的時間，因此，作出延長了該類特殊專利的保護期限。其次，在1988年，頒布《動物仿造藥和專利期限補償法》。該法將專利期限補償規(guī)定擴展到動物藥品領(lǐng)域。其三，1995年6月8日《烏拉圭回合協(xié)議法》正式生效，雖然使美國專利壽命的規(guī)定有所變革，但是對于尋求上市許可的醫(yī)藥專利產(chǎn)品，專利期限補償制度并未從本質(zhì)上改變，一項專利最多可以延長保護5年。其四，美國確立了專利期限補償制度的執(zhí)法主體。

美國的專利期限補償制度的執(zhí)法主體有兩個：美國食品和藥品監(jiān)督管理局（FDA），美國專利與商標局。前者負責判定法定產(chǎn)品的專利期限補償資格，后者負責確定專利補償?shù)钠谙?。?jīng)FDA資格審核，提交美國專利與商標局。

具體到應(yīng)用外國專利，我國企業(yè)必須重視其法律對專利保護期限補償制度的規(guī)定，如果法定保護期限屆滿，且不存在延長專利壽命，可以直接作為失效專利加以應(yīng)用。但是，只要存在期限補償制度保護，即使法定保護期滿屆滿，如視為失效專利應(yīng)用，就可能與保護期延長的規(guī)定相抵觸，構(gòu)成專利侵權(quán)。

（二）失效專利應(yīng)用中侵權(quán)風險的防范

針對上述失效專利的侵權(quán)風險，如何防范成為擺在我國企業(yè)面前的嚴峻問題。筆者建議，應(yīng)用企業(yè)擴大檢索范圍，準確確定失效專利的法律狀態(tài)。

第一，擴大對失效專利的主體進行檢索。為防止同一發(fā)明人就同一發(fā)明在不同國家、不同專利類型申請專利，為防止專利轉(zhuǎn)化保護可能出現(xiàn)的侵權(quán)風險，意欲應(yīng)用失效專利的企業(yè)，不僅要檢索失效專利，而且要檢索失效專利發(fā)明人和申請人所擁有的專利情況。

第二，擴大對失效專利的客體進行檢索。為防止出現(xiàn)對失效專利相近技術(shù)主題有效性的侵犯，建議在應(yīng)用失效專利之前，擴大對其相近主題專利的檢索。

第三，擴大對失效專利所屬的技術(shù)領(lǐng)域進行檢索。專利所屬技術(shù)領(lǐng)域及其情況是專利申請文件的重要內(nèi)容，因此，在查詢失效專利時，對其所屬技術(shù)領(lǐng)域進行檢索，不僅有利于準確判斷失效專利的保護狀況，而且有助于依據(jù)相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展情況，更好地開發(fā)和實施失效專利。

第四，擴大對國外專利制度及其實施情況的檢索。使用國外失效專利，除了要注重專利本身的檢索外，還必須關(guān)注相關(guān)國家專利制度關(guān)于失效專利保護的例外情形，如應(yīng)用美國失效專利就需要考察失效專利是否存在延期保護的動向，以免出現(xiàn)專利侵權(quán)。

六、結(jié)語

2016年11月4日，《關(guān)于完善產(chǎn)權(quán)保護制度依法保護產(chǎn)權(quán)的意見》出臺，其中：“第九條為：加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度。加大知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為懲治力度，提高知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)法定賠償上限，探索建立對專利權(quán)、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)懲罰性賠償制度……將知識產(chǎn)權(quán)保護和運用相結(jié)合，加強機制和平臺建設(shè)，加快知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化?！睂＠麢?quán)的應(yīng)用固然重要，但畢竟程序復雜、許可使用費較高，對于中小企業(yè)而言并非易事。對于失效專利的應(yīng)用就成為中小科技型企業(yè)利用外智的重要選擇。從本文論述可見，隨著全社會創(chuàng)新意識的迅速提高，失效專利的概念和價值逐漸被我國企業(yè)尤其中小型企業(yè)所理解和接受。對于失效專利的再利用，或采取拿來主義的方式，或采取二次開發(fā)的策略，除此之外，失效專利還可以給研發(fā)人員帶來靈感，促進新的技術(shù)方案的形成。然而，面對國家加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度，應(yīng)用失效專利又必須分析其法律狀態(tài)，分析可能存在的風險點，以保障失效專利的正常應(yīng)用。

本文系2015河南省軟科學項目（152400410074）、2014河南工業(yè)大學人文社會科學創(chuàng)新人才培育項目（2014SKJJ04）的階段性成果。

（作者單位：河南工業(yè)大學法學院）