反商標(biāo)淡化理論研究

金芷霈

遼寧大學(xué)法學(xué)院，遼寧 沈陽 110136

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反商標(biāo)淡化理論研究

金芷霈

遼寧大學(xué)法學(xué)院，遼寧 沈陽 110136

他人不當(dāng)使用馳名商標(biāo)或其近似商標(biāo)，可能造成馳名商標(biāo)的顯著性降低，使馳名商標(biāo)的廣告功能貶損，商標(biāo)權(quán)人為獲得馳名而為商標(biāo)所作出的努力將付諸東流。因此，對他人使用馳名商標(biāo)及其近似商標(biāo)進(jìn)行規(guī)制是必要的，反商標(biāo)淡化即能夠發(fā)揮這一作用。對于他人在相同或類似商品或服務(wù)上使用相同或近似商標(biāo)的行為已經(jīng)可以由反商標(biāo)混淆制度防止及追究，那么他人在非類似商品或服務(wù)上使用商標(biāo)，可能造成商標(biāo)本身及商標(biāo)權(quán)人損害的，就需要反商標(biāo)淡化制度進(jìn)行保護(hù)。

商標(biāo)淡化；馳名商標(biāo)；顯著性

一、反商標(biāo)淡化的相關(guān)立法

(一)反商標(biāo)淡化的域外立法

反商標(biāo)淡化制度現(xiàn)如今已是商標(biāo)發(fā)達(dá)國家均適用的商標(biāo)保護(hù)制度，但這種制度的完善經(jīng)歷了立法修訂及判例確定的過程。

1967年《巴黎公約》、1994年簽訂的TRIPS協(xié)議，關(guān)于反商標(biāo)淡化規(guī)定：商品或服務(wù)上的使用會表明那些商品或服務(wù)與該商標(biāo)所有人之間存在著聯(lián)系，且這種使用有可能損害該注冊商標(biāo)所有人的利益。筆者認(rèn)為，兩規(guī)定中“存在聯(lián)系”的前提屬于混淆理論的表述，這種表述正是間接混淆的概念。規(guī)定中反淡化制度的描述不清，導(dǎo)致歐洲早期多數(shù)判例以混淆作為反淡化的條件。1993年歐盟議會通過的《歐共體商標(biāo)條例》亦規(guī)定了反商標(biāo)淡化規(guī)則，對比《巴黎公約》及TRIPS協(xié)議，該規(guī)定刪除了“聯(lián)系”要件，否定了混淆為反淡化的前提，限制了反商標(biāo)淡化的對象為享有聲譽(yù)的商標(biāo)，這是各國在反商標(biāo)淡化司法實(shí)踐中摸索出的結(jié)論，對于反商標(biāo)淡化的獨(dú)立具有巨大意義。

美國《聯(lián)邦商標(biāo)反淡化法》明確規(guī)定，不論馳名商標(biāo)權(quán)人與他人是否存在著競爭關(guān)系，不論是否存在混淆可能，只要減弱馳名商標(biāo)的顯著性就構(gòu)成淡化。同時該法規(guī)定商標(biāo)淡化包括弱化和丑化。

通過上述反商標(biāo)淡化的域外立法及司法完善過程，我們可以推知反商標(biāo)淡化的理由、適用條件等，對實(shí)現(xiàn)反商標(biāo)淡化制度的本土化有借鑒意義。

(二)我國反商標(biāo)淡化的相關(guān)立法

《商標(biāo)法》2001年第二次修訂，對馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)以“誤導(dǎo)公眾”為要件。2009年最高人民法院頒布的《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》(以下簡稱“《解釋》”)，解釋了前述要件，將“誤導(dǎo)公眾”解釋為“足以使相關(guān)公眾認(rèn)為被訴商標(biāo)與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系”，且《解釋》具體說明了可能造成馳名商標(biāo)注冊人損害的情形，即減弱商標(biāo)顯著性、貶損市場聲譽(yù)、不正當(dāng)?shù)睦檬袌雎曌u(yù)。實(shí)際上，該三種情形系馳名商標(biāo)淡化的典型情形。但《商標(biāo)法》2013年第三次修訂時，沒有對《解釋》所規(guī)定的情形予以采納，關(guān)于馳名商標(biāo)跨類保護(hù)的條件亦沒有修改。

事實(shí)上，雖然最高人民法院的《解釋》有對于馳名商標(biāo)的反淡化有進(jìn)步意義，規(guī)定了商標(biāo)淡化的典型情形，但還存在缺陷?！督忉尅分械摹跋嚓P(guān)公眾認(rèn)為具有聯(lián)系”的限定與商標(biāo)混淆制度一致，屬于混淆的一種，故《解釋》對于商標(biāo)淡化與混淆的概念還是沒有理清。當(dāng)然，《商標(biāo)法》既已經(jīng)限定“誤導(dǎo)公眾”的要件，《解釋》不突破《商標(biāo)法》而作出具體規(guī)定也是無可厚非的。

二、反商標(biāo)淡化的正當(dāng)性

(一)保護(hù)商標(biāo)獲得顯著性

顯著性不僅是商標(biāo)注冊的要件，也決定了商標(biāo)受到保護(hù)的程度。商標(biāo)顯著性包括固有顯著性及獲得顯著性。固有顯著性是商標(biāo)具有的天然顯著性，所有商標(biāo)都應(yīng)具備，獲得顯著性是商標(biāo)通過使用及商標(biāo)權(quán)人作出的努力獲得的顯著性，馳名商標(biāo)具有獲得顯著性。對于既具有固有顯著性又具有獲得顯著性的馳名商標(biāo)的保護(hù)力度自然要比僅具有固有顯著性的普通商標(biāo)要大，為防止他人利用馳名商標(biāo)的獲得顯著性，保護(hù)商標(biāo)權(quán)人通過努力獲得的顯著性，防止他人使用的行為導(dǎo)致馳名商標(biāo)在各個行業(yè)充斥，減弱商標(biāo)的顯著性，造成消費(fèi)者的膩煩心里，故禁止他人在非類似商品上使用馳名商標(biāo)是必要的。

(二)保護(hù)商標(biāo)廣告功能

傳統(tǒng)商標(biāo)保護(hù)理念對于商標(biāo)標(biāo)示來源功能的保護(hù)已經(jīng)比較完善，在相同或類似商品上使用相同或近似商標(biāo)造成消費(fèi)者混淆的情況，已經(jīng)能夠得到有效的保護(hù)。而如今的商家選擇繞開傳統(tǒng)商標(biāo)保護(hù)，通過更隱蔽更巧妙的方式，借助他人商標(biāo)的知名度及所蘊(yùn)含的商譽(yù)，獲取不當(dāng)利益。這種方式使得消費(fèi)者不會混淆商品的來源，但是這種“搭便車”的行為也使商標(biāo)權(quán)人受損，讓不當(dāng)使用商標(biāo)的人逍遙法外。此時，我們應(yīng)重新思考商標(biāo)保護(hù)的方向，僅僅保護(hù)標(biāo)示來源功能已經(jīng)不能充分保護(hù)商標(biāo)不被侵害。

從商標(biāo)功能的角度看，他人“搭便車”的行為損害的是商標(biāo)廣告宣傳功能，商標(biāo)的廣告宣傳功能可以說是商標(biāo)能夠刺激消費(fèi)者進(jìn)一步購買的功能，如果眾多商家均使用在先使用的商標(biāo)，該商標(biāo)在各個行業(yè)充斥，消費(fèi)者能夠隨處接觸該商標(biāo)，那么該商標(biāo)將不再刺激消費(fèi)者的購買欲望，該商標(biāo)的廣告宣傳功能將喪失。所以，為保護(hù)該種消費(fèi)刺激，我們應(yīng)將傾注于保護(hù)標(biāo)示來源功能的目光，適當(dāng)分配給保護(hù)廣告宣傳功能，而防止上述情況的方法即是禁止他人在其他類別商品上使用顯著性強(qiáng)的商標(biāo)，也就是反商標(biāo)淡化規(guī)則。

(三)保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的利益

現(xiàn)代社會，商品經(jīng)濟(jì)已經(jīng)趨于全球化，市場競爭也已變?yōu)槠放?、形象的競爭。在這種環(huán)境下，商標(biāo)權(quán)人盡力用商標(biāo)占領(lǐng)人們的思維空間，讓商標(biāo)存活于公眾的腦海。商標(biāo)權(quán)人付出一定的勞動，通過持續(xù)使用商標(biāo)，保持并提高商品質(zhì)量，維護(hù)商標(biāo)中的商業(yè)信譽(yù)，投入大量的廣告成本，才能使公眾知曉該商標(biāo)，使商標(biāo)獲得馳名。而商標(biāo)權(quán)人付出的這種勞動、努力，是值得保護(hù)的，商標(biāo)權(quán)人應(yīng)有權(quán)保持其花費(fèi)時間與金錢獲得的獨(dú)特地位，可能危害其獲得的商標(biāo)顯著性及由此產(chǎn)生的廣告效應(yīng)的行為都應(yīng)禁止。

其次，消費(fèi)者在不知不覺間經(jīng)歷商標(biāo)權(quán)人的上述努力后，將會形成馳名商標(biāo)與特定商品間的感知聯(lián)系。在消費(fèi)者感知馳名商標(biāo)時，將立即聯(lián)系到特定商品，如提到海爾時，我們就會想到電器。這些商標(biāo)已經(jīng)在消費(fèi)者的感知中形成了無法分割的聯(lián)系。因此，如果他人將馳名商標(biāo)用于非類似商品上，可能破壞這種聯(lián)系，在消費(fèi)者的感知中阻斷這種聯(lián)系，還可能扭曲馳名商標(biāo)原有的形象。

反商標(biāo)淡化的基點(diǎn)就是防止他人使用馳名商標(biāo)，導(dǎo)致商標(biāo)的顯著性、廣告功能喪失，割斷商標(biāo)與商品之間的特殊聯(lián)系，破壞商標(biāo)所蘊(yùn)含的商譽(yù)及商業(yè)價(jià)值。

三、商標(biāo)淡化與混淆的區(qū)別

第一，理論上看，反商標(biāo)混淆與反商標(biāo)淡化的側(cè)重點(diǎn)不同，反混淆保護(hù)的是商標(biāo)標(biāo)示來源功能，防止不同主體使用的商標(biāo)指向同一主體，造成商標(biāo)權(quán)人受損。而反淡化保護(hù)的是商標(biāo)的廣告宣傳功能，防止相同或相似商標(biāo)指向不同的主體，造成商標(biāo)的顯著性降低。

第二，從保護(hù)對象上看，反混淆保護(hù)的是消費(fèi)者，防止消費(fèi)者根據(jù)相同或近似商標(biāo)錯誤判斷商品來源或錯誤判斷商標(biāo)權(quán)人與他人的關(guān)聯(lián)關(guān)系，而購買到本不愿購買的商品。而反淡化則保護(hù)的是商標(biāo)權(quán)人的利益，防止商標(biāo)權(quán)人的商譽(yù)或通過商標(biāo)權(quán)人的努力使得商標(biāo)本身獲得的商業(yè)價(jià)值被他人不當(dāng)利用，造成商標(biāo)權(quán)人損失。

第三，反商標(biāo)淡化與反商標(biāo)混淆均需要相關(guān)公眾在商標(biāo)與商標(biāo)或商標(biāo)與商品之間產(chǎn)生某種“聯(lián)想”，然而，二者所需證明的“聯(lián)想”并不一致。所謂的“聯(lián)想”分為三種情形，第一種“聯(lián)想”是誤認(rèn)，即相關(guān)公眾對侵權(quán)人所使用的商標(biāo)與在先使用商標(biāo)誤認(rèn)，屬于商標(biāo)混淆中的直接混淆；第二種是相關(guān)公眾誤以為侵權(quán)人與商標(biāo)權(quán)人存在附屬或贊助等經(jīng)濟(jì)關(guān)系，這種聯(lián)系屬于商標(biāo)混淆中的間接混淆；第三種是純粹的聯(lián)系，即公眾看到在后使用的商標(biāo)時能夠喚起對在先使用商標(biāo)的記憶，但對兩者的關(guān)系不會誤認(rèn)。第一種及第二種“聯(lián)想”屬于商標(biāo)混淆的情況，而商標(biāo)淡化的情形是公眾看到在后使用的商標(biāo)能夠聯(lián)想到在先使用商標(biāo)，卻明知兩個商標(biāo)的使用人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。這種聯(lián)想會損害在先使用商標(biāo)能夠指向唯一特定商品的功能，造成相關(guān)公眾看到該商標(biāo)時能夠聯(lián)想到在后使用該商標(biāo)的商品，此時，商標(biāo)與其商品間的獨(dú)特的聯(lián)系被弱化了。反商標(biāo)混淆與反商標(biāo)淡化存在諸多不同之處，所以，兩者理應(yīng)分別保護(hù)，區(qū)分對待，以保證兩者各自發(fā)揮其功效。

四、反商標(biāo)淡化的概念及適用

(一)商標(biāo)淡化的概念

總結(jié)上述反商標(biāo)淡化理論的演變及反商標(biāo)淡化的理由，商標(biāo)淡化是他人擅自將在先使用的商標(biāo)使用在非類似商品上，損害在先商標(biāo)的顯著性、獨(dú)特性，并由此損害該商標(biāo)的推銷力和商業(yè)上的吸引力。反商標(biāo)淡化旨在禁止他人利用馳名商標(biāo)而獲得不當(dāng)利益，保護(hù)馳名商標(biāo)的顯著性不會被弱化或丑化，受到侵蝕。商標(biāo)淡化分為弱化和丑化兩種。商標(biāo)弱化可以描述為：當(dāng)消費(fèi)者看到馳名商標(biāo)被他人以毫不混淆的方式用于識別其他多種商品來源，這種使用方式淡化或減損該馳名商標(biāo)清晰指示唯一來源的功能，即使不會導(dǎo)致消費(fèi)者對商品來源、贊助或關(guān)聯(lián)關(guān)系產(chǎn)生混淆，也會導(dǎo)致該馳名商標(biāo)強(qiáng)度的減損后果。商標(biāo)丑化可以描述為：當(dāng)他人未經(jīng)許可使用馳名商標(biāo)的行為丑化或貶損了該商標(biāo)的積極聯(lián)想，并因此損害在先馳名商標(biāo)所有權(quán)人的商譽(yù)。

(二)反商標(biāo)淡化適用的范圍應(yīng)為馳名商標(biāo)

從國際商標(biāo)保護(hù)的立法及司法看，反商標(biāo)淡化僅適用于馳名商標(biāo)，這是符合公平競爭原則的。商標(biāo)權(quán)人基于反淡化所享有的排他性權(quán)利，其行使必然在一定程度影響社會公眾的利益。反商標(biāo)淡化將限制他人選用商標(biāo)的自由，增加他人的義務(wù)，影響他人商業(yè)表達(dá)自由。所以反商標(biāo)淡化的范圍不宜解釋的過寬，既然通過反淡化，商標(biāo)所有人獲得了跨越商品類別的特殊保護(hù)，為平衡商標(biāo)保護(hù)與商業(yè)表達(dá)自由，這種特殊的排他權(quán)利應(yīng)予以限制，以免過分壓抑自由競爭，不當(dāng)損害競爭者的利益。通過限制反商標(biāo)淡化適用的范圍，控制行使這種特殊排他權(quán)利的主體，可以保障公平。

我國反商標(biāo)淡化的對象應(yīng)為馳名商標(biāo)，而不是普通商標(biāo)，理由如下：其一，普通商標(biāo)的知名度較小，獲得顯著性較小，在其他類別商品上使用時，本身不足以引起消費(fèi)者關(guān)于普通商標(biāo)的聯(lián)想。所以，在非類似商品上使用該種商標(biāo)不會損害該商標(biāo)的顯著性，也不會損害商標(biāo)權(quán)人的利益，故普通商標(biāo)沒有反淡化的理由。其二，普通商標(biāo)反淡化的法律成本過高。因制定、實(shí)施法律均需要一定成本，如保護(hù)普通商標(biāo)的淡化，普通商標(biāo)的數(shù)量過多，可能被淡化的數(shù)量過多，導(dǎo)致解決糾紛所需的成本過高，所以從法律經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度考慮，不予保護(hù)普通商標(biāo)淡化是適當(dāng)?shù)摹?/p>

(三)商標(biāo)淡化程度

除禁止在相同或類似商品上使用相同或近似的馳名商標(biāo)外，如果他人可以隨意在其他類別商品上使用馳名商標(biāo)，該馳名商標(biāo)的顯著性將受到損害。僅某一商家使用可能不會造成顯著性受損，但如眾多商家均使用則不然。某一商家的某次使用并不是顯著性淡化的充分必要條件，而商標(biāo)權(quán)人主張受到侵害的理由亦不是某一商家的某次使用造成了商標(biāo)淡化的損害結(jié)果，而是如果放任眾多的如某一商家的使用行為，可能造成商標(biāo)淡化的后果。這與傳統(tǒng)侵權(quán)責(zé)任不同，傳統(tǒng)侵權(quán)責(zé)任要求存在損害結(jié)果，但反商標(biāo)淡化的啟動僅存在損害可能即可，畢竟如果要達(dá)到商標(biāo)實(shí)際淡化，需眾多商家使用行為的長期結(jié)合作用才能實(shí)現(xiàn)，此時商標(biāo)淡化已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，保護(hù)商標(biāo)淡化已經(jīng)太晚了。

五、我國應(yīng)適用反淡化制度保護(hù)馳名商標(biāo)

(一)部分學(xué)者否定反商標(biāo)淡化制度在我國適用及其理由

部分學(xué)者認(rèn)為反商標(biāo)淡化制度不能在我國適用，原因有二。其一，我國馳名商標(biāo)的數(shù)量過多，已經(jīng)泛濫成災(zāi)，且馳名商標(biāo)的認(rèn)定方式不完善，如果擴(kuò)大馳名商標(biāo)的保護(hù)至非類似商品的話，那么馳名商標(biāo)的使用及保護(hù)將更加混亂，商標(biāo)權(quán)人見到馳名商標(biāo)擴(kuò)大保護(hù)的利益后，更將對馳名商標(biāo)趨之若鶩。其二，我國雖然在《解釋》中引入了淡化理論，但該規(guī)定還不完善，沒有系統(tǒng)反商標(biāo)淡化制度，所以我國不具備反商標(biāo)淡化制度的適用土壤。

(二)我國存在商標(biāo)淡化保護(hù)的需求及適用的土壤

筆者認(rèn)為上述觀點(diǎn)不能成立。首先，馳名商標(biāo)數(shù)量正是可能受到商標(biāo)淡化侵害的分母，而成立商標(biāo)淡化侵權(quán)的涉案商標(biāo)正是分子，正因分母較大才說明反商標(biāo)淡化的市場需求較大，所以我們更應(yīng)規(guī)制商標(biāo)淡化。其次，雖然我國關(guān)于反商標(biāo)淡化制度的規(guī)定并不完善，但是如果沒有相關(guān)規(guī)定，作為成文法系國家，我國將永遠(yuǎn)不能啟動反商標(biāo)淡化保護(hù)，也就不可能從實(shí)踐中吸取教訓(xùn)，不斷完善反商標(biāo)淡化制度。所以，雖然反商標(biāo)淡化制度不盡完善，但是結(jié)合理論，堅(jiān)持公平競爭與自由競爭平衡的原則，我相信，我國反商標(biāo)淡化制度在實(shí)踐過程中一定能夠走出自己的道路。

[1][美]詹姆斯·T·伯杰，R·馬克·哈里根.商標(biāo)侵權(quán)判斷問卷調(diào)查指引[M].北京：法律出版社，2015.

[2]曹靜.商標(biāo)淡化理論若干問題的思考[J].知識產(chǎn)權(quán)，2013(8)：55-58.

[3]鄧宏光.我國馳名商標(biāo)反淡化制度應(yīng)當(dāng)緩行[J].法學(xué)，2010(2)：97-105.

[4]李友根.“淡化理論”在商標(biāo)案件裁判中的影響分析—對100份馳名商標(biāo)案件判決書的整理與研究[J].法商研究，2008(3)：134-145.

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2095-4379-(2017)06-0103-03

金芷霈(1992-)，女，遼寧大學(xué)法學(xué)院，2014級民商法學(xué)研究生。