關(guān)于創(chuàng)造性判斷“三步法”的一點(diǎn)思考

秦 振

關(guān)于創(chuàng)造性判斷“三步法”的一點(diǎn)思考

秦 振?

在我國(guó)專利實(shí)踐中，創(chuàng)造性判斷主要使用“三步法”。本文就第一步中的“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”、第二步中的“實(shí)際解決的技術(shù)問題”、第三步中的“容不容易想到”“容不容易做到”“相反教導(dǎo)”等提出了自己的一點(diǎn)思考。

創(chuàng)造性 “三步法” 最接近的現(xiàn)有技術(shù) 實(shí)際解決的技術(shù)問題 相反教導(dǎo) 容不容易想到 容不容易做到

針對(duì)“三步法”，筆者在工作實(shí)踐中積累了一些認(rèn)識(shí)，進(jìn)行了一些思考，現(xiàn)提出來(lái)希望能與大家交流。

一、關(guān)于“三步法”的第一步

最接近的現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)該是技術(shù)領(lǐng)域與該發(fā)明相同的技術(shù)，盡管《專利審查指南》（2010版）規(guī)定了技術(shù)領(lǐng)域不同的現(xiàn)有技術(shù)也可用作最接近的現(xiàn)有技術(shù)（稱作“對(duì)比文件1”）。

一個(gè)顯而易見的事實(shí)是，除了少數(shù)轉(zhuǎn)用發(fā)明（例如，飛機(jī)機(jī)翼用于潛水艇艇翼等），大多數(shù)發(fā)明都是本領(lǐng)域技術(shù)人員在對(duì)本領(lǐng)域（最接近的）現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的改進(jìn)——首先是發(fā)現(xiàn)本領(lǐng)域的產(chǎn)品/方法存在缺陷，需要解決某個(gè)技術(shù)問題A，然后才會(huì)有動(dòng)機(jī)去從本領(lǐng)域或者其他領(lǐng)域的、教導(dǎo)了解決同樣技術(shù)問題A的文獻(xiàn)（稱作“對(duì)比文件2”）中尋求解決問題之技術(shù)手段。如果有文獻(xiàn)也是致力于解決這個(gè)技術(shù)問題A并且使用了技術(shù)手段B，那么本領(lǐng)域技術(shù)人員將會(huì)自然而然地“有動(dòng)機(jī)”想到考察其技術(shù)手段B。至于對(duì)比文件2的技術(shù)手段B能不能在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的情況下“簡(jiǎn)單移用”于對(duì)比文件1，那是進(jìn)一步的問題。

因此，從還原發(fā)明創(chuàng)造作出的過程出發(fā)，最接近的現(xiàn)有技術(shù)對(duì)比文件1應(yīng)是相同領(lǐng)域。而為了對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以考察其他領(lǐng)域的文獻(xiàn)或受其啟發(fā)，即對(duì)比文件2不需要是相同領(lǐng)域。

從另外一個(gè)角度來(lái)說(shuō)，“三步法”的第二步要確定 “實(shí)際解決的技術(shù)問題”。實(shí)際解決的技術(shù)問題要根據(jù)對(duì)應(yīng)于區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)效果而定。而技術(shù)領(lǐng)域這一區(qū)別顯然并不能帶來(lái)什么技術(shù)效果，因此難以確定與之對(duì)應(yīng)的實(shí)際解決的技術(shù)問題。因此，從這一角度來(lái)說(shuō)，最接近的現(xiàn)有技術(shù)如果不是相同領(lǐng)域則不合理。

以上是筆者的第一點(diǎn)認(rèn)識(shí)。

二、關(guān)于“三步法”的第二步

（1）“確定實(shí)際解決的技術(shù)問題”這一步驟是創(chuàng)造性判斷中最為重要的一步，其是判斷“有無(wú)技術(shù)啟示”的前提。

本領(lǐng)域技術(shù)人員在面臨實(shí)際解決的技術(shù)問題A的時(shí)候，合理的邏輯應(yīng)是從明確教導(dǎo)要解決相同的技術(shù)問題A的文獻(xiàn)中尋求解決方案。如果有對(duì)比文件2明確教導(dǎo)了要致力于解決技術(shù)問題A，并且為此使用了技術(shù)手段B，那么致力于解決技術(shù)問題A的本領(lǐng)域技術(shù)人員顯然就會(huì)“容易”想到考察其教導(dǎo)的技術(shù)手段B并將其用于對(duì)比文件1。反之，如果對(duì)比文件2僅僅是教導(dǎo)了技術(shù)手段B，而沒有涉及技術(shù)問題A，則沒有創(chuàng)造能力的本領(lǐng)域技術(shù)人員將難以顯而易見地想到其技術(shù)手段B可以解決技術(shù)問題A——除非是看過該發(fā)明之后才可能會(huì)恍然大悟，技術(shù)手段B竟然能夠解決技術(shù)問題A！

在實(shí)踐中有時(shí)會(huì)遇到對(duì)比文件2公開了同樣的技術(shù)手段B，其客觀上/必然能夠起到相同作用、解決相同技術(shù)問題等觀點(diǎn)，筆者認(rèn)為這樣的邏輯是典型的“事后諸葛亮”——因?yàn)榘凑者@樣的邏輯，只要特征相同，那么通?？陀^上必然可以起到相同的作用，如此，則創(chuàng)造性判斷只需要考量技術(shù)特征有沒有被公開就可以了，此時(shí)創(chuàng)造性判斷將變成技術(shù)特征的簡(jiǎn)單拼湊，確定實(shí)際解決的技術(shù)問題變得多此一舉。

總之，筆者認(rèn)為，如果創(chuàng)造性判斷中實(shí)際解決的技術(shù)問題變得形同虛設(shè)、多此一舉，則說(shuō)明這樣的創(chuàng)造性判斷方式不恰當(dāng)。

（2）實(shí)際解決的技術(shù)問題必須要具體，不能過于上位，否則的話，類似于提供一種改進(jìn)的系統(tǒng)/方法的這種泛泛的實(shí)際解決的技術(shù)問題就成了萬(wàn)能鑰匙——因?yàn)閷?duì)比文件2的任何技術(shù)手段都必然是為了對(duì)系統(tǒng)/方法進(jìn)行改進(jìn)，如此則技術(shù)問題相同，進(jìn)而本領(lǐng)域技術(shù)人員就容易想到將對(duì)比文件2的技術(shù)手段應(yīng)用于對(duì)比文件1，從而創(chuàng)造性判斷又變成技術(shù)特征的簡(jiǎn)單拼湊，確定實(shí)際解決的技術(shù)問題變得形同虛設(shè)，毫無(wú)意義。

（3）實(shí)際解決的技術(shù)問題不應(yīng)是對(duì)區(qū)別技術(shù)特征的重復(fù)，而應(yīng)該緊扣技術(shù)效果。例如，假設(shè)區(qū)別技術(shù)特征在于連接臂和線纜的連接方式不同，此時(shí)如果認(rèn)為實(shí)際解決的技術(shù)問題是提供何種方式的臂連接和線纜連接則有些欠妥。因?yàn)檫@樣一來(lái)，創(chuàng)造性判斷又變成技術(shù)特征的簡(jiǎn)單拼湊，實(shí)際解決的技術(shù)問題變得形同虛設(shè)，毫無(wú)意義。容易理解的是，發(fā)明人通常并非是無(wú)緣無(wú)故地、往往是出于特定的目的而提出特定的技術(shù)方案。以上面的這個(gè)例子為例，發(fā)明人之所以要提供這樣的臂連接和線纜方式，根據(jù)說(shuō)明書的描述可以確定是為了減少臂組件中尤其是反復(fù)彎曲部處的線纜磨損。因此，此時(shí)合理的實(shí)際解決的技術(shù)問題應(yīng)是減少臂組件中尤其是反復(fù)彎曲部處的線纜磨損?？傊?，實(shí)際解決的技術(shù)問題不應(yīng)簡(jiǎn)單地重復(fù)區(qū)別技術(shù)特征。

（4）不應(yīng)從對(duì)比文件2實(shí)際教導(dǎo)的問題出發(fā)通過間接推導(dǎo)而獲得對(duì)比文件2也能起到相同作用（解決實(shí)際解決的技術(shù)問題A）的結(jié)論。舉例來(lái)說(shuō)，假設(shè)該發(fā)明與對(duì)比文件1的區(qū)別在于使用塑料包封來(lái)實(shí)現(xiàn)絕緣，即技術(shù)手段是塑料包封，技術(shù)問題是絕緣，對(duì)比文件2中教導(dǎo)的是使用注塑來(lái)實(shí)現(xiàn)部件對(duì)齊，即技術(shù)手段是注塑，技術(shù)問題是對(duì)齊，則拋開技術(shù)手段不談，單說(shuō)技術(shù)問題。有一種觀點(diǎn)認(rèn)為從對(duì)比文件2教導(dǎo)的使用注塑來(lái)實(shí)現(xiàn)部件對(duì)齊出發(fā)，本領(lǐng)域技術(shù)人員就能容易想到使用塑料來(lái)進(jìn)行注塑，塑料又是絕緣的，由此本領(lǐng)域技術(shù)人員從對(duì)比文件2中可以顯而易見地想到使用塑料包封來(lái)實(shí)現(xiàn)絕緣。筆者無(wú)法認(rèn)同這種觀點(diǎn)。筆者認(rèn)為這種間接推理跟必然、客觀上的邏輯有類似之處。如果允許這樣的間接推理，則因?yàn)樘卣飨嗤?，?jīng)過若干推理步驟以后，客觀上必然能起到相同作用、解決相同問題，從而創(chuàng)造性判斷又變得只需要考察技術(shù)特征而無(wú)需關(guān)注實(shí)際解決的技術(shù)問題。

以上，是筆者對(duì)于實(shí)際解決的技術(shù)問題的一點(diǎn)認(rèn)識(shí)。

三、關(guān)于“三步法”的第三步

創(chuàng)造性判斷中，第三步顯然最為關(guān)鍵。

（1）第三步實(shí)際上涉及容不容易想到和容不容易做到兩個(gè)問題。容不容易想到實(shí)際上由技術(shù)問題而定，如果對(duì)比文件2明確教導(dǎo)了為了解決問題A可以采用手段B，那么可以認(rèn)為容易想到，否則不容易想到。容不容易做到實(shí)際上由技術(shù)手段而定，即便是容易想到，也不意味著容易做到，因?yàn)閷?duì)比文件2的教導(dǎo)應(yīng)用于對(duì)比文件1可能需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)、可能會(huì)導(dǎo)致對(duì)比文件1的方案變得不可用等等。如果不容易想到或者是不容易做到，則可以認(rèn)為具備創(chuàng)造性。容易想到不等于容易做到。

在判斷是不是容易想到時(shí)，技術(shù)問題A相同前提合理的邏輯是，本領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì)首先考察技術(shù)問題A，如果相同才會(huì)進(jìn)一步考察技術(shù)手段B。而不是反過來(lái)首先考察技術(shù)手段B，然后再判斷是否能解決技術(shù)問題A（實(shí)際上無(wú)需判斷，因?yàn)榭陀^上必然能夠解決技術(shù)問題A）。在實(shí)踐中只考察技術(shù)手段B或者把技術(shù)問題A和技術(shù)手段B的邏輯順序搞反的情形時(shí)有發(fā)生。筆者認(rèn)為這是需要注意的問題，因?yàn)槿绱艘粊?lái)第二步確定實(shí)際解決的技術(shù)問題A這一步驟將變得毫無(wú)意義，從而創(chuàng)造性判斷又變成技術(shù)特征的簡(jiǎn)單拼湊。

總而言之，在考察對(duì)比文件2能否提供啟示時(shí)，技術(shù)問題A和技術(shù)手段B缺一不可，技術(shù)問題A實(shí)際上更為關(guān)鍵。技術(shù)問題A是有無(wú)技術(shù)啟示的前提，其決定了容不容易想到。至于技術(shù)手段B能不能在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的情況下應(yīng)用于對(duì)比文件1，則是進(jìn)一步的容不容易做到的范疇，兩者應(yīng)區(qū)別開來(lái)。

（2）關(guān)于相反教導(dǎo)的思考

創(chuàng)造性判斷過程中，有時(shí)候會(huì)主張將對(duì)比文件2的教導(dǎo)應(yīng)用于對(duì)比文件1與對(duì)比文件1自身的教導(dǎo)相抵觸，筆者認(rèn)為這一主張的合理性值得商討。

舉個(gè)例子。對(duì)比文件1出于降低制造成本的目的而提出將A、B、C三個(gè)分體式部件改成一體式部件，因?yàn)榇藭r(shí)可以通過單個(gè)步驟完成部件的制造。該發(fā)明則出于降低維護(hù)成本的目的而提出使用分體式部件，以避免因?yàn)橐惶幠p而需更換整個(gè)零件。如此，則區(qū)別技術(shù)特征為“將一體式部件用分體式部分來(lái)代替”，實(shí)際解決的技術(shù)問題可以確定為降低維護(hù)成本。如果對(duì)比文件2中恰恰教導(dǎo)了為了降低維護(hù)成本，可以將一體式部件改為分體式部件。則實(shí)際解決的技術(shù)問題A以及技術(shù)手段B都被公開，這時(shí)候通常會(huì)爭(zhēng)辯將對(duì)比文件2的教導(dǎo)應(yīng)用于對(duì)比文件1將會(huì)與對(duì)比文件1自身的教導(dǎo)相抵觸。

筆者認(rèn)為，這一爭(zhēng)辯的合理性值得商榷。對(duì)比文件1是出于降低制造成本的目的而教導(dǎo)使用一體式部件，而該發(fā)明則是為了解決另外的技術(shù)問題，即降低維護(hù)成本而想到使用分體式部件，這從邏輯上完全說(shuō)得通，并不存在“抵觸”的問題。筆者認(rèn)為，除非將對(duì)比文件2的教導(dǎo)應(yīng)用于對(duì)比文件1將導(dǎo)致對(duì)比文件1的方案不可用，否則與對(duì)比文件1的相抵觸的理由應(yīng)缺乏說(shuō)服力。

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