離職后所作發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)的歸屬

■文/毛明強(qiáng) 洪婧

離職后所作發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)的歸屬

■文/毛明強(qiáng) 洪婧

【案情回放】

被告解某曾在原告大豐公司任職，歷任品質(zhì)管理部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，天窗銷售公司總經(jīng)理等職務(wù)。2012年11月，被告從原告處離職。2013年4月，被告申請(qǐng)開窗系統(tǒng)發(fā)明專利，并于同年7月公告。原告認(rèn)為該專利是被告利用其在大豐公司工作期間接觸、管理、知悉、掌握的天窗技術(shù)信息進(jìn)行的發(fā)明創(chuàng)造，應(yīng)屬職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，請(qǐng)求判令確認(rèn)其申請(qǐng)權(quán)歸大豐公司。被告辯稱，該專利系被告與另外四名案外人經(jīng)過智力發(fā)明創(chuàng)造形成的，與被告曾在原告處承擔(dān)的工作和指派的任務(wù)沒有任何相關(guān)性，且該專利與原告的天窗技術(shù)分屬不同領(lǐng)域，原告主張其為職務(wù)發(fā)明無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)。

浙江省寧波市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，開窗系統(tǒng)發(fā)明專利系原被告勞動(dòng)關(guān)系終止后一年內(nèi)作出，被告在原告天窗技術(shù)研發(fā)中具有重要地位和作用，天窗技術(shù)研發(fā)屬于其在原單位承擔(dān)的本職工作及任務(wù)。此外，該專利的技術(shù)內(nèi)容與原告的天窗研發(fā)技術(shù)具有較強(qiáng)的相關(guān)性，且被告無(wú)法提供其他案外發(fā)明人相應(yīng)的技術(shù)資格證明或?qū)υ搶＠鞒鰟?chuàng)造性貢獻(xiàn)的證據(jù)，故認(rèn)定開窗系統(tǒng)發(fā)明專利屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，判決該專利的申請(qǐng)權(quán)歸屬原告所有。

被告解某不服一審判決提起上訴，浙江省高級(jí)人民法院審理后判決駁回上訴，維持原判。

【不同觀點(diǎn)】

本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為開窗系統(tǒng)發(fā)明專利是否屬于大豐公司的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，重點(diǎn)在于認(rèn)定被告解某從原告處離職1年內(nèi)，與四名案外發(fā)明人共同申請(qǐng)的開窗系統(tǒng)發(fā)明專利是否與其原本職工作或者與原公司分配的任務(wù)有關(guān)，以及除解某外的其余四位案外發(fā)明人是否曾對(duì)專利的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出過創(chuàng)造性貢獻(xiàn)。在該案的審理過程中，存在兩種不同的觀點(diǎn)：

第一種觀點(diǎn)認(rèn)為，發(fā)明人在技術(shù)成果誕生過程中付出的創(chuàng)造性勞動(dòng)比企業(yè)投入的物質(zhì)技術(shù)資源更為關(guān)鍵，且知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為民法中的私權(quán)利，應(yīng)當(dāng)更側(cè)重于保護(hù)發(fā)明人的利益，故應(yīng)嚴(yán)格限定“本職工作”范圍以及關(guān)聯(lián)性的認(rèn)定。本案應(yīng)根據(jù)勞動(dòng)合同及終止勞動(dòng)合同證明書等的記載，以職務(wù)名稱所反映的崗位職責(zé)作為評(píng)價(jià)被告在大豐公司本職工作的基本依據(jù)。據(jù)此可認(rèn)定，被告的“本職工作”是天窗銷售、管理、支持，而非天窗設(shè)計(jì)研發(fā)，開窗系統(tǒng)發(fā)明專利與被告在大豐公司承擔(dān)的本職工作或者該公司分配的任務(wù)無(wú)關(guān)，不構(gòu)成職務(wù)發(fā)明；另外，對(duì)于技術(shù)含量并不是特別高的發(fā)明創(chuàng)造，不必苛求發(fā)明人都必須具備高級(jí)技術(shù)資格或高級(jí)學(xué)歷。據(jù)此可認(rèn)定，開窗系統(tǒng)發(fā)明專利不構(gòu)成職務(wù)發(fā)明，該專利申請(qǐng)權(quán)歸屬被告。

第二種觀點(diǎn)認(rèn)為，職務(wù)發(fā)明專利權(quán)歸屬的認(rèn)定，不應(yīng)傾向于任何一方的利益，而應(yīng)實(shí)現(xiàn)平衡保護(hù)。在案件審理過程中，不僅應(yīng)審查雙方勞動(dòng)合同及終止勞動(dòng)合同證明書中的記載，還應(yīng)結(jié)合涉案證據(jù)全面考量被告工作崗位的具體內(nèi)容，并在此基礎(chǔ)上合理確定本案專利與被告本職工作的相關(guān)性。關(guān)于四名案外發(fā)明人，因被告未能舉證證明其具備令人信服的專利技術(shù)能力或?qū)＠夹g(shù)資格，結(jié)合他們與被告存在親屬關(guān)系等事實(shí)，可認(rèn)定他們并未對(duì)開窗系統(tǒng)發(fā)明專利的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出過創(chuàng)造性貢獻(xiàn)。從而判定，開窗系統(tǒng)發(fā)明專利構(gòu)成職務(wù)發(fā)明，該專利申請(qǐng)權(quán)歸屬原告。

【法官回應(yīng)】

職務(wù)發(fā)明專利權(quán)歸屬認(rèn)定應(yīng)貫徹平衡保護(hù)理念

實(shí)現(xiàn)專利法保護(hù)和鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造、推動(dòng)科技進(jìn)步創(chuàng)新的宗旨，離不開明確清晰、穩(wěn)定有效的職務(wù)發(fā)明權(quán)屬界定。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造在國(guó)外也稱作雇員發(fā)明，是指發(fā)明創(chuàng)造人執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造。我國(guó)現(xiàn)行法律規(guī)定主要是專利法第六條及專利法實(shí)施細(xì)則第十二條。具體到本案，開窗系統(tǒng)發(fā)明專利若要被認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明，需具備如下條件：一是該發(fā)明必須是被告離職后1年內(nèi)作出的；二是該發(fā)明與被告在原單位承擔(dān)的本職工作或原單位分配的任務(wù)有關(guān)。

1.貫徹平衡保護(hù)理念

職務(wù)發(fā)明的產(chǎn)生、推廣和應(yīng)用，主要涉及發(fā)明人、企業(yè)與社會(huì)公眾之間的利益平衡。其中發(fā)明人付出的是創(chuàng)造性勞動(dòng)，也即無(wú)形的智力資源，企業(yè)投入的主要是有形的物質(zhì)技術(shù)資源。產(chǎn)業(yè)革命初期，智力資源的投入所起的作用更為關(guān)鍵，隨著生產(chǎn)的社會(huì)化程度逐漸提高和技術(shù)更新?lián)Q代的速度日益頻繁，物質(zhì)技術(shù)資源的投入愈加重要。這就需要審理案件時(shí)在通盤考量、合理協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上，維持兩者間的動(dòng)態(tài)平衡。另外，還須兼顧社會(huì)公眾的利益，畢竟新的科技成果的誕生往往離不開前人思想經(jīng)驗(yàn)的積累，站在巨人的肩膀上，方能確保技術(shù)發(fā)明與創(chuàng)新始終后繼有人，乃至青出于藍(lán)。

2.認(rèn)定要點(diǎn)的把握

（1）限定要件“離職后一年內(nèi)”

作為一種智力勞動(dòng)過程，發(fā)明創(chuàng)造具有一定的連續(xù)性，往往無(wú)法準(zhǔn)確地用時(shí)間作為劃分的界限。在現(xiàn)行法律框架內(nèi)，我國(guó)專利法第六條將“離職后一年內(nèi)”作為認(rèn)定職務(wù)發(fā)明專利權(quán)屬必不可少的要件，本案被告離職時(shí)間即符合這一要件。

（2）合理界定“本職工作”范圍

由于分工上的差異，職工所從事的工作也分為技術(shù)研發(fā)類崗位和非技術(shù)研發(fā)類崗位。如何認(rèn)定“本職工作”，發(fā)達(dá)國(guó)家作出了比較嚴(yán)格的限定。例如日本對(duì)“本職工作”的規(guī)定，包括：雇傭合同明確規(guī)定的工作；雇傭關(guān)系中雇主指定的工作；從事約定或指定的工作。美國(guó)的規(guī)定更加嚴(yán)格，只有受雇從事某項(xiàng)具體發(fā)明創(chuàng)造活動(dòng)時(shí)才必然屬于職務(wù)發(fā)明，對(duì)于受雇進(jìn)行一般性的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造或改進(jìn)生產(chǎn)方法則不必然屬于職務(wù)發(fā)明，只有在雙方事先約定的情況下，雇主才可以受讓雇員的該發(fā)明創(chuàng)造。對(duì)此，有學(xué)者主張予以借鑒，然而，考慮到我國(guó)自主發(fā)明轉(zhuǎn)化實(shí)施率以及商業(yè)收益能力普遍低于職務(wù)發(fā)明的現(xiàn)狀，發(fā)達(dá)國(guó)家的規(guī)定顯然不符合現(xiàn)階段我國(guó)的具體國(guó)情。筆者認(rèn)為，不能僅從被告崗位或擔(dān)任的職務(wù)名稱出發(fā)作字面理解，不合理地限縮“本職工作”范圍，也不應(yīng)將標(biāo)準(zhǔn)過分拓寬，而應(yīng)貫徹知識(shí)產(chǎn)權(quán)平衡保護(hù)的理念，作出全面、準(zhǔn)確的認(rèn)定。

本案中，被告是否在實(shí)際工作中從事技術(shù)研發(fā)，不應(yīng)局限于勞動(dòng)合同所記載的職務(wù)名稱，亦與其是否在設(shè)計(jì)研發(fā)部門任職無(wú)關(guān)。被告在大豐公司任品質(zhì)管理部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)期間，全面參與了產(chǎn)品質(zhì)量管控等工作，能充分接觸和熟悉相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)資料，具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力；作為原告天窗項(xiàng)目的完成人之一，在沒有相反證據(jù)的情況下，被告無(wú)從否認(rèn)其實(shí)際參與該項(xiàng)目研發(fā)的事實(shí)。結(jié)合其擔(dān)任天窗銷售公司總經(jīng)理期間，全面負(fù)責(zé)原告公司的天窗銷售、技術(shù)管理以及該項(xiàng)目成果推廣等事實(shí)，足見其在原告天窗技術(shù)研發(fā)中所具有的重要地位和作用，故可認(rèn)定天窗技術(shù)研發(fā)屬于被告在原告處承擔(dān)的本職工作及工作任務(wù)。

（3）全面衡量關(guān)聯(lián)性

在合理界定被告“本職工作”范圍的基礎(chǔ)上，需要進(jìn)一步衡量開窗系統(tǒng)發(fā)明專利與其相關(guān)性。不同技術(shù)的研發(fā)背景是否相同、使用場(chǎng)所和范圍是否重合、基本原理和主要功能是否類似，都是判斷要素。

本案中，開窗系統(tǒng)發(fā)明專利與原告的天窗技術(shù)均屬于消防中排煙窗領(lǐng)域，解決火災(zāi)時(shí)物質(zhì)燃燒的產(chǎn)物——煙霧中的毒氣排放問題，從而避免人員傷亡；都是在異常狀態(tài)下如斷電情況下等開啟窗戶排放有毒氣體；核心都是解決窗戶在異常狀態(tài)下不能正常開啟的技術(shù)問題，具有較強(qiáng)的相關(guān)性。退一步講，即便將被告的“本職工作”限定為天窗銷售而非天窗設(shè)計(jì)研發(fā)，作為銷售者，被告也經(jīng)常需要直面客戶，進(jìn)行技術(shù)方面的溝通交流，了解市場(chǎng)行情與客戶需求，征集反饋意見等。通過掌握大量的第一手資料，被告亦可獲得開窗系統(tǒng)發(fā)明專利的靈感。結(jié)合日常生活經(jīng)驗(yàn)可知，即便從狹義上來講，開窗系統(tǒng)發(fā)明專利的研發(fā)亦與被告在原單位承擔(dān)的本職工作有關(guān)。

（4）綜合考量其他因素

主要審查是否有證據(jù)證明其他案外發(fā)明人對(duì)開窗系統(tǒng)發(fā)明專利的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)，相關(guān)人員的技術(shù)資格證明、從業(yè)經(jīng)歷、學(xué)歷背景等可以視為其有能力作出相應(yīng)貢獻(xiàn)的必要條件，但不是充分條件。此外，相關(guān)人員人身關(guān)系的聯(lián)結(jié)或財(cái)產(chǎn)利益的共享亦可作為考量因素。

本案中，被告在開窗系統(tǒng)發(fā)明專利申請(qǐng)所列發(fā)明人中為第一發(fā)明人，根據(jù)通常習(xí)慣，其對(duì)專利的貢獻(xiàn)應(yīng)是最大。被告雖提供了案外發(fā)明人之一解劍的學(xué)歷證書及助理工程師的資質(zhì)，但沒有提供其從事消防器材相關(guān)行業(yè)的從業(yè)經(jīng)歷及學(xué)歷背景，也沒有提供其他案外發(fā)明人的技術(shù)資格證明，更沒有提供上述人員對(duì)本案專利作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的證明，且四位案外發(fā)明人與被告存在親屬關(guān)系。綜合考量上述因素，可認(rèn)定本案專利屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的一種情形，該專利申請(qǐng)權(quán)歸屬原告大豐公司。

綜上，進(jìn)行職務(wù)發(fā)明專利權(quán)歸屬的認(rèn)定，關(guān)乎發(fā)明人、企業(yè)與社會(huì)公眾三方，應(yīng)當(dāng)切實(shí)貫徹知識(shí)產(chǎn)權(quán)平衡保護(hù)的理念，在現(xiàn)行法律框架限定“離職后一年內(nèi)”這一要件的基礎(chǔ)上，合理界定“本職工作”范圍，同時(shí)，全面把握開窗系統(tǒng)發(fā)明專利與被告在原單位承擔(dān)的本職工作的關(guān)聯(lián)性，并綜合考量其他案件事實(shí)和證據(jù)，對(duì)離職后作出的發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)歸屬作出準(zhǔn)確清晰、全面合理的認(rèn)定。

（作者單位：浙江省寧波市中級(jí)人民法院）